商业秘密侵权案件临时禁令“不可挽回的损害”推定之限制

李若源

一、案情简介

Malamed是Financial Management Advisors （以下简称为FMA）的创始人，FMA在2008年被First Western Capital Management（以下简称为First Western）收购之后，他成为First Western的一名员工。2016年Malamed得知First Western Capital正在考虑被他不喜欢的一家公司收购之后，Malamed复制了5000 位First Western客户的合同信息，包括客户名称、他们股份的市场价值和First Western向他们收取的费用。2016年9月1日Malamed的劳动合同到期后，First Western依据2016年联邦商业秘密保护法（以下称为DTSA）和科罗拉多统一商业秘密法（以下称为CUTSA），在联邦地区法院对Malamed提出包括盗用商业秘密在内的多项指控。为制止Malamed抢走First Western的客户，First Western申请了临时禁止令（temporary restraining order）和临时禁令（preliminary injunction）。地区法院签发了临时禁令，Malamed提出了上诉。2017年12月30日，美国第十巡回上诉法院做出了裁定。

二、法院裁判

（一）裁判理由

临时禁令通常会有四个要求条件，即（1）原告有较大的胜诉可能性，（2）不签发将会导致原告不可挽回的损害，（3）对申请人可能造成的损害要大于禁令可能招致相对方的损害，（4）禁令的签发不会损害公共利益。上诉法院关注到地区法院在裁决中免除了First Western对其不签发禁令将会受到不可挽回的损害的证明。本案中，地区法院发现Malamed滥用或威胁滥用涉及First Western客户的商业秘密，依据Star Fuel案[1]，不可挽回的损害被推定存在不需要First Western再去证明。上诉法院认为，地区法院在本案中的裁决限缩了Fish案中[2]中Star Fuel Marts推定。依据被推翻的裁判，仅仅在申请禁令的一方依据的法律将禁令作为违反法律的救济，法院才可以推定“不可挽回的损失”，而不是当法律仅仅规定了禁令救济。上诉法院认为DTSA和 CUTSA仅仅规定了禁令救济，而没有要求一定采用。因此，在本案中，上诉法院认为First Western没有权利推定不可挽回的损失。没有不可挽回损害推定，First Western不符合临时禁令不可挽回损害的要求。因为裁决推定成立的判决之外，地区法院认为没有推定禁令救济将不会签发，因为金钱损失可以被合理量化，能够使First Western得到补偿。即使原告证明了胜诉可能性，不可挽回损害实质可能性的欠缺就会使得临时禁令救济不适当。因此，本案中临时禁令的签发并不合理，应当被推翻。

下文将对本案中引用的Fish案、DTSA和CUTSA相关规定等内容进行详细介绍。

（二）Fish案

尽管申请临时禁令的一方通常一定要展示四个因素，在少数情况下法院可以推定不可挽回的损害并签发禁令救济。Fish案阐释了推定什么时候适用，即当法律明确将禁令救济规定为一种对违法或即将违法行为的救济，有效限制了法庭决定这种救济是否被准许的传统的裁量权。[3]在该案中，尽管申请方未证明，法庭仍推定不可挽回的损害并且签发了禁令。但是当法律仅仅进行规定而没有明确应当适用禁令救济，法庭必须审查申请方已经完成了签发禁令救济要求的四因素。[4]

Fish案中，堪萨斯州的选民起诉了堪萨斯州的国务卿，称全国选民登记法案（以下称为“NVRA”）第5条[5]更改了堪萨斯州要求出示公民身份证明来进行选民登记的法律规定（以下称为“DPOC”）。地方法院发现原告“强烈表明堪萨斯州的DPOC法律被NVRA第5条更改”，并同意原告提出的初步禁令，反对强制执行堪萨斯州的DPOC要求。[6]政府上诉，称原告未能达到不可挽回的损害标准。

原告在上诉中为法庭的决定辩护称遵循先例他们不需要证明不可挽回的伤害[7]，当“被告从事或即将从事法律禁止的行为，且该行为在法律中规定了禁令救济加以制止”时，不可挽回的损害不必要进行证明。[8]法庭拒绝这种主张，因为Atchison和Star Fuel等系列案件一定要根据最高法院后来“澄清了不可挽回的损害推定可以依据国会立法产生的少数情况。”的观点去解读，[9]只有当国会明确地打算偏离现有的衡平法原则并强制要求禁令救济时，法院才会推定不可挽回的损害。“NVRA中没有任何迹象表明，衡量禁令是否应签发时，国会打算限制或改变传统衡平法规则的运用。”法庭认为原告为獲取禁令救济应当证明不可挽回的损害。

（三）DTSA和CUTSA相关规定

DTSA和CUTSA对禁令救济进行了规定但未强制要求。DTSA表示“法庭可以……签发禁令……以防止任何现实的或潜在的挪用，”或法庭可判“因盗用商业秘密而造成的实际损失。”[10]DTSA还提供了其他执行方式，允许获得因“未包括在实际损失计算中……不当得利”和因商业秘密被“故意和恶意盗用”的“惩罚性赔偿”。同样地，CUTSA规定了“临时禁令和永久禁令……在法院认为合理的情况下可以签发，以防止或限制现实或潜在地盗用商业秘密。”[11]它还允许“原告……弥补因盗用而造成的损失”，“包括因盗用所造成的实际损失和在计算实际损失时没有考虑在内的不正当得利。”[12]

法庭认为DTSA和CUTSA就像Fish案中的法律一样，仅仅规定了禁令救济但并未要求一定要采用，因此并未允许不可挽回推定损害的推定。法庭不需要决定Fish案是否推翻了Star Fuel案，仅仅需要承认，如法庭在Fish案中裁决的那样，一定要依据后来最高法院案例阐明的不可挽回损害推定的正确适用方式来解读Star Fuel案。正如此处适用的，如果First Western不能证明不可挽回的损害，就不能获得禁令救济。

三、案件评析

由于禁令的签发往往涉及到雇员的就业自由和市场竞争秩序等，其签发需要慎之又慎。法庭往往需要对临时禁令的四要素进行谨慎的审查，并依据具体情况进行考量。判例亦通过举证责任的严格要求指出禁令签发的慎重——“发布预先禁令是一种特殊的衡平法上的救济方法，在请求方未能尽到完全的举证之责时不得适用。”[13]由于现实生活中权利人往往希望通过禁令防患于未然，当实际损害并未发生，“不可挽回的损害”面临着巨大的举证困难。

（一）“不可挽回的损害”认定

对于不可挽回的损害，英国Diplock法官在American Cyanamid案中列举了几种情形：“（1）被告很可能无能力支付审理中可能判决的金额;（2）加害行为是无以补偿的;（3）损害不是金钱上的，例如诽谤、滋扰、商业秘密;（4）没有可以使用的市场，例如当时在市场上不能得到的货物;（5）损害赔偿的金额难以估算，例如丧失商誉、瓦解营业。”美国对不可挽回的損害的理解与英国类似。[14]不符合这些情形的，可能在案件中不被认为为“不可挽回的损害”而排除禁令的签发，因为可以通过其他方式进行救济，如侵权者已经给权利人造成的可以由金钱计算的损失，且侵权人可以承受，应当由侵权者进行赔偿。考虑到现实生活中举证的困难，美国法院在部分商业秘密侵权案件中对不可弥补的损害采用“推定原则”，即申请人只要清楚证明其主张商业秘密是有效的，且损害事实存在或者说权利受到侵害具备胜诉可能性就可推定不可弥补损害已经发生。依据“推定原则”，披露商业秘密本身在法律上已经构成了不可挽回的损害。[15]

（二）“不可挽回的损害”推定的适用限制

本案中，地区法院依据Star Fuel案裁定禁令应被签发，理由是当被告从事或即将从事法律禁止的行为，且该行为在法律中规定了禁令救济加以制止时，不可挽回的损害不必要进行证明。根据地区法院的观点，由于DTSA和CUTSA都规定了盗用商业秘密的行为可以通过禁令救济的途径加以救济，即两者皆承认了盗用商业秘密的行为可以推导出不可挽回损害的存在，而无须通过其他方式证明。Malamed的行为可被认定为盗用First Western客户信息，故而First Western无须再通过其他方式证明“不可挽回损害”的存在。

上诉法院则援引了Fish案，认为对Star Fuel案的解读应当根据最高法院后来的观点解读，即限制对“不可挽回损害”的不当推定，因为不当推定是对现有衡平法规则的一种破坏，只有当国会明确打算偏离现有的衡平法原则并强制要求禁令救济时，法院才能推定不可挽回的损害，这就大大限制了“不可挽回损害”推定的适用范围，将诸多法律规定排除在推定范围之外，不得不仍采用传统衡平法进行考虑。本案中，DTSA和CUTSA对禁令救济均进行了规定但未强制要求。如DTSA中针对侵权人盗用商业秘密的行为，禁令和损害赔偿都是救济的方式，此外权利人还可获得侵权人不当得利以及惩罚性赔偿，CUTSA也有类似的规定。面对权利人现实或潜在的损害，依据法律规定的救济方式多样，禁令的选择本非必要且原告并未完成“不可挽回损害”的证明，上诉法院还认为First Western胜诉的情况下金钱损失可以被量化并且足够弥补First Western，签发禁令的理由并不充分。

禁令的签发是一个多方利益衡量的结果，权利人固然面对举证难的现实状况，但结合对权利人权利保障、对被诉侵权人就业和竞争等诸多领域行动自由的干预以及社会激励竞争促进创新等多角度的考量，禁令的签发仍应当保持足够的谨慎。“不可挽回损害”推定的不当适用会在举证上造成向权利人的倾斜，大大威胁被诉侵权人的行动自由，甚至使得诉讼尚未进行完毕，被诉侵权人的行动已经受到限制，也使得其他可能更为适宜采取的救济措施实际上被搁置。

以知识产权侵权诉前禁令为视角，要求法院作出禁令前审查和确认“如不及时制止，被申请人的行为将会给权利人造成难以弥补的损害”。我国法院在案件中体现出“审慎型”和“积极型”两种态度。持审慎观点的法官认为应当严格把握审查标准，申请人提供切实充分的证据证明存在或可能存在难以弥补的损害，若仅存在侵权或损害的一般可能性就不能签发禁令。持积极观点的法官往往不论及损害要件，而是在确定侵权的情况下直接推定损害要件成立。[16]可见“不可挽回的损害”在司法实务中面对着举证难的困境，法官在裁决中面临着较大的自由裁量空间，不同案件往往裁判结果不统一。我国应在严格把握条文的前提下审慎探索，拒绝对“不可挽回的损害”要件的不当推定，避免不当推定成为对案件实质上的速裁，甚至事实上的错误裁判。在形式上可以先将对现有案件反映的问题梳理总结并加以引导，适时通过司法解释等方式发布，待条件成熟再在商业秘密领域法律中单独加以规定。

参考文献

[1] Star Fuel Marts， LLC v. Sam's East， Inc.， 362 F.3d 639 （10th Cir. 2004）.

[2] Fish v. Kobach， 840 F.3d 710 （10th Cir. 2016）.

[3] Fish， 840 F.3d at 751 n.24.

[4] Bedrossian v. Nw. Mem'l Hosp.， 409 F.3d 840， 843 （7th Cir. 2005）.

[5] 52 U.S.C. § 20504.

[6] Id. at 716.

[7] Atchison， Topeka & Santa Fe Ry. Co. v. Lennen， 640 F.2d 255 （10th Cir. 1981）.

[8] Fish， 840 F.3d at 751 n.24 （quoting Atchison， 640 F.2d at 259）

[9] Winter v. NRDC， 555 U.S. 7 （2008）.

[10] 18 U.S.C. § 1836（b）（3）（A）， （B）

[11] Colo. Rev. Stat. § 7-74-103

[12] Id. § 1836（b）（3）（B）， （C）.

[13] Caf é 207 v.St.Johns County， 989 F.2d 1136， 1137 （11th Cir.1993）.

[14] 彭向阳、刘玲、彭一翔：《浅析知识产权诉前禁令审查标准》，《科技管理研究》2017年第4期。

[15] Williams v. Compressor Eng'g Corp.， 704 S.W.2d 469， 470 （Tex. App.—Houston [14th Dist.] 1986）.

[16] 杨静：《“难以弥补的损害”之判断规则及类型化研究——以知识产权侵权诉前禁令为视角》，《电子知识产权》，2014年第8期。