重新包装后转售行为的商标侵权问题

朱韵韵

(华东政法大学，上海 200042)

一、重新包装转售行为的争议

对正牌商品进行重新包装,是指未经许可对购买的正牌商品的内在成分不做改变,仅对商品的外部状况做些许改变。有的在商品外观上增加了内容,有的则是减少了商品外观的信息,但是造成的结果是相同的，即商品和原先的真品不一样了。[1]对正牌商品重新包装再次转售是否构成商品侵权,我国立法尚未做出规定。司法实践中,对该问题也存在着分歧,主要分为构成商标侵权和不构成商标侵权两种观点。

米其林集团总公司与胡亚平侵犯商标专用权纠纷案中,法院认为,注册商标凝聚着该商标中的商标权人的商誉与具体商品及其各种特性形成唯一对应关系,改变该商标或该商品中的任一要素,都有可能构成对注册商标的识别、指引功能的损害,构成商标侵权。此外,不二家(杭州)食品有限公司与钱海良、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案中,法院认为,商标具有识别商品来源的基本功能,也具有质量保障、信誉承载等衍生功能。对于商标的侵权足以达到损害其功能程度的,不论是否具有市场混淆的后果,均可以直接认定构成商标侵权行为。相比而言,老凤祥股份有限公司与苏果超市(淮安)有限公司侵害商标权纠纷案中,法院认为,为指示说明该商品信息而使用涉案注册商标,未造成相关公众的混淆,也不存在对商标权的损害,属于对涉案注册商标的指示性合理使用,不构成商标侵权。

一般而言,对所购买的正牌商品未作任何改变地进行再次销售,适用商标权利穷竭原则。但若对所购买的正牌商品进行重新包装后再次销售,是否适用商标权利穷竭原则,其与商标的质量保障功能的联系又是如何,能否构成商标合理使用,又是否构成商标侵权。对该问题,美国存在一些经典案例,可供参考。

二、美国重新包装后转售行为的规定

(一)Coty案

美国的“coty案”是关于重新包装再次销售行为是否构成商标侵权的起点案例。被告Prestonettes购买了原告coty的香水,将大瓶的香水分装成小瓶进行再次销售并附加了分装的说明。美国最高法院认为被告有权基于所有权,对所购买的商品进行压缩、分装、改变,并对该压缩、分装、改变后的商品进行再次销售,并有权使用原告的商标对该情形进行声明。且被告使用原告商标的方式是为了声明,而非欺骗大众,不能禁止这样的文字用于说明真实情况,商标不是禁忌,也不是版权。所附加的声明应符合四点要求:(1)应声明使用正牌商标权人商标的商品已被重新包装;(2)对该商品重新包装的行为完全独立于正牌商标权人;(3)重新包装者的名称;(4)所作声明不可过于突出强调正牌商标权人的商标。如果被告附加的重新包装的声明,可以使得公众被充分告知这一行为,即使没有商标权人的协助,公众也可知晓该商品并非商标权人的商品,该商品已经过分装,进而不会将商品的包装差异归责于商标权人。基于所有权及满足四要件的适当声明,可以对购买的商品进行重新包装再次销售,不会造成消费者对包装差异的混淆,不构成商标侵权。

(二)shell oil案

重新包装可能对原商品的质量产生影响,美国的shell oil案及hair care products案,确立了如何判断重新包装行为是否影响商品质量的规则。在“shell oil案”中,因在汽车加汽油之前,汽油在传输过程中需经过许多的油箱、泵及管道,汽油很容易因传输过程中产生的杂质受到污染。原告shell oil公司要求其分销商采用一定的存储和传输装置来保证汽油的品质。比如采用专门的泵和油箱,在盛入汽油时首先须清洗油箱。被告commercial petroleum公司购买了原告的汽油,采用自身的储存装置和管道销售该汽油并附加了零售声明。但被告存储和销售汽油的环节,未清洁油桶即将汽油装入该油桶等,可能使汽油的品质受到影响。

法院认为,正牌商标权人若要证明重新包装后的商品不符合其质量控制标准,必须证明以下三点:(1)商标权人已经建立了实质的非表面性的质量控制标准;(2)商标权人自身遵守了其制定的质量控制标准;(3)未遵守该质量控制标准可能贬损商标的价值。

该案中首先原告shell oil公司采用了实质性的质量控制标准,即采用专门的泵和油箱,在盛入汽油时须清洗油箱等等。此外,shell oil公司遵守其制定的质量控制标准。再者,被告未遵守正牌商标权人的质量控制标准,再次销售的行为可能减损商品的品质。因此,被告更换汽油存储装置再次销售的汽油,不符合正牌商标权人的质量控制标准。易使消费者将汽油品质的降低归责于正牌商标权人,导致消费者混淆,构成商标侵权。

shell oil案表明,重新包装者可能未注意到商标权人的质量控制标准,致使重新包装后的商品含有或可能含有缺陷。仍使用正牌商标权人的商标再次销售,可能使消费者对品质降低的来源产生混淆,构成商标侵权。

(三)hair care products案

在“hair care products案”中,原告Matrix Essentials公司仅通过沙龙销售其护发产品,并每年花费几百万美元训练美容师根据顾客的发质和发量提供专业的指导服务。被告Emporium药店购买了原告的商品,通过药店再次销售。原告诉称被告销售护发产品时未根据购买者的发质提供专业的指导服务,使消费者本应享受的服务品质降低,被告销售的护发产品不符合原告的质量控制标准。

法院指出,原告并未监督及确保沙龙的美发师在使用销售护发产品时,均根据不同的发质提供专业的指导服务。消费者从沙龙购买原告的护发产品时,有时接受、有时未接受美容师的专业指导。原告自身并未遵守其制定的根据发质提供指导的规定,故该规定不构成原告的质量控制标准。被告直接销售护发产品的行为符合原告的质量控制标准,不构成商标侵权。

“hair care products案”表明,若商标权人制订了一些其所谓的“质量控制标准”,但自身都未能遵守该“质量控制标准”,则该“质量控制标准”并不存在,重新包装者未遵守该“质量控制标准”,不属于不符合质量控制标准。

三、重新包装后转售行为性质的认定

(一)是否适用商标权利穷竭原则

商标权的权利穷竭原则指,附有其商标的商品经商标权人同意投放市场后,他人得任意转销该商品,商标权人无权禁止。[2]权利穷竭原则适用的是“继续销售原商品”的情形。倘若再销售的商品与原商品在外观、性能、售后服务等方面已有较大不同时,则不宜机械地继续适用权利穷竭原则。[3]

每个商品都是由一系列的特征组合而成。消费者购买其以为的正牌商品时,都期待该商品可以在各方面具备这些特征。商标法通过制止其他经营者使用特定商标,来保护消费者的期待,使他们可以确信其购买的商品在各方面具备期待的特征。其他经营者使用商标权人的商标,销售具备不同特征的商品,会使消费者对商标权人商品的质量和特征产生误认与混淆。

商标权利穷竭原则仅豁免被动地销售商标权人的商品,不豁免积极改变商品再次销售的行为。购买商品的人,没有获得依附在商品上商标的所有权。其不可以在改变该商品后,仍使用原商标进行销售,因为改变之后的商品不具备原商品应有的全部特征与品质。若对具备实质差异产品仍以相同的商标进行销售,不能满足消费者对其购买的商品应有特征的期待,将使消费者对正牌商品某些特征产生混淆,有损商标权人的商誉。

(二)商标的质量保障功能

通说认为,商标具有指示商品或服务来源、保证商品或服务质量以及广告宣传三种功能。[4]对于商品首次销售后其状况发生改变时的再销售行为,如果完全放任不管,不仅会损害商标的识别功能,还可能损害到商标的品质担保功能。[5]若商品上承载某商标,则意味着该商品符合该商标权人的质量控制标准。然而,某些情况下重新包装者可能未注意到商标权人的质量控制标准,致使重新包装后的商品含有或可能含有缺陷。若消费者购买该商品时未意识到该缺陷,可能对之后商品品质的缺陷来源产生混淆。

判断重新包装后商品的实际质量是否受到影响,可借鉴美国shell oil案及hair care products案,根据重新包装者是否遵循商标权人关于商品的质量控制标准来判断。正牌商标权人若要证明重新包装后的商品不符合其质量控制标准,需证明以下三点:(1)商标权人已经建立了实质的非表面性的质量控制标准;(2)商标权人自身遵守了其制定的质量控制标准;(3)未遵守该质量控制标准可能贬损商标的价值。若商标权人制订了一些其所谓的“质量控制标准”,但自身都未能遵守该“质量控制标准”,则该“质量控制标准”并不存在。

重新包装可能对原商品的质量产生影响,如对商品信息的更改、抹去条形码等行为,使得消费者难以知晓产品的产地、保质期、真伪等情况,可能损害商标的质量品质保障功能。此外,对于一些对包装要求即为严格的商品,重新包装过程中细微的差异都可能对商品的质量产生影响。浙江省杭州市余杭区人民法院亦认为,若重新包装行为导致原商品的质量产生差异,则侵犯了商标的质量保障功能,无论是否造成消费者混淆,均构成商标侵权。

(三)商标的合理使用

当重新包装者使用原商标权人的商标属于合理标注,则应为商标的合理使用。对他人商标合理标注的判断因素为:(1)对他人商标的使用出于善意，并且没有不当利用他人商誉资源和破坏市场竞争秩序;(2)没有误导消费者对产品来源产生混淆;(3)为了满足消费者的知情权和合理的商业活动需要。[6]若重新包装者未改变商品的质量,仅改变商品的数量等,并对这一重新包装行为进行合理说明,可构成商标合理使用。判断是否构成合理说明,可参考美国coty案,重新包装者应声明：(1)该商品已被重新包装;(2)对该商品重新包装的行为完全独立于正牌商标权人;(3)重新包装者的名称;(4)所作声明不可过于突出强调正牌商标权人的商标。若重新包装者对他人商标的使用出于善意，并且没有不当利用他人商誉资源和破坏市场竞争秩序,且已作出合理说明,消费者对包装差异来源未产生混淆,则该行为构成商标的合理使用。

结语:

商标权利穷竭原则仅豁免被动地销售商标权人的商品,不豁免积极改变商品再次销售的行为。对正牌商标重新包装的行为,导致商品不具备原商品应有的特征与品质,不可适用商标权利穷竭原则。此外,商标具有质量保障功能,若重新包装行为导致原商品的质量产生差异,则侵犯了商标的质量保障功能,无论是否造成消费者混淆,均构成商标侵权。若重新包装者对他人商标的使用是出于善意，并且没有不当利用他人商誉资源和破坏市场竞争秩序,未影响原商品的质量,且对重新包装的行为进行合理说明,可构成商标的合理使用。