从侵权角度考虑说明书的撰写策略

肖瑜

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京100190）

1 引言

无论是为了获得专利权，还是为了有效阻止他人专利的授权，又或是在专利请求宣告无效时，能够有效防御以保留专利权，撰写一份好的专利申请文件对申请人来说都是至关重要的。说明书作为专利申请文件的重要组成部分，其撰写的质量和策略对于申请人而言显得更加重要。

2 发明名称的撰写建议

利用发明名称所反映的技术特征，可以分析得出发明申请技术水平的高低。发明技术特征或技术细节的公开必然会导致竞争对手提前获知相关的专利技术，因此，在撰写发明名称时，要尽量减少其中所包含的技术特征或技术细节。

例如，申请号为201310329201.1，发明名称为“用于执行无线通信的方法及装置”的专利申请，其涉及的技术方案为：利用迭代的方式，使用最大似然估测器和最大A后敛估测器对数据流执行解映射处理，获得对数似然比，根据获得的对数似然比执行Turbo译码，从而消除无线信道引起的干扰。其技术方案涉及的技术内容较为具体，但是其发明名称写得较为上位，并未包含其中具体的技术内容。因此，竞争对手单从该发明名称中并不会获得有价值的信息量，从一定程度上减小了侵权的可能性。

3 从专利权稳定性的角度考虑

假如一件专利申请文件能够在获得授权的同时，又能尽量少地公开技术细节，同时对相关的技术特征或技术细节也能做出最低程度的公开，说明书的撰写方式不仅减少了说明书的技术公开，又同时具有专利授权和商业保密的双重优势，因此，一些具有一定撰写经验的申请人普遍采用该撰写方式，其使说明书公开程度的降低幅度以专利法第二十六条第三款和第四款为限[1]，即符合专利法“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”和“权利要求书应当以说明书为依据”，得到说明书支持的规定。

申请人可以出于保护商业秘密的角度有所保留地对说明书的内容进行公开，但是申请人还需认识到：专利说明书公开程度能够对后续的确权和侵权纠纷产生影响。

在专利申请审查阶段和授权后的专利保护阶段，说明书发挥着不同的作用。在专利申请审查阶段，权利要求限制发明或者实用新型要求保护的范围，说明书用于支持和帮助理解权利要求；在专利授权以后，专利权的保护范围从文字上来看已经基本固定下来，而且在专利权被授权以后，权利要求保护范围确定包含两层含义：一是通过阅读权利要求书、说明书和附图来帮助理解发明或实用新型的技术方案；二，如果阅读完权利要求书后所理解的技术内容与阅读完说明书及附图后所理解到的内容不一致，则可以用说明书和附图来对权利要求的保护范围进行解释，通过将说明书和附图中的相关内容“解释”到权利要求中去而导致权利要求的范围与仅仅阅读权利要求书所理解到的范围相比发生了变化。在诉讼阶段，说明书公开的程度直接影响到专利权人在维权过程中对权利要求的解释余地的大小，例如，说明书的低公开程度将在一定程度上缩小专利权人使用说明书解释权利要求的范围。

因此，为了保证专利权的稳定性，使得专利权人的专利权不被轻易无效，同时又能在诉讼阶段通过说明书进行充分解释，说明书的公开程度不能以仅满足专利法第二十六条第三款和第四款为限。撰写建议：说明书的公开程度应当以确保权利要求保护范围的稳定性为限，从而保证在诉讼阶段专利权人能够利用说明书切实保护其核心技术。在该总体原则下，在撰写说明书时，在具体实施方式部分，对于涉及本发明发明点的特征，应当多提供几种不同表达方式，尽量扩大利用说明书解释权利要求的解释空间。当然，申请人也可根据需要，出于商业秘密的考虑，对某些技术内容进行选择性地保留，从而获得自身的利益。

4 等同侵权的角度考虑

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定:“专利法第十六条第一款所称的发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书可以用于解释权利要求，是指专利权的保护范围应当以权利要求中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括了与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征指的是与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征”。此规定明确了专利权的保护范围不仅包括权利要求记载的技术特征所确定的范围，还包括了等同特征所确定的范围。

设置“等同侵权”的目的是防止请求人采用明显等同的要求或者步骤，取代专利权利要求中的技术特征，从而避免在字面上直接与权利要求记载的技术特征相同，以达到逃避侵权责任的目的[2]。由此可见，“等同侵权”的做法实际上涉及到了对权利要求的解释。此时，说明书中对技术问题和技术效果的描述对于等同特征提供依据的重要性就凸显出来。撰写建议：在撰写说明书时，对于各部件所采用的手段、实现的功能、达到的效果、解决的问题，应尽可能地描述清楚，解释充分，为侵权诉讼中主张等同侵权留下依据。

5 捐献原则的角度考虑

捐献原则是美国联邦巡回上诉法院最早确立的对适用等同原则的限制性措施，1996年对Maxwell v.J.Baker,Inc.一案是一例典型代表。法官在判决书中指出，未列入保护范围的主体被视为社会捐赠的原则，也适用于平等侵权的判决。

这一原则已经被最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条规定所采用：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”比如，权利要求中记载某装置包括“五个开关”，而说明书除了记载了五个开关外，还描述了该装置包括的开关数也可以是七个、八个、十个。如果被控侵权技术的相应特征是八个开关，专利权人主张该八个开关与权利要求的五个开关等同，该主张的侵权不成立。这是因为，权利要求未记载而在说明书或者附图中描述的技术方案，不能通过等同的方式纳入专利权的保护范围。

针对捐献原则，有以下撰写建议：①将说明书中公开的具有等同特征的方案以从属权利要求的形式反映在权利要求书中；②在撰写说明书的同时关注权利要求中的内容，避免在说明书中记载权利要求记载内容的等同情况，从而导致竞争对手利用捐献原则来规避侵权；③如果说明书中确实公开了权利要求的等同特征，可以在母案申请授权之前通过提交分案申请进行补救。

例如，在权利要求中仅限定某一部件A，而在说明书中还描述了也可以用部件A’，但权利要求中并未主张对部件A’的保护，那么包括部件A’的技术方案被视为捐献给了公众。按照上述策略，申请人应采取以下做法：①将包括部件A和部件A’的技术方案分别记载于权利要求书中主张保护；②在权利要求书中仅主张对包括部件A的技术方案的保护时，在说明书中避免对部件A’的特征描述；③在权利要求书中仅主张对包括部件A的技术方案的保护，同时在说明书中出现了对部件A’的特征描述的情况下，在该申请授权之前提交分案，分案的权利要求主张对包括部件A’的技术方案的保护。

6 结论

申请人在撰写说明书时，可以减少发明名称所包含的技术特征或技术细节；对于涉及本发明发明点的特征，应当多提供几种不同表达方式，并选择性地保留某些技术内容；对于各部件所采用的手段、实现的功能、达到的效果、解决的问题，应尽可能地描述清楚，解释充分，为侵权诉讼中主张等同侵权留下依据；避免在说明书中记载权利要求记载内容的等同情况，从而导致竞争对手利用捐献原则来规避侵权。