浅析最接近现有技术的选择对判断发明的创造性的影响

赵 青

专利法的立法宗旨中将“保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造”放在了首要位置，可见鼓励发明创造者的积极性并使其获得合法权益是实现专利法意义的源头。在专利申请的审批及专利权的确权程序中如何把握好创造性的审查思路和标准，会影响发明创造者做出发明创造的积极性，关系到专利法的立法宗旨的体现。

作为创造性的判断标准，《专利法》第22条第3款规定了“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”。通俗地讲，就是要求新发明相对于现有技术具有一定的“高度”。如何更为客观地把握这个“高度”，《专利审查指南》（2010版）中规定了判断发明创造性的“三步法”，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。在笔者的实际工作中发现，绝大多数情况下，代理人在答复审查意见时都将主要精力放在了第二步和第三步的说理上，而常常忽略了作为论述基础的第一步，即确定最接近的现有技术。最接近的现有技术如何确定体现了审查员对该发明以及所在领域的理解程度，因此通过研判审查员确定的最接近现有技术，可以看出审查员是否真正理解了该发明或者可以看出审查员的倾向性，进而为之后的第二步和第三步说理打下有力地基础，并能大致掌握审查的发展方向。

本文通过对两件案例的介绍和评析，探讨了最接近现有技术的选择对创造性的影响，并希望借此能给业内人士和同行们提供一些有益的启示。

一、《专利审查指南》（2010版）中确定最接近现有技术的有关规定

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如，可以是与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

二、具体案例

（一）案例1（申请号：201280034369.3）

该案例是一种陶瓷电子部件的制造方法，所述陶瓷电子部件具有至少含有Fe、Ni、Zn的磁性体部和埋设在所述磁性体部内的以Cu为主要成分的内部导体，所述方法具有将包含埋设在磁性体材料中的内部导体材料的未焙烧层积体在规定的升温速度X（℃/分）和氧分压Y（Pa）下进行焙烧的焙烧工序。所述磁性体材料在焙烧后成为所述磁性体部，所述内部导体材料在焙烧后成为所述内部导体。

将升温速度X示于x轴、氧分压Y示于y轴时，所述焙烧在（X，Y）为由点A（50，0.05）、B（1000，0.05）、C（1000，0.01）、D（1500，0.01）、E（1500，0.001）、F（2000，0.001）、G（2000，100）、H（1500，100）、I（1500，50）、J（1000，50）、K（1000，10）、L（50，10）围成的区域所表示的条件下进行。

审查经过大致如下：在第一和第二次审查意见中，审查员将对比文件1（WO2011093489）作为最接近现有技术，结合对比文件3（CN102034606A）评价其创造性。在第三次和第四次审查意见中，审查员又将对比文件3作为最接近现有技术，结合对比文件1评价其创造性。对比文件1公开了与该发明类似的陶瓷电子部件，磁性体部和内部导体的组成与该发明类似，区别点在于焙烧时的焙烧条件。对比文件3的陶瓷电子部件的特定焙烧条件落入本发明焙烧条件的范围，但区别点在于内部导体为铝，与该发明不同。

从对该发明技术方案和改进点的理解上来看，审查员选择对比文件1作为最接近现有技术应当是合适的。该发明中，在面对以铜为内部导体的陶瓷电子部件时，会遇到氧化环境下加热铜易氧化而在还原环境下加热氧化铁易还原这样的矛盾问题，因而主要在焙烧条件的控制上做出改进。对比文件1的技术领域与该发明一样，均为陶瓷电子部件类发明，技术课题也与该发明一样，即陶瓷电子部件也是以铜为内部导体，所要解决的技术问题也与该发明类似，既防止铜氧化又防止氧化铁还原。对比文件1公开该发明的特征数量也最多，仅是焙烧条件不一样。从发明的延续性和改进规律上看，在采用与对比文件1同样组成的陶瓷电子部件时也出现该发明的问题，因而会想到改进制造方法。所以无论从任何角度上看，对比文件1都更适合作为最接近的现有技术。

但为何审查员从第三次审查意见之后将对比文件3作为最接近的现有技术呢？如上所述，从第一次审查意见可以看出审查员已理解了该发明的改进点，但为何依然选择技术课题与该发明不一样（以铝为内部导体）、解决技术问题与该发明也不一样（铝表层的氧化铝与陶瓷磁性体部牢固密接而抑制烧制时面方向的收缩）、而且公开该发明的特征的数量少（仅仅偶然公开了焙烧条件的某一特定值）的对比文件3作为最接近现有技术呢？笔者分析，如果以对比文件1作为最接近现有技术采用“三步法”来评价创造性的话，在第三步也就是判断是否显而易见时对于申请人较为有利。而审查员在将偶然公开该发明改进点特征的对比文件3作为最接近现有技术时，避免了对比文件3与该发明课题效果差距大没有启示的问题，从而对于申请人较为不利。如此可见，如果审查员在已经理解该发明的基础之上依然选择差距较大但公开了关键特征的对比文件3作为最接近现有技术的话，则可以看出审查员是带有倾向性的。即审查员虽然在一定程度上认同该发明的改进构思，但暂时又无法接受目前的技术方案，在没有更合适理由的情况下不得已而采用这样的评价方式。

此时作为对策，笔者曾希望在答复第三次意见时针对审查员选择最接近现有技术的审查意见进行陈述，但和申请人商讨后，考虑到审查员的倾向性，避免过于纠缠而影响审查进程，因而加入了能反映该发明改进效果的参数特征，实质上并未对权利要求范围过多限定，得到了审查员的认可。

（二）案例2（申请号：200810008997.X）

该发明涉及一种肠溶性长效涂覆芯，包括：含药核芯，不含崩解剂；以及膜衣层，包覆该含药核芯，该膜衣层包括：疏水性高分子，占该膜衣层的重量比例约为21.3～69.23%；及肠溶性物质，占该膜衣层的重量比例约为26.9～58.43%，其中，在酸碱值大约5～8的磷酸盐缓冲液中，该含药核芯中的药物至少可持续溶出约5小时。

复审通知书的主要内容如下：

对比文件1公开了阿司匹林包衣脉冲片剂。权利要求1与对比文件1的区别在于：（1）权利要求1的含药核芯不含崩解剂；（2）对比文件1没有公开膜衣层中疏水性高分子与肠溶性物质的含量；（3）持续溶出时间不同。基于该区别技术特征和说明书的描述，合议组认为权利要求1实际解决的技术问题是如何延缓缓释制剂释放时间。合议组进一步指出，对于区别特征（1），相对于具有崩解剂的制剂而言，不含崩解剂的制剂药物溶出速率减缓、溶出时间延长，是本领域技术人员可预料的；对于区别特征（2），通过有限次实验调整包衣成分含量从而得到不同释放效果的制剂也是本领域技术人员理应掌握的能力；对于区别特征（3），通过不添加崩解剂、调整包衣成分含量，本领域技术人员不需要付出创造性劳动就能得到权力要求1所述的溶出时间范围内的制剂。

合议组的上述意见遵循了“三步法”的标准，但是在比较该发明和对比文件1后可知，合议组没有真正理解该发明的技术思想，所以选择该对比文件1作为最接近的对比文件不是很妥当。

作为对比文件1的研究课题，其引言部分介绍到“口服脉冲制剂经预定的滞留时间后才将药物释放，病人可在睡前服用制剂，以使药物在病发前或药效最佳时释放”。对此，对比文件1设计不同厚度的包衣层来确定药物的不同脉冲时间，从而药物按照时间脉冲的节奏“滞后启动”来进行释放，使药物在病发前或药效最佳时释放。另外，对比文件1与该发明不同的是在片芯中加入了高效崩解剂，在达到脉冲设计的时间点后使药物在短时间内迅速大量释放。经过对比后发现，对比文件1的技术思想是在选择不同脉冲时间来实现“滞后启动”的药物的“快速释放”。

与对比文件1恰好相反，该发明中是单层膜衣层且含药核芯“不含崩解剂”，最终得到的是长效涂覆芯，该药剂到达肠道后0.5小时内开始释放，通过单层膜中的疏水性高分子和肠溶性物质的比例调节并且核芯不含崩解剂，所以能“长效控释”地达成溶出5小时。如此可见，该发明的效果是“较早启动”和“长效控释”。通过对比可知，该发明与对比文件1所要解决的技术问题、技术效果是完全不同的。申请人据此答复后，合议组接受并撤销了驳回决定①魏征,刘峰.浅谈“最接近的现有技术”与“三步法”的关系及相关答辩策略[J].中国发明与专利,2014(3)：62-65.。

该案给出启示：合议组在选择最接近现有技术时存在不当的情况下，在证明对比文件不适合作为最接近现有技术的过程中，实际上就相当于证明了该发明相对于对比文件1具有非显而易见性。

三、结 语

审查员在选择最接近现有技术时，有时会存在多种情况，最接近现有技术的选择不当或者不同时，可能会导致不同的结论。最接近现有技术的选择是否恰当，对于创造性判断的客观性有很大影响。通过案例1可以看出，当审查员在理解了该发明后却选择了不适合的对比文件作为最接近现有技术时，代理人应对该发明和对比文件进行深入分析，探究审查员的真实意图。通过案例2可以看出，当审查员未真正理解该发明和对比文件而选择的最接近现有技术不当时，证明对比文件不适合作为最接近现有技术的过程实际上也相当于证明该发明相对于对比文件具有非显而易见性的过程。

综上，在面对“最接近现有技术”问题时，笔者总结了以下两种对策供参考：

（1）如果审查员对技术方案的理解正确但选择不适当的对比文件作为最接近现有技术，且能看出审查员带有倾向性的情况下，则可以根据审查员倾向性的强弱，或试着纠正最接近现有技术的选择而陈述创造性理由，或为了加快审查进度而进行小限度修改。

（2）如果审查员对该发明或对比文件的技术方案理解有误而选择不适当的对比文件作为最接近现有技术，可以在整体把握该发明和对比文件的基础上直接说明非显而易见性的理由。