专利创造性问题答复方法论的构建与应用

覃韦斯

一、引言

创造性是专利领域最重要、最抽象同时也是最容易引发争议的问题。在专利审查中，绝大多数专利申请都会涉及缺乏创造性的问题。专利代理师（以下简称代理师）在面对缺乏创造性的审查意见通知书时普遍感到颇为棘手，常常出现或放弃答复、或答非所问、或答复无用等情况。关于创造性问题的审查意见之所以难以答复，原因是多方面的，但其中一个重要原因就在于代理师缺乏系统性的答复方法论的指引。

具体而言，《专利审查指南》（2010 版）（以下简称《指南》）是一部为审查员进行专利审查提供操作方法的指导书，其将专利审查工作流程化、标准化、系统化，提供了具体明确的审查步骤和依据，审查员只需要严格按照《指南》的规定逐步进行审查即可。但是，对于代理师而言，《指南》中并没有提供“如何针对审查意见进行有效答复”的方法。因此，本文基于《指南》的规定和实务的经验，拟尝试提炼总结出一套方法论，为代理师有效答复缺乏创造性的审查意见提供参考。

二、创造性判断“三步法”的特征分析

在专利审查中，审查员通常使用“三步法”来评价专利权利要求的创造性。“三步法”包括“确定最接近的现有技术”、“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”以及“判断是否显而易见”这三大步骤。它是审查员在多年的审查实践中归纳形成的一套用于判断创造性的审查机制，也是目前公认的最客观有效的审查法宝。审查员运用“三步法”对个案进行审查的过程实质上是一个典型的三段论法律推理过程，即在“三步法”所设定的审查规则的大前提下，套入个案技术事实的小前提，最终得出是否具有创造性的结论。

本文认为，“三步法”的审查机制具有三个显著特征：正面立论、环环相扣以及难以自纠。所谓“正面立论”是一种运用客观真实的证据从正面直接证明自己结论正确的论证形式，也就是说审查员为了证实其审查结论的正确性，就必须将其论据以及整个论证过程清晰完整地展示出来，这犹如一个盖房子的过程，核心在于“立”。所谓“环环相扣”是指“三步法”中的每一个步骤在逻辑上是单向的依次递进的关系，后一个步骤的成立必须以前一个步骤的成立为前提，犹如一个房子要盖到第三层，则必须依次先盖好第一层和第二层。所谓“难以自纠”是指如果机械地套用“三步法”的审查机制进行工作，则其不具有自我纠错的功能，即如果在前一个步骤中出现了审查错误，那么在后面的步骤中则难以通过自检发现错误的存在，从而会出现将错就错、一错到底的情形。

三、答复方法论的提出

基于以上分析可知，答复创造性问题的方法论应针对“三步法”本身所具有的上述三大特征来构建才可能取得最佳答复效果。具体来说，对于“正面立论”而言，由于审查员审查工作的核心在于“立”，即如何盖房子，那么代理师答复工作的核心就在于“破”，即如何拆房子。对于“环环相扣”而言，由于审查员在运用“三步法”审查个案时每一个步骤都必须正确，才能证明其最终得出的权利要求不具有创造性的结论是正确的，那么对于代理师而言，只需要找到和证明审查员在运用“三步法”的过程中至少有一个步骤不能成立，就可以推翻审查员的结论，从而证明权利要求是有创造性的。对于“难以自纠”而言，由于在审查过程中一旦某个步骤出现审查错误，审查员如果机械的套用前一步的审查结果通常难以自检发现从而容易导致审查结论的错误，因此代理师对审查意见进行答复的过程实质上就可以转变成代理师主动地对审查员在具体个案中运用“三步法”是否正确进行核实的过程。

综上所述，可以将答复创造性问题的方法论归纳为：代理师是以作为“审查员的审查员”的视角来分析解读审查意见，逐项地核实判断审查员在运用“三步法”进行审查时的每一个步骤是否正确，从审查员的每一个论证步骤中寻找争辩点，并以该争辩点作为答复审查意见的切入口和方向，通过反驳审查员在论证过程中的某一个步骤不能成立从而达到反向地证明专利权利要求具有创造性的目的。

四、答复方法论的应用

下面将结合“三步法”的具体内容和案例来详细论述代理师可以从哪些角度来逐项核实审查员发出的审查意见通知书，完成有效的答复。

（一）确定最接近的现有技术

确定最接近的现有技术是“三步法”的第一步。《指南》将最接近的现有技术定义为现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，并且进一步指出在选择最接近的现有技术时需要综合考量技术领域、技术问题、技术效果、技术特征等因素。因此，代理师可以从以下四个方面对审查员所选定的最接近现有技术的适格性进行核实，判断该最接近的现有技术是否真正具有评价本发明的资格。

1.最接近的现有技术是否为“现有技术”

现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。如果经核实发现审查员所选定的最接近的现有技术来源于本发明申请日之后，则可以直接排除，无需进一步考察其所记载的具体内容。

2.最接近的现有技术是否为“技术方案”

现有技术包括专利文献和非专利文献。其中非专利文献包括了期刊、技术报告、图书以及学位论文等。当审查员引用非专利文献作为最接近的现有技术时，这些非专利文献不能当然地作为技术方案与本发明进行特征比对，代理师需要核实这些非专利文献是否为技术方案。原因在于，技术方案是指各个技术特征以特定的方式相互连接、共同作用而构成的一个完整的整体，用于解决特定的技术问题，获得特定的技术效果。而非专利文献种类众多，用途各异，当从非专利文献中不能明确地得出其解决的技术问题和技术效果时，说明该非专利文献不具有技术方案的基本属性，与本发明之间不具有可比性，不适合作为最接近的现有技术。

3.最接近的现有技术是否为“一个”技术方案

在审查意见中，审查员通常会引用一篇对比文件来作为最接近的现有技术。代理师需要注意的是，“一篇对比文件”并不当然地等同于“一个技术方案”，其中可能包含了多个技术方案。另外，代理师需要核实当一篇对比文件公开了多个技术方案时，审查员是否将其中几个技术方案的技术特征拆分后再重新组合在一起作为最接近的现有技术。例如，对比文件中公开了“A+B”和“A+C”这两个技术方案，但并不等于对比文件也公开了“A+B+C”或者“B+C”的技术方案。最接近的现有技术只能是以已经明确记载的“一个”技术方案的形式存在。

4.最接近的现有技术是否在“整体上”与发明的技术构思不同

根据《指南》规定，审查员在选择最接近的现有技术时，还需要从技术领域、技术问题、技术效果、技术方案这四个方面进行“整体性”考量。如果审查员所选择的最接近的现有技术在“整体上”与发明的技术构思不同，那么该现有技术也不能作为最接近的对比文件。例如，针对申请号为201310148011.X，名称为“一种油液体积弹性模量测量的方法”的发明专利申请，审查员将对比文件1(CN1804576A)作为最接近的现有技术。将该发明与对比文件1 从技术领域、技术问题、技术效果等多方面进行整体考量可以发现，虽然该发明和对比文件1 都是为了解决测量油液体积弹性模量时油箱变形造成测量精度降低的技术问题，但是为了解决该问题，该发明整体的技术构思是从算法上进行改进，对比文件1 是从材料上进行改进，两个改进的方向完全不同。如果以对比文件1 作为技术改进的出发点，由于对比文件1 通过采用无缝钢管这种高强度的材料制作油箱已经从根本上解决了油箱变形的问题。在此基础上，本领域技术人员几乎不可能再考虑油箱的变形对测量油液体积弹性模量造成的影响，自然也就不可能从油箱变形的角度再去改进算法。因此，以对比文件1 作为最接近的现有技术来考察本发明的创造性是不合适的。①戴翀.谈创造性评判中最接近现有技术的选择—以发明构思为视角[J].中国发明与专利，2016（8）：96.

（二）确定发明的区别特征

“三步法”的第二步包括“确定发明的区别特征”和“确定发明实际解决的技术问题”两个子步骤。《指南》规定，在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征。基于以上规定，代理师可以从两个方面来核实审查员所确定的区别特征是否正确。

1.审查员是否在客观上“遗漏”了技术特征？

审查员通常在审查意见中直接指出对比文件中何处公开了权利要求的哪些技术特征。代理师不应该想当然地认同，而应该认真细致地核实这些被审查员认定为已公开的技术特征是否在对比文件中有明确的记载，尤其在对比文件是外文以及审查员只是泛泛地指出对比文件的全文公开了相关技术特征的情况下。如果经核实后发现在对比文件中并没有相关记载，则说明这些技术特征实际上并没有被对比文件公开，属于区别特征。审查员在确定区别特征时发生了遗漏。

2.审查员是否在主观上“误解”了技术特征

当对比文件和权利要求的技术特征之间缺少直接明确的对应关系时，审查员有可能会采用“对比文件的特征A 相当于权利要求的特征B”、“特征A 对应于特征B”等类似表述。此时，代理师应核实审查员将“特征A”相当于“特征B”的理解是否正确。要判断两个技术特征是否等价，并不仅仅是看在文字表达层面上两者是否相同或相近，更要看两个技术特征分别在对比文件中和在权利要求中所起的作用是否相同。只有这样才能够避免将异名同物确定为区别技术特征，也避免将同名异物确定为相同技术特征，从而在主观上正确理解把握区别特征。

（三）确定发明实际解决的技术问题

《指南》规定，根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。因此，代理师可以从以下两个方面来核实审查员所确定的发明实际解决的技术问题是否正确。

1.审查员是否根据区别特征“本身固有的功能”来确定技术问题

如果审查员基于“区别特征本身所固有的功能”而不是“区别特征所能达到的技术效果”来确定发明实际解决的技术问题，那么其所确定的技术问题可能有误。具体而言，“区别特征所能达到的技术效果”是指将区别特征放置在发明整体技术方案的大环境中，与其他技术特征协同作用之后最终产生的技术效果。而“区别特征本身所固有的功能”是指区别特征作为一个独立的单元所天然具有的技术功能。因此，“区别特征本身所固有的功能”并不能当然等同于“区别特征所能达到的技术效果”。例如，在“整体式合页活动坝”实用新型专利无效案②参见专利复审委员会无效宣告请求审查决定第25390 号。中，合议组认为：“在实际解决的技术问题的确定中，区别技术特征实际上所实现的技术效果是形成位于河道坝基之上的整体式合页活动坝，对坝基的沉降适应能力强，中间无需闸墩，克服坝闸对坝基沉降敏感、易导致底轴漏水的缺点，而并非仅仅发挥了基础连接板本身固有的连接固定作用，即将基座体与底板更好的固定，该区别技术特征正是发明的技术贡献所在”。

2.审查员是否基于“所有的”区别特征来确定技术问题？

当区别特征的数量为多个时，如果审查员针对每一个区别特征分别独立评判其所能达到的技术效果，那么最终确定的发明实际解决的技术问题就可能有误。具体而言，如果各区别特征之间存在相互作用，成为一个不可分割的整体，则应基于“所有的”区别特征所达到的技术效果来确定发明的技术问题。例如，针对名称为“一种来电信号处理的方法”的发明专利申请（申请号为200910008857.7），审查员认为相对于对比文件1，权利要求1 所具有的区别特征是“来电信号是由固网支付服务中心下发的”（区别特征1）以及“判断来电信号是否基于频移键控协议，在所述来电信号未基于频移键控协议的情况下，透传所述来电信号”（区别特征2）。其中对于区别特征1，在固网支付服务中心下发来电信号的场景下，应用该来电信号处理是本领域技术人员根据本领域公知常识很容易做出的设置。同时对于区别特征2，本领域技术人员根据本领域常用技术手段，在来电信号未基于频移键控协议时透传所述来电信号并不需要付出创造性劳动。因此权利要求1 不具备创造性。在该案中，由于审查员将两个相互联系的区别特征分割开来各自评价其技术效果，从而没有正确地确定发明所要解决的技术问题。实际上，将区别特征作为一个整体，放置在发明技术方案中进行分析就会发现，发明所要解决的是“通过对来自固网支付服务中心下发的来电信号进行判断处理，可以避免与固网支付终端并联的普通固定电话在接收到固网支付服务中心下发的频移键控信号后错误振铃的问题”。该技术问题与对比文件所要解决的技术问题和所得到的技术效果均不相同。因此，该发明具有创造性。当然，如果多个区别特征之间没有相互作用，分别独立解决技术问题，则可以将其区分开来，各自评价。

（四）判断是否显而易见

判断是否显而易见是“三步法”的最后一步，也是最具争议的一步。《指南》规定，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见就是要确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有创造性。进一步地，《指南》还列举了通常认为现有技术中存在技术启示的三种情况：(1)区别特征为公知常识，是本领域解决该技术问题的惯有手段；(2)区别特征被同一份对比文件其他部分披露，且作用相同；(3)区别特征被另一份对比文件所披露，且作用相同。基于以上规定，代理师可以从三个方面来核实审查员的判断结论是否正确。

1.区别特征是否被其他现有技术所披露并且作用相同

区别特征来源于最接近的现有技术之外的其他现有技术，其他现有技术可以是“同一份对比文件其他部分”，也可以是“另一份对比文件”。当审查员认为“所述区别特征为另一份对比文件（或者同一份对比文件其他部分）中披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用于该区别特征在要求保护的发明中为解决所确定的技术问题所起的作用相同”时，代理师要核实在另一份对比文件中是否可以确切地找到该区别特征，并且更为重要的是，代理师一定要核实其作用是否相同。例如，在一种存储系统的发明申请中，该发明与最接近的现有技术对比文件1 相比具有区别特征“放大器”，审查员虽然在对比文件2 中找到了相同结构的“放大器”，但由于对比文件2 中的“放大器”用于信号放大，而本发明中的“放大器”用于信号读出，两者作用不同，不存在技术启示。因此，存在技术启示的判断标准是“特征相同”且“作用相同”的统一。如果“只要拼凑在一起能够覆盖一项权利要求中记载的所有技术特征，就可以得出权利要求保护的技术方案不具备创造性的结论，那么世上将没有几件专利申请能够获得批准”③戴翀.谈创造性评判中最接近现有技术的选择—以发明构思为视角[J].中国发明与专利，2016（8）：96.。

进一步地，在实务中还会出现审查员认为“虽然对比文件中对区别特征的作用没有记载，但是其客观上可以具有与本发明相同的作用”的情况。本文认为，所谓“作用”是指相应的技术特征在对比文件公开的技术方案中实际起到的作用，而不是该相应的技术特征客观上能够具备的所有作用。这是因为“技术特征在该技术方案中所起的作用不可能是该技术特征在客观上可以具有的所有作用，而是针对特定技术问题并在考虑其他相关技术特征的情况下所做出的特别选择”④宋淑华，杨存吉.权利要求的技术特征被对比文件公开的认定标准[J].人民司法，2012（22）：6.。

2.区别特征是否是公知常识

当审查员没有在现有技术中检索到区别特征，则可能直接认定“所述区别特征为公知常识”，此时代理师需要核实审查员“关于所述区别特征为公知常识”的论断是否正确。具体而言，代理师可以从“技术领域”和“技术问题”这两个角度来核实审查员的论断是否成立。

从技术领域的角度来说，技术领域具有多样性，随着科技的发展以及分工的细化，新的技术领域层出不穷。公知常识并不是泛指所有领域普遍知晓的事实，它的内涵需要具体到每个发明所涉及的具体技术领域。在不同的技术领域中，公知常识所涵盖的范围必然有所不同。对于同一个技术特征而言，在A 技术领域中是公知技术，在B 技术领域中则可能不是公知技术，甚至可以产生具有创造性的发明。因此，不宜将某一领域的技术手段轻易地认定为其他领域的公知常识。例如，将飞机的主翼用于潜艇，使潜艇在起副翼作用的可动板作用下产生升浮力或沉降力，从而极大地改善了潜艇的升降性能。飞机领域的公知常识技术转用到潜艇领域，构成具有创造性的技术方案，因而该技术不再是公知常识，这说明公知常识的认定与发明所属的技术领域密切相关。

从技术问题的角度来说，根据《指南》的规定，公知常识具有一个基本的属性，即其为“解决特定技术问题的技术手段”。判断某个技术特征是否为公知常识，并不是单纯地判断该特征本身是否为本领域技术人员所公知，而是要判断“将该特征用于解决该特定的技术问题”是否为本领域人员所公知。如果仅从技术特征本身的角度出发，往往无法对公知常识做出准确的认定。原因在于，从某种意义上，如果将权利要求的技术方案进行拆分，其中的每一个技术特征都应当是本领域技术人员所公知的，否则，本领域技术人员可能无法实施，申请文件可能存在公开不充分的风险。只有将孤立的技术特征放到整个技术方案的背景下，考虑该技术特征在整个技术方案中的作用，明确其所解决的技术问题，才能正确地认定该技术特征是否为公知常识。

3.是否存在结合障碍

如果对以上两步进行核实，确认存在技术启示，则还不能直接得到本发明显而易见从而不具有创造性的结论。因为根据《指南》的规定，还必须能够将“区别特征应用到该最接近的对本文件”。也就是说，代理师还需要核实当将区别特征应用到最接近的对比文件时，是否存在阻碍两者结合在一起的结合障碍。

例如，要求保护的发明的技术方案为A+B，最接近的现有技术的技术方案为A+C，区别特征为B，为了获得要求保护的发明A+B，首先需要从最接近的现有技术A+C 中删除C，然后添加B。但是，如果A与C 之间因为在结构上彼此关联而无法进行分离，或者C 和B 之间因为在功能上彼此抵触而无法相互替换，则可以认为最接近的现有技术和区别特征之间存在结合障碍而导致无法将区别特征应用到最接近的对比文件上，即区别特征与最接近的对比文件之间不能结合。此外，如果作为最接近的现有技术的对比文件的其他部分或另一份对比文件给出了与本发明相反的技术教导，也视为存在结合障碍，导致不能结合。

五、结 语

本文基于《指南》的相关规定以及专利代理的实务经验，对缺乏创造性问题的答复方法进行了抽象化和系统化的总结，提炼出一套具有规律性且能够为代理师所掌握和运用的操作技艺。通过本文的介绍，希望能够帮助专利代理师形成切入点准、条理性好、逻辑性高、说服力强的答复意见，最终为客观公正地评判专利创造性问题提供有效保障。