从Helsinn案看美国销售阻却的政策延续

郭小军 韩威威

2019 年1 月22 日，美国联邦最高法院就期待已久的Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA,Inc.,et al.案（以下简称“Helsinn 案”）作出判决。①Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA,Inc.,et al.No.17-1229,586 U.S.____ (January 22,2019).该判决维持了联邦巡回上诉法院之前的决定：专利权人Helsinn 在关键日期②“关键日期”（“critical date”）指有效申请日（有优先权的，指优先权日）之前一年的时间。譬如，在Helsinn 案中，优先权日为2003 年1 月30 日，则关键日期为2002 年1 月30 日。之前的销售行为，尽管没有公开专利发明的细节，仍然构成现有技术而导致该专利无效。联邦最高法院的判决与长期以来关于销售阻却（On-Sale Bar）的先例一致，结束了2011年颁布的《美国发明法》（以下简称“AIA”）对《专利法》第102 条修改所带来的关于销售阻却的争论。

一、美国《专利法》第102 条修改带来关于销售阻却的争论

如果以Pennock v.Dialogue 案③Pennock v.Dialogue,27 U.S.(2 Pet.) 1 (1829).为起点，那么在将近200 年的时间里，美国已经通过丰富的司法案例表明，发明人自己在关键日期之前的“秘密”销售行为，即使没有公开发明的任何细节，依然会阻止发明人甚至第三人获得专利权。这一司法实践体现在1952 年颁布的美国《专利法》第102 条第 (b)款。④35 U.S.C.102 (pre-AIA) Conditions for patentability;novelty and loss of right to patent.A person shall be entitled to a patent unless — (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country,more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.

AIA 对《专利法》第102 条进行了重大修改，该修改自2013 年3 月16 日起生效。修改后的美国《专利法》第102 条第(a)(1)款规定，如果“主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利，在印刷出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知”，则该发明不具备新颖性。⑤35 U.S.C.102 Conditions for patentability;novelty.(a) NOVELTY;PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—(1) the claimed invention was patented,described in a printed publication,or in public use,on sale,or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.相对于1952 年颁布的美国《专利法》，AIA 之后的美国《专利法》增加了“以其他方式为公众所知”这一规定，从而引发了一系列争论，即AIA 之后的美国《专利法》是否使得关键日期之前“秘密”的在先销售行为不再阻却第三人甚至发明人获得有效专利。

除了上述规定，美国《专利法》第102 条还进行了一系列修改。例如，现在该法条的标题是“专利性条件；新颖性。”而在此之前，其标题是“专利性条件；新颖性和权利的丧失”。“权利的丧失”不同于新颖性要求，其适用于销售阻却恰如其分。首先，“权利的丧失”可以适用于发明人自己的行为；其次，“权利的丧失”顾名思义不要求向第三人披露或者传递任何信息。此外，尚需注意的是，AIA 之后的美国《专利法》第102 条第(a)(1)款取消了地域性限制，这意味着在世界范围内任何地域的使用或者销售都可能会导致专利无效。

尽管涉及较多修改，但争议最大的仍然是“以其他方式为公众所知”这一规定的解读。Helsinn 案是AIA 之后第一个涉及这一争议的案件，法院、学者和美国专利商标局所代表的美国政府等对此所持观点惹人注目。

地区法院在关于Helsinn 案的决定中认为，《专利法》第102 条第(a)(1)款要求主张权利之发明进行了公开销售或者许诺销售，即该销售或者许诺销售必须公开了发明的细节。将销售阻却限定于公开销售与《专利法》修改部分的普通语义、美国专利商标局对相关修改的解释、AIA 委员会报告以及国会要使得美国专利制度现代化和高效的终极目标一致。⑥Helsinn Healthcare S.A.v.Dr.Reddy's Labs.Ltd.,No.CV 11-3962 (MLC),2016 WL 832089,at *45 (D.N.J.Mar.3,2016).

提交法庭之友意见的学者认为，上述规定是涵盖所有可以公开获得的现有技术的剩余种类（Residual Category），所以不属于任何其他列举的种类之一。例如，该剩余种类可以涵盖将来的技术，这些将来的技术允许广泛的获得但是又不属于“公开出版物”或者“公开使用”。他们还认为，AIA 之前和之后关于“销售”的含义并没有改变，秘密的销售行为和许诺销售行为仍然构成法定阻却的事由，应当维护一百多年来由诸如Joseph Story、Learned Hand 以及Giles Rich 等法官创设的“秘密”现有技术规则，以维持司法审判的稳定性。⑦参见针对Helsinn 案于2016 年3 月14 日提交给美国联邦巡回上诉法院的“BRIEF OF AMICI CURIAE 42 INTELLECTUAL PROPERTY PROFESSORS IN SUPPORT OF APPELLANT”。

美国专利商标局则认为，“以其他方式为公众所知”是“兜底性”规定，定义了1952 年颁布的《专利法》第102 条中没有规定的新一类潜在现有技术，该“兜底性”规定使得决策人仅需关注披露的内容是否“为公众所知”。⑧MPEP § 2152.02(e)“Otherwise Available to the Public [R-11.2013]”at https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2152.html#ch2100_d20033_228c0_21c.按照美国专利商标局的观点，美国《专利法》第102 条第(a)(1)款可以表述为，“主张权利之发明在其有效申请日之前已经为公众所知，则申请人不能获得专利。”如果这一解释成立的话，那么美国关于新颖性的规定将与中国、欧洲、日本等大部分国家或者地区的规定更加一致，且符合AIA的制定初衷。例如，按照中国关于新颖性的规定，不排除一部分发明虽然已经在商业上实施了，但是因为其特殊的性质，不会导致发明为公众所知，从而不影响相应发明的新颖性。

综上所述，美国《专利法》第102 条第(a)(1)款“以其他方式为公众所知”这一规定的加入，使得对于销售阻却在AIA 之后是否还包括“秘密”的销售和许诺销售成为争论的焦点。该规定是独立于其他披露方式并与包括“专利公开”、“出版物公开”、“使用”、“销售”等并列，还是该规定意味着所有的披露方式都必须满足公开披露的要求？在结合Helsinn 案深入探讨这一问题之前，我们先对销售阻却的历史演进做一简单回顾。

二、销售阻却的历史演进

1952 年颁布的美国《专利法》第102 条第(b)款规定，如果“在美国专利申请日之前一年以上，发明已经在国内外获得专利或者被描述在印刷出版物上，或者已经在本国公开使用或者销售”，则发明人不能获得专利。这是美国《专利法》中规定的法定阻却（Statutory Bar）条款之一⑨金海军.从美国《专利法》第102 条看发明人先申请制的实质[J].知识产权,2013(4)：74.。对于法定阻却条款下的销售或者许诺销售，即使公众并不能由此获知相关发明的技术内容，仍然可能导致发明丧失专利。例如在In re Caveney 案⑩In re Caveney,761 F.2d 671,675 (Fed.Cir.1985).中，英国的Insuloid 是B-H 的全资子公司，它在关键日期之前向美国Tyton 保密地许诺销售请求保护的发明。Tyton 是一家合资公司，B-H拥有其49%的股份。法院认为，Insuloid 在专利申请日一年之前许诺销售包含了发明的产品，阻却另一人就该发明获得专利。

在Pennock v.Dialogue 案⑪Pennock v.Dialogue,27 U.S.1,7 L.Ed.327 (1829).在该案中，没有确切的证据表明涉案软管的销售向公众披露了涉案发明专利方法。中，Abraham L.Pennock 和James Sellers 在1811 年发明了一种新型软管的制造方法，并在1818 年获得一项专利。但是在申请专利之前，他们已经在费城许可他人根据发明生产并销售了一万三千英尺这样的软管。法院判决发明人的行为阻止其获得有效专利。

Story 法官在本案中详细阐述了关于法定阻却的政策考量。专利制度的主要目的是“促进科学和实用技艺的发展”。促进的最好的方式是，尽可能早且最大程度地赋予公众制作、建造、使用和销售所发明的事物的权利，同时充分尊重发明人的权利。如果允许发明人向公众隐瞒其发明的秘密，他可以依赖于其更优的技艺和对相关结构的了解，在很长时间保持垄断而又制造和公开销售其发明，从而由此获得全部的收益，那么只能导致，当竞争的危机感迫使他维持该排他权的时候，他可以通过取得专利而在比其应得的14 年更长的时间内阻止公众使用专利。这将会实质上妨碍科学和实用技艺的进步，并给予那些不及时公开其发明的人额外的优惠。⑫Pennock v.Dialogue,27 U.S.1,19,7 L.Ed.327 (1829).

所以，发明人只能通过选择商业秘密或者专利来保护自己的发明。通过叠加的方式（即专利权和商业秘密两者）来保护发明人的发明，将使其对技术的垄断期限不当延长。在利用商业秘密寻求保护发明技术的情况下，发明人将承担其技术被其他人通过例如反向工程发现的风险或者他人独立作出同样发明的风险。在通过专利保护的情况下，发明人以公开其发明的技术为“对价”获得有限时间的排他权。

当然，在本案中，因为相关产品已经投入市场很长的时间，公众有理由相信该产品上没有排他的专利权存在。⑬See Id.正如美国联邦最高法院在后来的案件中强调的，作为法定阻却情形之一的销售阻却的根本关注点在于不允许发明人从公众的手中拿走属于公众的知识。⑭See Pfaff v.Wells Elecs.,Inc.,525 U.S.55,64 (1998).所以，公开地许诺销售一件包含了请求保护的发明的产品将置该发明于公有领域，则不需要考虑实际的交付时间和是否发生实际的交付。⑮See J.A.LaPorte,Inc.v.Norfolk Dredging Co.,787 F.2d 1577,1583 (Fed.Cir.1986).法官认为，购买协议的日期是发明成为公有领域一部分的有效日期。包含了发明的设备在随后交付并不重要。同时，也不需要公众知晓销售的产品实际上包含了请求保护的发明。⑯See Abbott Labs.v.Geneva Pharm.,Inc.,182 F.3d 1315,1317,1318 (Fed.Cir.1999).在该案中，在销售期间，交易的任何一方都不知道销售的产品是否包含了请求保护的发明，并且也不容易确认所述发明是什么。

1836 年颁布的美国《专利法》结合了Story 法官的前述观点，禁止授予在申请时已经经发明人“同意或者允许公开使用或者销售”了的发明以专利，首次通过立法规定了影响专利有效性的法定阻却事由。⑰Act of July 4,1836,ch.357,§ 6,5 Stat.117,119.

1952 年颁布的美国《专利法》保持了上述规定。司法案例表明，其第102 条第(b)款规定在以下三个方面可能涉及到“秘密”现有技术而导致专利丧失新颖性：(1)“不提供信息的公开使用”，其中公开使用了发明，但是公众无法获知该发明的技术⑱例如，Egbert v.Lippmann,104 U.S.333 (1881)，该案中发明人的紧身衣支撑件在没有明确限制的情况下被使用了10年构成公开使用；Lough v.Brunswick Corp.,86 F.3d 1113 (Fed.Cir.1996)，该案认为船引擎的没有限制的使用构成公开使用，所述引擎包含难以察觉的内部的发动机密封件。；(2)“输出专利机器或者方法”，即发明人对发明的装置或者方法进行商业开发⑲例如，Metallizing Engineering Co.v.Kenyon Bearing &Auto Parts Co.,153 F.2d 516,520 (2d Cir.1946)。在该案中，Metallizing Enginerring 在关键日期之前销售了使用专利方法（加工金属表面的方法）制造的产品。该方法一直处于保密状态，并且很难通过反向工程知晓。法院认定发明人自己对专利方法的使用构成公开使用，并且导致请求保护的专利无效。；(3)秘密、非公开的销售⑳例如，Special Devices,Inc.v.OEA,Inc.,270 F.3d 1353,1357 (Fed.Cir.2002)，“即使专利权人的商业行为是秘密进行的，销售阻却也一样适用”；Buildex Inc.v.Kason Indus.,Inc.,849 F.2d 1461,1464 (Fed.Cir.1988)，该案认为向预期的购买者发送公司要约构成“销售”，尽管该要约标记有“保密”字样；Pfaff v.Wells Elec.,Inc.,525 U.S.55 (1998)，该案中的关键日期是1981 年4 月19 日，法院主要基于合同法认为德州仪器在1981 年4 月8 日向Pfaff 发送订购单的行为触发了法定阻却，但是没有证据表明构成销售行为的订购单对外公开，本案还确定了如文中所述的确定销售阻却的“两步测试”。。其中，“秘密”销售或者许诺销售行为会对发明人自己的发明专利申请构成销售阻却，但是未必会对第三人的专利申请构成销售阻却。㉑See W.L.Gore &Associates,Inc.v.Garlock,Inc.,721 F.2d 1540,1550 (Fed.Cir.1983).该案表明发明人在先的秘密销售会阻碍获得专利，但是第三方对“一种方法的秘密商业化”不会阻碍“就该方法授予（发明人）专利”。

Story 法官在Pennock 案中已经表达了对1952 年颁布的美国《专利法》第102 条第(b)款多方面的考量：(1)促进尽早提交专利申请；(2)公开理论，即公开发明技术是专利制度授予该发明排他权的对价；(3)防止移走属于公有领域的技术；(4)授予发明有限时间的排他权利；(5)给予发明人合理的时间来确定其发明的价值；(6)考虑发明人在其创造性努力中的利益。

在AIA 之后，销售阻却不仅仅涉及涉案发明是否符合Pfaff 测试㉒Pfaff v.Wells Elec.,Inc.,525 U.S.55 (1998) .的两个条件，即产品必须是商业许诺销售的对象且发明必须为获得专利作好准备，还涉及销售阻却是否需要满足“为公众所知”这样的附加条件。在Helsinn 案中，美国联邦最高法院以及巡回上诉法院均认为，不论是根据AIA 之前还是之后的美国《专利法》，保密的“供货和购买协议”都构成销售公开。

三、销售阻却在Helsinn 案中的适用

Helsinn Healthcare S.A.（以下简称Helsinn）是美国专利7,947,724、7,947,725、7,960,424 和8,598,219的专利权人，这些专利涉及用于降低化疗导致的恶心、呕吐（CNIV）的帕洛诺司琼制剂。四件专利均请求享有2003 年1 月30 日提交的美国临时申请的优先权，因此判断销售阻却的关键日期是2002 年1 月30 日。其中三件专利7,947,724、7,947,725、7,960,424 适用AIA 之前的美国《专利法》，8,598,219 适用AIA 之后的美国《专利法》。

2001 年4 月6 日，Helsinn 与MGI Pharma,Inc（以下简称“MGI”）达成两项协议：许可协议以及供货和购买协议。在供货和购买协议中，MGI 同意从Helsinn 独家购买，Helsinn 同意根据MGI 的需求供应获得美国食品药品管理局（FDA）批准的0.25mg 和／或0.75mg 的帕洛诺司琼产品。所述供货和购买协议规定了价格、付款方式、交付方式，并特别规定如销售行为必须公开了发明的细节，所述供货和购买协议虽然披露了销售协议和交易的主要内容，但是其没有公开披露0.25mg 的剂量，仍然不构成公开销售。同时，法院认为8,598,219 专利在关键日期之前还没有为获得专利作好准备。所以，联邦地区法院得出了四件专利有效的结论。㉓Helsinn Healthcare S.A.v.Dr.Reddy's Labs.Ltd.,No.CV 11-3962 (MLC),2016 WL 832089 (D.N.J.Mar.3,2016).

在当事人上诉后，联邦巡回上诉法院发现无论适用AIA 之前或之后的美国《专利法》，涉案专利均因在先销售行为而无效。㉔Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharm.USA,Inc.,855 F.3d 1356 (Fed.Cir.2017).

联邦巡回上诉法院认为前述供货和购买协议具有商业销售合同的所有特征，对Helsinn 的供货和MGI的购买产生了拘束力。尽管在协议签订的时候还不知道FDA 是否会批准0.25mg 剂量或者0.75mg 剂量，但是以监管部门批准为条件的协议仍然是“一个有效的和可实施的合同”。同样，尽管MGI 作为购买者可以在两个剂量之间进行选择，该协议仍然是有拘束力的协议。

对于8,598,219 专利，Helsinn 试图通过文义解释、立法解释等来争辩AIA 中增加的“以其他方式为公众所知”使得销售阻却不再包含秘密的销售，而只有使发明可以为公众所知悉的销售才会导致销售阻却。法院回顾了国会议员的发言，认为即使国会的发言有意推翻那些秘密或者保密销售的案例，也不会对本案产生影响，因为那些案例仅仅关注的是现有销售或者许诺销售是否公开。而本案中，在Helsinn 和MGI 之间的销售（即所述供货和购买协议），在提交SEC 的表格8-K 中已经对公众披露。法院认为，如果国会打算对销售阻却作出如此彻底的改变并且想要立法废止以往关于销售阻却的先例，则会以清楚的方式表明这一点。所以在AIA 之后，如果销售行为的存在为公众所知悉，则不需要公开发明的细节就已经满足了销售阻却的要求。

此外，法院认为如果只有当完全公开了请求保护果Helsinn 不能满足MGI 的订单，那么他应当指定第三方制造商向MGI 供应产品。所述许可协议涉及正在进行临床试验的0.25mg 和0.75mg 剂量的帕洛诺司琼并规定：（1）如果FDA 没有批准任一剂量的产品的销售，Helsinn 可以终止该协议，所述供货和购买协议也自动终止；（2）MGI 同意向Helsinn 支付1 千1百万美金的预付款和未来在美国分销产品的许可使用费。在两公司的联合新闻发布中和在MGI 提交给证券交易委员会（SEC）的表格8-K 中都披露了这些协议节选的副本，但是没有披露上述协议中的价格条款和具体的剂量。

2002 年9 月，在成功完成所有三期试验之后，Helsinn 为其0.25mg 剂量提交了新药申请，但是没有寻求FDA 批准0.75mg 剂量的产品。2003 年1 月30日，Helsinn 提交临时专利申请，涵盖了0.25mg 剂量和0.75mg 剂量。2003 年7 月，FDA 批准了0.25mg 剂量的产品。之后提交的涉案四件专利都包含了0.25mg剂量的帕洛诺司琼。

2011 年，Teva（“Teva Pharmaceuticals USA,Inc”以 及“Teva Pharmaceutical Industries,Ltd.”，以下合并简称“Teva”）向FDA 提交简略新药申请（Abbreviated New Drug Application，简称“ANDA”），请求同意销售0.25mg 帕洛诺司琼产品。Helsinn 于是起诉Teva 侵权。Teva 的抗辩理由之一是，涉案专利因为违反了美国《专利法》第102 条的销售阻却规定而无效。

新泽西地区法院根据Pfaff 测试，认为对于7,947,724、7,947,725 和7,960,424 专利，虽然所述供货和购买协议是未来销售0.25mg 剂量产品的合同，但是关键日期之前请求保护的发明没有付诸实践，因为还没有得到FDA 的批准，所以不符合Pfaff 测试的第二点。对于8,598,219 专利，地区法院认为美国《专利法》第102(a)(1)款改变了销售阻却的判断标准，即的发明之细节时才能触发销售阻却，会对法定销售阻却的理论造成根本性的改变。在法院看来这些理论即使在AIA 之后的美国《专利法》下仍然具有意义。法院援引了众多先例来支持其主张，即当包含了发明的产品已经销售或者许诺销售且该销售已经向公众公开时，则发明为公众所知悉，此时并不要求在销售中公开发明的细节，因为公开销售包含了发明的产品将置该发明于公有领域。现有的案例表明，即使没有产品的交付，产品的交付在关键日期之后，或者即使在交付产品的时候公众不能确定请求保护的发明，销售阻却一样可以适用。

总之，联邦巡回上诉法院认为，Helsinn 在关键日期之前已经公开销售了其请求专利保护的发明。法院还认为，涉案发明均已经“为获得专利作好准备”，是否完成第III 阶段的研究和获得FDA 批准并不是符合此项规定的必要条件。所以Helsinn 的行为导致销售阻却，其主张的四件专利的相关权利要求因此而无效。法官拒绝在广泛的意义上就销售阻却作出解释。例如，如果所述供货和购买协议没有被公开的话，在AIA 之后的美国《专利法》下是否依然会导致销售阻却的适用。

美国一些团体和学者呼吁联邦巡回上诉法院全席审理这一案件，甚至呼吁联邦最高法院提审此案。2018 年2 月，Helsinn 请求联邦最高法院提审此案，此案的核心问题在于，在AIA 的框架下，发明人将发明授予负有保密义务的第三方是否属于确定发明的可专利性的现有技术。㉕Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA Inc.Petition for a writ of certiorari filed,https：//www.supremecourt.gov/Dock etPDF/17/17-1229/36967/20180228105246621_Helsinn%20cert%20petition.pdf，最后访问时间：2019 年3 月29 日。该请求得到了来自国会议员Lamar Smith、美国知识产权法律协会（AIPLA）、生物技术创新组织（BIO）等提交的法庭之友意见的支持。美国联邦最高法院于2018 年6 月决定提审此案并于2019 年1 月22 日以一致意见维持了联邦巡回上诉法院的判决，托马斯大法官代表法院撰写了一份简短的判决书。㉖Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA,Inc.,et al.No.17-1229,586 U.S.____ (January 22,2019).

联邦最高法院引用Pfaff 案认为，销售阻却反应了国会“不愿意允许发明人将已有知识从公开使用中移走”，并且自从1836 年以来，所有的美国《专利法》都包括了销售阻却规定。鉴于AIA 之前已经确定的关于“销售”的先例，法院“推测国会在AIA 中采用相同表达的时候，其采纳了关于该措辞先前的司法解释”，仅仅增加“或者以其他方式为公众所知”尚不足以得出这样的结论，即国会期望改变“销售”的含义。因为“销售”在AIA 颁布之前已经获得了稳定的含义，联邦最高法院拒绝因为新增加的宽泛的兜底措辞而更改先例。所以，向第三方的商业销售，即使该第三方负有对发明的保密义务，该销售仍然属于AIA 之后《专利法》中规定的“销售”行为，从而影响发明的新颖性。

四、从Helsinn 案看美国销售阻却的政策延续

Helsinn 案争议的核心问题涉及美国《专利法》第102 条第(a)(1)款中的兜底条款“以其他方式为公众所知”的理解，地区法院试图在新修改的法律框架下对此进行重新解释，而联邦巡回上诉法院则认为改变需要有明确的立法依据。联邦巡回上诉法院回避了案件当中最为关键的问题，即“以其他方式为公众所知”的确切含义是什么？其与《专利法》第102 条第(a)(1)款列举的其他种类的现有技术在结构上是什么关系？只有回答了这些问题，才能够回答关于销售阻却是否应当继续适用的问题。

“以其他方式为公众所知”至少包含了三个层次的意思：

(1)发明充分公开模式：通过对发明信息的充分公开而使得公众可以获知实施发明的完整信息。

(2)发明接触模式：公众可以接触到发明，但是公众未必能够获知实施发明的充分信息，例如销售通过发明方法制造的产品。

(3)销售披露模式：公众仅仅知道存在涉及发明的销售，但是并不能获知发明的任何技术内容。

Helsinn、美国政府和一些法庭之友认为，美国《专利法》第102(a)(1)款改变了销售阻却的含义，主要理由是该条款的文义解释和立法历史。但是，联邦巡回上诉法院的观点是，国会议员的议会陈述仅仅表明了废弃当前法律下的先例的愿望27Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharm.USA,Inc.,855 F.3d 1356,1368 (Fed.Cir.2017).，即使在AIA 之后，销售阻却适用于所有的公开销售，包括没有公开发明细节的那些销售28当然，此处公开销售的产品包含了主张权利的发明。。有评论家指出，上述议会陈述实际上述一种“虚假的立法历史”，因为AIA 在此之前已经通过。29Harold C.Wegner,The 2011 Patent Law：Law and Practice 138 (4th ed.2011).

一般来说，如果国会认为法院创设的某一审判规则不符合公众的利益，那么它会通过修法的方式来推翻法院的判决，并明确新的规则。30例如，美国1952 年修改《专利法》时增加第103 条关于非显而易见性的规定，明确“可专利性不因做出发明的方式而被否定”，摒弃了法院长期坚持的“灵感”标准，客观上起到了降低创造性要求的效果。在Helsinn案中，联邦巡回上诉法院认为AIA 的立法过程表明，国会没有打算修改销售阻却的含义，因为如果国会打算对销售阻却作出如此彻底的改变并且想要立法废止以往关于销售阻却的案例，那么它会清楚地表明这一点。31Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharm.USA,Inc.,855 F.3d 1356,1371 (Fed.Cir.2017).

如果说联邦巡回上诉法院在Helsinn 案中对“以其他方式为公众所知”作出了解释的话，那么法院是以第三种模式对此进行解释，即只要公众知道存在销售即可，而不需要在销售条款中公开披露发明的细节。但是，法院将该兜底条款对《专利法》第102 条第(a)(1)款产生的效果仅仅限于本案特定事实，没有回答如果销售或者许诺销售没有向公众披露时，是否会导致销售阻却。显然，联邦巡回上诉法院认为该兜底条款对同一法条下所列举的其他种类的现有技术的适用具有限定作用。

联邦最高法院在判决中指出，“以其他方式为公众所知”囊括了不能恰好匹配《专利法》所列举的现有技术种类但是又想要包含在内的材料。32Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA,Inc.,et al.,No.17-1229 (Helsinn),586 U.S.____ (2019) .联邦最高法院实际上采纳的是如前所述学者的观点，将该兜底条款视为与其他现有技术种类并列并相对独立的一个条款。美国专利商标局的《专利审查指南》（MPEP）§2152.02(d) 规定：“AIA 之后的35 U.S.C.102(a)(1)中的术语‘ 销售’ 以与AIA 之前的35 U.S.C.102(b)中的‘销售’具有相同的含义对待，除了所述销售必需将发明公之于众。”所以，根据美国专利商标局的规定，Helsinn 案中的供货和购买协议将不会使得涉案专利无效，因为“主张权利的发明”没有被“公之于众”。这也是之前地区法院的观点。联邦最高法院关于Helsinn 案的判决意味着美国专利商标局必须要修改MPEP 的有关规定。

在Helsinn 案中，Helsinn 的一个争辩理由是，在该案中适用销售阻却是不公平的，因为这会在具有内部分销能力的垂直整合的制造商和必需通过与第三方订立合同以获得分销服务的像Helsinn 这样的小实体之间造成差别。发明人与第三方合作来开发和制造新产品是非常正常的商业活动。如同很多其他的制药公司，Helsinn 需要合作伙伴来开发药品、将该药品推向市场来帮助许许多多的癌症病人减轻化疗带来的恶心和呕吐。联邦巡回上诉法院的观点是，与MedCo案33Medicines Co.v.Hospira,Inc.,827 F.3d 1363 (Fed.Cir.2016).中的“制造服务”不同，本案中Helsinn 和MGI之间订立的供货和购买协议构成商业销售或者许诺销售。该法院同时指出，它并不是要创设这样一条规则，即所有的分销协议都构成销售行为。34Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharm.USA,Inc.,855 F.3d 1356,1371 (Fed.Cir.2017).所以准确区分制造服务和销售或者许诺销售行为非常重要。

销售阻却是美国专利实践中非常独特的内容。尽管专利申请的关键日期之前的销售或者许诺销售并不能使公众通过这些行为实际上获知专利保护的发明，但是法院仍然认为其披露了请求保护的发明，从而影响到对该发明专利性的评价。这种“秘密”现有技术35实际上包括了两种情形，即例如使用、销售等行为本身没有对外公开的“秘密”现有技术和虽然使用、销售等行为已经向公众披露，但是发明的技术不为公众所知悉的“秘密”现有技术。，包括本文介绍的未公开发明细节的销售和许诺销售，最能反映美国的专利政策。

专利从来就不只是简单地为发明人的发明创造提供有限时间的垄断权，其根本上还是希望发明人尽早公开其发明创造的技术，从而一旦该专利技术到期，那么公众可以尽早享受到发明创造带来的实惠。同时，如果专利技术向社会公开，公众可以围绕该发明创造进行下游技术的开发，从而带动科技的进步和产业的发展。所以，如果发明人做出了一项发明，那么除非他准备承担第三人独立开发或者反向工程的风险，以商业秘密的方式来保护自己的发明，否则该发明人应当尽早向公众公开其发明并申请专利。

AIA 之前的美国专利制度采取“先发明制”，发明专利授予最先完成发明的人，除非该发明人放弃、压制或者隐藏该发明。36Pre-AIA 35 U.S.C.§ 102(g).为防止发明人在作出发明之后迟迟不提交专利申请，从而延长垄断期间，阻碍科学和实用技艺的进步，法院创设了法定阻却制度。在这一点上，它与“发明人先申请制”是一致的，即鼓励发明人尽早提交专利申请。但是，“先发明制”最大的问题在于该制度充满了专利的不确定性，进行抵触审查程序，即基于在先发明主张一件专利的权利，要花费40 万到50 万美元，所以该制度是昂贵并且复杂的，而独立发明人常常输掉该所有权的诉讼。37“The importance of patent reform”,by：Rep.Lamar Smith and Sen.Patrick Leahy,June 15,2011 09：29 PM EDT,http：//www.politico.com/story/2011/06/the-importance-of-patent-reform-057029，最后访问日期：2019 年1 月22 日。

所以，在Helsinn 案中，法官需要从政策角度考量，美国《专利法》第102 条第(a)(1)款确定的“发明人先申请制”是否已经提供了充分的激励，促使申请人尽早就其发明创造提交专利申请，从而该发明创造的技术可以尽早向公众公开，并且也可以尽早进入公有领域。显然，联邦巡回上诉法院和最高法院都认为，即使在“发明人先申请制”下，促进发明尽早进入公有领域、防止从公有领域攫取现有技术的政策考量依然必要。所以，一旦发明产品被销售，则申请人必须最晚在1 年内提交专利申请，否则该发明就进入公有领域而不再属于发明人了。法院实际上并不关心销售行为是否真正公开了发明的内容。

事实上，法定阻却并不为“先发明制”所独享，在实行“先申请制”的澳大利亚38Australian Government &IP Australia,A Guide to Applying for Your Patent,https：//www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/patent_application_guide.pdf.“为发明首次提交专利申请的日期建立了众所周知的优先权日。为相同发明在比该优先权日晚的日期提交申请的潜在竞争对手将因为在先的优先权日而不能获得专利。”最后访问日期：2019 年3 月29 日。，也规定了发明人的“秘密使用”会影响其专利的新颖性39见澳大利亚1990 年《专利法》案第9 条关于“秘密使用”（“secret use”）的规定。。在Bradken Resources 案40Bradken Resources Pty Ltd.v Lynx Engineering Consultants Pty Ltd [2012]FCA 944.中，法院阐述了“秘密使用”作为撤销理由的依据，即，防止专利权人通过优先权日之前的秘密使用享受一段期间事实上的垄断、而获得比法定期间更长的垄断，且专利权人在秘密使用期间没有履行其获得这一垄断的相应义务，即，公开披露发明。评价一项发明是否存在秘密使用，不在于对单词“秘密”或者“使用”的解释，而在于专利权人是否以获得某种商业利益为目的实施了其发明。南非1978年颁布的《专利法》第25(8)款也规定了在南非国内“商业规模秘密使用的发明”构成现有技术。

Helsinn 案没有详细探讨这样的情形，即如果销售或者许诺销售没有被公开是否依然构成现有技术。在本案中一再被引用的1988 年作出的Pfaff 案就“销售”设定的两个条件是，该发明是商业销售或者许诺销售的对象，并且该发明为获得专利作好准备，且在该案中并没有证据表明Pfaff 向公众披露了销售行为。41Pfaff v.Wells Electronics.,Inc.,525 U.S.55,67 (1998).而联邦最高法院关于兜底条款“以其他方式为公众所知”的阐述似乎在表明，该兜底条款不会影响关于已有销售阻却的任何先例。

在美国的专利实践中还创设了众多与销售阻却类似或者相关的规则，例如，秘密使用、固有公开规则（Inherency Doctrine）、实验性使用例外（Experimental Use Exception）42City of Elizabeth v.Am.Nicholson Pavement Co.,97 U.S.126,134,137 (1877).、现有技术的充分公开或者可实施性（Enablement）要求43In re Hafner,410 F.2d 1403,1405 (C.C.P.A.1969).等。看起来，这些司法案例所创设的规则在新的《专利法》下依然适用。值得注意的是，美国《专利法》第102 条第(a)(1)款的规定还涉及与第102(b)(1)款的例外规定的协调，后者规定了专利申请日之前1 年内激发“宽限期”的“披露”，但是没有明确这种“披露”是否必须“公开”了发明。

五、结 语

“发明人先申请制”简化了申请程序，使得美国《专利法》与大部分采用“ 先申请制”的国家相一致，并且消除了成本高昂的抵触审查程序。44Rondeau,George."‘ America Invents Act’ patent law overhaul：the benefits and the drawbacks”[EB/OL].(2011-11-17)[2019-03-29].http：//www.startuplawblog.com/2011/11/17/america-invents-act/.“发明人先申请制”还有利于提高专利权归属的确定性。如果竞争对手单独作出了同样的发明并且迅速提交了专利申请，后发明人的发明也有可能获得专利。因此，“发明人先申请制”对于尽早申请专利施加了显著的新的法定压力。45参见Bristol-Myers Squibb Co.v.Teva Pharm.USA,Inc.,769 F.3d 1339,1349 (Fed.Cir.2014),Newman 法官的分歧意见。在这个意义上，法定阻却包括销售阻却促使发明人尽早提交专利申请的政策效果明显变弱。但是，这并不意味着法定阻却完全丧失了价值。只要人们还可以像Pennock 或者Metallizing 那样实施他们的发明，那么该法定阻却依然具有存在的理由。

在中国和世界上大部分国家的专利实践中，秘密的使用、销售等行为因为没有向公众披露发明的技术而不构成破坏专利性的公开。中国《专利法》第22条第5 款规定，现有技术“是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”《专利审查指南》（2010 版）第二部分第三章第2.1 节进一步规定，“现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。”但是这并不意味着中国的专利实践中不需要美国“秘密”现有技术这样的政策考量。例如，“抵触申请”制度就体现了防止第二个申请人攫取公有领域的技术或者防止申请人推迟专利技术公开。在对外观设计是否可以用专利权和著作权进行重叠保护的争论中，反对的观点实际上也蕴含了这样的思想，甚至在判断现有技术的固有公开和偶然公开的时候，也有必要进行类似的考量。

美国联邦最高法院的判决澄清了销售阻却的范围，但是也给一些小企业带来了挑战。这些小企业，尤其是医药行业的小企业，往往需要与其他制造或者供应链企业合作才能将发明推向市场。所以，从产业的角度看，对该判决最大的担心是，其是否会抑制创新，特别对于是需要融资来实施发明的小企业的创新。

对于中国申请人而言，Helsinn 案具有重要的参考意义。中国企业和个人每年向美国提交大量的专利申请，申请人应当避免在申请日前销售或者许诺销售包含了发明的产品，不论这种销售或者许诺销售是否公开了发明的细节，也不论该销售或者许诺销售行为发生在美国还是其他国家。申请日前已经销售或者许诺销售（包括秘密销售或者许诺销售）了包含发明的产品时，申请人应当在宽限期46各国或者地区对此具有不同规定。例如，美国规定了1 年的宽限期，而中国规定了6 个月的宽限期，并且对适用宽限期设定了严格条件。内向美国专利商标局提交专利申请，以避免销售阻却导致专利申请无法授权或者将来被无效，从而给自己造成巨大的商业损失。