国外在先申请适用侵权抗辩规则初探

王宏

在应对鸿富锦精密工业（深圳）有限公司针对201010228161.8号发明专利（以下简称涉案专利）发起的侵权诉讼中，笔者提出以被诉侵权技术方案实施的是某“抵触申请”中的方案为由进行不侵权抗辩。但是，在抵触申请抗辩的适用方面却遇到了一个疑难问题。具体而言，该“抵触申请”并非专利法意义上的抵触申请，而是公开号为US2012/0016579A1的美国专利申请。其优先权日为2010年7月14日，早于涉案专利的申请日2010年7月15日，其公开日为2012年1月19日，晚于涉案专利的申请日。另外，在技术内容方面，涉案专利与“抵触申请”相同。由于该美国专利申请不是向我国专利行政部门提出的申请而不满足《专利法》规定，不能构成抵触申请。

国外在先申请能否在侵权诉讼中适用抵触申请抗辩？笔者拟从法理基础、司法实践、利益平衡等角度加以分析，以期抛砖引玉。

抵触申请抗辩在我国的司法现状

讨论国外在先申请能否适用抵触申请进行抗辩，首先需要了解我国目前司法程序中关于抵触申请抗辩的规定及现状。

《专利法》第62条规定：专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。根据该条款规定，在侵权纠纷中可以适用现有技术抗辩。这一条款是2008年第三次修改专利法时新增的条款，根据《<专利法>第三次修改导读》一书的记载，专利法中增加现有技术抗辩规定的目的，在于解决侵权诉讼审判程序因涉案专利被提起无效宣告而导致的程序延长以及被诉侵权人由此增加的诉累[1]。在我国，如果发现被授予专利权的发明创造不符合规定的授权条件，根据《专利法》的相关规定，任何公众都可以通过无效宣告程序来宣告该专利权无效。但是在专利复审委员会作出决定前，专利权人仍然有权就他人实施其专利的行为向法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理。在此种情况下，按照《专利法>的规定，被控侵权人认为该专利权应被宣告无效的，只能向专利复审委员会提出无效宣告请求，不能由受案法院或者管理专利工作的部门就该专利权是否有效的问题作出认定。一般情况下，受案法院或者管理专利工作的部门需要等待复审委决定生效，才能进行接下来的审理或者处理。为了解决这一问题，专利法第三次修改时直接引入了现有技术抗辩的规定。

既然在《专利法》中增加这样的条款就能够解决诉讼程序周期长等问题，为什么第三次修改《专利法》时没有将抵触申请抗辩也写进《专利法》呢？因为在授权确权程序中，抵触申请与现有技术有很多相同之處，例如两者均能够作为对比文件影响专利申请的新颖性。

实际上，在第三次修改《专利法》的过程中，曾有专家主张将现有技术或者现有设计的抗辩规则扩大到抵触申请抗辩的情况，但立法机构最终没有采纳这种建议。通过研究我国专利制度以及司法制度，笔者认为，目前专利法中未对抵触申请抗辩进行规定的最大阻力或者可能性在于：在我国专利侵权和专利无效实行的是双轨制，即职权分离主义。国务院专利行政部门普遍认为，如果将抵触申请作为抗辩理由，则需要将专利技术或者专利设计与被控侵权人进行抗辩所提出的在先申请进行对比并判断是否构成抵触，其性质属于对授予专利权的发明创造是否具备新颖性进行判断。而根据《专利法》的相关规定，专利权的有效性问题只能通过专门的无效宣告程序解决，不能由审理或者处理专利侵权纠纷的法院或者管理专利工作的部门在审理或者处理过程中一并予以认定。

在司法实践中，我国的各级法院对抵触申请抗辩普遍持欢迎态度，并在多起案件的审判中类推现有技术抗辩适用了抵触申请抗辩。例如，最高人民法院再审裁定（2015）民申字第188号在审理再审申请人慈溪市博生塑料制品有限公司与被申请人陈剑侵害实用新型专利权纠纷案中，最高人民法院适用了抵触申请抗辩。该案被列入最高法知识产权案件年度报告（2015）中，具有审判指导意义。此外，被评选为2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例的上诉人黄泽凤因与被上诉人李健开侵犯外观设计专利权纠纷案中，上诉人黄泽凤提交的对比文件3为网板折叠圆桌，该外观设计专利（注：抵触申请）的申请日在涉案专利申请日之前，上诉人可以援引该证据比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。在司法实践中适用抵触申请抗辩的同时，各级法院也纷纷出台相关的规定，来规范和指导司法实践中以抵触申请抗辩的适用范围和注意事项。例如：2010年4月最高院副院长奚晓明在全国法院知识产权审判工作座谈会《能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展》上的讲话、2011年12月《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中，最高院都对抵触申请抗辩持肯定态度，要求对于以抵触申请为由进行的抗辩可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判，但并未定义抵触申请的内容。北京市高级人民法院2013年9月公布的专利侵权判定指南明确规定抵触申请抗辩参照现有技术抗辩处理，同时对抵触申请进行了定义“抵触申请，是指由任何单位或者个人就与专利权人的发明创造同样的发明创造在申请日以前向国务院专利行政部门提出申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的专利申请。上海市高级人民法院2011年发布《专利侵权纠纷审理指引》，其中第14条规定“被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立”。江苏省高级人民法院2010年11月发布《侵犯专利权纠纷案件审理指南》，第五部分第5.1.6项规定“被控侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，人民法院可以参照适用现有技术抗辩的规定”。上述各地方法院在处理抵触申请抗辩时，均允许以抵触申请为由进行不侵权抗辩，但对如何归纳抗辩理由却不尽相同。将抵触申请视为公知技术允许抗辩或者认为抵触申请也能损害在后申请的新颖性而导致在后申请不应被授予专利权来允许抗辩。并且在何时适用抵触申请抗辩也采取不同的标准，有的法院将抵触申请抗辩仅适用于相同侵权，而有的法院在等同侵权中也适用了抵触申请抗辩。总而言之，各地方法院在司法实践中虽已就抵触申请抗辩可参照现有技术抗辩的相关规定达成共识，但在认定方式、认定标准、适用情况等方面还需进一步统一。

我国司法界对抵触申请持肯定态度的原因在于，即使将抵触申请纳入专利侵权抗辩事由的范围，审理侵权纠纷的法院也不需要而且也不应当审查被控侵权人据以提出抗辩的抵触申请与涉案专利之间是否真的成立抵触关系。法院的审查对象是，被控侵权技术方案与作为合法技术来源的抵触申请之间是否相同或者无实质性差异。抵触申请是否构成涉案专利的真正的抵触申请，对案件的审理没有影响，也无需考虑。即使日后，专利行政部门认为该抵触申请不能构成涉案专利的抵触申请，被控侵权方案不侵权的结论也不会改变，因为被控侵权的技术方案一定不在专利权的保护范围内。

综上，抵触申请抗辩在我国立法层面上并没有得到认可，但在司法实践以及各级法院出台的各种指南和规范中已经被广泛采用。

外国在先申请能否类推抵触申请进行抗辩的分析

首先，从法理的角度，分析外国在先申请能否类推抵触申请进行抗辩。根据《专利法》的基本原理，相对于现有技术或者抵触申请没有新颖性的技术方案，都不应当被授予专利权，任何人不能就记载在在先申请中的技术取得专利权。因此，在侵权诉讼中，如果被诉侵权人有证据表明其实施的是现有技术或者抵触申请文件中的记载方案，由于现有设计属于公众自由使用技术的范畴，因此可以确定被诉侵权人沒有侵犯涉案专利权。而如果被诉侵权人实施的是抵触申请中的技术方案，由于抵触申请影响涉案专利的新颖性，涉案专利不应被授予专利权，因此，被诉侵权人也没有侵犯涉案专利本不应存在的专利权。

通过分析抵触申请抗辩的法理可以发现，抵触申请抗辩能够被各级法院认同，很大一部分原因在于“技术来源合法抗辩”。因为在抵触申请被公开后，社会公众已经能够获得其记载的技术内容，有可能按照抵触申请的技术内容进行相应的生产准备活动，也可能以该技术内容为基础进行进一步的改进，也不排除在抵触申请公开后进行与抵触申请技术内容完全相同的生产实施活动。当然上述活动是在预期该抵触申请不满足授予专利权的条件、不能被授予专利权的基础上。即公众通过合法途径获得技术内容的行为不应被禁止和约束。另外，公众使用非专利权人控制的技术的信赖利益，应当在侵权诉讼中得到直接支持，而不是必须经过无效宣告程序才能得到保障。

根据我国《专利法》及《专利审查指南》的规定，抵触申请成立的条件中，有一项为该申请必须是“向国务院专利行政部门提出的专利申请”[2]。因此对于外国的在先申请，尽管从时间要素以及内容要素两方面满足要求，也不构成抵触申请。但实际上，随着互联网技术的不断发展，人们获取信息的途径和时间都发生了很大的变化。外国在先申请一经公开，世界范围内的任何人基本上都可以获知该外国在先申请的技术内容，不存在技术上的障碍。在某些领域，还有专门针对国外竞争对手技术发展进行跟踪的情况。假设某甲跟踪了某外国在先申请的技术内容，并进行了相应的生产、经营或者研发活动，而国内的某乙在该外国在先申请公开前已经申请了专利并获权，又以此专利权为基础提起侵权诉讼，可否适用抵触申请抗辩？笔者认为，可以类比抵触申请抗辩进行国外在先申请抗辩。原因非常简单，某甲获取该技术内容的渠道和过程不存在违反任何法律法规之处，按照“法无规定皆许可”的一般原则，不应当让某甲承担与之不相应的法律后果或者至少应该给予某甲适当的救济途径。反之，若不允许某甲类比抵触申请进行抗辩，那么就不利于国内研发人员追踪国际研发热点并在此基础上进一步创新。也就不能够实现站在巨人的肩膀上实现跨越式飞跃或者弯道超车。

第二，从司法实践看，我国已有法院对外国在先申请适用抵触申请抗辩进行了实践探索。广东省深圳市中级人民法院在郭其伟诉深圳浩特尔电子技术有限公司外观设计专利侵权纠纷案中提出，涉外在先专利申请可以进一步比照抵触申请，作为专利不侵权抗辩的事由[3]。在该判决书中深圳市中级人民法院认为，“涉案被控侵权产品与原告的专利产品均为数码显微镜，两者属相同产品。将被控侵权产品的外观设计与原告专利设计进行对比，两者相近似，落入原告外观设计专利权的保护范围”。另外，被告深圳浩特尔公司选择以我国台湾地区的专利设计作不侵权抗辩，“该专利的申请日在涉案专利申请日之前，被告可以援引该设计比照现有设计进行抗辩”。经过对比，被控侵权产品的外观设计与该专利设计相同，鉴于此，依法认定被控侵权产品使用了申请在先的我国台湾地区的专利设计，并未侵犯原告的专利权，应当认定被告的不侵权抗辩成立。

第三，从利益平衡的角度分析。专利制度既要保护创新，也要保护公众使用自由技术的权利。通过前面的分析可知，公众使用国外在先申请公开的技术内容的权利应该得到保护，而涉案专利权人的利益也应得到保护。为了实现上述目的，笔者认为，在先申请可以类比抵触申请进行不侵权抗辩，但在抗辩时对于比较的方式、认定的标准、适用的范围方面应建立相应的具体规则，避免因此给涉案专利权人带来可能的损失。

结语

从技术来源合法的角度看，以抵触申请为由进行不侵权抗辩有其存在的合理性。同时，对抵触申请成立条件的过分限制，尤其是必须“向国务院专利行政部门提出的申请”的条件，将会导致公众通过合法渠道获得技术内容后的生产、经营或者研发活动受阻，不利于对国外先进技术的跟进。建议在我国《专利法》的修改过程中能够考虑到上述情况，对法律法规进一步完善，既保护权利人的利益，也保护公众的合法利益。