商标性使用在商标侵权认定中的作用

席 怡

(南京理工大学 知识产权学院,江苏 南京 210000)

一、问题的提出

自2010年开播以来,《非诚勿扰》已成为一档家喻户晓的电视节目，但2013年这档栏目却以商标侵权被金阿欢起诉至人民法院,引起了公众与学界的广泛关注。2016年12月底，广东高院对该案做出了终审判决,但对该案抛出的关于“商标性使用”的认定与适用问题仍值得进一步思考。在《非诚勿扰》节目播出之前,原告金阿欢就已经获准注册了“非诚勿扰”这一文字商标,并将其用于婚介服务。金阿欢认为,江苏省广播电视总台(以下简称江苏广电)未经授权擅自使用了自己的注册商标作为其节目名称,该行为已经构成了商标侵权(参见(2016)粤民再字第447号民事判决书)。在案件审理过程中,本案一审、二审及再审法院均将是否构成商标性使用作为首要的争议焦点。

一审法院从客观事实角度分析,认为江苏广电在其电视节目中反复、突出使用“非诚勿扰”文字商标,并且进行了广告招商。该行为不能仅仅定性为对节目名称的使用,已经构成了商标性使用。

二审法院在判决中仅提到“江苏电视台使用‘非诚勿扰’为商标性使用,各方当事人均无异议”,并未进行详细论述。江苏广电申请再审时认为二审法院未对商标性使用做出审查,属于法律适用错误。江苏广电主要从“台标才产生识别商品来源的作用”，以及“被诉标识图样和位置多变,不符合商标使用的规范”的角度提起再审请求。

再审法院从客观与主观两方面判定“非诚勿扰”的使用行为构成商标性使用。客观上,江苏广电将“非诚勿扰”标识反复多次在商业活动中使用,超出了对节目内容进行描述的必需范围。主观上,江苏广电多次将“非诚勿扰”商标与其他知名品牌并列宣传,也曾向第三人谋求商标授权。这直接反映出其主观上具有将被诉商标作为品牌进行使用和保护的意愿。

本案中,虽然各法院的判断角度不同,但似乎表明各级法院已经将商标性使用作为判定商标侵权的前提要件。目前,商标性使用的存废与作用在学术界仍存在较大的争议。因此,探讨商标性使用在商标侵权判定中的作用与判断方式,对于商标侵权案件的正确处理具有重要的价值。

二、商标性使用之界定

(一)商标性使用的内涵

目前,我国商标法并未明确界定“商标性使用”这一概念。2013年修订的《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第48条新增了“商标的使用”这一条款,对商标性使用增加了“用于识别商品来源”这一目的要件,这为判定商标性使用提供了法律依据。在司法实践中,关于商标性使用存在许多习惯性称呼的混用,如“商标的使用”“商标法意义上的使用”等[1]。实际上,这些称呼指向一致,都以产生识别商品或服务来源的作用为依据。“商标的使用”与“商标性使用”都是指以识别商品或服务来源为目的,在商业活动中使用商标的行为。由此可见,构成商标性使用需要具备下列条件。

首先,商标性使用应该存在于商业活动中[2]。对商业活动的理解应该从广义的角度出发,即为了取得经济利益而进行的购买、销售、交换等活动。在“非诚勿扰”案中,江苏广电在大量的招商广告、宣传资料、官方网站上使用了被诉标识,属于典型的在商业活动中使用。

其次,商标性使用客观上应具有识别商品或服务来源的作用。该要件属于商标性使用的核心要件。事实上,此处的“识别商品来源”是从消费者的立场上提出的。在“非诚勿扰”案中,对消费者而言,“识别商品来源”表示其能将《非诚勿扰》电视节目与其主办方江苏卫视相联系。

最后,使用人主观上有利用标识识别商品来源的意愿。该要件的认定往往通过商标的客观使用方式进行倒推，如在商业活动中经常出现利用他人的知名商标搭售自己产品或服务的现象。在本案中,金阿欢注册的被诉标识显著性较低,反观江苏广电被诉的《非诚勿扰》电视栏目为公众所熟知。但是江苏广电将被诉标识与其他商标长期进行并列宣传的行为表明,其主观上具有利用标识识别商品来源的目的。

(二)商标性使用的例外

新《商标法》第48条要求商标权人对商标的使用不仅是单纯地在商业活动中使用,且需要发挥识别商品来源的作用。一方面,该规定要求商标权人在使用商标时必须发挥其识别商品来源的作用,否则将无法认定其为商标使用行为。但从另一方面观之,该规定也同时影响商标侵权判定中对商标性使用的理解。

首先,现行《商标法》第59条增加了正当使用条款。商标正当使用制度是对他人注册商标权的合理限制[3]。因为正当使用他人注册商标的目的在于说明或者描述自己的商品,使相关公众了解所描述的产品特性,而不会将其与商品提供者联系起来。

其次,商标除了识别商品或者服务来源的功能之外,“在注意力经济时代，商标的广告功能与表彰功能相得益彰”[4]。以广告功能为例,在未损害识别来源功能的前提下侵犯商标的广告功能是否同样可以构成商标侵权?一方面,商标识别来源功能是广告功能的基础和来源。如果商标失去可识别性,广告功能则无法单独存在。商标法在对识别来源功能予以保护的同时,也对广告功能进行了保护。另一方面,在立法理念与目标追求上,商标法重视保护消费者不受混淆。从用户的角度来看,如果对被控侵权人的商品和权利人的商品之间没有商品来源的误认,商标的识别功能就不会被损害。而不正当竞争法则重视保护生产者及经营者的利益,维护市场竞争秩序的平衡。因此,从理论上来看,商标的广告功能更适合通过《中华人民共和国反不正当竞争法》进行保护。

三、商标性使用之裁判立场

在国内外的司法实践中,已经有很多的判例支持将商标性使用作为商标侵权判定的构成要件乃至前提要件；但是也有一些判例未适用商标性使用,甚至明确指出商标性使用与商标侵权不存在必然的联系。

(一)国内司法实践

在我国,商标性使用已经出现在司法裁判中并能够直接影响侵权结果。如表1所示,将商标性使用作为商标侵权判定的前提条件,是国内司法实践中的主流观点,包括最高人民法院在内的许多法院对此都持肯定态度。最早于2009年的辉瑞案(参见(2009)民申字第268号民事判决书)中,最高人民法院就明确指出被告行为如果不构成商标性使用,则不侵犯商标注册权人的权利；而2013年的“非诚勿扰”案借助电视节目的知名度与商标法修改的契机,使商标性使用的问题引发了社会关注。

支持将商标性使用作为判定商标侵权前提要件的判例中,法院一般将是否构成商标侵权的判定分成两步。首先,确定被诉标识的使用是否构成商标性使用。如果法院认定该商标使用行为不构成商标性使用,则该行为也不构成商标侵权。其次,如果被诉标识的使用构成商标性使用,再进一步把有争议的标识同他人注册商标进行对比分析。若根据混淆可能性的判断标准,二者已经构成了混淆,则该商标使用行为构成商标侵权。

相反,国内司法实践中也有一些法院跳过商标性使用,直接判定是否被诉标识的使用构成混淆,从而认定商标侵权的判例。如2016年重庆金夫人与百度网讯、米兰婚纱的商标侵权纠纷案中,一审法院直接审查涉案的商标是否属于相同或类似的服务、商标是否相同或近似及消费者是否存在混淆误认；但二审法院却首先对涉案标识的使用行为是否构成商标性使用进行分析。最终,二审法院以米兰公司设置推广链接的行为未对涉案商标的识别功能产生损害,不构成对涉案商标的商标性使用为由撤销了原审判决。

表1 国内典型案例

(二)域外司法实践

当前美国及英国各法院在司法实践中,如表2所示,在判断商标侵权是否应将商标性使用作为前提时也仍然存在争议。

表2 域外典型案例

在1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.Com, Inc.一案中,美国地方法院认为用户浏览原告网址或当用户输入原告网址得到搜索结果时,被告的软件同时在用户屏幕弹出广告的做法违反了兰哈姆法的规定。但是,上诉法院认为地方法院的这一观点存在致命的缺陷,即被告的弹出式广告并没有显示原告的商标。该案上诉法院明确指出,即使该弹出广告的行为在“商业上”具有“混淆可能性”,但是没有“使用”商标(use in commerce)就不能依据兰哈姆法进行起诉。由于原告并没有证明“使用”行为,因此其商标诉讼请求不能成立。

相反,在Arsenal Football Club plc v. Mattbew Reed一案中,虽然英国laddie法官认为商标意义上的使用是构成商标侵权的必要条件，但是,英国上诉法院推翻了该一审判决,认为判断商标侵权时,该行为是否构成商标性使用不具有决定性意义。

四、商标性使用作为商标侵权前提之障碍消解

由上文可知,在商标侵权的判定中,引入“商标性使用”*即不是作为商标来使用,未起到来源识别作用,就不构成侵权。的这一要件是否能够真正解决相关问题仍存在争议。我国《商标法》第57条未设立“商标性使用”作为商标侵权的法定要件。这是否意味着“商标性使用”并不是商标侵权判定的必要条件,更非商标侵权判定的前提条件呢?

首先,从商标法制度设计的目的看,“商标法保护商标的目的在于保护商标权人的商誉，以及防止消费者产生混淆误认”[5]。侵犯商标权的本质在于使用行为对商标识别功能的破坏。而无论是商标权人商誉的建立或是消费者混淆的产生,都必须依赖于对商标进行的识别商品或服务来源的使用。有学者认为“商标性使用的法律概念片面地关注被诉标志是否侵犯注册商标,而忽视真正的法律问题应是被诉标识行为是否侵犯注册商标权”[6]。以张伟军为代表的学者认为,《商标法》中商标使用的定义不能解释第57条关于商标侵权的界定,因为商标侵权使用与商标积极使用二者存在差异[7]。商标积极使用行为需要判断带有标识的商品是否进入流通环节；而在侵权判定中,存储在仓库中尚未进入流通环节的假冒产品也会构成商标侵权。

笔者认为,严格区分商标积极使用行为和商标侵权使用行为的观点的合理性有待商榷。该观点实际将商标积极使用与商标性使用的概念完全等同,从而否定了商标性使用与商标侵权使用的联系。一方面,对获得或维持注册商标权具有法律意义的商标积极使用,是为了促使商标权人真实地发挥商标识别商品来源的作用[8]。商标侵权中的商标侵权使用则指无权行为人损害了他人商标识别功能的使用行为。二者分别从不同角度要求商标使用行为发挥识别商品或服务来源的作用,实质上都属于商标性使用的范畴。另一方面,从商标性使用概念的角度可以更好地理解商标积极使用与商标侵权使用二者之间的联系。未实际使用的商标仅仅是符号而没有被法律保护的价值，对注册人或者受让人无实际使用意图,仅将注册商标作为索赔工具主张他人侵权的行为,可以不予赔偿。因此,商标性使用是侵权判定的前提要件是商标法的应有之义。

其次,从现有商标法规定来看,混淆可能性已经被明确为商标侵权判定的构成要件,即《商标法》第57条第2款关于“在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”的规定。但是该条并未将“商标性使用”作为法定要件。国外学者以Dinwoodie和Janis为代表,认为商标性使用不具有独立存在的价值,本质上属于混淆理论的范畴[9]。

笔者认为,商标性使用应该是判断商标侵权的独立前提要件。一方面,商标性使用与混淆可能性分别解决不同性质的问题。商标性使用指这一商标使用行为使标识起到了识别来源作用。由于侵犯商标权的本质即在于对商标识别功能的破坏,消费者产生混淆也依赖于对商标进行识别商品或服务来源的使用。在合理使用的情形中，二者的区别更为直观。商标的指示性使用由于不具有识别来源的功能,即使造成消费者的混淆,也不构成商标侵权。有学者提出对于指示性使用可以直接根据商标合理使用的考量来判断,不需要引入商标性使用的概念。但是,商标合理使用与混淆可能性的内在逻辑联系就在于要求分析商标所关联的商品来源,因此商标性使用这一概念应具有独立的价值。另一方面,商标性使用与混淆二者的认定方式和侧重点有所不同。商标法实质保护的不是注册商标本身,而是商标识别商品来源的功能。如有学者指出，“是否构成商标使用,是判断涉案标识是否起到指示来源的作用,而不是看该使用行为是否引起混淆”[10]。商标性使用侧重分析是否通过商标使用获得经济优势；而“混淆可能性是通过综合考察案件所有因素(如显著性、知名度等)之后得出的结论”[11]。在商标侵权的认定分为两步的情况下,商标性使用不仅能够有效避免混淆标准的不当使用和滥用,而且可以提高诉讼效率,进而节约司法成本[12]。

因此,在判断商标是否会使得相关公众产生混淆误认之前,应明确商标的使用范围限于“商标性使用”。只有当对争议商标的使用产生识别商品来源的作用,进而足够引起相关公众的混淆时,才能构成商标侵权。

五、商标性使用之认定方式

目前,判断是否构成商标性使用存在行为人主观状态说与客观认知论两种判断标准,即从行为人的主观意图与使用效果两方面进行分析。虽然商标性使用的判断是相对的,没有绝对的标准，但是这并不影响其作为商标侵权判定的独立要件。由于行为人的主观使用意图难以界定，法院往往通过客观的使用行为,来反推侵权人具有标识产品来源的使用意图。笔者认为,关于商标性使用主要有以下认定方式。

(一)被使用商标的知名度

知名商标经过商标权人长期苦心经营,承载了良好的信誉，具有独立于商品的经济价值。商标的知名度越大,他人将其作为识别商品来源标志的可能性越大。如2015年采蝶轩商标侵权一案(参见(2015)民提字第38号民事判决书)中,被告抗辩其仅在安徽合肥使用“采蝶轩”作为企业字号，而原告注册的“采蝶轩”标识属于广东省的知名商标,在安徽等地不具有知名度。法院综合商标知名度等多种因素最终认定对被诉商标的使用不构成商标性使用。

此外,在泸州老窖与泸州圣窖等侵害商标权纠纷上诉案(参见(2015)鲁民三终字第52号民事判决书)、河北大午酒业与宜宾五粮液侵害商标权纠纷上诉案(参见(2016)鲁民终字第811号民事判决书)等案件中,“泸州老窖”“五粮液”等商标在其所在领域内都有很高的知名度,在市场上能够吸引大量的消费者。各法院也指出对这些知名商标的使用,被告理应尽到更高要求的注意义务。

(二)商标使用的方式

判断是否构成商标性使用时,可以根据行为人在使用他人的注册商标时是否进行了突出使用、是否使用说明性的文字进行解释、是否反复大量使用等方式进行判断。如果行为人在自己商品的显著位置使用了他人的商标,或者通过改变大小、颜色等方式将他人的注册商标进行了突出使用,则表明行为人意图使用该标识识别商品来源的可能性较大。

如在“非诚勿扰”案中,江苏广电对“非诚勿扰”标识多次在官网，以及线上线下的广告宣传、商业活动中使用,再审法院通过江苏广电对“非诚勿扰”标识的使用方式判断其超出了对节目描述的限度,构成了商标性使用。

(三)被使用商标的独创性程度

商标的核心功能即在市场上识别商品来源。商品的独创性越高,越容易被消费者识别。如薰衣草商标专用权纠纷案(参见(2007)高民终字第968号民事判决书),原告申请并获准注册了“薰衣草”的文字商标。由于薰衣草是一种常见的植物和香料，因此该注册商标的独创性程度不高。被告在其商品包装上使用薰衣草字样及图案的行为,客观上不会使消费者联想到其他商品。考虑了这一因素后,法院认定被告对涉案商标的使用行为不构成商标性使用。

六、结语

2013年修改后的《商标法》虽然增加了对商标使用行为的规定,但是并未对商标性使用是否构成商标侵权的要件作进一步的界定。“非诚勿扰”商标侵权案中涉及的商标性使用的作用、判断方式等都具有典型意义。该案例也反映出,由于立法的缺失,商标性使用在商标侵权判定中的作用还未受到充分重视。在现行法律中,商标合理使用与混淆可能性的内在逻辑联系就在于要求分析商标所联系的商品来源。商标性使用作为商标侵权判定中独立且首要的构成要件是《商标法》的应有之义,对正确处理商标侵权行为的成立及侵权责任的承担都具有重要的作用。

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