关于“部分驳回”决定的探讨

於堃

国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心

1 引言

作为一种行政审批程序，专利审查需要遵循的两大基本原则是公平与效率。驳回决定属于专利审查的一个环节，自然也需遵守该基本原则。为了体现专利审查的公平，《专利审查指南》指出实质审查过程中的一项基本原则是听证原则，即审查员在作出驳回决定前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法规定的应予以驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。而为了体现专利审查的效率，《专利审查指南》指出实质审查过程中的另一项基本原则是程序节约原则，即审查员应当尽可能地缩短审查过程，换言之，审查员要设法尽快地结案。综合考量公平和效率这两项基本原则，结合《专利法》的相关规定，笔者得出结论：只要符合听证原则，审查员就可以做出驳回决定。

在审查实践中，专利申请文件的权利要求一般包含多种技术方案，经常会出现部分技术方案已经满足听证条件，而其他部分权利要求却并未满足的情形。此时，审查员可以针对这些已符合听证条件的部分技术方案将该申请予以“部分驳回”。

2 “部分驳回”的驳回时机

《专利审查指南》对符合驳回时机的各种情形进行了具体规定。在此基础上，笔者将符合“部分驳回”的驳回时机的典型情形归纳为以下两类：

（1）审查员在前次审查意见通知书中指出申请文件的全部或部分技术方案具有实质性缺陷，申请人在答复意见中并未针对所有涉及的技术方案进行实质性修改，也未提供有说服力的意见陈述；

（2）审查员在前次审查意见通知书中指出申请文件的全部或部分技术方案具有实质性缺陷，申请人在意见答复中针对其中的全部或部分技术方案进行实质性修改，而修改后的权利要求中仅有部分技术方案构成“同类缺陷”。上述的“部分技术方案”可以是部分权利要求中的技术方案，也可以是权利要求中的部分并列技术方案；上述的“实质性缺陷”包括《专利审查指南》第二部分第八章第6.1.2节所指出的所有驳回的种类。下面结合两个实际案例来探讨一下“部分驳回”的典型情形。

【案例1】

原始权利要求书包括独立权利要求1，从属权利要求2引用权利要求1，从属权利要求10也引用权利要求1。审查员在第一次审查意见通知书中指出权利要求1、2和10不具备专利法第22条第3款规定的创造性。申请人在意见答复中对权利要求书进行修改，将原权利要求2的附加技术特征加入权利要求1，将原权利要求10的序号调整为8，并简单陈述了意见。

由于原权利要求1和2之间存在直接引用关系，新的权利要求1的技术方案即为原权利要求2的技术方案，故申请人并未对该技术方案进行实质性修改。而新的权利要求8因引用关系导致其技术方案与原权利要求10并不相同，即申请人对该技术方案进行了实质修改。此时新的权利要求1符合听证原则，而其他的权利要求（包括权利要求8）不符合听证原则，故该案例属于“部分驳回”的第一种典型情形，审查员可以采取的做法是仅以新的权利要求1不具备创造性为“驳回理由”进行“部分驳回”，并将权利要求8不具备创造性的评述放在通知书的“其他说明”里。

【案例2】

原始权利要求书包括独立权利要求1，其包括并列技术方案A和B；从属权利要求2-6引用权利要求1。审查员在第一次及第二次审查意见通知书中指出权利要求1-6的技术方案A相对于对比文件1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。申请人在两次意见答复中均对权利要求书进行修改，将说明书的内容加入到权利要求1中形成新的技术方案A和B。

对于权利要求1-6的技术方案A，审查员在前两次通知书中针对不同的事实，均以相同的理由和证据进行过评述，而在第二次修改后，其仍然能够以相同的理由和证据评述其创造性，故其已构成“同类缺陷”，因此该部分技术方案符合听证原则。该案例属于“部分驳回”的第二种典型情形，审查员可以采取的做法是仅以权利要求1-6的技术方案A不具备创造性为驳回理由进行“部分驳回”。

3 “部分驳回”与授权前景

《审查操作规程》中指出：专利申请文件有无授权前景是指其是否可以合法克服目前所存在的所有实质性缺陷而最终走向授权的可能。在实质审查中的各个阶段，明确申请文件的授权前景，进而决定是否全面审查，可以提高审查效率。而在实际审查过程中，审查员的驳回或部分驳回的时机选择是否会受到申请文件的授权前景的影响呢？

笔者认为，总的来说，部分驳回决定的时机选择与申请是否具备授权前景并无直接的关系，驳回决定做出的时机既不应当过多地考虑授权前景，但也可以酌情适当地考虑。而这个考虑的原则是部分驳回决定的作出是否真的可以节约行政程序。具体来说，当申请文件不具有授权前景时，只要其符合部分驳回的驳回时机，即应当对其进行部分驳回，以缩短审查周期，因为其不可能通过合法修改来克服其实质性缺陷。当申请文件具有授权前景时，如果其符合部分驳回的驳回时机，审查员是可以依法予以部分驳回的；但是，如果申请人已经表现出积极配合的意愿，本着善意审查的精神，审查员再次发出通知书，对申请人进行有效引导，使案件走向授权是更值得提倡的，因为申请人已经进行积极地修改，且目前存在的缺陷也是可以被合法克服的，而如果审查员做出部分驳回的决定，很有可能会不必要地引入复审程序，这实质上并未体现出部分驳回决定应遵循的行政节约原则。

结语

“部分驳回”是针对申请文件仅有部分技术方案符合驳回时机时，以该部分技术方案为驳回理由所作出的驳回决定。作为实质审查的一个环节，“部分驳回”需要遵循听证原则和程序节约原则。部分驳回的驳回时机的关键在于仅有部分技术方案符合听证原则，包括绝对听证和相对听证。“部分驳回”决定的作出与申请文件是否具有授权前景并无直接联系，但可以基于是否真正节约行政程序的考虑来适当选择部分驳回的时机。

以上是笔者在实际审查工作中关于“部分驳回”的一些观点和体会，鉴于水平所限，其中难免有不当之处，欢迎各位读者批评指正。