关于“修改超范围”审查意见的答复体会

2018-02-06周小芹

专利代理 2018年2期

周小芹

一、引言

根据《专利法》第33条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。” 又根据《专利审查指南》（2010版）的有关规定：“不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”

专利代理人在代理实务中，经常会收到关于“修改超范围”的审查意见。如果接受审查员的意见放弃对专利文件的修改，就无法克服在先审查意见中指出的专利文件不符合有关专利法规定的问题；如果不接受审查员的意见，就必须陈述对申请文件的修改并未超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合《专利法》第33条的规定。那么，在审查员已经作出“修改超范围”审查结论的情况下，如何才能够有力地证明对申请文件的修改并未超出原说明书和权利要求书记载的范围而使该案能够顺利获授权呢？以下谈谈笔者在实践中的心得体会。

二、关于“修改超范围”审查意见的答复

在审查意见中，常出现的修改超范围的情形主要是：删除技术特征、增加技术特征、改变技术特征或上位概括导致修改后的技术方案未在原申请文件中记载或者不能直接地、毫无疑义地确定。其中，最常见的又是增加的技术特征未在原申请文件中记载或者不能直接地、毫无疑义地确定。

首先，作为代理人，在接到此类审查意见通知书时，不要害怕也不要着急，因为专利代理人在对申请文件进行修改时，已经对修改的内容是否超范围作出了初步的判断。现在审查员虽然不认同，但是专利代理人仍然可以依据《专利法》第33条的规定详细陈述修改未超范围的理由。

其次，可以从正、反两方面结合来论述对申请文件的修改并未超出原说明书和权利要求书记载的范围。

（1）从正面论述对申请文件的修改并未超范围，即是结合发明所应用的具体技术领域、背景技术、发明内容、具体实施方式及说明书附图等申请文件的各个组成部分，同时考虑上下文语境关系，将申请文件作为一个有机整体去理解而确定出的申请文件呈现的合理的技术信息，可以理解为根据说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义确定的内容。

（2）通过反面来论证所增加的技术特征是可以根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的，是根据原说明书和权利要求书得出的唯一结果。

通过上述的正面论述以及反面论述的相结合，就可以有理有据地阐述该申请文件的修改并未超范围的观点，最终也会使审查员接受代理人的意见陈述而作出授予专利权的决定。

三、案例分析

该案涉及一种“智能爬楼梯装置及其控制方法”，审查员在该案的第一次审查意见中指出：

权利要求1中记载“处理器（302）接收到姿态解析装置（303）的加速度传感器（3031）、重力传感器（3032）传送过来的姿态数据计算作用在整个智能爬楼梯装置上的作用力；当初始加速度小于作用力产生的加速度，处理器（302）加大电机（401）的转速；当初始加速度大于作用力产生的加速度，处理器（302）减小电机（401）的转速；当初始加速度等于作用力产生的加速度，处理器（302）控制电机（401）匀速转动”中的“作用力”是指什么力，并指出根据本领域技术人员的一般技术知识：“作用力”是指作用在爬楼装置上的拉力、驱动力、支撑力、重力、摩擦力等的合力，而根据权利要求的记载，本领域技术人员不清楚 “作用力”指代哪一部分的作用力，造成权利要求保护范围不清楚，不符合《专利法》第26条第4款的规定。

该案的代理人在答复“一通”时对权利要求1进行了修改，在权利要求1中增加了新的技术特征“该作用力为用户向上的拉力或用户向下的推力”。

审核员在第二次审查意见中指出：

“一通”答复中对权利要求1的修改超范围，该技术特征在原说明书中仅记载在实施例一的“智能爬楼梯装置”中，而并未记载在实施例二“智能爬楼梯装置的控制方法”的“所述的处理器3202融合计计算处理整个智能爬楼置的姿态的具体过程”中，且本领域技术人员不能根据原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、无疑义地确定：“所述的处理器302融合计算处理整个智能爬楼梯装置的姿态的具体过程中，处理器302接收到姿态解析装置303的加速度传感器3031、重力传感器3032传送过来的态数据计算作用在整个智能爬棱梯装置上的作用力”就是“用户向上的拉力或用户向下的推力”，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，这样的修改是不允许的，不符合《专利法》第33条的规定。

针对该案第二次审查意见中指出的“修改不符合《专利法》第33条规定”的问题，我们结合正、反两方面来分析对申请文件的修改是否超范围。

一方面，从正面来分析，在申请的原说明书中，公开了“使用时，用户轻拉拉杆1，姿态解析装置303感应到用户向上的拉力，并将拉力的大小及方向传到处理器302，由处理器302根据力的大小和方向，加快传动装置4转动的速度。若用户需减速时，用户轻压拉杆1，姿态解析装置303感应到用户向下的推力，并将推力的大小及方向传到处理器302，由处理器302根据力的大小和方向，减慢传动装置4转动的速度。”

另外，在该申请说明书中，还清楚地记载了“通过姿态解析装置可感知用户拉动智能爬楼梯装置的力度，将拉力的大小、方向传给处理器，处理器经过判断后，再控制传动装置，可实现自动调整爬楼速度。”

再者，从该申请的说明书附图的图1中可得到，图1中的箭头Q表示为手拉动拉杆的方向，结合该申请的说明书实施例一、实施例二，该手拉动拉杆的力即是作用在智能爬楼梯装置上的作用力。

结合上述说明书的“用户轻拉拉杆1，姿态解析装置303感应到用户向上的拉力”“用户轻压拉杆1，姿态解析装置303感应到用户向下的推力”“通过姿态解析装置可感知用户拉动智能爬楼梯装置的力度”以及说明书附图图1中的“箭头Q”即可直接地、毫无疑义地得出，作用在智能爬楼梯装置上的作用力就是指用户施加的作用力（即拉力或推力），传到处理器并经处理器判断后控制传动装置的也是该用户施加的作用力，从而可得出“对权利要求1的新增技术特征可从本申请的说明书中直接地、毫无疑义地得到”的结论。

另一方面，从反面案分析，正如第二次审查意见中提到的，如果该作用力为本领域的技术人员通常理解的“拉力、驱动力、支撑力、重力、摩擦力等的合力”，那么，该作用力的大小应该等于装置的质量乘以加速度，即装置的加速度等于作用力产生的加速度，但是该申请的权利要求1以及说明书中都明确记载“当初始加速度小于作用力产生的加速度”“当初始加速度大于作用力产生的加速度”“当初始加速度等于作用力产生的加速度”，这明显不符合本领域的技术人员常规推断，从而也说明了如果将该申请所记载的“作用力”解释为“拉力、驱动力、支撑力、重力、摩擦力等的合力”是不合理的。再根据该申请的说明书以及说明书附图的图1即可直接地、毫无疑义地得出，作用在智能爬楼梯装置上的作用力就是指用户施加的作用力（即拉力或推力），传到处理器并经处理器判断后控制传动装置的也是该用户施加的作用力。只有当该作用力是人为作用上去的作用力时，它产生的加速度才会大于或小于或等于整个智能爬楼梯装置原来的加速度。

因此，该案权利要求1中增加的技术特征“该作用力为用户向上的拉力或用户向下的推力”并未超出原说明书和权利要求书记载的范围，是属于允许的修改，符合《专利法》第33条的规定。