同日申请常见问题浅析

王丽慧

一、相关法律及出台背景

我国目前实用新型专利申请采取的是初步审查制度，审查周期半年到1年左右，保护期限从申请日起10年；发明专利申请采取的是早期公开和实质审查制度，审查周期较长，需要3年左右的时间。保护期限从申请日起20年。但有的申请人既想快速得到《专利法》的保护，又希望专利的保护期限能达到最长，针对申请人的需求并分析了各种可能出现的情况，国家知识产权局针对此种情况对《专利法》作了多次修改，最终在2010年2月1日实行的《专利法》及其实施细则中对此种情况做了合理规定与解释。

《专利法》第9条第1款规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

《专利法实施细则》第41条第2款规定：同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照《专利法》第9条第1款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

《专利法实施细则》第41条第3款规定：国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已依照该条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。

《专利法实施细则》第41条第4款规定：发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。

《专利法实施细则》第41条第5款规定：实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

二、政策解释

1.同日申请请求必须在提交新申请时勾选

如果相同的发明创造要同时申请发明和实用新型专利，必须在其对应的请求书中勾选同日申请事项。如果请求书中都没勾选，或者一个勾选另一个忘记勾选，这种情况是没有办法来弥补的，只能两个专利都撤回，然后发明和实用新型再同日申请。

2.同日申请必须是申请人相同

相同的发明创造要同日申请发明和实用新型专利的申请人必须相同。

3.同日申请必须是申请日相同

同日申请的申请日相同保证了被授予专利权的发明创造的保护时限不会超过20年。因为专利的保护期限是从申请日起算的，这样即使同日申请的实用新型专利先授权取得保护，并在之后专利权人在收到审查意见主动放弃新型取得发明专利权后，也能保证整个发明创造的保护期限不会超过发明的最长保护时限20年，对其他发明专利权人来说是公平的。

4.同日申请必须保证在发明授权公告时实用新型专利是有效的

如果在发明授权公告时，先授予专利权的实用新型因没及时缴年费而终止或者自己主动放弃专利权而终止，专利权终止后，国家知识产权局会在官网上予以公告，终止后的实用新型的技术方案就会被公众认为是公知公用技术而拿来实施应用，公众可能不知道此项技术还申请了发明专利，等发明授权公告后有可能被指控为侵权，这对公众来说有失公平。因此要保证在发明授权公告时实用新型专利必须处于有效状态，这样在放弃实用新型获得发明专利的授权公告时，此项发明创造的保护期限中间没有间断，也没有交叉，并且起始时间也是申请日，确保了公众利益不受损害。

三、案例分析

【案例1】

某同日申请，实用新型专利请求书勾选了同日申请事项，但发明专利请求书中忘记勾选同日申请事项，现在想主动撤回发明专利申请，重新申请发明专利并要求在先发明专利的优先权。

如果请求书中忘记勾选同日申请事项，要撤回专利申请重新申请的话，该案必须发明和实用新型都要主动撤回，并且再在同一天提交新的同日申请并在对应的请求书中均勾选同日申请事项，如果符合优先权条件的话，重新申请的专利可以要求任一在先申请的优先权。

【案例2】

某同日申请，申请时实用新型和发明的申请人相同，都是李某，实用新型授权后，李某想把专利权转让给张某，又怕影响发明专利的授权。

该案符合同日申请的要求：申请时申请人相同、申请日相同、并且在专利请求书中均勾选了同日申请事项，即使实用新型在授权公告后把专利权转让给了张某，审查员在下发发明专利发审查意见时还是会要求申请人进行选择或者修改，只要张某同意放弃实用新型，发明专利还是可以授予专利权的。李某需要在答复发明专利审查意见时在意见陈述书中写清楚张某已经主动提交放弃实用新型专利权声明。

【案例3】

某同日申请发明和实用新型专利，目前发明专利申请还未收到审查意见通知书，申请人自认为发明专利申请具有授权前景，想主动放弃/撤回实用新型专利。

该案首先要确认同日申请的实用新型是否授权。

（1）如果实用新型尚未授权，申请人可以主动提交撤回专利申请声明，撤回实用新型专利申请，不影响同日申请的发明专利的授权。

（2）如果实用新型已经授权，那么要在发明专利申请收到审查意见通知书，通知申请人进行选择或者修改时，申请人可以在答复发明专利申请审查意见通知书的同时提交放弃实用新型专利权的声明，以通过放弃实用新型专利权避免重复授权；并且要保证发明专利授权公告时，实用新型专利仍处于有效状态，以获得发明专利的授权。

实用新型处于有效状态是指在发明专利授权公告时必须是正常的授权公告状态，不能处于欠费状态，比如年费滞纳期内或恢复期内，不能是失效状态。一般情况下，在发明审查过程中下发审查意见要求修改或放弃实用新型时，会有相关提醒。

【案例4】

申请人甲2015年同日申请了发明和实用新型专利，2016年针对相同主题的发明创造再次提出一个新的发明专利并且要求了2015年同日申请中发明专利的优先权，优先权已经成立，目前处于正常审查过程中，现在想主动放弃2015年申请的实用新型专利权或者不缴纳年费使实用新型专利终止失效，不知是否影响2016年提出的专利申请的授权。

该案中相同主题的发明创造在2015年同日提交了发明专利申请和实用新型专利，2016年又针对相同主题再次提出一件新的专利申请并要求2015年发明专利申请的优先权。如果优先权成立，2015年同日申请的发明被视为撤回，那么现在有效的专利申请为：申请日是2015年的实用新型和申请日是2016年的发明（优先权日同2015年申请的实用新型的申请日），明显这两个专利的申请日不同，不构成《专利法》第9条第1款规定的“同日申请”，虽然两个专利“三性”检索时间界点都是2015年同日申请的申请日。现在实用新型专利已经授权，不能按照《专利法》第9条第1款的规定通过放弃实用新型来获得发明专利的授权，也不能通过不缴纳实用新型的年费来获得发明专利的授权。《专利法》第9条第1款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。因此，2015年申请的实用新型专利授权后，由于不能重复授权，2016年针对相同主题新提出的要求优先权的发明专利申请也不能被授予专利权。

参考文献

［1］尹新天.中国专利法详解［M］.北京：知识产权出版社，2011.