驰名商标反淡化制度的建立与完善

李晓燕

(大连财经学院 法学院，辽宁 大连 116622)

一、淡化与反淡化

1.淡化的含义

“淡化”在字典里的含义为“使某种气氛、效果、感情等减弱”。驰名商标的淡化是指作为驰名商标的标志与其所代表的商品或服务之间的联系被减弱。在知识经济时代，商标不仅仅具有识别不同商品或服务的功能，还兼具彰显个性、保证品质和广告宣传的作用。对驰名商标而言更是代表了商标的品牌价值和企业的良好形象。驰名商标与其所代表的商品或服务之间的内在的、唯一的对应关系使得消费者在感知驰名商标的同时马上能够“对号入座”地联想到其代表的商品和服务。这种唯一的对应关系是驰名商标价值的源泉，也是现代企业制胜的法宝。一旦这种唯一的对应关系被打破，那么商标原本在消费者心目中的唯一的、集中的、清楚的形象就会被分化、削弱，从而变得模糊。

可口可乐是注册在某种饮料上的驰名商标，当提及“可口可乐”时，人们脑海中马上就会联想到“某种碳酸饮料”。但如果允许其他商家在不同种类的商品上使用“可口可乐”商标，那么“可口可乐牌服装”、“可口可乐牌家电”、“可口可乐牌汽车”出现后，当有人再次提及“可口可乐”，人们的脑海中联想到的就不仅仅是“某种碳酸饮料”，而是所有“可口可乐”牌的商品或服务，那么该商标与可乐这种商品之间的唯一对应关系就会被打破。这种将他人的驰名商标注册并使用在不同类别商品或服务上的行为实质上是攀附他人的良好商誉从而达到提高自己产品销量的“搭便车”行为，此即为驰名商标的淡化行为。

2.反淡化制度的由来

在商标制度建立伊始，世界各国对商标保护的基准点都是“制止混淆”，即为了使商标能够有效地指示商品或服务的来源而排除第三人在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标。但随着商标制度的发展，“驰名商标”的概念在19世纪末被提出并规定在《保护工业产权巴黎公约》中。最初的驰名商标保护制度同普通商标相同，都是“制止混淆”。由于驰名商标往往代表着良好的商誉和有着较高的市场知名度，造成很多企业对驰名商标蕴含的巨大商业价值“垂涎三尺”，因此想方设法将自己的商品或服务向驰名商标“靠拢”。而此时商标法对商标保护的基准点只是“制止混淆”，在相同或类似的商品上使用与驰名商标相同或近似的商标会造成消费者的混淆或误认而被认定为商标侵权。于是一些商家就将他人的驰名商标使用在不相同、不相类似的没有竞争关系的商品或服务上，并且注明商品或服务的来源以区别于驰名商标所代表的商品或服务。通过这样一种“打擦边球”的方式，既规避了法律，不至于造成混淆，又轻而易举地攀附了驰名商标的良好商誉来提升自己的知名度，这种行为无疑会造成驰名商标价值的减损。在这种情况下，由于并没有造成消费者的混淆和误认，因此“混淆理论”对驰名商标的保护显得捉襟见肘。

KODAK商标是由柯达公司于1888年使用在照相机产品的一个臆造商标，具有极强的识别功能。1891年该公司生产出能够由摄影师自己装卸的胶卷，从而推动了全球相机和胶片行业的飞速发展，而KODAK商标也成为全球著名商标。1898年，英国一家生产自行车的公司将Kodak驰名商标使用在其自行车产品上，柯达公司诉诸法庭，最终英国法院虽然判决柯达公司胜诉，但其理由却是“柯达公司将来很可能会生产并销售专门用于运送相机或胶片产品的自行车从而导致混淆”，其理论依据仍然是混淆，说法未免过于牵强。无独有偶，1905年，德国一家公司在自己生产的浴缸产品上使用KODAK商标，德国法院却认为虽然商标完全相同但产品类别差距较大，不会给消费者造成混淆和误认，因此拒绝禁止该侵权行为。

美国法学家Frank Schechter被誉为“淡化理论之父”，其于1927年在重量级法学刊物《哈弗法学评论》上发表了一篇名为TheRationalBasisofTrademarkProtection的文章。文章指出：“在所有这些案件中，必须结合商标的功能，才能测算真正的损害。这种损害具体表现是，由于一个商标在非竞争领域内的商品上被广泛使用，其之前在公众心目中建立的形象和影响力就会逐渐削弱。该商标越是显著或独特，给公众的印象就会越深刻，防止该商标与其特定商品的联系的削弱或消失的需求就会越强烈”[1]。此即为淡化理论的萌芽。在后来的“Yale”商标案、“Tiffany”商标案中法官都采纳了反淡化理论进行判决，但世界意义上反淡化理论被成文法正式承认的标志是1947年马赛诸塞州反淡化法的制定。

二、在驰名商标保护中引入反淡化理论的必要性

驰名商标是指为相关公众所熟知的商标。驰名商标代表的是较高的知名度和良好的商业形象。驰名商标的铸就离不开商家持之以恒的诚信经营和源源不断的宣传投入。作为一种可以独立交易的无形资产，很多驰名商标的价值甚至远大于企业其他一切财产的价值。据可靠数据表明，国内“万家乐”、“恒源祥”等知名商标的价值，已经分别达到2亿元人民币和9000万元人民币[2]125。可口可乐集团的总裁曾表示，即使世界范围内的可口可乐分厂全部在一夜之间化为灰烬，他们仍然可以在很短的时间之内筹集资金重新开工生产，因为品牌价值是烧不掉的。驰名商标带来的高市场占有率会转化成商业利益，这种合法获得的商业利益理应受到法律的保护。

1925年《巴黎公约》的海牙修订会议对驰名商标的保护制度被正式写入国际法中，其弊端是对驰名商标仅仅提供普通保护，即制止混淆。但现实中一些企业将他人的驰名商标使用在不相同或者不相类似的商品上，由于商品种类的不同和对商品来源的标示，虽不会造成消费者的混淆和误认，也不会造成顾客群体的直接转移，却间接地减损了驰名商标的影响力，冲淡了驰名商标的显著性和其与商品之间的唯一联系性。这种被减损的影响力是驰名商标的持有人花费大量的时间和金钱积累而成的商业利益，如果允许其他企业随意使用驰名商标来达到自己的商业目的，无疑是纵容了“盗窃”他人的无形资产和商业利益的行为。这种“盗窃”行为也破坏了公平的市场经济秩序，有悖于诚实信用原则。由于传统的商标保护理论(混淆理论)对商标的保护只在于防止消费者对商品来源的混淆和误认，并不能有效保护对驰名商标的混淆以外的侵害。淡化理论对商标保护的基准点则在于制止联想，即防止因联想而冲淡驰名商标的独特性和单一性，它侧重于保护驰名商标所有者的商誉，能够有效弥补传统商标保护理论对驰名商标保护的不足，因此有必要在混淆理论的基础上建立对驰名商标的反淡化保护。

另外，对驰名商标进行反淡化保护的原因还在于法律理应为驰名商标的所有者保留其未来开拓其他市场领域的权利。海尔是中国消费者耳熟能详的驰名商标，也是中国最具价值的品牌之一。上世纪80年代海尔开始生产传统家电，因其良好的产品质量而迅速成为中国驰名商标。海尔公司不断扩展经营领域，从传统家电行业到如今的智能家居集成、网络家电甚至橱柜、母婴用品等行业，海尔集团提供的商品和服务类别已经大大扩展并且在未来可能继续扩展。正是由于对“海尔”这个驰名商标的认可，消费者才能迅速接受海尔集团推出的新产品并迅速形成比较强大的购买力。因此，对驰名商标的反淡化保护的另一个重要原因是防止驰名商标所有人因为商标价值被冲淡而削弱其开拓未来市场的能力。

三、国内外反淡化制度立法概况

1.我国的反淡化制度立法现状

我国首次对驰名商标进行保护的法律制度是1996年国家工商行政管理总局制定的《驰名商标认定和管理暂行规定》(该规章以及1998年的修订版自2003年国家工商行政管理总局发布《驰名商标认定和保护规定》后已被废止)。2001年《商标法》第13条对驰名商标的保护扩大到未注册的驰名商标上，同时对注册的驰名商标的保护扩大到非同类商品上，即对注册的驰名商标实行跨类保护，对未注册的驰名商标实行同类保护①。该法条的出台意味着我国对驰名商标的法律保护开始与世界接轨。但是，该法条对未注册的驰名商标的侵权认定标准为“容易导致混淆”，对注册的驰名商标的侵权认定标准为“误导公众”，并且当时的立法对“容易导致混淆”和“误导公众”的具体含义并未进行专门解释，因此学界认为2001年商标法对驰名商标保护的理论基础并未突破混淆理论。

2009年最高人民法院出台《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]3号)第9条对“容易导致混淆”和“误导公众”做出了具体的解释②。其中对“误导公众”一词的解释之立法精神被大多数学者认为是在我国商标法律制度中建立了驰名商标的反淡化制度。当然因为该解释中用到了“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”的表述而被一些学者认为该解释的理论基础依然是混淆理论，但是由于后文的“减弱驰名商标的显著性”、“贬损驰名商标的市场声誉”、“不正当利用驰名商标的市场声誉”这些表述同《欧洲共同体理事会协调成员国商标立法第一号指令》中的反淡化理论描述③如出一辙而被大多数学者认为该条款意味着我国已经建立了驰名商标的反淡化制度。

事实上，早在法释[2009]3号出台前在我国的司法实践中，绝大多数法官已经采纳了对驰名商标反淡化保护的立法精神。如在2006年烟台冰轮股份有限公司与烟台六易工贸有限公司计算机网络域名侵权纠纷案中法官在判决书中有如下叙述：被告六易公司注册使用“冰轮在线.cn”、“冰轮在线.中国”域名的行为结果，弱化了原告所享有的“冰轮”驰名商标价值和合法的独占优势，减少了原告利用其“冰轮”驰名商标的营销商机，损害了原告的驰名商标权益④。在2005年青岛摸错门饮食文化有限公司诉许会商标侵权纠纷案中，法官认为“被告在其销售的西裤上对‘摸错门’商标的商业性使用虽然不至于引起相关公众对该西裤的来源产生混淆，但会误导公众，使公众产生联想”，“同时该行为使公众对‘摸错门’商标与餐饮业之间独特联系的认识予以淡化，造成该商标对公众吸引力的降低”，“即使不存在任何形式的混淆，该商标的潜能也会因为被告的商业性使用而被削弱、淡化”⑤。法释[2009]3号第9条其实是对司法实践中已经承认并采纳的驰名商标反淡化理论的一种确认。

2.外国反淡化保护制度的立法状况

(1)美国的反淡化立法

如前文所述，Frank Schechter于1927年发表的论文可以看做是美国淡化理论的萌芽。Frank Schechter所在的马萨诸塞州率先于1947年通过了州反淡化法，具体条款为：在商标侵权或者不正当竞争的场合，不管是否存在当事人之间的竞争或者对于商品或者服务来源的混淆，对于商业声誉可能的损害或者对于商标或企业名称的显著性的淡化可成为禁令的理由⑥。而后，美国其他一些州也相继通过了对驰名商标反淡化保护的立法，到20世纪80年代末90年代初，美国有近一半的州存在反淡化立法[3]。但是，由于各州的反淡化立法虽然都是根据《州商标示范法》中关于驰名商标淡化制度而制定的，但各州的立法内容也不尽相同。各州立法的不统一造成了具体案件中各州立法的对外效力行使的宽度成为一个问题，也就推动了联邦反淡化法的制定。1996年美国专门针对商标淡化的《联邦淡化法》(Federal Trademark Dilution Act，以下简称“FTDA”)获得通过并生效，为驰名商标在联邦范围内的反淡化保护提供了统一的依据。

然而，FTDA只对驰名商标的淡化行为提出了禁令，并没有将防止淡化的救济提前到商标注册的程序中，即没有修订相关的商标注册行政程序条款。行政机关是否有为了防止驰名商标的淡化而拒绝相关商标申请的权利，这很快成为一个争议的焦点。1999年美国商标法修正案第二条赋予了商标权人在商标注册阶段为了防止自己的驰名商标被淡化而直接提出商标异议的权利，而不必等到实际淡化损害发生后才寻求救济。该修正案同时还规定，如果在商标注册阶段错过提出异议的机会，还可以在商标被核准注册后启动撤销程序来防止即将发生的淡化损害。

1999年的反域名欺诈消费者权益保护法(下称“ACPA”)也在一定程度上完善了商标的反淡化保护制度。ACPA第三条规定：不管当事人的商品或服务为何，任何人恶意注册、交易、使用与他人的商品商标或者服务商标相同或者容易引起混淆或者淡化的域名，只要注册时商标的显著性存在，将在商标权人提起的民事诉讼中承担法律责任⑦。该条明确了将他人的商标注册为域名而引起的淡化属于商标侵权行为，补充了美国商标淡化法中关于淡化的表现形式。

2006年通过的商标淡化法修正案(Trademark Dilution Revision Act of 2006，下称“TDRA”)解决了美国各巡回法庭在判例中对“淡化”的认定标准问题，确认只要“可能导致商标权人驰名商标的弱化或者丑化”就在禁止之列，对淡化的认定标准采取的是潜在的损害标准而不是实际损害的标准。此外，TDRA还确认了丑化也是淡化的一种类型。至于如何判定“淡化的可能”，TDRA则没有给出具体的规定。

美国是世界上唯一对商标淡化进行专门立法的国家，这与美国拥有众多的全球驰名商标有着很大的关系，不断完善本国立法以推动国际法对驰名商标的全球性保护对美国的经济发展大有裨益。至今美国的反淡化立法制度仍在不断发展与完善之中，法院判例不断暴露出的新问题则是不断推动美国反淡化法完善的动力。

(2)其他国家以及国际公约对反淡化制度的规定

《巴黎公约》中并没有对驰名商标的反淡化保护规定，只是概括地规定“禁止商业活动中的任何不诚实行为”。TRIPS第16条明确了对注册的驰名商标进行跨类保护的原则，但并没有直接提及“淡化”二字，因此该条款是否采纳了商标反淡化的理论还存在着不同的理解。WIPO联合建议的第四条第一款中则是明确地把淡化作为侵犯商标权人权益的一种模式。欧共体于1988年颁布的《第一号商标协调指令》(下称“《一号指令》”)没有直接规定商标淡化制度，但其对商标的保护通篇采用“联想的可能”的字眼，以及其第四条对“享有声誉”的商标的跨类保护通常被认为是采用了商标的反淡化理论。而后来欧共体理事会颁布的《欧共体商标法》则是完全采纳了《一号指令》关于严格保护享有声誉的注册商标的规定并将该条款从《一号指令》规定的选择性适用变更为强制性适用，而且欧共体也通过大量的判例承认并解释了反淡化理论。另外，在加拿大、澳大利亚、南非等国家的商标法中都能找到关于驰名商标的反淡化保护规定，不同的是这些国家并没有制定专门的反淡化法，而是将反淡化制度作为商标法的一个条款体现出来。

四、对我国驰名商标反淡化立法的建议

1.以法律的形式明确规定反淡化制度

鉴于以上对商标淡化制度的分析和国际上对商标立法的发展情况，我国应完善有关商标淡化制度的相关立法，以法律的形式明确规定反淡化制度。虽然通说认为我国已经建立了商标淡化制度⑧，并且司法实践中也实际上承认了商标淡化制度，但是《商标法》的条款并没有直接对该制度进行规定，只是在2009年的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》中体现出这一立法精神。2014年实施的新《商标法》也并没有将这一立法精神直接吸纳到法律中。笔者认为，商标淡化制度应该作为混淆制度的一种补充在立法中明确予以规定。至于商标淡化制度的存在形式，窃以为目前我国不需要制定专门的《商标淡化法》，专门就某一部门法中的某一方面的问题进行单独立法也与我国的立法惯例不符。对于商标淡化制度的确立，可以在下次《商标法》修改时将其纳入《商标法》的条文之中。

由于对驰名商标的淡化行为也被视为不正当竞争的一种手段，因此有学者提出可以在《反不正当竞争法》中确立商标淡化制度。笔者认为在《反不正当竞争法》中确立商标淡化制度而不是在《商标法》中确立该制度有如下弊端：首先，以不正当竞争为理由来排除商标淡化行为需要考虑当事人是否存在恶意，而恶意的证明对驰名商标的所有人是不利的。实际上，由于驰名商标本身的知名度非常高，即使商标侵权人(不正当竞争者)对驰名商标的存在是不知情的，我们也可以根据驰名商标的知名度和一般社会成员的认知度推定其为“应当知道”，从而认定侵权人主观上是恶意的，这一举证责任其实是可以免除的。其次，与商标有关的申请程序、无效宣告程序、撤销程序、赔偿标准等都规定在《商标法》中，而单独将商标淡化制度规定在《不正当竞争法》中，不利于法条之间的衔接性和完整性。再次，淡化制度与混淆制度二者的关系其实是一脉相承的，混淆制度除了保护消费者的利益之外也保护商标权人的商誉，二者相辅相成共同起到了对商标权的保护作用，不宜分别规定在不同的法律之中。

2.完善反淡化制度的具体法律条文

在《商标法》中确立商标淡化制度，需要对现行《商标法》的若干条款进行修改。

(1)明确规定商标淡化的定义和适用对象。可以在现行《商标法》第13条中将法释[2009]3号的立法精神吸纳进来，对“误导公众”做扩大解释，明确规定商标淡化的定义和适用对象。至于商标淡化的定义，目前学界并没有统一的说法，笔者认为可以参照美国和欧共体立法中关于商标淡化的定义，重点突出“产生联想”、“减损驰名商标的独特性”、“无论是否产生混淆”、“对商誉造成损害”等方面。而商标淡化的适用对象则应规定为驰名商标，对于普通商标则不应对其提供反淡化保护。

(2)对商标淡化的具体表现形式进行规定。商标淡化的表现形式分为冲淡(弱化)和玷污(丑化)。吴汉东教授认为，冲淡指无权使用人将相同或近似商标使用在与驰名商标商品不相同或不相类似的商品上，从而使该驰名商标与其商品之间的特定联系弱化；玷污是指一个商标被用于某些服务或商品上或用于某种环境下，有可能使该商标的良好信誉被贬低、毁损[2]295。也有学者认为商标淡化的表现形式还应包括商标的退化。笔者认为不应笼统地将商标的退化作为商标淡化的表现形式。退化是指作为商标的标志其显著性消失而沦为商品的通用名称。造成商标退化的原因有两种：一是商标权人对商标的使用和管理不当，如将商标在广告中作为此类商品的通用名称进行称呼；二是他人对商标的不当使用，如恶意地将他人的商标作为同类商品的通用名称进行称呼。由于第一种是商标权人主观过错造成的，并不属于商标侵权行为，因而不能作为商标淡化的表现形式。而且，商标淡化制度的适用对象是驰名商标，而商标显著性的退化则可以是任何具有显著性的商标，无论其驰名与否。因此笔者认为，商标淡化的表现形式仅仅有冲淡和玷污两种。

(3)对商标淡化的认定标准进行规定。由于驰名商标代表的商誉往往是企业生存立命的根本，而驰名商标的淡化则对商誉可能造成致命的打击。因此在商标淡化的认定标准上宜采取“可能的”认定标准。只要对驰名商标的使用行为可能造成商誉的减损就应该被制止，而不是已经有了损害商誉的事实才要制止淡化行为。根据“可能的”认定标准，应赋予商标权人基于反淡化的原因而对他人的商标注册提出异议的权利以及基于淡化的利害关系而提出商标撤销请求的权利。

(4)对商标淡化的损害赔偿标准进行规定。商标淡化必然造成商誉的损害，至于侵权人是否从中获利却不能一概而论。淡化保护的救济方式不应仅限于发布禁令，还应包括损害赔偿。损害赔偿标准应从侵权人的获利情况和商标权人的损害程度进行综合考量，在具体赔偿金额的确定上应以补偿性赔偿为主，惩罚性赔偿为辅。

3.将未注册的驰名商标纳入反淡化保护的范围

国际上对驰名商标进行立法保护的最初目的是要保护那些在部分国家已经注册但在另一部分国家尚未注册的驰名商标，保护的对象仅限于在本国未注册的驰名商标。当时国际上已经认识到驰名商标蕴含的极大商业利益理应受到保护，无论其注册与否。实际上商标注册只是履行了一个登记程序，其作用一方面是对商标的使用进行公示公告从而使商标持有人享有一系列程序性权利，另一方面也便于行政机关对商标进行行政管理。而商标是否注册与其商誉的形成和受保护的正当性是没有关系的。未注册商标的使用虽然不能获得注册带来的一系列程序性权利，但通过使用形成的“商誉”才是商家的根本利益所在[4]。只要该商誉是通过正当手段获得的，都应受到法律的保护，这是诚实信用原则的必然要求，也是实质正义原则的题中之义。事实上，美国、欧共体的反淡化保护的对象都没有区分注册与非注册，只要是驰名商标均可受到反淡化的法律保护。我国虽然是商标注册主义国家，亦应突破注册主义的局限对从而对注册和非注册的驰名商标都提供反淡化保护。

注释：

① 2001年《商标法》第13条：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

② 《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条：足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，属于商标法第十三条第一款规定的“容易导致混淆”；足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

③ 《欧洲共同体理事会协调成员国商标立法第一号指令》第四条规定的可以驳回商标注册或者对已注册商标宣告无效的情形第一条为：该商标如果与第2款意义上的在先国家商标相同或相似，并在同在先商标注册的商品或服务不相似的商品或服务上将要或已经注册，如果该在先商标在该成员国享有声誉，且在后商标的使用无正当理由从在先商标的显著性或声誉中获利或对它们造成损害的。

④ 案例来源：北京知识产权律师网。

⑤ 案例来源：北大法宝案例库。

⑥ 1947 Massachusetts Acts P300,ch.307。

⑦ The Anticybersquatting Consumer Pratection Act.SEC.3。

⑧ “商标淡化制度”与前文的“商标反淡化制度”二者并没有实质性的区别，其针对的对象都是驰名商标，是对驰名商标的淡化行为进行禁止的制度，二者只是从不同的角度对该制度进行称呼。

参考文献：

[1] Frank I Schechter.The Rational Basis of Trademark Protection[M].cambridge:Harvard Law Review, 1927.

[2] 吴汉东.知识产权法[M].5版.北京：法律出版社，2014：125.

[3] 李小武.商标反淡化研究[M].杭州：浙江大学出版社，2011：34.

[4] 李晓燕.商标注册主义视阈下的未注册商标保护研究[J].新余学院学报，2017(6).