通过补交对比实验数据来证明发明具备创造性的原则和要求

王 险，宋 芳

(1.国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京100081;2.中牧实业股份有限公司，北京100095)

1 前言

专利审查指南指出“当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，具备创造性”。因此，在针对审查员提出发明不具备创造性时，申请人往往会以发明取得了“预料不到的技术效果”来争辩发明具有创造性。具体到化学领域，由于其可预测性水平低、实验依 赖性强的特点，往往需要补交对比实验数据来证明发明相对于现有技术具有预料不到的技术效果［1－2］，来证明发明技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，具备创造性。申请人提供的对比实验数据将直接影响发明是否具有创造性的审查结论。

2 问题提出

专利审查指南［3］将“发明取得了预料不到的技术效果”作为判断创造性的辅助性审查基准，即产生预料不到的技术效果是满足发明创造性要求的充分条件。由此可见，通过证明“发明取得了预料不到的技术效果”是申请人争辩其发明具备创造性的重要途径。

对预见性水平较低的化学领域，申请人经常会提交对比实验数据来作为“发明取得了预料不到的技术效果”的证据，证明发明具有创造性。因此，对补交的对比实验数据的把握在创造性的判断中显得尤为重要。为此，专利审查指南［3－6］对该部分内容也一直进行修改，希望能够较好的阐述什么样的补充实验数据才是合适的，审查过程中对补充实验数据应如何进行处理。1993年第1版指南第二部分第八章第5.2.2.2节规定了对说明书的修改应包括的内容，其中第 (6)项规定:“修改发明的有益效果。只有当某 (些)技术特征在原始申请中已经被清楚的公开，而其有益效果没有清楚地提及，但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无困难地从原始申请文件中推断出这种效果时，才允许对发明的有益效果作适合的修改”。第二部分第5.2.3.1节第 (6)项中规定: “补入实验数据，以说明发明的有益的效果和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求保护范围内发明能够实施。但是，这些补充的信息可以放入申请案卷中，供审查员审查专利时参考”。2006版指南第二部分第八章第5.2.2.2节中，将之前允许的说明书的修改部分修改为“只有在某 (些)技术特征在原始申请文件中已清楚地记载，而其有益效果没有被清楚地提及，但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果的情况下”;在第二部分第八章第5.2.3.1节“不允许的增加”部分删除了“但是这些补充的信息可以放入申请案卷中，供审查员审查新颖性、创造性和实用性时参考”的内容，而保留“补入实验数据以说明发明的有益效果，和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施”。对此修改，《审查指南修订导读2006》作了如下解释:“并非所有这样的信息都可以参考的，对于这样的补充信息，要根据实际补充的内容及案件的具体情况确定是否予以考虑”。2010版指南在第二部分第5.2.3.1节保留了2006版中“不允许的增加”部分:“(6)补入实验数据以说明发明的有益效果，和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施。”但是，2010版指南中只规定了补充实验数据不能以修改的方式补入权利要求书或说明书中，对于其能否供审查员在进行创造性判断时作为参考没有明确的规定。国家知识产权局于2017年2月以局令的形式对指南进行了修改，并于2017年4月1日起施行。本次修改的指南在第二部分第十章新增了第3.5节“关于补交的实验数据”，将2010版指南第二部分第十章第3.4节第 (2)项所涉及针对补交的实验数据的规定移至第3.5节，并将“申请日后补交的实施例和实验数据不予考虑”修改为“对于申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。

从指南的多次修改，可以看出补交实验数据对申请人在答复审查意见的重要性。作者结合2个案例来分析什么样的补交实验数据不能被接受，什么样的可以被接受，供申请人在答复审查意见通知书时参考。

3 案例

3.1 案例1

3.1.1 案情介绍 本案涉及发明名称为“杀虫剂 (二卤代丙烯基)苯基烷基取代的苯并噁唑和苯并噻唑衍生物”，申请号为200480011460.9号发明专利申请 (下称本申请)。

基本案情如下:

本申请涉及1种可用于防治昆虫和螨虫的通式化合物，说明书第27～28页中记载了使用本发明的化合物对植物叶子上的烟草蚜虫的测试试验，其中具有苯并噁唑基团的化合物1、3、4、6、7、8在30ppm施用率下的防治百分数分别为95%、100%、55%、95%、100%、95%，以上化合物和具有苯并噻唑基团的化合物12在10ppm施用率下的防治百分数分别为31%、100%、15%、70%、10%、55%、15%。

审查员质疑本申请请求保护的技术方案不具备创造性。

申请人在答复审查意见时提供对比实验数据的附件?，其中记载了对比文件1实施例3的化合物与本申请实施例化合物3对烟叶蚜虫的杀虫效果对比实验结果，其结果显示本申请实施例化合物3在0.8ppm浓度下7d后的杀虫效果为60%，而对比文件1实施例3的化合物在0.8ppm浓度下7d后的杀虫效果为0。

申请人上述补充实验数据被审查员采信，采信理由如下:1)、本申请说明书对于杀烟叶蚜虫的用途和效果已经达到了充分公开的要求，鉴于本申请说明书中的测试方法与对比文件1中的测试实施例3的测试方法不相同，请求人提供相同条件下两者化合物对烟叶蚜虫的杀虫活性的对比试验数据，仅仅是为了进行对比的目的，并没有引入新的内容;2)、对比文件1的试验实施例3中只公开了化合物使用浓度高达100ppm时的活性数据，并没有任何数据表明随着使用浓度的下降，化合物的活性不会急剧下降，因此不能仅基于本申请化合物的活性随使用浓度由30ppm下降到10ppm而降低来认定其不具有预料不到的技术效果，而应当通过对比本申请化合物与对比文件1化合物在相同或可比试验条件下的活性来判断。

3.1.2 案例小结 本案中在原始说明书中已经记载了相关的效果数据，请求人提供相同条件下两者化合物对烟叶蚜虫的杀虫活性的对比试验数据，仅仅是为了进行对比的目的，并没有引入新的内容，因此可以作为评判创造性参考。

3.2 案例2

3.2.1 案情介绍 本案涉及发明名称为“一种降血糖的中药、制备方法及其应用”，申请号为201410225071.1的发明专利申请 (下称本申请)。

基本案情如下:

本申请涉及一种降血糖的中药，其特征在于:由以下各组分制成:莕菜、青皮和糖。说明书第8，12页中记载了本申请的组合物与格列酮类降血糖药物服用后前后血糖的变化。说明书中没有记载莕菜+青皮+红糖的组合方案相对于单独用莕菜或青皮或莕菜和青皮的组合物均取得了意料不到的协同降血糖效果。

审查员质疑权利要求相对于现有技术不具备创造性。在答复审查意见过程中申请人在提请复审时提交了附件1:李琳玲受试药物在糖尿病模型db/db小鼠上的药效学研究实验报告复印件。复审请求人认为附件1证明了莕菜、青皮和红糖间存在协同作用，即莕菜+青皮+红糖的组合方案相对于单独用莕菜或青皮或莕菜和青皮的组合物均取得了意料不到的降血糖效果。

审查员认为:本申请的说明书中也没有给出能够验证在组合物中加入大量糖后，莕菜+青皮+糖的组合与莕菜+青皮的组合比较能够产生协同降糖作用的药效实验数据，因此本领域技术人员根据说明书记载的内容和现有技术，不能确认莕菜+青皮+糖的组合与莕菜+青皮的组合比较产生了协同降糖的作用。而对于没有在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等，一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据。当复审请求人通过提交对比试验数据的方式，试图证明其要求保护的技术方案相对于现有技术具备创造性时，该数据证明的技术效果应当是针对在原申请文件中明确记载并能够得到验证的技术效果。补交的额外实验数据不应改变原认定的申请事实。因此，申请人提供的补交实验数据无法证明本申请请求保护的技术方案具备创造性。

3.2.2 案例小结 本申请申请人提交的补充实验数据1、2后认为，上述实验结果属于实验证据，旨在进一步证明莕菜、青皮和红糖间存在协同作用，即莕菜+青皮+红糖的组合方案相对于单独用莕菜或青皮或莕菜和青皮的组合物均取得了意料不到的协同降血糖效果。但是本申请的原始说明书只给出了本申请组合物与格列酮类降糖药物的对比效果实验数据。申请人提交的上述补充实验数据所要证明的技术效果既没有记载在原始说明书中，也不属于本领域技术人员根据现有技术能够验证的技术效果，因此，不能证明本申请具备创造性。

4 思考与讨论

我国专利申请是先申请原则，因此申请日后补交的实验证据不能改变由专利申请文件在申请日时所确定的事实。在专利申请日后提交对比实验数据证明发明要求保护的技术方案相对于现有技术具备创造性，接受该数据的前提必须是为了证明原申请文件中明确记载的技术效果。补交实验数据所证明的技术效果应当是本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。如果申请人希望通过在后补交实验证据的方式证明发明取得了某种技术效果的话，这种申请日之后提交的实验证据只能是针对本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的技术效果进行补强。对申请日时客观事实的验证申请文件已公开效果的补强公开的客观事实，本领域技术人员的预期补充提交的实验证据可以作为补强证据以印证说明书中已经记载的内容;如果补交的实验数据所要证明的技术效果是原始申请文件未记载，也未证实的，不能以这样的实验数据作为评价专利创造性的依据。此外，申请人在提供对比试验效果时，对比试验应在请求保护的发明与最接近的现有技术之间进行，该证据必须与请求保护的范围相对应。