从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题

张伟君+张韬略

涉外定牌加工是在一国境内实施的商业行为。一国法院依据本国商标法对涉外定牌加工中的商标侵权行为加以禁止，并非属于该国商标法的域外适用，被告以本国商标法不应适用于域外销售行为作为侵权抗辩理由甚至请求排斥本国法院的管辖，难以成立。即便被告是受国外合法的注册商标权人的委托加工出口涉案商品，一国法院也无须根据“国际礼让”原则适用外国法而对国外的合法商标权予以尊重或礼让。只要坚持商标权地域性原则，我国法院在审理涉外定牌加工商标侵权纠纷案件中既没有必要寻求本国法的域外适用，也没有必要考虑外国法下的知识产权或保护外国权利人的利益，这样既可以保持法律规则的稳定性而不至于顾此失彼，又可以维护法律规则的公平性而不至于厚此薄彼。

美国商标法；涉外定牌加工；地域性原则；域外适用；国际礼让

D923.43A011015

一、 为何要讨论商标法域外适用问题

涉外定牌加工商标侵权纠纷案的争议焦点是：被告在中国境内加工制造的产品上使用了原告在中国境内享有注册商标权的商标， 如果这些产品只是出口到国外（没有在中国境内销售，也没有返销回国内），是否违反了中国《商标法》的规定，侵害了商标权人的注册商标专用权。虽然涉案的商标在进口国往往是由国外的委托商享有商标权的，但由于涉嫌侵权的行为，无论是受托加工侵权产品的行为，还是出口该侵权产品的行为，都是发生在中国境内，对于这样的商标侵权纠纷，当然应该直接适用中国《商标法》来判定这些行为是否构成侵权，而不存在将中国《商标法》延伸到域外适用的问题。

但是，有学者认为：“涉外定牌加工争议只是一个商标法的域外适用问题。”他举出了美国商标法“域外适用”的判例来予以佐证：“对于在国内生产而销往国外的产品，在国外侵犯商标权①的情况下，美国法院仍然对此有管辖权，并给予商标权人救济。典型的判例如美国最高人民法院在1952年判决的Steele v. Bulova Watch Co.案，联邦第五巡回上诉法院在1983年判决的American Rice， Inc. v. Arkansas Rice Growers Coop. Assn案等”，该学者据此得出：“美国商标法长期以来考虑域外因素，涉外定牌加工行为在美国完全有可能构成商标侵权而受到商标法的规制。” ②

对于“涉外定牌加工行为在美国完全有可能构成商标侵权”的结论，笔者并不觉得奇怪。但是，笔者奇怪的是：“对于在国内（美国）生产而销往国外的产品”，美国法院对此享有管辖权，适用美国商标法来审理商标侵权纠纷案件，这难道不是理所当然的吗？为何美国法官还要费力讨论商标法的“域外适用”问题呢？是美国法官多此一举，还是上述文章的阐述有什么问题？对于涉外定牌加工行为的侵权判定，与商標法的“域外适用”之间究竟有何关系？涉案商品是在境外销售的，是否可以成为在境内贴牌加工涉案商品免于承担商标侵权责任的理由？本文试对此一探究竟，并进一步分析涉外定牌加工商标权侵权纠纷案件中，是否应该考虑所谓的“域外因素”，是否应该对外国商标法以及国外合法注册的商标权予以“礼让”？

二、 美国商标法域外适用的主要情形和条件

要澄清上述问题，有必要先来考察一下：美国商标法的域外适用判例，是否都属于涉外定牌加工商标侵权纠纷呢？笔者为此仔细核实了上述 “典型判例”的案情。

对于Steele v. Bulova Watch Co.案，该学者在阐述该案案情时指出：

原告Bulova公司（纽约公司）是全球最大的手表生产商之一，其在美国和墨西哥都有对Bulova手表进行宣传和销售，其在美国也对“Bulova”标识进行了商标注册。被告Steel在1922年开始手表业务，并在1926年知晓了Bulova商标，随后其将业务转移至墨西哥，在发现“Bulova”标识在墨西哥没有商标注册，其很快在1933年获得了墨西哥的商标注册（但在1952年墨西哥最高人民法院认定该商标注册无效）。Steele在美国组装手表并贴上“Bulova”标识，最后全部销往墨西哥。阮开欣：《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》，载《中华商标》，2015年第12期，总第220期，第73页。

按照这个描述，被告Steele实施的侵权行为（组装、贴牌、出口）全部发生在美国。但是，这个事实描述并不符合实际。其真实的情形是：Steele在墨西哥城从事手表生意。他把表壳和表面以零件的形式进口到了墨西哥，在墨西哥组装产品，未经Bulova的授权加贴了“Bulova”字样的商标，并在墨西哥进行销售。参见United States Supreme Court：STEELE v. BULOVA WATCH CO.， （1952），No. 38，Argued： November 10， 1952， Decided： December 22， 1952，http：//caselaw.findlaw.com/ussupremecourt/344/280.html，原文是：Petitioner， a United States citizen residing in San Antonio， Texas， conducted a watch business in Mexico City where， without Bulovas authorization and with the purpose of deceiving the buying public， he stamped the name “Bulova” on watches there assembled and sold. 参见陈坚律师的博客：STEELE v. BULOVA WATCH CO.，http：//blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfn0.html， 2008年10月27日。以及杨松才：《论美国知识产权法的域外适用》，载《法学杂志》，2007年第5期，第113页。显然，因为被告Steele并未在美国实施生产加工和销售涉案产品的行为，这些行为都是发生在境外（墨西哥），因此，审理该案的地区法院认为，“被告没有在美国境内的非法行为，因此（美国法院）没有管辖权”陈坚律师的博客：STEELE v. BULOVA WATCH CO.，http：//blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfn0.html， 2008年10月27日。。这样，才产生了美国商标法是否可以进行域外适用（适用于在墨西哥进行的“侵权”行为）的问题。然而，这个案件并非属于涉外定牌加工产生的纠纷。endprint

该学者在《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》一文中提到的美国法院关于商标法域外适用的另几个案件，也与涉外定牌加工无关。比如，1956年美国Vanity Fair Mills， Inc.公司诉加拿大The T. Eaton Co. Limited and John David Eaton公司一案中，被告Eaton公司是在加拿大注册的“VANITY FAIR”内衣商标的权利人，它在加拿大使用自己的商标进行销售，并警告其他加拿大公司进口和销售美国产“VANITY FAIR”内衣。原告VANITY FAIR公司在美国起诉，要求被告Eaton公司对其在加拿大的行为承担侵权责任。阮开欣：《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》，载《中华商标》，2015年第12期，总第220期，第74页。另参见：http：//openjurist.org/234/f2d/633/vanityfairmillsvteatonco，234 F.2d 633，109 U.S.P.Q. 438，Vanity Fair Mills， Inc.， PlaintiffAppellant， v. The T. EATON CO. Limited and John David Eaton， DefendantsAppellees. No. 251， Docket 23831. United States Court of Appeals Second Circuit. Argued： April 4， 5， 1956. Decided： June 1， 1956.由于该案涉案的行为是发生在加拿大，这才产生了美国商标法是否可以对域外行为进行适用的争议，显然，这与贴牌加工出口完全是两码事。

该文提到的1977年的Wells Fargo & Co.公司诉Wells Fargo Express Co.公司一案阮开欣：《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》，载《中华商标》，2015年第12期，总第220期，第75页。所涉及的是“Wells Fargo” 金融服务商标（中文翻译为“富国银行”），与贴牌加工出口问题更没有可比性。被告Wells Fargo Express公司本身就是在美国营业的公司，1961年在内华达州设立之初是提供旅行支票，1968年开始从事电子保护装置等的研发。只是因为该公司是属于在欧洲的列支敦士顿设立的Wells Fargo Express Company， A.G.公司 （从事放贷业务）在美国的子公司，原告在该案起诉一年之后，又依据“长臂管辖”把Wells Fargo Express Company， A.G.公司同时列为被告，才有了美国商标法对该“A.G.”公司在美国境外的行为是否可以适用，美国法院是否对此享有管辖权的问题。556 F.2d 406 （1977），Wells Fargo & Company， a corporation， and Baker Industries， Inc.， a corporation， PlaintiffsAppellants， v. Wells Fargo Express Company， a corporation， and Wells Fargo Express Company， AG， a Liechtenstein Corporation， DefendantsAppellees. United States Court of Appeals， Ninth Circuit.April 22， 1977. http：//www.leagle.com/decision/1977962556F2d406_1903.xml/WELLS%20FARGO%20&%20CO.%20v.%20WELLS%20FARGO%20EXP.%20CO.

該文提到的2005年的McBee v. Delica Co.， Ltd.一案阮开欣：《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》，载《中华商标》，2015年第12期，总第220期，第75页。的案情，同样也无关涉外定牌加工，严格来说该案甚至并不是一个商标侵权纠纷。该案原告Cecil McBee 是美国著名的爵士音乐家，被告日本Delica公司将“Cecil McBee”在日本注册为服装商标，并在日本销售该品牌的青春少女服装。原告基于《兰姆法》（The Laham Act）在美国起诉被告虚假署名（false endorsement）和淡化。地区法院认为对于被告在日本的行为缺乏管辖权，因此驳回了原告的诉求。陈坚律师的博客：McBEE v. DELICA Co.，参见：http：//blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfmz.html， 2008年10月29日。同时参见：417 F.3d 107 （2005），Cecil McBEE， Plaintiff， Appellant， v. delica co.， Ltd.， Defendant， Appellee. United States Court of Appeals， First Circuit. Heard： June 9， 2005. Decided： August 2， 2005.http：//www.leagle.com/decision/2005524417F3d107_1512.xml/McBEE%20v.%20DELICA%20CO.，%20LTD，这才是所谓 “商标法域外适用”问题的由来。

可以看出，上述案件涉及的都是被告在美国境外实施的行为。根据商标权的地域性原则，一般来说，美国的权利人（原告）是无法依据美国商标法对这些行为提出侵权指控的。但是，因为美国法中存在所谓“长臂管辖”的规则，原告才试图据此来对美国境外的行为主张权利。而从上述案件的判决结果来看，美国法院依据美国商标法对境外“侵权”行为实施“域外适用”还是很谨慎的，往往需要权衡各种因素才会得出最后结论。美国法院需要权衡考量的基本案件事实包括：（1）被告是否为美国人或美国公司；（2）域外行为对美国贸易的影响；以及（3）是否会导致与外国法律的冲突。虽然这三个考虑因素不单独具有决定性，不会因为某个因素不符合而排除域外适用，但法院也不会局限于仅仅调查或考虑这三个因素。参见701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489， American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals， Fifth Circuit. March 28， 1983. http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第18段。也有人认为，“《兰姆法》仅在侵权行为对美国商业产生实质性影响时才赋予了对外国被告的域外管辖权”。陈坚律师的博客：McBEE v. DELICA Co.，参见：http：//blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfmz.html， 2008年10月29日。endprint

因此，美国商标法确实是有可能适用于域外行为的。但是，所谓“美国商标法长期以来考虑域外因素”，只能理解为美国商标法对于被告在美国境外实施的行为具有域外适用的可能性，法院最终同意域外管辖的情形并不常见。而且，这些所谓域外适用的案件大多不是涉外定牌加工的情形，即涉嫌侵权的行为并不是在美国境内发生的，因此，我们无法从上述判例中就得出涉外定牌加工商标侵权纠纷是属于商标法域外适用问题的结论。

三、 美国商标法对涉外定牌加工行为的适用

那么，美国法院是否处理过涉外定牌加工商标侵权纠纷的案件？涉外定牌加工与商标法的域外适用究竟有何关系呢？

如前所述，美国法院对于域外商标侵权行为的管辖以及美国商标法对于域外商标侵权行为的适用有着一定限制和适用条件，比如，被告在境外实施的行为对美国商业产生了实质性影响考虑的因素包括被告是否美国人或美国公司，域外行为对美国贸易的影响以及与是否会导致外国法律的冲突。这三个考虑因素不单独具有决定性，不会因为某个因素不符合而排除域外适用。参见701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489，American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals， Fifth Circuit. March 28， 1983.http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第18段。，于是，一些涉及在美国生产制造而出口到美国境外销售商品的商标侵权纠纷案件中，被控侵权的被告反而会以涉案商品只是在美国境外销售，所以“不会对美国商业产生实质性影响”为理由，提出美国法院不能对此进行管辖以及美国商标法无法适用于这样的案件的侵权抗辩。这似乎确实就把在美国生产并出口的商品是否会侵犯美国商标权的问题，与所谓的美国商标法域外适用问题联系了起来。

在美国法院审理的涉及商标法域外适用的案件中，《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》阮开欣：《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》，载《中华商标》，2015年第12期，总第220期，第74页。一文中提到的1983年American Rice， Inc. 诉Arkansas Rice Growers Coop. Assn案，被告涉嫌侵权的行为确实属于涉外定牌加工的情形。该案案情是这样的：

原告美国大米公司（ARI，位于德克萨斯）和被告阿肯萨斯大米种植者合作社（Riceland）都是美国农民进行市场营销的合作组织，都将美国大米加工、包装后出口到沙特阿拉伯销售。美国Blue Ribbon Mills公司自1966年开始就将带有“Abu Bint” （文字商标，阿拉伯语“女孩”的意思）以及女孩形象（图形商标）的大米销往沙特阿拉伯。原告在1975年收购了这家公司并受让了上述商标，上述女孩形象的图形商标在联邦注册，“Abu Bint”文字商标（包括英文和阿拉伯文）在德州注册；原告从1972年起试图在沙特注册“Abu Bint”商标，被沙特商标局驳回（还在法院审理中）；沙特不识字的公众主要根据女孩图案（由红、黄、黑三色组合）识别来自ARI的大米。701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489， American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals， Fifth Circuit.March 28， 1983. http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第25段。

1978年被告开始向沙特阿拉伯出口销售“BintalArab（即阿拉伯女孩）”牌的大米。该品牌名称是沙特经销商Alamoudi创立的，但被告享有在沙特以外的独占使用权。一开始，这个大米包装的主要颜色是“绿、黄、黑”，但是1981年，根据Alamoudi的要求，Riceland将颜色搭配改成了“红、黄、黑”，与ARI公司的近似。这样，沙特的商人、装卸工人和消费者常常把“BintalArab”大米与原告的“Abu Bint”相混淆，甚至Alamoudi告诉其客户两者是同一个大米。④⑤⑥⑧⑨⑩701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489， American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals，Fifth Circuit.March 28， 1983. http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第6、8段；第9段以及注釋5；第10段；注释5；第12段；第18段；第13段。

从上述描述来看，被告Riceland公司根据沙特经销商的要求在美国境内生产加工涉案的“BintalArab”大米出口到沙特销售——这一点与我们通常所说的涉外定牌加工出口的表现是一致的。该案的原告ARI公司于1981年10月5日向地方法院起诉被告Riceland公司违反了美国商标法关于制止来源混淆（false designation of origin）的规定即美国法典：15 U.S.C. 1125： （a） Civil action。（1） Any person who， on or in connection with any goods or services， or any container for goods， uses in commerce any word， term， name， symbol， or device， or any combination thereof， or any false designation of origin， false or misleading description of fact， or false or misleading representation of fact， which （A） is likely to cause confusion， or to cause mistake， or to deceive as to the affiliation， connection， or association of such person with another person， or as to the origin， sponsorship， or approval of his or her goods， services， or commercial activities by another person， or （B） in commercial advertising or promotion， misrepresents the nature， characteristics， qualities， or geographic origin of his or her or another person's goods， services， or commercial activities， shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.，同时违反《德克萨斯州欺骗性商业行为法》（Texas Deceptive Trade Practice Act）Business and Commerce Code， Title 2. Competition and Trade Practices， Chapter 17. Deceptive Trade Practices， Sec14.4163， http：//www.statutes.legis.state.tx.us/SOTWDocs/BC/htm/BC.17.htm，构成商业欺诈行为。经过证据听证，1982年3月2日审理该案的地方法院同意了原告颁发初始禁令（preliminary injunction）的请求：禁止被告在其涉案大米的销售、包装、出口和宣传中以任何方式直接或间接使用涉案商标近似的文字和图案。④endprint

根据美国商标法，在判定是否构成商标侵权时，一般都要分析被告的行为是否“容易导致混淆”（likely to cause confusion），因此，审理该案的地方法院法官在说明其颁发初始禁令的理由中指出：“有证据表明存在实际混淆”（There is some evidence of actual confusion）⑤。由于涉案的商品是销往沙特阿拉伯的，因此，这里所谓的“实际混淆”实际上是指“这种使用会导致沙特阿拉伯的消费者产生混淆，以至于相信或认为Riceland公司的大米与ARI公司有关或是ARI公司提供的”⑥。因此，从表面上看，该地方法院似乎是对美国境外的商标侵权行为实施了管辖，并依据美国商标法颁发了禁令。于是，被告提起上诉说：“地方法院认为对本案有权依据《兰姆法》颁发禁令并认为不能适用‘不方便审理的法院原则（Forum non conveniens）参见薛波：《元照英美法词典》，北京：法律出版社，2003年，第575页：“不方便审理的法院，如法院认为案件由另一法院审理对双方当事人更为方便且更能达到公正的目的，可不予受理。法院在做出这项决定时，必须综合考虑：取得证据的方便程度、减少证人到庭的困难和费用、勘验现场的可行性以及其他各种使审判方便、快捷、节约的实际问题。此外，要有至少两个法院对案件有管辖权，即原告可任择其一起诉时，法院才能行使这项裁量权”。另参见徐伟功：《加拿大不方便法院原则的实践》，载《北京市政法管理干部学院学报》，2002年第4期，第46页。 ，这是错误地适用了法律”。⑧

但是，美国联邦第五巡回上诉法院在审理这个上诉案时认为地方法院的决定并没有错，并针对被告的上诉理由进行了分析和反驳。

首先，被告在美国境内实施的商业行为受美国商标法的规制。虽然如被告所言，“涉嫌侵权的大米最终销售地是在沙特阿拉伯，这些大米也并没有返销回美国”⑨，但是该法院的判决指出⑩：《兰姆法》赋予商标注册人对任何人……“在商业活动中使用”（use in commerce）——即似是而非地模仿一个注册商标的行为提起一项民事诉讼的权利，如果是涉及对商品的销售、许诺销售或配送美国法典：15 U.S.C. Sec 1114（1）（a）.。该判决还指出：被告在沙特的销售行为对于美国商业的影响并非是微不足道的。因为被告的每一个行为，从大米的加工和包装到运输和配送，都是属于商业行为（activities within commerce），而被告在沙特的销售行为，必然影响原告——因为原告的大米也是在美国加工、包装、运输和配送的。这些商业行为无疑都受到美国国会颁布法律的规制。仅仅因为非法行为的最终完成（consummation）是在外国国土上，并不足以支持被告的主张。②③④701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489， American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals， Fifth Circuit.March 28， 1983. http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第19段； 第20段；第21段；第25段.可见，被告加工生产侵犯商标权的商品并出口到國外销售的行为并非不受美国法律的管辖，恰恰相反，因为如前所述，即便侵权商品不是在美国生产而是在国外生产和销售的情况下，如果这种行为会对美国的商业产生实质性影响，美国法院都有可能依据美国商标法判决该行为侵权，那么，在涉嫌侵犯商标权的产品是在美国生产加工的情况下——即该商标是在美国境内的“商业活动中使用”（uses in commerce），这时，就算涉案商品是出口到美国境外销售，无疑美国法院可以依据美国商标法判定其侵权的。因此，在这种情况下，与其说这是美国法院对境外发生的侵权行为实施域外管辖，不如说是依据美国商标法对被告在美国境内商业活动中使用他人商标的侵权行为进行审理。

其次，即便被告在美国境外（沙特）使用涉案标识不违法，也不足以排斥美国法的适用。被告Riceland主张： 原告的商标“Abu Bint”也尚未在沙特阿拉伯注册，而Alamoudi已经在沙特使用自己的“Bint alArab”商标不止一年，根据沙特阿拉伯的法律，Alamoudi享有使用该商标的平行权利（concurrent right），被告自然也是如此。由于Riceland在沙特阿拉伯的行为并未违法，因此美国地方法院不应该颁发禁令，否则就会与外国法相冲突。②对此，上诉法院的判决指出：一方面，被告的理由最多表明在沙特有权使用该商标的是Alamoudi，而不是被告自己，因为根据被告自己翻译的《沙特阿拉伯商标注册法典》，Alamoudi可能获得的权利是“不可转让的”；而且即便被告可以享有使用这个商标的权利，但该权利并非像注册商标权那样属于法定权利（legal right），并不具有对抗原告权利的优先地位（not superior）。另一方面，原告ARI自1972年以来一直在沙特为其商标Abu Bint寻求注册，该注册申请争议案件目前正在该国法院审理，沙特法院并没有说Riceland拥有使用Bint alArab商标的法定权利，也没有说这些商标未对ARI的Abu Bint商标构成侵权。因此，维持地方法院的禁令，在美国禁止被告损害原告在沙特的商业利益，并不会对沙特主权或法律的侵犯，被告的反对理由不能成立。③

再者，正是因为本案适用的是美国法而不是外国法，所以也没有“不方便审理的法院”原则适用的空间。该上诉法院的判决指出：“因为本案适用的是美国法而不是外国法，本案没有足够的事实能够让一个美国的原告跑到外国法院去起诉。本案中，一家美国公司依据本国商标法和反不正当竞争法寻求救济，来制止另一家美国公司在本国和境外实施的非法行为，这已经足以让我们确信地方法院驳回被告的动议并非是滥用其裁量权。”④endprint

从美国法院的上述判决理由来看，对于在美国境内加工、包装和配送的商品，虽然该商品是出口到国外市场销售的，但是，由于原告（商标权人）也在美国境内从事相同商品的加工、包装和配送等商业活动，被告的商品即使是在国外市场销售的，也会实际上损害原告的利益，因为原告也可以在国外市场销售同样的商品或者原告也有在国外市场销售同样商品的机会，被告使用与原告相同或者相近似的商标的行为，很有可能造成公众的混淆（虽然这种混淆主要是发生在美国境外），所以，美国法院是可以依据美国商标法颁发禁令的。

总之，对于涉外定牌加工出口中的商标侵权纠纷，因为被告的贴牌加工行为就是在美国境内进行的商业活动，美国法院原则上是可以适用美国商标法来做出侵权裁判并颁发禁令的，即便相关公众可能的混淆是发生在美国境外，即使被告使用涉案商标是基于国外委托方的许可而国外委托方在该国享有合法使用该商标的权利，被告的行为总会有损于美国境内同样生产加工同类商品的商标权人的利益，使得美国的商标权人向国外市场出口该同类商品的机会丧失或减少，也使得外国消费者对来自美国的商品发生来源的混淆。被告企图以美国商标法不适用于域外销售行为作为抗辩理由，难以成立。这对于中国法院审理类似案件是有借鉴意义的。中国法院应该认识到涉外定牌加工就是在中国境内進行的商业活动，而不应该再强调涉外定牌加工行为不是中国境内发生的商标使用行为，也不应该再强调涉外定牌加工出口到国外市场销售不会造成相关公众的误认和混淆，而放任这种行为不受中国《商标法》的约束。

四、 涉外定牌加工商标纠纷是否应该适用“国际礼让”原则？

在上述ARI诉Riceland一案中，美国法院依据《兰姆法》禁止本案被告的侵权行为，确实还考虑了被告在国外市场并不享有合法的注册商标权（虽然涉嫌侵权商品的国外委托方或进口商享有使用涉案商标的权利）的因素。那么，在涉外定牌加工商标侵权纠纷中，如果被告在国外市场中对其使用的商标拥有合法的注册商标权可以来对抗原告使用的商标，被告在美国境内的行为是否依然会被美国法院所禁止，其答案并不确定因为本案不属于这种情形，所以，无法得出在这种情况下美国法院就一定会判决被告的行为不构成侵权的结论。。这其实是一国法院在审理民事侵权纠纷案件时，是否应该根据“国际礼让”原则对于外国法以及国外合法的权利予以尊重或礼让的问题。

礼让原则是以“国际礼让”（ Comitas Gentium）说以及“既得权”理论为理论基础的国际私法原则，是一国法院适用外国法的依据。创立国际礼让说的荷兰国际私法学者胡伯指出：“主权国家对于另一国家已在其本国有效实施的法律，出于礼让，应保持其在境内的效力，只要这样做不损害自己国家及臣民的权益”Ernest G. Lorenzen， Selected Articles on the Conflict of Laws， 1947， pp. 162180.转引自王承志：《论涉外知识产权审判中的法律适用问题》，载《法学评论》，2012年第1期，第135页。，“在外国境内获得的权利应予执行”。英国学者戴赛在此基础上发展出来的“既得权”理论强调：“依据任何文明国家的法律正当获得的任何权利，英格兰法院均应予以承认；通常情况下，也应予执行。”Albert Venn Dicey，A Digest of the Law of England with Reference to the Conflict of Laws，1896，pp. 2332.转引自王承志：《论涉外知识产权审判中的法律适用问题》，载《法学评论》，2012年第1期，第135页。然而，正如有学者指出的那样，礼让原则在知识产权侵权纠纷中难以发挥作用，其原因在于知识产权的地域性和权利客体的可复制性。以商标权为例，由于商标权具有地域性，商标本身具有可复制性，这就使得不同的民事主体在不同的法域对用于同一种商品的相同商标可分别享有商标权。这一特点使得商标侵权案件原则上只能适用法院地法（内国法），而不能适用外国法。龙湘元、周详：《礼让原则在商标侵权纠纷中的适用问题——起涉外商标纠纷引发的法律思考》，载《电子知识产权》，2013年Z1期，第120121页。

但是，在分析了上述美国判例后，有学者提出了这样的看法：

在判断定牌加工的商品在国外是否侵权，应该适用国外的商标法，这也是国际私法中礼让原则的体现。首先需考虑原告在产品目的国是否具有商标权，如该标识的商标权在目的国是由被告享有的，那么在目的国不可能存在商标侵权行为，在我国的定牌加工行为不应受到本国商标法规制。阮开欣：《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》，载《中华商标》，2015年第12期，总第220期，第76页。还有类似的观点是这样表述的：“结合美国兰姆法域外适用的司法实践，在判定国内企业的涉外定牌加工是否构成商标侵权时，所应当考虑的域外因素包括：若销售国的商标权并不是原告享有的，而是定牌加工委托人享有的，那么在销售国不可能存在商标侵权行为，在我国的定牌加工行为也不应当构成侵权。”参见李旭颖：《如何判定涉外定牌加工商标侵权行为》，载《中国知识产权报》，2016年8月26日第7版。

其言下之意是，即便涉外定牌加工商标侵权纠纷可以依据本国法判定被告的行为构成侵犯原告在本国享有的商标权，但是，如果原告在进口国不享有商标权，而被告享有商标权，那么应该依据礼让原则适用该外国法而不是适用本国法，最终就不应该判被告的行为侵权。换句话说，在涉外定牌加工商标侵权纠纷中，被告在国外享有的注册商标权可以用来对抗原告在本国享有的商标权。笔者认为，该学者的这个论断其实并不符合美国法院判例的本意，如前所述，在ARI诉Riceland案中，美国法院并没有因为被告在美国境外（沙特）使用涉案标识不违法而排斥美国法的适用，就算被告的委托人在美国境外享有注册商标权，美国法院也不见得会 “礼让”外国法而判决被告不构成侵权。endprint

不过，这样的观点，在我国部分法院有关涉外定牌加工商标侵权案的判决中却已经有所体现。在上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷一案（2009）沪高民三（知）终字第65号。中，上海市第一中级人民法院在判断被告玖丽得公司在本案中所实施的行为是否构成商标侵权时就考虑了以下因素：玖丽得公司使用的商标是美国朱利达电子有限公司按照美国法律取得的在美国境内享有注册商标专用权的商标，且其首次使用上述商标的时间早于原告申达公司成立时间及其商标在中国注册的时间。（2008）沪一中民五（知）初字第317号。在无锡艾弗国际贸易有限公司诉鳄鱼恤有限公司确认不侵犯注册商标专用权纠纷案中，上海市浦东新区人民法院在分析原告的定牌加工出口行为是否侵犯了被告的注册商标专用权时，也结合了以下事实来进行综合判断：新加坡鳄鱼公司在韩国享有“Crocodile及图”等注册商标专用权，该公司出具的《授权书》对韩国亨籍公司通过韩国艾弗公司向原告定牌加工的行为进行了确认，因此，原告使用涉案商标具有合法授权。（2010）浦民三（知）初字第146号。而有的法院的判决在对国外商标的“尊重”上更进了一步，连国外的未注册商标也得以成为对抗在中国的注册商标权的依据。在香港雨果博斯有限公司（Hugo Boss Hong Kong Limited）与武夷山市喜乐制衣有限公司商标侵权纠纷案中，福建省高級人民法院认为：被上诉人喜乐制衣公司受意大利New Boss Sas Di Longo Salvatore服装进出口公司的委托，在国内为其定牌加工标有“New Boss Collection”商标的西服，而该公司已向其公司所在国意大利专利商标局申请注册讼争的“New Boss Collection”商标，该商标至今虽未获注册，但也未被驳回申请。因各国均无法限制未注册商标在本国的在先使用权，故该公司在意大利有权使用讼争的“New Boss Collection”未注册商标。（2007）闽民终字第459号。在上述案件中，中国境内的加工商均是受国外商标权人的委托在中国境内生产制造涉案商品，虽然被告在国外依法享有注册商标权或者说在国外享有使用涉案商标的权利，并不是这些法院认定国内加工商的行为不构成商标侵权的唯一因素，但起码也是一个重要的考量因素。可以说，在这些判决中，我国法院虽然并不是从国际礼让的角度来分析问题，但已经体现了对外国商标权的尊重，在一定程度上已经适用了外国商标法来权衡国内加工商的行为是否构成侵权。

但是，我国人民法院长期以来是坚持商标权地域性原则和涉外知识产权侵权纠纷不适用外国法的规则的。陈景川法官2005年在《人民司法》中撰文指出：由于知识产权法及知识产权的地域性特点， 在知识产权侵权和权属领域， 并不存在法律冲突。对知识产权国际保护有较大影响的以保护工业产权的巴黎公约、伯尔尼保护文学和艺术作品公约等多边条约为基干所建立起来的国际保护制度， 所确认的是以内国法保护外国人知识产权的方法。因此， 在涉外知识产权侵权、权属案件以及不正当竞争案件中， 通常应以被请求保护国的国内法保护外国人的知识产权。陈景川：《涉外知识产权民事法律关系 的法律适用》，载《人民司法》，2005年第5期，第3536页。在2005年11月召开的全国法院知识产权审判工作座谈会上，蒋志培法官在会议总结发言中谈道：知识产权涉外民事侵权案件一般不存在适用外国法律的问题，必须直接依据国内法裁判案件，这是知识产权法律地域性最基本的要求。蒋志培：《要处理好知识产权审判中的三个关系》，载《人民司法》，2006年第1期，第910页。我国不少法院在涉外定牌加工商标侵权纠纷案件的审理中，也坚持了这样的理念。在美国耐克国际有限公司诉浙江省畜产进出口公司、浙江省嘉兴市银兴制衣厂和西班牙CIDESPORT公司商标权侵权纠纷一案中，深圳市中级人民法院认为：虽然西班牙CIDESPORT公司在西班牙对NIKE商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。（2001）深中法知产初字第55号。在宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司诉慈溪市永胜轴承有限公司商标侵权纠纷案中，浙江省高级人民法院认为，虽然永胜公司系接受美国公司的委托在生产的轴承上使用在美国注册的“RBI”商标，但由于美国公司对“RBI”商标在中国境内并不享有注册商标专用权，永胜公司在轴承上使用“RBI”商标的行为已经侵犯了瑞宝公司对“RBI”商标享有的专用权。（2005）浙民三终字第284号在广东佛山市泓信贸易有限公司诉广州海关行政处罚纠纷案中，原告的产品是受阿联酋“HENKEL”商标的合法持有人委托生产的，但是，广州市中级人民法院认为，商标专用权具有地域性，第三人（广东省深圳市恩同实业有限公司）是“HENKEL”商标在中国的合法权利人，原告以其取得境外同类商品同一商标持有人的委托，生产、出口“HENKEL” 标识的机动车用卤钨灯的行为不构成商标侵权的辩解理由不能成立。（2005）穗中法行初字第10号在莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司商标侵权纠纷一案中，被告亚环公司受墨西哥储伯公司委托在中国生产带有“PRETUL”商标的挂锁，宁波市中级人民法院一审判决认为：地域性是知识产权的基本特征之一，其基本含义是依据不同国家产生的知识产权是相互独立的，没有域外效力。在商标权领域，则体现为商标权人依据各国法律规定，分别取得独立的商标权，同一商标在各国取得商标权的效力仅在各国法律所及的范围内得到承认，即商标权没有域外效力。储伯公司虽在墨西哥就第6类商品上取得了“PRETUL”商标权，但因该商标未在我国注册，其在墨西哥取得的该商标权不受我国法律保护。而莱斯公司现依法在我国受让取得了“PRETUL及椭圆图形”注册商标，应受我国法律保护。（2011）浙甬知初字第56号。浙江省高院的二审判决也支持了一审法院的观点：莱斯公司依法在我国受让取得了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标，该注册商标专用权现仍在有效期内，应受我国法律保护。而案外人储伯公司虽在墨西哥等国注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，但因上述商标未在我国注册，其在墨西哥取得的商标权不受我国法律保护。参见：（2012）浙知终字第285号。endprint

笔者支持上述观点和判决理由。笔者以为，知识产权的地域性原则是各国知识产权保护的基石，为世界各国所遵循，不可轻易动摇。从知识产权制度的发展历史来看，地域性原则是一个主权国家的知识产权法保护本国权利人权益或者说维护本国利益的重要手段比如，就限制权利人权利的“权利用尽”规则而言，在欧盟就内外有别。在欧盟范围内，为了欧盟市场一体化，放弃了地域性原则，采用权利的国际用尽；而在欧盟范围外，则仍然坚持地域性原则，并未采用权利的国际用尽。，知识产权保护国际公约所确立的最低保护标准、国民待遇原则和最惠国待遇原则等都丝毫没有动摇知识产权的地域性，即便在发达国家大力推动知识产权制度全球化和一体化的今天，也没有一个国家会出于“国际礼让”的考虑来尊重或保护依据他国法律产生的知识产权，全球一体化的“世界专利权”或“国际商标权”仍然是一个遥遥无期的空想，对于我国这样一个发展中大国而言，更不应该跟随此风而轻言“礼让”。如果说真的有什么知识产权司法政策的话，“地域性原则”就是我国各级法院在审理知识产权涉外侵权纠纷案件时最应该坚持的基本政策。当然，如果在我国境内产生的注册商标权确实是违背了诚实信用原则而“恶意抢注”了国外商标，这理该可以依据《商标法》去撤销或无效该注册商标。但是，如果国外的商标权人一开始无视中国市场的存在，不积极在中国注册其商标或者自己懈怠维权，或者也没有什么合法理由来撤销或者无效在中国已经注册的商标，我国法院就应该理直气壮地维护中国商标权人的权益，根本没有必要害怕背上“支持恶意抢注”或者“保护不诚信行为”的恶名而讳疾忌医，因为这就是知识产权地域性的必然结果。否则，如果有人在国外成功注册了中国企业的商标（比如：HUAWEI或HAIER，以及已经发生的“东风”案（2015）苏知民终字第00036号民事判决书。——下文将继续分析此案），然后以贴牌加工的方式在中国境内生产相关产品出口到该国，中国法院是“礼让”一下而放其一马，还是依据中国商标法禁止这种涉外定牌加工出口行为呢？有意思的是，早在2004年，北京市高级人民法院在《关于涉外知识产权民事案件法律适用若干问题的解答》中，其就第十八个问题“在侵犯著作权、不正当竞争纠纷案件中，双方当事人均为我国自然人、法人，或者在我国均有住所，侵权行为发生在外国的，应如何适用法律？”的回答是：“侵犯著作权、实施不正当竞争纠纷案件，双方当事人均为我国自然人、法人，或者在我国均有住所，侵权行为发生在外国的，可以适用我国的著作权法、反不正当竞争法等法律”。参见：京高法发[2004]49 号，2004年2月18日，载《电子知识产权》，2004年第5期，第62页。可见，我国法院的司法理念已经发展到我国知识产权法律对发生在外国的侵权行为也可以适用的程度了，这几乎和美国法院适用美国商标法对域外侵权行为实施管辖有异曲同工之处。如果按照这样的解释，我国法院甚至可以直接对在国外发生的侵权行为依照中国法来处理，那么，这种涉外定牌加工行为必然会被认定为侵权。笔者认为，应该让道德的归道德，让法律的归法律，法官不能为了含混的道德观念而背弃了清晰的法律规则。只要各国恪守知识产权地域性的基本规则，只认可本国知识产权而否认外国知识产权在本国境内的效力，不同国家的知识产权效力的冲突就无从产生，对于涉外定牌加工商标侵权纠纷而言，也不至于因为要“礼让”外国商标权而 “忽略”国内商标权。因此，上述“在目的国不存在商标侵权行为，在我国的定牌加工行为不应受到本国商标法规制”的观点，笔者难以苟同。与此观点相适应，在已有的涉外定牌加工商标侵权纠纷案中，被告以其使用的商标是委托方在国外合法注册的商标为由来提出抗辩时，我国部分法院虽然没有明说因此而不判定被告侵权在“PRETUL”商标案中，最高人民法院（2014）民提字第38号判决书以“亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为”为由认定其不构成侵权。，但却毫无疑问成为法官判定被告行为不构成侵权的重要因素之一或有力心理支撑，从而放弃了知识产权保护的地域性原则，也放弃了对我国注册商标权人利益的保护。“这些法院的判决以维护中国境内加工企业利益为由，判定定牌加工行为不构成侵权，这与其说是在保护广大中国加工企业的利益，不如说是在保护少数外国委托加工者的利益，却牺牲了中国商标权人的利益和商标地域保护的基本原则。这是得不偿失的。”张伟君等：《涉外定牌加工在我国商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定 》，载《知识产权》，2014年第2期，第38页。总之，只要坚持商标权地域性原则，我国法院在审理涉外定牌加工商标侵权纠纷案件中既没有必要寻求本国法的域外适用，也没有必要考虑外国法下的知识产权或保护外国权利人的利益，这样既可以保持法律规则的稳定性而不至于顾此失彼，又可以维护法律规则的公平性而不至于厚此薄彼。

五、 “东风案”评析：涉外定牌加工商标纠纷是否应该考虑国外商标权的合法性？

在上文提及的“东风”案的一审判决中，常州市中级人民法院认为：“（被告）常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼，其在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为不构成商标侵权。”常州市中级人民法院民事判决书（2014）常知民初字第1号。但是，江苏省高院关于 “东风”案的二审判决却做出了完全相反的判决结论。根据该案二审法官对该案的评析，江苏高级人民法院关键在于考虑了该案的几个特殊事实，其中包括：（1）上柴公司“东风”牌柴油机自上世纪60年代起就出口印尼等多个国家和地区。（2）印尼PT ADI公司恶意抢注与上柴公司商标相同的中文“东风”商标。（3）上柴公司与印尼PT ADI公司就‘东风商标权属在印尼法院进行过长期诉讼。②③孙莉：《对涉外定牌加工行为商标侵权认定的再思考——评上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷案》，载于江苏省高级人民法院官方微信：“知产视野”，2015年12月29日。用该法官的说法是：“基于以上事实，在分析判断常佳公司的行为是否构成商标侵权时需要考虑两个因素：一是印尼PT ADI公司注冊“东风”商标是否具有不正当性；二是常佳公司在接受境外委托时是否尽到必要审查注意义务，特别是在其知晓“东风”商标知名度且其曾经承诺不再侵权的情况下，是否应负有更高的注意义务。”②“东风”案二审的合议庭认为：“对涉外定牌加工业务纠纷的解决，……还要……倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为的发生，……有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。”③江苏高级人民法院的法律依据是2013年修正的《商标法》第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”以及第十三条关于禁止抢注驰名商标的规定。笔者完全同意人民法院的司法判决应该倡导商标诚信注册、遏制商标恶意抢注的观点，但是，这样的观点并不能适用于本案。笔者认为：印尼PT ADI公司注册“东风”商标具有不正当性，或者说上柴公司与印尼PT ADI公司之间存在商标争议，无法成为常佳公司涉外定牌加工行为构成商标侵权的实质性理由。endprint

首先，即便涉案双方存在商标注册纠纷，但是，商标纠纷的一方当事人（印尼PT ADI公司）根本不是本案（民事纠纷）的当事人，在该当事人并未参与案件审理未提出任何抗辩的情况下，我国法院凭什么去判断其注册是诚信不诚信，恶意不恶意？即便是恶意注册，但是该商标注册纠纷无疑只有印尼法院享有管辖权，而中国法院鞭长莫及，以中国《商标法》为依据去审查国外注册的商标是否合法更难以成立，因为同一个商标在不同国家的知名度不一定相同，一个商标在外国有知名度在中国不一定有知名度，反过来也是如此。中国法院绝不应该去保护一个外国驰名商标，而要求外国法院保护中国驰名商标同样也不可能实现——这是商标权的地域性所决定了的，全世界还没有一个国家的法院可以对他国的商标注册纠纷行使管辖权的。而本案的基本事实是：印尼PT ADI公司1987年在印尼注册的“东风”商标于2009年被印尼最高法院再审维持注册。所以，从法理上说，基于商标权的地域性，江苏高级人民法院没有必要在本国民事侵权纠纷案件中考虑一个国外注册商标的合法性或正当性；从事实上讲，即使要考虑被告使用的商标在国外是否享有合法权利，印尼最高人民法院的判决也已经做出了肯定的最后回答，江苏高级人民法院没有权利去否定该商标在印尼注册的合法性和正当性。因此，假如说国外的商标权需要得到考虑和尊重，那么，印尼最高人民法院的判决结论就应该得到尊重，江苏高级人民法院在没有经过全面审理的情况下怎么能一定“有理由相信”一个国外已经是合法注册的商标就是“恶意抢注”呢？（2015）苏知民终字第00036号判决：尽管经过多次诉讼，上柴公司的诉请最终被驳回，但本院基于以上因素的考虑，仍然有理由相信印尼PT ADI公司的注册行为不具有正当性。总不能一边说要考虑外国商标权的正当性，一边又根本不顾及该国法院已经确认了该商标的合法性，这显然是自相矛盾的。事实上，根据最高人民法院的判决，一方使用的商标是否恶意抢注，与涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，并不存在因果关系，在“PRETUL”案中，被告亚环公司称原告受让的商标属于许浩荣恶意抢注墨西哥“PRETUL及椭圆图形”商标，但最高人民法院在没有认定原告使用的商标属于恶意抢注的情况下，依然判决被告的涉外定牌加工行为不构成侵权。最高人民法院（2014）民提字第38号判决认为，许浩荣是否构成恶意抢注，取决于墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人储伯公司是否向其主张权利及是否有恶意抢注的事实和法律依据等前提条件，虽许浩荣所在公司与储伯公司曾有相关贸易关系，但在储伯公司未参加本案诉讼，亚环公司亦未举证证明储伯公司是否向许浩荣主张权利的情况下，原审法院对其上诉理由不予支持并无不当。 而如果按照江苏高级人民法院的观点，“对于国内商标权人涉嫌恶意抢注境外商标，……所有贴牌加工产品均出口的，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务”（2015）苏知民终字第00036号判决：如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注，却仍然接受其委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。同理，对于国内商标权人涉嫌恶意抢注境外商标，且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。，显然“国内商标权人恶意抢注境外商标”成为国内加工企业不构成侵权的关键因素，这样的话，涉外定牌加工商标侵权纠纷案件的争议焦点问题从是否构成侵权变成了商标权是否具有正当性的问题，这恐怕是有点荒唐的事实上，该案主审法官也承认：“有一种观点认为，在判断是否构成侵权时，应当注意考量国内商标权人以及境外委托人是否存在恶意抢注商标的情形，司法对恶意抢注行为应持鲜明的反对态度，但该观点以恶意抢注作为判断标准，亦可能造成裁判结果的不确定性。”参见孙莉：《对涉外定牌加工行为商标侵权认定的再思考——评上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷案》，载于江苏省高级人民法院官方微信：“知产视野”，2015年12月29日。可见，该判决在这个问题上的思路和立场也并不确定。。因此，江苏高级人民法院的这个裁判逻辑也难说和最高人民法院的逻辑是一致的。

其次，江苏高级人民法院的判决直接以“常佳公司应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就‘东风商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务”为理由，判决其构成侵权④⑤（2015）苏知民终字第00036号。，看似振振有词，却经不起推敲。如果说被告“受托印尼PT ADI公司贴牌生产”行为本身就构成侵权，那么其“应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就‘东风商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权”等等事实不过是锦上添花，最多说明因为被告存在“恶意”而加重其损害赔偿责任罢了；如果说被告“受托印尼PT ADI公司贴牌生产”行为本身并不构成侵权或者并不一定构成侵权，那么，也无法因为有了这些“应当知晓”或“曾经承诺”的事实就可以认定其构成侵权。如前文所述，“东风”商标在印度尼西亚长期存在注册纠纷，并不是得出被告的涉外定牌加工行为是否侵权的理由。更何况，该印尼注册商标已经在2009年被该国最高人民法院确认维持，就算按照江苏高级人民法院相关判决的一贯做法，“国内加工企业接受境外委托时，应当对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要的审查，如果其已尽到必要审查义务，就应当认定其不存在过错”④，那么本案中被告在涉案产品上使用“东风”商标出口印尼，也已尽到必要审查义务而不存在过错，因为依据印尼法院的判决该商标在印尼的注册显然是合法的。但是，在无法否定印尼注册的“东风”商标是合法的前提下，江苏高级人民法院却要求被告认识到“境外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性”进而要求其“施加更高的注意义务”⑤，这显然在逻辑上难以成立。最后，即使被告之前曾经承诺不侵权（2008年），但是，假如被告的行为不会构成侵权，这种承诺也无法成为其行为构成侵权的理由，原告最多只能依据《合同法》提起违约之诉，而且说不定被告会提起宣告合同无效的请求，甚至原告执意执行该承诺的话说不定还会有“协议限制竞争”的嫌疑。可见，江苏高级人民法院回避涉外定牌加工行为（在相同商品上使用相同商标）本身是否构成侵权的分析，却以所谓的“未尽到合理注意与避让义务”作为侵权构成要件，只不过是为了得到自己想要的侵权结论，却既不愿意依據《商标法》的既有规则去分析，不认为按照地域性原则保护中国注册商标权人的权益（即涉外定牌加工本身就可以构成商标侵权）是合理的该案主审法官在评析该案时指出：涉外定牌加工行为认定构成侵权的理由是，根据商标法的规定，只要贴牌的商标相同或近似、商品相同或类似，就认定构成商标侵权；……在本案审理过程中，江苏高院认为上述观点仅从单一角度进行分析，并没有考虑到我国在全球化国际贸易分工与合作中主要从事制造与加工业的现实，也没有考虑到现实存在的诸如境内外商标权人恶意抢注的情形，因此很难普遍适用于个案中出现的不同情形。参见孙莉：《对涉外定牌加工行为商标侵权认定的再思考——评上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷案》，载于江苏省高级人民法院官方微信：“知产视野”，2015年12月29日。，但是，如果遵循最高人民法院确立的“涉外定牌加工不构成商标使用”的规则又显然会与自己在本案中想要的结论发生矛盾，于是只好顾左右而言他，另外生硬地制造一套似是而非的规则罢了。endprint

第三，江苏高级人民法院认为被告的行为“实质性损害”了原告利益，却把原因归结到国外商标权人的“恶意抢注”上，其逻辑难以自洽。江苏高级人民法院的判决中有两处分析了“实质性损害”：（1）如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益；（2）印尼PT ADI公司的注册行为不具有正当性，其返回中国委托贴牌生产，且贴附与上柴公司“东风”商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。（2015）苏知民终字第00036号。我们暂且同意：在本案中原告上柴公司在印尼市场中销售“东风”柴油机确实遭到了来自被告的贴牌加工产品的冲击，这必然导致其经济收益的实际损失。但是，需要进一步思考的是：这个“实质性损害”究竟是怎么产生的？是因为印尼公司“恶意抢注”而导致的，还是因为被告的贴牌加工行为而导致的？从上述判决原文可以看出，江苏高级人民法院似乎认为“实质性损害我国商标权人（上柴公司）利益”的根本原因是在于“境外恶意抢注”或者说“注册行为不具有正当性”，而实施损害的主体是“境外企业或个人（印尼PT ADI公司）”。但是，不要忘记：本案要讨论的是被告（国内贴牌加工商）的行为是否合法，是否侵权，是否损害了原告上柴公司的利益，而不是境外注册行为是否合法。江苏高级人民法院把“实质性损害”的原因最终归结到境外注册行为的恶意或不当上，显然已经脱离了案件争议的重点和焦点，更何况这样的结论显然与外国法院的最终判决结论明显冲突。其实，如果我们把问题聚焦到涉外定牌加工行为本身上，并非就难以得出被告的行为实质性损害了原告利益的结论。如前文所述美国法院在ARI诉Riceland一案中的分析所言一样，原告和被告在中国境内都是同一产品的生产制造商，其行为是属于商业活动，即使被告的产品不在中国境内销售而是出口到国外，但这必然影响原告方在国外的市场进而影响其在中国境内的生产活动并有损其商业利益。本案主审法官“考虑到我国在全球化国际贸易分工与合作中主要从事制造与加工业的现实”，不愿意直接认定被告的涉外定牌加工行为本身就损害了原告（中国商标权人）的利益，却又“考虑到境外商标权人恶意抢注的情形”，张伟君：《〈商标法〉关于“商标的使用”定义条款由来、含义及其评价》，载《中国知识产权》，2016年第4期，总第110期，第56页。以及张伟君等：《涉外定牌加工在我国商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定》，载《知识产权》，2014年第2期，第39页。就把造成损害的原因归结到境外商标权人的恶意抢注上，最终据此认定被告的涉外定牌加工行为损害了原告的利益，这样的说理其实是绕了一个大弯，把本身简单的法律道理复杂化了，而且会落下把法律问题政策化甚至政治化的话柄，费力而不讨好。

总之，江苏高级人民法院“东风”商标案的判决一方面不愿意直接依据《商标法》的既有规则判决被告侵权，另一方面又不愿意循着最高院“涉外定牌加工中的使用不构成商标使用”的思路判决被告不侵权；一方面不想说境外委托人恶意抢注商标与被告的贴牌加工行为构成侵权之间存在直接的因果关系，一方面又以境外委托人恶意抢注中国驰名商标作为本案基本和关键事实，来证明被告未尽到“合理注意义务”并“实质性损害”了原告利益，从而判定被告涉外定牌加工行为构成侵权，但却回避了涉外定牌加工行为究竟是否属于“在相同商品上使用相同商标”的实质性问题。笔者完全能够理解江苏高级人民法院在此案判决中面临的各种窘迫。这个困境的症结在于一些法院在审理涉外定牌加工商标侵权纠纷案件时，把《商标法》中既有的规则和逻辑放弃掉了，而最高人民法院确立的“涉外定牌加工中的使用不构成商标使用”的规则进一步把涉外定牌加工商标侵权问题的解决引入了死胡同，从而在面对具体的“东风”案时，江苏高级人民法院若再套用最高院的规则就会得出与适用该规则所希望实现的结果（判决不侵权有助于纠正恶意抢注商标、维护国内加工商利益，也不会对国内商标权人利益造成损害等）相反的结论，就不得不寻找新的规则和所谓的新“标准”。然而，法律毕竟不是可以任人玩捏的游戏，试图用一个漏洞百出的标准去替代另一个并不周密的标准，只会把原有的规则解释得越发混乱。如果每面对一个特定的案件，法官就发展出一套新的解释规则，那么，法律规则就成了任人打扮的小姑娘。

其实，对于在中国境内的涉外定牌加工行为，完全可以按照《商标法》规定的商标侵权构成要件去分析。如果贴牌加工商未经中国商标权人的许可，在相同的商品上使用了与注册商标相同的商标，中国法院就应该认定被告的行为可以构成侵权（笔者的另外一篇文章对此已经有更为细致的分析）张伟君：《〈商标法〉关于“商标的使用”定义条款由来、含义及其评价》，载《中国知识产权》，2016年4月总第110期，第56页。以及张伟君等：《涉外定牌加工在我国商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定》，载《知识产权》，2014年第2期，第39页。。如美国法院在ARI诉Riceland一案中的分析所言，因为被告对涉案商品的加工、包装、配送、出口等行为都是在中国境内发生的商业行为，被告使用涉案商标当然属于商标权专用权控制的使用行为，被告涉嫌侵权的行为应该属于对商标的使用，这种使用无疑会对同样在国内从事相同产品的生产的国内商标权人的利益造成损害。所以，江苏高级人民法院完全没有必要建立一套新的规则来判定被告的行为构成侵权。当然，在被告的国外委托方在国外享有同样的注册商标权的情况下，是否需要出于对外国商标权的尊重和对外国商标法的礼让而豁免被告的侵权责任，以避免出现被中国法院被判侵权的行为而在进口国却完全是合法的冲突情形？如前文所述，“国际礼让”并非一项法律义务，一国法院应该可以根据个案来进行权衡C. Ryan Reetz：《序》，见[美]帕德罗·J.馬丁内兹弗拉加：《国际私法程序中礼让的新作用》，李庆明译，谢新胜校，北京：中国社会科学出版社，2011年，第45页。。从商标权的地域性原则出发，笔者以为并不存在礼让的需要，中国法院审理商标侵权案件，一般并不需要考虑该商标在国外的权利归谁享有，其权利取得是否正当等等。如果说处理法律纠纷也要讲点政策和政治，要维护好本国企业利益，那么，这就是最简单实用的合乎法律逻辑的办法。而美国法院在ARI诉Riceland一案的判决已经告诉我们他们用的就是这个办法：即便被告在美国境外（沙特）使用涉案标识不违法，也不足以排斥美国法的适用，被告在美国的行为照样被处以禁令。“美国好像几乎没有将其珍贵的礼让授予其他主权者。”参见C. Ryan Reetz：《序》，见[美]帕德罗·J.马丁内兹弗拉加：《国际私法程序中礼让的新作用》，李庆明译，谢新胜校，北京：中国社会科学出版社，2011年，第1页。endprint

六、 结论

涉外定牌加工是在一国境内实施的商业行为，一国法院依据本国商标法对涉外定牌加工中的商标侵权行为加以禁止，并非属于该国商标法的域外适用，被告以本国商标法不应适用于域外销售行为作为侵权抗辩理由甚至请求排斥本国法院的管辖，难以成立。即便被告是受国外合法的注册商标权人的委托加工出口涉案商品，一国法院也无须根据“国际礼让”原则适用外国法而对国外的合法商标权予以尊重或礼让。虽然在目的国不存在商标侵权行为，但在我国的定牌加工行为也仍应受到本国商标法规制，这是商标权地域性的基本要求。

江苏高级人民法院关于“东风”商标侵权案的判决已经表明，一旦遇到我国企业的商标在国外被他人成功注册的情形，继续适用最高院在“PRETUL”商标侵权案中确立的“涉外定牌加工不构成商标使用”的规则就会有损我国企业利益。涉外定牌加工商标侵权纠纷的判定应该回归商标侵权判定的基本规则和原理，而不应再以所谓的司法政策为导向左右摇摆。只要坚持商标权地域性原则，我国法院在审理涉外定牌加工商标侵权纠纷案件中既没有必要寻求本国法的域外适用，也没有必要考虑外国法下的知识产权或保护外国权利人的利益，这样既可以保持法律规则的稳定性而不至于顾此失彼，又可以维护法律规则的公平性而不至于厚此薄彼。

如果涉外定牌加工不被认为是侵犯商标权的商业活动，表面上是保护了国内加工商的一点利益，而渔翁得利的其实是外国商标权人（委托加工方），却有损于中国合法商标权人的利益——其在国外的市场不仅因为有外国商标权的存在而被打压或消灭，更因无法通过中国国内的司法救济而阻止其他企业的贴牌加工出口，其今后在国外市场的发展空间就被彻底堵死。而如果中国法院在坚持商标权地域性的基础上认定涉外定牌加工出口是侵权行为，这样即使外国商标权人享有在国外的商标权，也难以委托中国境内的其他加工商生产同类产品，从而可以引导国外的商标权人和中国商标权人达成协议，委托中国的商标权人在中国境内生产其所需要的产品出口，有助于中国商标权人扩大国际市场空间，最终也并不会从整体上减少外国商标权人委托中国企业进行贴牌加工生产的商业交易活动，而且有助于减少在外国市场上出现的中国制造的商品因为商标权主体的国内外不一致而带来的来源混淆。这样，中国法院可以在无须评判国外注册的商标是否具有正当性或者是否恶意注册的前提下，就实现同样的判决效果，而且这样的判决既不会违背商标法基本规则，也没有不尊重国外合法注册商标权和不符合“国际礼让”原则的问题。

Some of the international OEMrelated activities such as manufacture and exportation are still commercial activities conducted within a jurisdiction. Therefore， Chinese courtsapplication of Chinese trademark laws to prohibit OEMrelated activities that are allegedly infringing a Chinese trademark cannot be classified as extraterritorial application of Chinese laws. Defendants argument to exclude the application of Chinese laws and the jurisdiction of the Chinese court can not be supported on the grounds that the relevant products are sold outside China. Even when OEMrelated activities are consigned by a trademark holder whose trademark has been legally registered in foreign countries， Chinese courts do not have to apply the foreign laws to follow the “international comity （Comitas Gentiu）” principle. As long as they abide the principle of territoriality of trademark rights， it is not necessary for Chinese courts to extraterritorially apply Chinese laws to OEMrelated trademark infringement disputes， not to mention considering the protection of intellectual property rights or the interests of foreign rights holders under foreign laws.

the Lanham Act；International OEMrelated activities；principle of territoriality；extraterritoriality application of trademark law；Comitas Gentiu

方紅玫endprint