企业破产中的知识产权许可合同处理方法研究

徐家力

摘要：平衡各方利益为解决企业破产中的知识产权许可合同问题提供了理论支点。实践中，传统的待履行合同方法因未能顾及知识产权的特性而难以有效解决这一问题。美国允许被许可人在许可人破产、破产管理人拒绝履行合同时继续使用知识产权，而对被许可人破产时破产管理人能否承担知识产权许可合同义务有“假设性测试”“真实性测试”“字面含义测试”三种解决方法的争议。借鉴国外经验，结合我国实际情况，我国应在破产法司法解释或相关法规中构建企业破产中的知识产权许可合同法律制度。

关键词：企业破产；知识产权许可合同；法律制度

中图分类号：D923.4文献标识码：A文章编号：1003-0751（2017）05-0048-09

知识产权许可的重要性与日俱增。宏观上，法律为了推动科技创新而赋予权利人对智力成果的专属垄断权，也为了促进技术资讯流通而对权利人施以公开权利的压力，知识产权许可制度因此备受关注。微观上，知识产权许可制度在许可人与被许可人之间架起一座桥梁，使被许可人可以选择合适的智力成果，也使不擅长商业运作的发明人、创造人可以成功地推销自己的创新成果，将知识产权转化为生产力。当事人签订知识产权许可合同面临诸多风险，其中之一是一方当事人破产会直接影响双方的权利义务。妥善处理作为高新技术产业重要发展工具的知识产权许可合同，对产业主体及产业链上下游的发展都意义深远。本文直面企业破产中的知识产权许可合同处理问题，通过剖析合同性质、检讨传统待履行合同解决方法、扬弃美国相关法律制度，为完善我国知识产权许可合同法律制度提供建议。

一、知识产权法与破产法关于知识产权许可的

相容与冲突知识产权法与破产法气质与精神的贯通，使得二者之间矛盾的解决有了理论支撑和基本抓手。平衡各方利益是知识产权法和破产法都欲实现的目标，社会整体利益凭借各方权益的协调得以最终实现。正如博登海默所言：“法学家所必须干的是认识这样一个问题，并意识到这个问题是以这样一种形式向他提出的，即尽可能保护所有的社会利益，并维持这些利益之间的、与保护所有利益相一致的某种平衡或协调。”①

1.知识产权法与破产法的相容

保护创新和维护市场活力处于知识产权法律版图的两端。正是由于智力成果的创造者与运用者之间、个人与公众之间存在利益博弈，需要利益平衡，才产生了知识产权法律制度。自知识产权法律制度建立以来，利益平衡一直是其追求的价值目标，知识产权法的诸多原则和具体规则都体现出协调和解决知识产权人与社会公众之间利益冲突的思路。各国知识产权法一般都明确规定权利人可以排他性地实现精神利益和财产利益，这种合法垄断“为权利人提供了最经济、最有效和最持久的创新激励动力，保证了科技创新活动在新的高度上不断向前发展”②。

但是，法律不会允许某项知识产权永续存在，也不会对公众获得已经公开的知识产权设置障碍。为了实现兼顾保障知识创造者权益与推动社会文明进步的目标，就要对知识产权人的权利进行一定限制。比如，我国《著作权法》第16条、第22条关于合理使用的规定使得符合条件的学校、档案馆、美术馆等机构，可以不经著作权人许可、不向其支付报酬而使用其作品，使用时只需标明作者姓名、作品名称等。

破产程序中多方利益主体的参与决定了必然出现利益分歧，破产法的使命便是找到各方都能同意的利益平衡点。比如，美国1978年修订的破产法典就是“通过平衡股东在陷入困境企业重整中的经济利益，为债务人和债权人提供博弈的平台。它的通过得到了几乎各方——金融界、无担保债权人协会、股东会、破产法官们——一致的积极拥护”③。从历史视角观察，早期的破产法一直以保护债权人利益为中心，使企业破产不仅不能免责，还如盗窃一样可耻，破产刑事化的倾向明显。只是到了近代，由于信用制度的建立、公众的破产耻辱观淡化等影响，破产法才有了兼顾债权人利益与债务人利益的转变，如允许债务人通过重整程序恢复经营能力等。现代破产法秉承目标多元化的发展理念，在协调债权人之间、债权人与债务人之间利益的同时兼顾企业职工和社会利益维护。从经济学视角看，“债权人可得到的财产越多，企业家活动的风险就越大；债权人可得到的财产越少，其利息率就越高”④。破产法的出现正是为了平衡当事人的交易成本，在当事人之间建立一种合理分配收益与风险的机制。

2.知识产权法与破产法的冲突

知识产权法与破产法冲突的焦点是对契约自由的态度不同。“契约的设立是为了追求权利的实现，是人类欲望的物化状态和证明工具。”⑤为了使市场主体充分发挥主观能动性，使其正当诉求得以实现，契约自由原则应运而生。⑥近代以来，随着周期性经济危机导致的资源分配不公平等社会问题不断发生，各国法律纷纷对契约自由原则进行修正。进入新世纪以来，契约自由原则在公平交易法、侵权法、财产法等领域得到改进。⑦但是，对契约自由的反思并未在知识产权法领域引起大变化。知识产权法主要通过权利期限、权利用尽等制度限缩权利，这些制度与契约自由的关系不大。在知识产权许可合同方面，法定许可（强制许可）制度干预了知识产权许可人的自由意志，但该制度的适用条件受到严格限制。如我国《专利法》只规定了一般强制许可、公益强制许可和关联强制许可三种许可措施，美国立法例中甚至没有强制许可措施。总体而言，知识产权法以鼓励契约自由为主，允许当事人依照合同约定自由行使权利、获取利益。

破产法应以强行性规范为主还是以任意性规范为主的争论到今天仍没有定论。应当看到，破产法是以任意性规范为根基的：破产法律关系的客体是债务人的私有财产，内容是债权人和债务人的实体权利与义务；破产法的目标是保护民事主体的私有权利。但是，强行性规范在破产法中也有较大存在空间。有学者就认为：“民事诉讼法、强制执行法及破产法，即是此种通过‘公力救济以确定私权及实现私权之一系列程序的法律。”⑧破产法的强行性色彩表現在破产机构的组织设置和权力配置、破产财产分配顺序设置以及对破产和解表决程序的限制等方面，在对缔约自由、合同内容、合同履行的限制等方面也有所体现。破产程序中债务人的行为能力受到限制，只能由破产管理人代其与相对方缔结合约。如我国《企业破产法》第42条规定，清算程序中新缔结合同只能是为了债务人继续营业而支付劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务。破产程序开始后，“债权人向债务人提出的任何形式的请求清偿债务的行为都必须自动归于停止”⑨，债务人不能再对个别债权人偏颇清偿，当事人变更合同内容的行为也被法律禁止。我国《企业破产法》还剥夺了债权人对合同的履行抗辩权和解除权，债权人只能申报债权，等待最后的财产分配。

二、企业破产中的知识产权许可合同

处理实践及其评价在企业破产中的知识产权许可合同处理实践中，破产法与知识产权法的冲突表现得愈发明显。如果依据知识产权法对合同当事人的意志不予干涉，会导致债权人争先恐后地实现合同目的，出现类似于银行挤兑的现象，这对进入破产程序的债务人而言无异于雪上加霜。如果按照破产法对知识产权许可合同当事人施加过多影响，又与知识产权法鼓励创新、促进智力成果传播的精神相悖。为了解决企业破产中的知识产权许可合同处理难题，待履行合同方法应运而生。

1.企业破产中的知识产权许可合同的性质

知识产权许可合同在美国破产法上属于待履行合同，适用待履行合同的相关规定。⑩美国自1938年《钱德勒法案》（Chandler Act）至1978年《破产法》（Bankruptcy Act，即美国现行破产法典），经过近半个世纪的发展，待履行合同制度从两段文字发展为长达几页的详尽描述。目前，国际上虽然还没有法典明文定义待履行合同，但大体而言，待履行合同可以界定为一种合同双方的義务均未完全履行完毕的合同。实践中一般援引康特里曼测试（Countryman Test，又称实质性违约测试）来判定待履行合同。根据康特里曼教授的解释：当合同双方尚未履行或尚未完全履行合同义务且一方尚未履行或尚未完全履行的义务会对他方造成重大实质性损害时，该合同为待履行合同。反之，如果一个合同的次要义务没有被履行，则当事人的违约并不构成实质性违约，该合同不属于待履行合同。

那么，知识产权许可合同是否属于待履行合同呢？让我们套用康特里曼测试来判定。实践中，知识产权许可合同双方经常都有一些尚未履行完毕的义务，这些义务是否属于实质性义务有待商榷。比如，不能仅仅因为一方没有支付知识产权许可费用，就判定其行为属于实质性违反合同，从而判定该许可合同构成待履行合同。应当看到，待履行合同的着重点不是已经确定的义务的履行，而是持续性义务的存续。换句话说，如果许可人不去起诉被许可人违反的合同义务是一项独立的义务，被许可人违反该义务就构成实质性违约。因此，含有许可人不得起诉被许可人违约的条款的合同当属待履行合同。与此类似，含有许可人允许被许可人在破产后继续使用知识产权条款的合同，保护被许可人的知识产权免受他人损害的合同，都属于待履行合同。

2.企业破产中的知识产权许可合同处理实践

从实践来看，知识产权许可方和被许可方无论哪方进入破产程序，都必然对双方依据合同所建立的双务契约关系带来变化。破产管理人对于待履行合同有两种选择：承担合同，拒绝履行合同。破产管理人若选择承担合同，必须首先对违约部分进行赔偿或者提供充分担保。破产管理人还需要考虑合同之外第三方的利益，需要补偿因债务人先前违约所导致的第三方的金钱利益损失，需要为将来可以实现合同目的提供保证。破产管理人承担合同须采取“全有或全无”的形式，即其仅能对全部合同概括承受，而不能仅享有部分合同权利或承担部分合同义务。破产管理人一旦决定承担待履行合同，破产程序开始前就已存续的合同便由债务人继续履行，债权人的债权不再与其他债权按比例分配，而是作为共益债务由债务人财产随时优先清偿。待履行合同如果被破产管理人拒绝，债务人便被视为在破产程序开始前就已违反合同义务，债权人的债权随即变为无担保债权，进入由无担保债权组成的“债权池”而依比例受偿。不过，合同被拒绝履行并不影响债权人依据合同享有其他权利，仲裁条款的执行权、抗辩权、债权人依据合同享有的债权数额等并不随着合同被拒绝而丧失。需要明确的是，合同的拒绝并不等于合同的终止，次级租赁人、次级被许可人等第三方主张权利和义务不因合同被拒绝而受到影响。

各国法律一般都赋予破产管理人极大的自由选择权，其选择继续履行合同还是拒绝履行合同完全凭其意志，法院甚少干涉。通常情况下，只要破产管理人满足商业判断规则（business judgment rule），其作出的判断便会被法院认可。商业判断规则是存在于普通法系国家的一项基本商事规则，其核心内容是法院不会揣测由独立的、利益不相关的董事作出的善意抉择。换句话说，只要董事会作出的决定符合一个理性人在当时情境下的合理考虑，法院就不应干涉董事会的正常商业活动。处理待履行合同时，商业判断规则涉及的关键因素有：债务人财产的成本与效益分析，破产管理人拒绝履行合同所导致的债权增加对其他普通债权的稀释，破产管理人承担合同后又违约所导致的潜在风险等。

3.待履行合同处理方法的评价

将企业破产中的知识产权许可合同视为待履行合同的做法较好地调和了破产法与知识产权法的矛盾。这种处理方法遵循利益平衡原则，充分考虑到了债权人与债务人的利益，在适度限制合同相对方意志的同时对债务人课以必要的义务，对契约自由作了另外一种意义上的修正。具体而言，破产管理人可以比较自由地选择通过承担合同来实现破产程序的目的，而不受债权人行使不安抗辩权和先履行抗辩权的干扰。同时，破产管理人的这项权利只有在补救已经存在的违约行为并提供充分担保后才能行使，而且，其一旦决定继续履行合同，债权人的请求权即被识别为共益债权而处于优先清偿的地位。此外，破产管理人继续履行合同的决定要受商业判断规则约束，可以被法院推翻。由于知识产权法律关系客体的特殊性，新问题随之产生。

一个问题是：在债务人是知识产权许可人的情形下，如果允许许可人任意解除许可合同，那么，由于知识产权一般无法在短时间内被取代，即使找到替代方法也会面临复杂的争论，这有可能极大地打击被许可人利用智力成果进行事业投资的积极性，甚至使被许可人经过艰辛努力发展起来的产业付之一炬。被许可人不能合法使用知识产权的损失是金钱难以补偿的，即使破产程序中有对被许可人进行补偿的安排，被许可人所得到的也不过是一种无担保债权，该债权的实现劣后于优先债权，被许可人需要与其他同等级的债权人分享债务人财产。1985年路博润公司诉里士满修整器公司一案将待履行合同方法的缺陷体现得淋漓尽致。该案中，里士满修整器公司在破产前曾许可路博润公司一项非排他性的金属涂层专利使用权，里士满修整器公司进入重整程序后拟在重整计划中写入拒绝履行专利许可合同的条款，以便可以将金融涂层专利再次出售获得更好收益，法院虽意识到里士满修整器公司拒绝履行合同会给相对方带来巨大负担，但里士满修整器公司的重整计划因符合商业判断规则且没有证据显示该公司滥用自由裁量权而得以顺利通过。

另一个问题是：在债务人是知识产权被许可人的情形下，对于被许可人已经付清全部许可费的独占许可，许可人一般无权禁止破产管理人转让许可合同项下的权利和义务；但对于非独占许可，当事人预先在许可合同中达成的禁止或限制合同在企业破产时被转让的条款并不能得到强制执行，破产管理人提供履约担保后拥有移转许可合同的权利；于是，债务人便可以在破产管理人承担许可合同后，将知识产权移转至第三方以换取高额利益。更大的问题是，如果第三方恰巧与原许可人有竞争关系，则许可人的利益实现将会非常困难。比如，一项允许债务人独家制造原许可人产品的专利权如果落到其产品与原许可人产品具有替代关系的厂家手中，该厂家就可以选择停止生产原许可人的产品，通过减小商品弹性的方法使自身产品销量和收入增加，从而达到打击竞争者的目的。

三、国外处理企业破产中知识产权许可合同的经验

将企业破产中的知识产权许可合同作为待履行合同予以处理会引发诸多问题。我们需要结合企业破产中知识产权许可合同的特性，重新思考处理方法。下文以美国法院的处理态度为例，分别对许可人、被许可人破产情形下的知识产权许可合同处理方法进行分析。

1.许可人破产时的知识产权许可合同处理方法

在破产法规制下，债务人为了尽可能减少负债而与贷款人、原材料供应商、企业工会等主体之间存在非常大的矛盾。在债务人拥有知识产权的情况下，这种矛盾尤其复杂——被许可人不仅被迫接受远低于债权数额的清偿，而且可能面临路博润公司诉里士满修整器公司案中被许可人所面临的投资荡然无存的风险，甚至遭遇紧随许可人进入破产程序、陷入破产泥沼的厄运。考虑到这一点，美国法院缜密考量知识产权的特性并考虑各方利益后探索到的处理方法值得我们借鉴。

在相关利益团体的推动下，美国早在1988年就制定了《知识产权破产保护法》（Intellectual Property Bankruptcy Protection Act），该法后来被纳入美国《破产法》第365（n）条，作为破产法处理待履行合同的例外方法，旨在通过限制知识产权许可人的权利，达到鼓励知识产权投资，保护投入研发资本、贡献市场营销技能的被许可人的目的。根据美国《破产法》，当知识产权许可人进入破产程序、破产管理人选择继续履行许可合同时，被许可人有两种方法可资应对：一是接受破产管理人拒绝履行合同的决定；二是在授权期内继续使用破产案件开始前就已存在的知识产权，并负担相应的义务。换句话说：被许可人可以选择接受债务人不再履行知识产权许可合同的决定，此时许可合同视为终止，被许可人不再拥有继续使用知识产权的权利，但可以与普通无担保债权人一样对债务人享有损害赔偿请求权等其他权利；被许可人也可以选择保留知识产权，此时破产管理人即使拒绝履行合同也无济于事，被许可人仍然有权继续合法使用该知识产权。允许被许可人在许可人破产时否定债务人拒绝履行知识产权许可合同的意志显然是对被许可人权利的倾斜保护，这种保护也体现在细微的层次上。比如，债务人虽然拒绝履行知识产权许可合同，但其始终受到合同中保密条款的约束，在独占许可的情况下不能再将知识产权许可他人，以便被许可人不受打扰地继续使用知识产权获益。被许可人选择继续承担合同的范围及于任何附属合同，如源代码托管合同。

为了不加重债务人的负担，美国《破产法》还框定了知识产权许可合同中被许可人的权利边界，施以时间、对价、权利等方面的多重限制。第一重限制是时间要求。被许可人只能在原许可合同设立的许可期限内继续使用知识产权。第二重限制是给付对价的要求。被许可人应当按照原合同要求继续支付知识产权许可费。不管如何称谓，只要是为了使用知识产权而支付的费用都应属于许可费的范畴。比如，普莱斯·弗莱斯一案中，一项生产专利许可合同区分了使用知识产权的独占许可使用费与按照销售额支付给许可人的提成，被许可人在债务人破产并拒绝履行合同后选择继续履行合同，并主张其仅需再支付债务人提成费而不再支付固定数额的许可费，法院审理后认为债务人应当得到包括被许可人为保留知识产权而支付的费用在内的所有费用，并因此驳回了被许可人的诉求。第三重限制是放弃权利的要求。被许可人需要放弃抵销权和对债务人共益债务的诉求权。一般情况下，债权人可以向破产管理人主张其在破产申请被受理前对债务人所欠的债务予以抵销，但在存在知识产权许可合同的情形下不得主张抵销权，以免引发被许可人为了获得实质上的更多清偿而要求债权人继续履行合同的道德风险，造成类似于个别清偿的结果，进而减少其他债权人获得清偿的比例。与此类似的是被许可人对共益债务的诉求。相较于因拒绝履行合同而获得的普通无担保债权人地位，被许可人在继续履行合同的过程中处于可以随时清偿共益债务的优先地位。只有在抽离抵销权和共益债务的诱惑之后，才能看出被许可人的真实意图。如果被许可人选择履行合同，说明被许可人的确是为了实现合同的经济效益与社会效益，这正是美国《破产法》设置被许可人权利边界的本意与初衷。

具有争议的是，美国《破产法》规定被许可人只能保有破产程序开始前存在于知识产权许可合同中的知识产权。在美国，知识产权许可合同中写入“未来改进”条款的现象非常普遍，如果限制被许可人获得更新后的知识产权，则潜在的被许可人很可能不愿获得某项知识产权许可，该知识产权许可人也会在与众多提供相似智力成果的许可人的竞争中落败。鉴于此，在知识产权许可人进入破产程序的情形下，美国《破产法》第365条排除了知识产权许可合同中“未来改进”条款的效力。从立法背景看，限制被许可人获得更新权利的理由有两个。其一，为了鼓励债务人继续研发知识产权而不为破产申请前所拟订的合同条款所累。通过赦免破产程序之前的债务，为债务人提供重新发展的机会。其二，为了保证债务人不会有积极履行合同的行为。待履行合同的设计是为了体现“除非破产管理人同意，不能要求债务人有履行合同的积极行为”的思想。即使法律允许被许可人继续享有知识产权，债务人也只是被动地接受金钱给付，消极地同意知识产权暂时归属被许可人。正因为此，立法才将被许可人可以继续使用的知识产权局限在债务人破产申请前合同列明的范畴，无须债务人再主动提供技术更新。迄今为止，美國只有一个案例涉及“未来改进”条款在破产程序中的效力问题，该案中法院判决“未来改进”条款在破产程序中不具有强制执行力。

但是，将“未来改进”条款排除在债务人的义务范围之外会引发新的不公平。当今世界，科技飞速发展，如软件领域就不断更新已有版本以增加用户体验，也会陆续发出补丁以解决技术漏洞问题。从这个角度看，无法获得知识产权修改或改进技术的被许可人所掌控的知识产权将大幅度贬值。尤其是当一项知识产权的开发接近尾声，如软件处于后期调试、电影正在包装剪辑、小说连载至最终的高潮部分时，如果知识产权许可人此时进入破产程序，那么缺少关键部分的知识产权对被许可人来讲只是“鸡肋”，被许可人继续承担合同不会获得完全的经济利益，其放弃合同又会使前期投资和期待利益落空。有学者就尖锐地指出：“被许可人无法获得技术更新，使得通过艰苦谈判得来的被许可人继续享有知识产权既得利益的胜利变得华而不实。”

一刀切式地禁止知识产权许可合同中写入“未来改进”的刚性条款显得过于绝对，至少在企业重整程序中，要求债务人向被许可人提供其自愿改进的知识产权，这不会对债务人的资金和产业造成实质性的、无法估量的负担。毕竟，与清算程序中债务人（即发明者）面临财产待分配的命运相比，重整程序中债务人的各组成部门相对完整，其改进知识产权不会耗费过多精力却可能对被许可人带来直接经济利益，债务人与被许可人维持更加紧密的关系也有利于企业重新发展。如果债务人不提供力所能及的帮助，知识产权的利用将不再具有效率，最终受害的将是整个社会。因此，应当准许法院对重整程序中的债务人逐案进行成本与效益分析，在债务人几乎不花费成本或仅履行最低限度的义务便可最大程度地惠及知识产权被许可人的情况下，要求债务人提供知识产权更新或升级。

2.被许可人破产时的知识产权许可合同处理

被许可人破产给许可人的竞争者以可乘之机。竞争者可以不经许可人同意便向亟待出售资产的债务人购买许可人知识产权项下的权利，从而使用其平时无法接触的专利及其他知识产权；许可人将因被许可人破产而丧失对知识产权许可的控制。为了防止债务人将承担许可合同后获得的知识产权移转给第三人，美国司法实务部门走向另一个极端，倾向于适用美国《破产法》第365（c）条，不仅否认债务人有移转许可合同的权利，而且不允许其承担许可合同，无论合同双方此前是否达成了禁止或限制权利义务转让的条款。美国《破产法》第365（c）条排除了第365（f）条中禁止反转让条款的适用，使债务人不再有继续履行或移转知识产权许可合同的可能。

对于知识产权许可合同的移转，美国学者、实务界与立法者的态度一致，即未经许可人同意，债务人不得自行移转合同。根据美国《破产法》第365（c）条，“其他可适用的法律”是指破产法之外的法律，包括版权法、专利法、商标法以及合同法等。美国知识产权法一直倾向于保护知识产权所有者的控制力，强调不征得许可人同意，被许可人无权处置知识产权许可合同。在契约自由原则的指引下，合同法本是允许权利义务自由移转的，但对于涉及特殊技能的个人服务合同，合同法一概采取禁止自由移转的态度。实践中，债务人丧失知识产权许可合同选择权在非独占许可的情形下最容易发生。

对于知识产权许可合同的承担，美国《破产法》剥夺债务人继续承担合同权利的规定颇为人诟病。毕竟，知识产权许可合同带来的收益可能为陷入困境的被许可人带来复苏的希望，债务人继续使用许可合同也可能使债权人分配到更多债务人的财产。为了尽可能减少禁止承担的规定对债务人造成的不利影响，美国立法者、学者与实务界围绕《破产法》第365（c）条展开了争论，产生了“假设性测试”“真实性测试”“字面含义测试”三种解释方法。“假设性测试”方法不考虑债务人的真实意思，而是创造了一个期待接受知识产权许可合同移转的假想第三方，假想债务人在承担许可合同后存在将许可合同移转给该第三方的机会，为了防止债务人违犯禁止向第三方移转许可合同的法律规定而直接禁止债务人承担合同。美国第三、第四、第九、第十一联邦巡回区上诉法院都采用此种方法。“真实性测试”方法立足于美国破产法的立法历史及其体系，认为是否允许债务人承担知识产权许可合同应该征求其本意，如果债务人没有转让合同的意图，就应该允许其承担合同。美国第一、第五联邦巡回区上诉法院和多数地方法院采用这一方法。“字面含义测试”方法将焦点集中于对破产管理人的表述，认为一般情况下破产管理人享有的权利同时为“占有中的债务人”所享有，但在承担知识产权许可合同的情形下，破产管理人并不包括“占有中的债务人”，因此，美国《破产法》第365（c）条所禁止的只是破产管理人对合同的承担或转让，“占有中的债务人”仍然享有承担合同的权利。“字面含义测试”方法在2005年首先由美国纽约南区破产法院采用。

“假设性测试”方法是一种文本解释方法，简便易行，无须追问当事人的心理状态使得适用效果具有可预期性。这一方法对债务人的不利之处在一定程度上也可以理解，毕竟知识产权许可人卷入破产程序并非其本意，不利后果不应由其承担。“假设性测试”方法的缺陷也很明显。美国最高法院大法官肯尼迪就指出：“‘假設性测试方法不惜牺牲破产法的基本精神，以换取对破产法典文本的忠诚。”具体而言，“假设性测试”方法的缺陷有三点：其一，“假设性测试”方法容易被债务人规避。在有的案件中，债务人将自己的股份出售给第三方，达到向第三方间接移转知识产权许可合同的目的。其二，“假设性测试”方法剥夺了债务人继续使用知识产权许可合同的权利，对根本无法移转的知识产权许可合同也是如此。许可人不仅对被许可人移转知识产权许可合同有决定权，还对知识产权许可合同的承担起到至关重要的作用，这将使许可人变得强势，利益均衡局面被打破。其三，“假设性测试”方法给予知识产权许可人的保护超出其实际需要。在破产程序之外，知识产权许可人不能无端解除许可合同，一旦被许可人破产，许可人可以采取“假设性测试”方法解除许可合同，收回潜在的高价值知识产权并再次出售获得更高利润。法律保护知识产权许可人本无可厚非，但绝不能容忍许可人利用破产程序不当得利。近年来，“假设性测试”方法的弊端被越来越多的人认识到，相应的对策纷纷涌现。比如，美国采用“假设性测试”方法的某些地区法院允许债务人采用“无影响通过”的方法规避美国《破产法》第365（c）条的适用，使债务人对于待履行许可合同可以既不明确承担也不明确拒绝，从而不受影响地经过破产程序。在这类案件中，不会产生继续履行合同或解除合同等后续问题。

“真实性测试”方法与“字面含义测试”方法试图体现破产法意旨的努力值得肯定。“真实性测试”方法较好地平衡了被许可人与许可人的利益。这一方法允许债务人使用知识产权许可合同，保护了债务人的重整利益；许可人的各项利益继续得到维护，许可人与被许可人之间的权利义务关系与被许可人进入破产程序之前的一样，债务人仍然要按照许可合同履行各项义务。“字面含义测试”方法代表了法院对长期以来限制没有转让意图的债务人承担知识产权许可合同的态度过于严厉的反思，是法院在综合考虑美国《破产法》第365（c）条及其宗旨后作出的选择。不过，“真实性测试”方法与“字面含义测试”方法都偏离了法条原意，试图对法条表述进行其他方向的解读。由于历史解释、体系解释和目的解释的效力均低于文义解释得出的事实，所以这两种方法的合理性受到质疑。

四、我国知识产权许可合同法律制度完善

1.现行法律规定的缺陷

我国《著作权法》第3章、《商标法》第43条、国务院2001年颁布实施的《集成电路布图设计保护条例》第22条规定的著作权许可合同、商标权许可合同、布图设计专有权许可合同都属于《合同法》规定的无名合同，在适用《合同法》总则的同时，可以参照适用《合同法》分则中的类似规定，即关于专利实施许可合同的规定（《合同法》第124条、第342条）。根据2001年《全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》第52条第4款的规定，专利实施许可合同作为技术合同的一种，是指专利权人或者其授权的人作为让与人许可受让人在约定的范围内使用专利，受让人支付使用费所订立的合同，具有双务性、有偿性等属性。我国知识产权各单行立法和《合同法》对许可合同的规制集中于协议内容、存续期限、使用报酬等事项，无暇关注破产程序中许可人与被许可人的权利义务。我国《企业破产法》中没有任何涉及知识产权的条款，实践中需要推演和论证企业破产中知识产权许可合同的处理方法。知识产权许可合同属于破产申请被受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同，可以适用《企业破产法》关于待履行合同的规定。根据我国《企业破产法》第18条的规定，破产管理人有权决定解除或者继续履行破产申请被受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同，如果破产管理人选择继续履行合同，对方当事人可以要求破产管理人提供担保。由此，无论是作为许可人还是作为被许可人，破产管理人对承担知识产权许可合同都享有完全的主导权，甚至不受商业判断规则的约束；除了要求提供担保，對方当事人对破产管理人决定继续履行知识产权许可合同的决定只能服从。根据我国《企业破产法》第42条、第43条、第113条的规定，因破产管理人请求对方当事人履行知识产权许可合同而产生的债务属于共益债务，由债务人财产随时清偿，其他情形下对方当事人的损失应列入普通破产债权，劣后于劳动债权和税收债权而得以清偿。

我国对企业破产中的知识产权许可合同没有特殊规制，面临前述待履行合同解决方法产生的问题。一旦许可人破产，破产管理人就可能选择终止知识产权许可合同，这种选择使得为实施知识产权许可合同作了充分准备的被许可人所投入的必要生产设备、原材料、人力等成本因在直接损失之外而无法列入破产债权的范围。另外，一旦被许可人破产，债务人就可能将知识产权转让给未经许可人同意的第三方。比如，根据2001年《全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》第65条的规定，债务人可以通过股权出售、融资等方法间接地使第三方获得知识产权许可合同中的权利。许可人担忧的将不再是破产管理人拒绝履行合同后债权变为普通破产债权，而是债务人在破产管理人选择承担合同后可能移转合同而导致许可人不想与之交涉的第三方获得知识产权使用权。我国现有立法中没有类似于美国《破产法》第365（f）条关于知识产权许可合同中禁止或限制权利义务转让的条款无效的规定，难以应对上述问题。

2.制度完善思路

待履行合同方法无法妥善处理企业破产中的知识产权许可合同问题，盖因其未能结合高新产业发展的实际需求，未能把握智力成果的特性。我们需要平衡知识产权许可人和被许可人的利益，切实从二者的诉求出发，从维护社会利益的大局出发，构建我国破产程序中的知识产权许可合同法律制度。

对于许可人破产的情形，应该在待履行合同的相关法律条文下增加一个例外条款，规定当待履行合同为知识产权许可合同时，被许可人有权选择是否继续履行许可合同。如此，既使破产管理人可以基于许可人的利益而选择是否继续履行许可合同，又能保障被许可人持续拥有实施该许可合同的权利，在维护破产法为债务人提供转机的意图的同时，使得具有公共利益属性的知识产权得以为社会有效利用。另外，赋予知识产权被许可人选择权对债务人而言是法律创设的一种额外负担，应该设法降低其对债务人造成的不利影响，约束被许可人继续持有知识产权的权利。具体而言，被许可人只能在许可合同约定的剩余时间内，继续保有原许可合同中约定的权利，持续给付许可合同约定的费用，不得主张抵销权。当然，破产管理人除了要求被许可人继续给付，不能要求其他损害赔偿。至于“未来改进”条款，应该允许法院在重整程序中综合考虑相关因素之后，要求债务人适度提供对被许可人至关重要的技术改进。首先，债务人需要向被许可人提供一定的技术更新。更新后的知识产权可能使被许可人持有的许可合同变成一纸空文，被许可人的获利空间迅速缩小，知识的有效传播受到阻碍。在此情形下，有必要要求债务人利用其技术和人力优势，向被许可人提供一定的帮助。其次，要求债务人提供技术更新要权衡各种因素。法院应该考察债务人提供技术更新的成本以及技术更新是否对被许可人有重要意义等情况，在不会对债务人造成难以预期的负担的前提下，要求债务人提供关键更新。最后，对被许可人的特殊对待应局限在重整程序中，不应扩散。和解程序只是为了快速了结债权债务关系，清算程序的焦点是分配债务人财产，在债务人即将破产的情形下让其再提供改进的知识产权也不现实。

对于被许可人破产的情形，有必要强调破产管理人承担知识产权许可合同后不得再行移转。破产法之外的法律法规中的相关制度也可以适用于破产管理人，破产管理人可以通过股权转让等方法将知识产权许可合同间接移转至第三人，从而使许可人丧失对知识产权的控制。实践中，对于知识产权独占许可合同在债务人一次性支付许可费后是否可以转让存在争议，这加剧了权利归属的不稳定性，使许可人在签订合同时慎之又慎，从而加大了交易成本。鉴于此，我国《企业破产法》除了规定一般情况下破产管理人不得擅自移转知识产权许可合同，还应专辟一条，规定未经许可人同意，破产管理人继续履行许可合同后不得再行转让。为了避免出现美国“假设性测试”“真实性测试”“字面含义测试”三种方法的争议，我国《企业破产法》不应限制破产管理人对知识产权许可合同的承担。

3.具体制度设计

考虑到我国并没有以一般知识产权关系为调整对象的“知识产权基本法”，为了兼顾各项知识产权的特性，需要通过立法明确知识产权许可合同的范围，作为规制知识产权许可合同的前提条件。对此，修订我国《企业破产法》，在其中增加知识产权许可合同的相关条款是最佳方法，但我国用了近20年才以《企业破产法》取代《企业破产法（试行）》，修法历程艰难，修订后的《企业破产法》仅施行6年有余，再行修改不切实际，纳入“十二届全国人大常委会立法规划”的68件立法草案和立法项目中也没有《企业破产法》。对我国《著作权法》《商标法》《专利法》等法律进行修改或许是可行路径，但《商标法》的修改已经完成，专利实施许可的相关内容又主要在《合同法》中，因此这种设想显然难以实施。可以考虑的路径有两条：一是由最高人民法院出台司法解释，明确破产程序中的知识产权许可合同处理方法。目前，破产法司法解释采取对重要问题逐一发布解释的方式，等到时机成熟时，可以考虑专门制定相关司法解释。二是由国务院知识产权主管部门制定“知识产权许可条例”，对所有涉及知识产权许可合同的法律问题进行特别立法。

注释

①[美]E·博登海默：《法理学：法律哲学与法律方法》，邓正来译，中国政法大学出版社，1999年，第148页。②冯小青：《知识产权法前沿问题研究》，法律出版社，2004年，第46页。③[美]哈维·米勒：《破产重整五十年（1960～2010）回溯》，张钦昱译，《公司重整法律评论》第1卷，法律出版社，2011年，第412页。④[美]理查德·A·波斯纳：《法律的经济分析》，蒋兆康等译，中国大百科全书出版社，1997年，第523页。⑤刘云山：《传统中国契约权利形态三论》，《西南民族大学学报》2006年第7期。⑥参见李永军：《合同法》，法律出版社，2004年，“序言”第1页。⑦参见苏永钦：《走入新世纪的私法自治》，中国政法大学出版社，2002年，“自序”第3页。⑧李显锋、彭夫：《论专利普通许可权的法律性质》，《广西大学学报》（哲学社会科学版）2016年第3期。⑨付翠英：《破產法比较研究》，中国人民公安大学出版社，2004年，第303页。⑩Executory Contract有多种中文译名，如“有效合同”“尚待执行的合同”“进行中双务契约”等（参见兰晓为：《破产法上的待履行合同研究》，人民法院出版社，2012年，第2—3页），本文将其译为“待履行合同”。参见[美]大卫·G·爱泼斯坦等：《美国破产法》，韩长印等译，中国政法大学出版社，2003年，第227页。另有一些判例采用“功能性测试”方法判断合同的性质：当一项合同被破产管理人拒绝履行是由于该合同对债务人构成负担时，该合同即为待履行合同。需要说明的是，“功能性测试”方法比较灵活，需要结合个案情况具体裁断。In re La Electronica， Inc.， 995 F.2d 320， 322 n. 3 （1st Cir. 1993）； In re Jolly， 574 F. 2d 349 （6th Cir. 1978）.See Vern Countryman， Executory Contracts in Bankruptcy： Part I， 57 ， Minn. Law Rev. 439， 460 （1973）.See S. Samuel Arsht， The Business Judgment Rule Revisited， 8 Hofstra L. Rev. 93 （1979）.See Lubrizol Enterprises， Inc. v. Richmond Metal Finishers， Inc.， 756 F.2d 1043 （4th Cir. 1985）.参见董涛：《破产程序中知识产权许可协议“法律待遇”问题研究——美国的经验及对中国的启示》，《政治与法律》2008年第10期。美国《破产法》第365（f）条以及联合国国际贸易法委员会制定的《破产立法指南》第二部分第139条中都有类似规定。See Intellectual Property Licenses and Bankruptcy—Has the IPLBA Thawed the "Chilling Effect" of Librizol v. Richmond Metal Finishers？， Patrick Law， 99 COM. L. J. 261 （1994）.源代码托管合同通常出现在签订有关电脑软件的契约时。See Encino Bus. Mgmt.， Inc. v. Prize Frize， Inc. （In re Prize Frize， Inc.）， 150 B.R. 456， 459-60 （B.A.P. 9th Cir. 1993）， affd， 32 F.3d 426 （9th Cir. 1994）.See Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson， Cases， Problems and Materials on Bankruptcy， 244-245 Little， Brown （2d ed. 1990）.In re Szombathy， 1996 WL 417121， at *9 （Bankr. N.D. Ill. 1996）.Kenneth N. Klee， Isaac M. Pachulski & David Fuller， The Effect of Bankruptcy on Intellectual Property Rights， SD24 ALI-ABA 69， 74 （1998）.See e.g.， Breeden v. Catron， 158 B.R. 624， 627 （Bank. E.D. Va. 1992）； In re Taylor， 103 B.R. 511， 516 （D.N.J. 1989）.这是因为与独占许可合同中的被许可人视许可合同为一项可以转让的物权相比，非独占许可合同中的被许可人更多地视许可合同为一项债权。各界对独占许可合同的处理存在分歧，如美国1976年《著作权法》明确规定独占许可合同可以转让，但美国第九联邦巡回区上诉法院持相反观点。See Gardner v. Nike， Inc.， 279 F. 3d 774 （9th Cir. 2002）.In re W. Elec.， Inc.， 852 F.2d 79 （3rd Cir. 1988）； In re Sunterra， 361 F. 3d at 262 n.9； In re Catapult Entmt， 165 F.3d at 747； City of Jamestown v. James Cable Partners， L.P.， 27 F.3d 534， 537， rehg dened， 38 F.3d 575 （11th Cor. 1994）.相关立法历史参见H.R. REP. No. 96-1195， §27（b） （1980）。采用体系解释的方法对美国《破产法》第363（c）条、第363（f）条进行比较分析后可以发现，第363（f）条要求破产管理人承担待履行合同后才能予以转让，第363（c）条则将承担、转让待履行合同并列，显然，这两个法条之间的矛盾需要调和。See Bonneville Power Admin. v. Mirant Corp. （In re Mirant Corp.）， 440 F.3d 238 （5th Cir. 2006）.占有中的债务人（debtor in possession），指经过法院的审查和许可，法院可以省却任命破产管理人的程序而将破产企业的财产及企业经营权直接交其占有、经营的原债务人。参见李曙光：《关于新〈破产法〉起草中的几个重要问题》，《政法论坛》2002年第3期。Statement of Kennedy， J.， N.C.P. Mktg. Group， Inc. v. BG Star Prods.， Inc.， 129 S. Ct. 1577， 1578 （2009）； On Petition for Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit， No. 08-463， decided March 23， 2009.有些法院认为股份出售或公司出售本身已达到了移转许可合同的效果，因而判决破产管理人的此种设计无法达到规避“假设性测试”的目的。See PPG Indus.， Inc. v. Guardian Industries Corp. 597 F. 2d 1090， 1095 （6th Cir. 1979）.In re Hernandez， 287 B.R. 795 （Bankr. D. Ariz. 2002）.但是，破产管理人仍然需要概括承受知识产权许可合同的所有权利义务，债务人不履行义务构成违约。In re Aerobox Composite Structures， LLC， 373 B.R. 135 （Bank. D.N. M. 2007）； In re Adelphia Communications Corp.， 359 B.R. 65， 72 （Bank. S.D.N.Y. 2007）.参见梁慧星：《论法律解释方法》，《比较法研究》1993年第1期。参见[日]中村真帆：《企业破产重组中的知识产权处置——以专利实施许可合同处理为例》，载钱卫清：《国有企业改革法律报告》第1卷，中信出版社，2004年，第326页。美国《破产法》将商标权排除在知识产权范畴之外，招致众多学者批评。限于篇幅，本文不探讨破产法对商标权的特殊对待。比如，最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的两个司法解释分别是关于破产案件受理、债务人财产认定的规定。

责任编辑：邓林

Abstract：Balancing the interests of all parties is a theoretical fulcrum to solve the conflict between the intellectual property law and the bankruptcy law. In practice， the traditional way to deal with the performance of the contract is failure to take into account the characteristics of intellectual property rights. The United States allows the licensee to use the intellectual property rights when the licensor goes bankrupt or the bankruptcy administrator refuses to perform the contract， and three being three methods of "hypothesis test"， "authenticity test" and "literal meaning test" to balance whether the bankruptcy administrator can undertake the license contract. China needs to build up the legal system of intellectual property license contract in bankruptcy law， including judicial interpretation or other regulations.

Key words：enterprise bankruptcy； license contract of intellectual property； legal system