我国《商标法》第三十二条之在先权利保护研究——以“捕鱼达人”案为考察对象

冯晓青， 周贺微

(中国政法大学 民商经济法学院， 北京 100088)



我国《商标法》第三十二条之在先权利保护研究
——以“捕鱼达人”案为考察对象

(中国政法大学 民商经济法学院， 北京 100088)

我国《商标法》第三十二条对在先权利保护的规定，彰显了商标注册时应当为他人的在先权利保留一定空间的精神。在先权利的判断应当以在先权利相关法律为依据，完整的在先权利在商标法中应当受到保护和尊重。在先权利的成立基础不以商品功能为前提，商品功能不影响在先权利的正当性和完整性，仍应受《商标法》第三十二条在先权利保护。

在先权利； 著作权； 外观设计专利； 商标； 知名度

我国《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条被称为“保护在先权利”和“禁止恶意抢注”条款。1993年《商标法实施细则》第二十五条第一款列举了五种行为属于“《商标法》第二十七条第一款*1993年《商标法》第二十七条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”，其中第(四)项规定“侵犯他人合法的在先权利进行注册的”。2001年我国第二次修改《商标法》，该规定被上升到法律层面，一方面在第九条规定申请注册商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突，另一方面在第三十一条(2013年《商标法》第三十二条)规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。[1]118从制度沿革来看，现行《商标法》第三十二条的规定是从商标可撤销制度中的相关规定演变而来的。“不得损害他人现有的在先权利”与“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是并列关系。从适用上看，《商标法》第三十二条前半句和后半句可以独立适用；但也有情形是前后两半句规定的情形同时出现，此时是否构成在先权利保护和恶意抢注应分别根据相关情况综合判断认定。在“捕鱼达人”案中，希力公司既有“在先权利”的存在，也有“在先使用并有一定影响的商标”存在，根据希力公司通过使用“捕鱼达人”获得的知名度，波克公司作为同行业竞争者应当对此应为明知或应知，波克公司在“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务上注册“捕鱼达人”商标是否构成《商标法》第三十二条规定的“恶意抢注”，同时构成“损害他人在先权利”的情形，值得探讨。以下从“在先权利”保护角度来对“捕鱼达人”案作出研究，以期明确商标法三十二条规定的“在先权利”保护规定的适用。

一、问题的提出——以“捕鱼达人”案为出发点

在“捕鱼达人”案*该案中，希力公司拥有相应的著作权登记证书、外观设计专利证书等。参见商标评审委员会商评字〔2014〕第058749号裁定书、商评字〔2014〕第058754号裁定书、北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第9066号判决书、(2014)一中行(知)初字第9065号判决书、北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第2074号判决书、(2015)高行(知)终字第2075号判决书。中，希力公司于2009年8月6日完成“捕鱼达人”和“捕鱼达人系列美术作品图”作品，于2009年9月27日在广东首次发表；于2010年4月10日完成“捕鱼达人Ⅱ”作品并于2010年4月28日在广东首次发表。希力公司以法人作品著作权人身份依法取得相关著作权登记证书，依次为：2009年12月取得希力“捕鱼达人”游戏I软件著作权登记证书；2010年7月，取得希力“捕鱼达人”游戏II软件著作权登记证书；2010年8月取得《捕鱼达人》《捕鱼达人II》《捕鱼达人系列美术作品图》美术作品著作权登记证书。2010年9月30日，希力公司分别就游戏机(捕鱼达人4人精装版)”“游戏机(捕鱼达人6人豪华版)”申请外观设计专利，此两项专利授权公告日均为2011年4月27日。

波克公司于2011年3月29日申请在第42类“计算机软件设计、计算机软件更新、技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”等服务上注册“捕鱼达人”商标。在法定异议期内，希力公司和千贝公司针对被异议商标的注册申请向商标局提出异议。2013年6月18日，商标局作出裁定，认为希力公司和千贝公司提出的证据材料不足以证明其已经在先使用“捕鱼达人”商标并使之具有一定影响，裁定被异议商标予以核准注册。

希力公司和千贝公司不服商标局的裁定，向商标评审委员会提起异议复审申请，主要理由为：希力公司和千贝公司在网络游戏领域具有较高的知名度和影响力，“捕鱼达人”游戏系由希力公司和千贝公司独创并在先使用，并且进行了著作权登记，在相关公众中具有较高的知名度。被异议商标的申请注册是对两公司在先使用并有一定影响的“捕鱼达人”商标的恶意抢注。

商标评审委员会于2014年4月14日作出裁定认为：千贝公司和希力公司取得计算机软件著作权登记证书的时间和使用“捕鱼达人”日期均在波克公司之前。并且千贝公司和希力公司在“计算机软件设计、计算机软件更新”等相同或类似服务上在先使用了“捕鱼达人”商标并使之具有了一定知名度，所以在“计算机软件设计、计算机软件更新”服务项目上，被异议商标的注册申请构成《商标法》(2001年)第三十一条所指的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。

波克公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。波克公司在一审中认为，商标评审委员会认为“捕鱼达人OL游戏软件”“希力捕鱼达人游戏软件”及“希力捕鱼达人2游戏软件”为申请计算机软件名称，“捕鱼达人”作为计算机软件名称的组成部分，不具备法律意义上作品的构成要素，不属于《中华人民共和国著作权法》第三条规定的“作品”的范围，不应脱离作品整体而单独受到著作权的保护。因此，商标评审委员会对希力公司、千贝公司关于著作权的主张不予支持。

一审法院北京市第一中级人民法院认为，作为同行业经营者的波克公司，应当知道希力公司和千贝公司对“捕鱼达人”商标的实际使用情况，波克公司在本案中提交的计算机软件著作权登记证书及相关使用证据均晚于希力公司和千贝公司的使用时间，在此情况下波克公司于2011年3月29日在“计算机软件设计、计算机软件更新”等商品上申请注册“捕鱼达人”商标难谓正当。故一审法院驳回波克公司的起诉。

波克公司向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院对在先权利并未提及，认为商标评审委员会和一审法院关于希力公司在复审服务相同或者类似的商品或者服务上使用“捕鱼达人”商标并具有一定知名度的认定缺乏充分的事实依据，最终认定波克公司在“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务类别申请注册“捕鱼达人”商标不属于以不正当手段抢注他人商标的行为。

通过对“捕鱼达人”案的分析可知，无论是一审法院还是二审法院，都以《商标法》第三十二条后半句“恶意抢注”为中心，对《商标法》第三十二条前半句的“在先权利保护”重视度不足。在先权利需要具备何种条件方可对抗在后的商标注册问题引人深思，确定好在先权利保护的适用要件，不仅是对在先权利的保护，更是商标秩序稳定性的保障。

二、《商标法》第三十二条“在先权利”保护的解读

(一)“在先权利”保护的理论依据

包括商标权在内的知识产权是私权，是民事权利的一种，商标权与其他知识产权及民事权利处于平等地位。规定“在先权利”首要目的是为了避免注册商标与其他权利相冲突。权利冲突不仅会增加商标权人使用商标的成本，也会给其他权利人带来权益损害。权利冲突不仅不利于商标权及其他私权利的保护，相反会给权利行使带来负面影响，阻碍正常的民事权利之间的融合与发展，不利于市场效率的提高。

实现公共利益是确立知识产权专有性的重要理由。[2]313以商标法为代表的知识产权法，不仅是对私人知识产权的保护，更是对有关社会公共利益的保护。商标法在知识产权法中，更是保护公共利益之代表。商标法通过在先权利保护、不良影响等制度，来维护社会公共利益。即使是商标侵权的判定，也是以相关公众的混淆可能性为依据，彰显了对社会公众及社会公共利益的重视。[3]商标的基础功能是标识商品来源，若不顾及商标权与其他权利的冲突，将增加权利冲突发生的可能性，增加消费者为主的社会公众对商品来源的混淆误认可能性，增加消费者为主的社会公众的检索成本。为了减轻社会公众以商标为准检索商品的成本，同时也减轻商标纠纷处理机构的负担，节约公共资源，有必要将商标与其他权利的冲突可能性降低到最小。

从权利功能角度看，之所以会发生权利冲突或权利冲突会给公共利益带来影响，是因为这些在先权利除了发挥其基本权利功能之外，还在一定程度上发挥了商标的基本功能——标识(商品)来源。在能够标识商品来源的基础上，可能会给社会公众带来混淆。如果核准注册与在先权利相同或近似的商标，在一定的商品范围内将有可能影响在先权利人的市场竞争能力，并使相关公众产生混淆和误认，这与商标与商标之间规避冲突的道理相通。

此外，作为在先权利人，其权利能够起到标识作用与其付出的劳动是有关系的。无论是商标法还是其他民事法律，均以保护正当存在的民事权利为基本原则。在尊重他人在先权利的基础上，对在后的商标注册申请，可能是权利管理机构最节约管理成本的做法。因此，在商标法中规定在先权利保护，于“私”于“公”均具有较重要的意义和价值。

(二)《商标法》第三十二条“在先权利”的范围

关于《商标法》第三十二条“在先权利”的范围，如是否除了民事权利外也包括民事权益，是否包括在先商标权及在先使用并具有一定影响的未注册商标权益，对此曾有争议。[4]广义的民事权益包括民事权利和民事法益，民事法益具有表现形式的不确定性和外延的模糊性，立法只能对其做出原则性规定，确认民事法益的任务主要还是由司法来承担。[5]在民法规定上，也对“民事权益”给予了明确规定，确立了民事权益与民事权利同受民事法律保护的精神。*如我国《民法通则》第一条规定：“为了保障公民、法人的合法的民事权益，正确调整民事关系，适应社会主义现代化建设事业发展的需要，根据宪法和我国实际情况，总结民事活动的实践经验，制定本法。”第五条规定：“第五条 公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。”我国《民法总则》中也有多处将“合法权益”与“人身权利”“财产权利”相并列规定，明确了民事权益受法律保护。因此，从民事法律规定上看，不仅保护法律明确界定的“权利”，也对民事“权益”予以保护。《商标法》第三十二条规定的“在先权利”不仅应当包括法律明确界定的“权利”，也应当包括法律规定的民事“权益”。2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对此予以了明确规定，其中第十八条规定“《商标法》第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益……”，为当前对“在先权利”范围的争议作出了权威解释，符合权利保护之逻辑。

此外，从法律条文关系上看，《商标法》第三十二条的前后两半句是并列关系，“在先权利”与“他人在先使用并具有一定影响的商标”是同等重要的保护对象，对未注册商标这种“权益”给予保护，也应当对其他与未注册商标权益相类似的其他民事权益予以保护。同时给予商标法已经规定在先注册商标权利保护，也在《商标法》第三十二条后半句规定了未注册商标权益的保护，其适用条件与《商标法》第三十二条前半句在先权利之保护有别。[6]因此《商标法》第三十二条前半句的“在先权利”包括民事权利、民事权益，但是不包括商标权和在先使用并具有一定影响的商标权益。

《商标法》第三十二条“在先权利”在实践中主要指商号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权及知名商品特有名称、包装、装潢等。[1]120因为不同的在先权利在发挥标识来源功能上具有差异，因此不同类别的在先权利存在之前提下，适用《商标法》第三十二条在先权利保护条款上具有一定的不同。[4]同时，在《商标法》第三十二条中“在先权利”的构成要件，除了普通的“权利”构成要件之外，还有其他限制条件。如在对在先权利知名度的要求、对在先权利商品类别的限制、对在先权利客体与申请注册商标之间相同或类似的要求等。

(三)在先权利之基础构成要素

“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的构成要素，主要包括以下几个方面：

第一，在先权利的存在。在先权利应当是完整的权利，也即在商标注册申请日之前已经存在的权利。因为各种权利的获得存在不同的形式，因此在判断上也有差异。对于著作权、姓名权、肖像权等无须相关机关授权确权、一经完成即可自动获得的权利，自该行为完成之日起即获得该项权利。即便在先权利人基于某种原因后续向特定管理机关进行登记等，均应以完成相关创作、自动获取权利的日期作为在先权利的获得日期。

第二，他人享有。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定：“《商标法》第三十二条规定的在先权利，……诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”对于在先权利，他人已经获得且现行有效，不包括在商标注册申请日之前获得但在商标注册申请日已经丧失或在商标注册申请日没有获得并可期待获得的情形。如获得著作权，但是著作权已经过了保护期限，这种情况则不属于在先权利范围之列。再如，外观设计专利已经形成，但是在商标注册申请日前尚未获得相关机关的授权，仍不属于此处的“在先权利”。

第三，存在“损害”之可能性。一般而言，商标法以保护商标的使用为原则，在此处只排除损害在先权利的商标注册行为，至于使用行为则未明确完全禁止。原因在于《商标法》第三十二条的规定针对的是“商标注册的审查和核准”环节的管理规定，而非商标使用环节的管理。因此，在此处禁止注册商标，并不一定禁止将相关标识作为商标予以使用。至于将他人在先权利客体作为商标使用的后果，则不由商标法三十二条来解决。但是，若申请注册商标损害了他人现有的在先权利，则属于不应当予以注册的情形。此外，“损害”既包括已经造成的损害，也包括可能造成的损害。因此，在判断是否造成对他人在先权利的损害时，一般以是否可能给相关公众带来混淆或误认为判断标准。基于此，《商标法》在此用语为“损害”而非如其他条款规定的禁止“侵犯他人在先权利”。

“捕鱼达人”案中，希力公司不仅将“捕鱼达人”进行了计算机软件登记，还对之进行了美术作品登记，此外还对“捕鱼达人”作为游戏机及游戏软件的名称主要部分来使用，还申请了外观设计专利保护。对这些权利是否构成《商标法》第三十二条的“在先权利”需要结合“捕鱼达人”案具体细节来予以判断。

三、“捕鱼达人”案中在先权利保护的认定

(一)“捕鱼达人”案中“在先权利”的认定

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条的规定：“……诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”也即应当审查在先权利的存在和有效性。在相关审判实务中，应当合理分配举证责任。对于在先权利的举证，应当由在先权利人举证。在“捕鱼达人”案中，波克公司在2011年3月29日向商标局提出注册“捕鱼达人”商标的申请，因此判断在先权利是否有效应当以2011年3月29日为准。

1.外观设计专利权问题

在“捕鱼达人”案中，希力公司举证证明了其在2010年9月申请“捕鱼达人”游戏机外观设计专利。在先权利是外观设计专利权的，适用要件包括：第一，外观设计专利的授权日要早于系争商标的申请注册日及使用日；第二，系争商标与外观设计使用于相同或类似商品；第三，系争商标与外观设计专利相同或近似。[1]在“捕鱼达人”案中，希力公司举证证明了其在2010年9月30日申请“游戏机(捕鱼达人4人精装版)”外观设计专利，但是该专利授权公告日为2011年4月27日；在2010年9月30日申请“游戏机(捕鱼达人6人豪华版)”外观设计专利，但是该专利授权公告日为2011年4月27日。希力公司的“捕鱼达人”外观设计专利授权日均晚于波克公司申请注册“捕鱼达人”商标的日期2011年3月29日。因此，“捕鱼达人”案中，因希力公司相关外观设计专利的授权日比波克公司“捕鱼达人”商标申请日晚，因此丧失外观设计专利对抗“捕鱼达人”商标申请的基础。

2.著作权问题

著作权人自创作完成之日起即享有著作权，著作权登记是著作权的初步证据。最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条第一款规定：“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。”希力公司提供的作品登记证书表明其在先获得了相关著作权，依次为：(1)国家版权局2009年12月1日颁发的《计算机软件著作权登记证书》，软件名称：希力捕鱼达人游戏软件V1.0，开发完成日期和首次发表日期均为2009年9月27日；(2)国家版权局2010年7月7日颁发的《计算机软件著作权登记证书》，软件名称：希力捕鱼达人Ⅱ游戏软件V1.0，开发完成日期：2010年4月24日，首次发表日期：2010年4月28日；(3)国家版权局2010年8月27日颁发的《著作权登记证书》，广州希力公司2009年8月6日完成并于2009年9月27日在广东首次发表的美术作品《捕鱼达人》，申请人以法人作品著作权人身份依法享有著作权；(4)国家版权局2010年8月27日颁发的《著作权登记证书》，广州希力公司2010年4月10日完成并于2010年4月28日在广东首次发表的美术作品《捕鱼达人Ⅱ》，申请人以法人作品著作权人身份依法享有著作权；(5)国家版权局2010年8月27日颁发的《著作权登记证书》，广州希力公司2009年8月6日完成并于2009年9月27日在广东首次发表的美术作品《捕鱼达人系列美术作品图》，申请人以法人作品著作权人身份依法享有著作权；(6)广东省经济和信息化委员会于2010年3月2日向希力公司颁发的关于“希力捕鱼达人游戏软件V1.0”的《软件产品登记证书》。

在先著作权登记证书因为登记时间早于系争商标注册申请日，可证明在系争商标申请注册日之前该作品已创作完成，即便当事人仅提供这一份证据，也可以认为其完成了享有在先著作权的初步举证责任，举证责任应转移到对方当事人，若对方当事人不能够提供相反证据可认定在先著作权成立。[7]“捕鱼达人”案中，希力公司的“捕鱼达人”相关作品不仅创作时间远早于波克公司申请“捕鱼达人”商标的时间，获得著作权登记的时间也要早于波克公司申请商标的时间。

满足原创性的标题能够获得著作权法的保护。[8]351根据希力公司在“捕鱼达人”案中提供的相关证据可知，该公司一直将“捕鱼达人”名称用于其游戏机、游戏软件等，如版权局相关版权登记证书中名称被登记为“希力捕鱼达人游戏软件V1.0”“希力捕鱼达人Ⅱ游戏软件V1.0”等。希力公司通过长期使用、大力宣传推广，已经使得“捕鱼达人”游戏机及游戏家喻户晓，已经达到了知名的程度。虽然“捕鱼达人”是一个较短的词汇，但是其具有较高的独创性。因此，从著作权法角度来看，“捕鱼达人”这一系列商品名称本身即是一个短小精悍的作品，希力公司对此享有著作权。

3.名称权问题

已经达到了知名的程度商品特有名称在具备公示、持续使用和特有性的条件下构成商品的特有名称，本质上是未注册商标，受反不正当竞争法的保护。[9]“捕鱼达人”本身也是具有较高知名度的希力公司游戏机、游戏软件的名称。希力公司在版权局相关版权登记证书中使用的“希力捕鱼达人游戏软件V1.0”“希力捕鱼达人Ⅱ游戏软件V1.0”等显示，“捕鱼达人”本身也是一种商品名称。希力公司的“捕鱼达人”系列商品在波克公司申请注册“捕鱼达人”之前，已经通过希力公司长期使用、宣传推广，达到了家喻户晓的程度。特别是受到相关行业权威机构的嘉奖，获得多项荣誉奖项，在行业内具有一定的影响力。在希力公司“捕鱼达人”系列商品具有较高知名度的情况下，其游戏机、游戏软件上所使用的“捕鱼达人”名称，属于知名商品名称，属于《商标法》第三十二条“在先权利”范围，是商标法和反不正当竞争法保护的对象。

(二)波克公司注册申请“捕鱼达人”商标是否侵害希力公司的在先著作权

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条第一款规定：“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对……诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。”在先权利是著作权的，适用要件包括系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或实质性近似；第二，系争商标注册申请人可能接触过或有可能接触到他人享有著作权的作品；第三，系争商标注册申请人未经著作权人的许可。[1]121在“捕鱼达人”案中，在希力公司对“捕鱼达人”相关的软件作品、“捕鱼达人”系列美术作品、“捕鱼达人”作品享有在先著作权的前提下，因为波克公司明显未经过希力公司的许可即申请注册“捕鱼达人”商标，因此应当重点考虑以下问题：首先，要看波克公司是否有接触希力公司“捕鱼达人”作品的可能性；其次，应当对波克公司申请的“捕鱼达人”商标标志与希力公司的计算机软件作品、美术作品、“捕鱼达人”文字作品相比对，看是否实质性近似；再次，应当判断波克公司申请注册“捕鱼达人”是否可能损害希力公司的在先权利，也即可以通过是否可能造成消费者的混淆或误认综合判断。

第一，接触可能性的判断。从希力公司的销售、推广来看，希力公司自2009年开始制作“捕鱼达人”软件游戏机，并向多个省市的9家经销商销售，再由该9家经销商通过其销售渠道面向全国范围销售希力“捕鱼达人”游戏机。2010年5月，希力公司许可力港公司使用“捕鱼达人”名称及相关权利，力港公司根据许可开发了网络版的“捕鱼达人”游戏，“捕鱼达人”名称的使用范围扩散至整个互联网。从媒体报道宣传来看，希力公司从2009年开始多次、以多种方式大范围宣传推广“捕鱼达人”游戏，《电子乐园·电玩风云》《澳门国际电玩》等杂志多次对希力公司“捕鱼达人”游戏进行广告、宣传、报道，致该游戏销售火爆、玩家众多。从获得的奖项上看，希力公司的“捕鱼达人”游戏多次获得全国知名奖项，如2009年度中国游戏行业优秀产品“金手指奖”、中关村在线(ZOL.COM.CN)2011年度优秀产品奖、2010年度中国最佳手机应用软件大赛最佳手机游戏奖、第七届中国手机游戏企业TOP500强评选50强(2011-2012)等。从所经营业务来看，波克公司与希力公司均从事游戏设计和开发服务，是同一行业的竞争者，对希力公司的“捕鱼达人”作品属于明知、应知，具备接触可能性，特别是在希力公司对“捕鱼达人”作品均进行了著作权登记的情况下更是如此。

第二，实质性近似的判断。波克公司申请的“捕鱼达人”商标与希力公司的作品构成相同或实质性近似。波克公司申请“捕鱼达人”商标为文字商标，与希力公司的“捕鱼达人”文字作品相同。希力公司的计算机软件名称为“捕鱼达人”，其美术作品由“捕鱼达人”四个字组成，并以文字承载美术创作，其实质部分表述为以“捕鱼达人”四个字为主体。波克公司申请的“捕鱼达人”商标为汉字体的“捕鱼达人”文字商标，与希力公司的作品名称“捕鱼达人”著作权及美术作品“捕鱼达人”构成了实质性近似。另外，根据“反比规则”，在证明接触的可能性很大时，对实质性近似的证据要求相对较低。[10]659希力公司在全国市场上大力宣传使用“捕鱼达人”游戏软件及相关的作品，作为同行业竞争者的波克公司不可能对“捕鱼达人”这一具有较高独创性的作品不知晓，其接触可能性非常大，因此对实质性近似的证据要求相对应当较低。更何况“捕鱼达人”案中波克公司申请注册的“捕鱼达人”商标实质上与希力公司的“捕鱼达人”相关作品相同及实质性近似。

第三，损害判定标准——混淆误认之可能。对商标来讲，注册和使用是两个不同的法律行为，仅商标注册行为本身很难认定为侵权，但其可能会对在先权利造成损害，这也是2001年商标法将“侵犯他人权利”改为“损害他人权利”的原因。注册商标是否对在先权利造成损害，实际上仍应当以可能会产生导致消费者混淆误认的后果推定存在损害，不以实际产生损害后果为要件。[1]119在判断是否造成混淆可能性上，在司法实践中考虑到“调查统计方法”这一合理方式的使用困境，仍然以当事人举证为基础的法官的自由心证为基础。[11]是否具有混淆误认可能性应当以商标与商标之间的混淆可能性为参考。

针对商品类别相同的判断应当严格以分类表为依据，因分类表对服务难以做到精确界定，对“相同服务”应采取严格解释；对于商品类别类似的判断应当综合在先商标的显著性和知名度等相关因素，以分类表为参考，综合判定。[12]《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定：“……商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。”其第十二条规定：“人民法院依据《商标法》第五十二条第(一)项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”

作为游戏计算机软件产品的设计生产者及服务提供者，势必会提供计算机软件的设计服务和计算机软件的更新服务，这是常识。即便从事实来看，希力公司的证据足以证明其提供了计算机软件设计和计算机软件更新服务，波克公司在“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务类别上注册“捕鱼达人”商标实际上与希力公司使用“捕鱼达人”相关作品的服务类别属于相同类别。

波克公司申请注册“捕鱼达人”商标的“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务与希力公司提供的使用“捕鱼达人”作品的游戏机、游戏软件等商品属于服务与商品的类似，属于不予注册的类别。计算机软件产品在《类似商品和服务区分表》分别属于第9类0901“电子计算机及其外部设备”类群，游戏机在《类似商品和服务区分表》中属于第28类2801“娱乐器械、娱乐物品”类群。“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务在《类似商品和服务区分表》中属于第42类4220“计算机编程及相关服务”类群。服务与商品是否类似，应当综合考虑服务与商品之间联系的紧密程度、用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的一致性等各项因素。如果服务的目的在于提供特定商品的销售、装置或维修，此服务与这种特定商品应当认定为服务与商品类似。[13]计算机软件设计与计算机软件更新服务依附于计算机软件产品，其离开计算机软件产品即失去存在的意义和价值；计算机软件产品离开计算机软件设计服务和计算机软件更新服务，其市场寿命也将受到负面影响；两者之间相互依附，具有非常紧密的联系。从用途来讲，游戏计算机软件、游戏机与计算机软件设计和更新服务具有相同的市场受众，在销售渠道上也具有非常大的同一性，非常容易引起以消费者和相关经营者为主的相关公众的混淆和误认。基于以上分析可知，波克公司申请注册“捕鱼达人”商标的“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务类别与希力公司的计算机软件产品和游戏机产品类别属于服务与商品的类似。

因此，在“捕鱼达人”案中，波克公司申请注册“捕鱼达人”商标的“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务类别，与希力公司提供的游戏机、游戏计算机软件、计算机软件设计、计算机软件更新等商品及服务类别，既构成服务与商品的类似，又构成服务与服务的相同。

因为波克公司与希力公司同是游戏产业的竞争者，波克公司的服务类别与希力公司“捕鱼达人”作品、商品名称使用商品及服务类别在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面具有完全一致性，波克公司在“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务类别注册与希力公司在先著作权相同、实质性近似的商标，非常可能使社会公众认为波克公司的商品及服务来源与希力公司的“捕鱼达人”著作权、商品及服务具有特定的联系，容易使相关公众对商品的来源产生误认。因此，“捕鱼达人”案中，波克公司注册“捕鱼达人”商标是否损害希力公司“捕鱼达人”相关著作权的行为，应当是比较明确的。

(三)波克公司申请注册“捕鱼达人”商标是否损害希力公司的知名/特有商品名称的权益

2014年《商标法实施条例》第七十六条规定：“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于《商标法》第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。”商品名称可进一步分为通用名称和特定名称。通用名称属于社会公共资源，不具有显著性不能注册为商标。特定名称在一定条件下可与商标一样起到商品或来源识别作用，如他人行为不当，可能造成消费者混淆，对在先权利人造成损害。[1]214据此可推测，若在后注册商标与在先权利中商品名称相同或近似，且使用在相同或类似商品上的，应当认定为不予注册情形。其内在的逻辑是，商品名称与商标具有类似的指示商品来源的功能，且商品名称与商标均是积累商誉的渠道，在商品类别相同或类似、商标与商品名称相同或相似的情况下，会给社会公众带来混之可能，特别是考虑到在先商品名称所具有的显著性和知名度，这种在后的商标注册不符合商标法上的诚实信用原则，因此应当被否定。

在“捕鱼达人”案中，根据希力公司提供的在先著作权登记证书可知，希力公司一直将“捕鱼达人”作为其游戏机及游戏软件的前缀使用，是相关商品名称最主要的组成部分和相关产品的名称核心内容。波克公司在相同、类似服务类别上注册“捕鱼达人”商标，与希力公司相关商品的名称相同。希力公司首创的“捕鱼达人”具有一定的独创性和显著性，通过希力公司的使用、宣传、推广已经在波克公司申请注册“捕鱼达人”商标日期前具有了较大的知名度。波克公司作为希力公司的竞争者，在相关的服务类别上注册“捕鱼达人”，容易造成相关公众的混淆，具有损害希力公司在先特有商品名称权的可能。

四、在先权利使用商品的功能是否影响在先权利阻却在后的商标注册

有观点认为“捕鱼达人”游戏机具有退币、退彩票的功能，因此“捕鱼达人”游戏机是赌博机，是非法商品，由此认定希力公司在“捕鱼达人”商标上不能建立商誉，希力公司不能够阻却波克公司在“计算机软件设计”“计算机软件更新”服务上注册“捕鱼达人”商标。[14-15]甚至有观点认为希力公司的“捕鱼达人”是“非法标识”。[16-17]暂且不从未注册商标角度来审视希力公司的“捕鱼达人”商品功能能否阻却波克公司的在后商标注册。笔者仅从在先权利保护角度认为：希力公司在先权利的存在是事实，使用在先权利的商品之功能，是否影响其阻却在后商标注册的效力，应当从以下几个方面来认识：

在先权利保护的目的是为了避免私权的冲突，避免给相关公众带来混淆和误认。在先权利一旦产生并符合一定的要件，就要受到包括商标法在内的民事法律的保护和尊重。《商标法》第三十二条的中在先权利保护条款的功能是将在先权利作为一项完整的权利予以保护，但判断该项在先权利的基础并不依据商标法，而是依据“在先权利”所依附的法律，如著作权的判断应当以著作权法为依据，外观设计专利权的判断应当以专利法为依据。只要根据在先权利相关的法律规定认定该“在先权利”为完整的权利，就应当作为《商标法》第三十二条中的“在先权利”。

在“捕鱼达人”案中，希力公司的“捕鱼达人”存在在先的著作权和知名商品的特有名称权。“捕鱼达人”著作权的判断应当以著作权法、反不正当竞争法为依据。依据著作权法的相关规定及版权管理的相关行政规定，希力公司已经在波克公司申请“捕鱼达人”商标之前独创了“捕鱼达人”相关作品，并对大部分进行了版权登记，成立了在先完整著作权。“捕鱼达人”在游戏机、计算机游戏上被作为商品名称的前缀使用，是希力公司相关产品名称的重要组成部分，根据其商品的知名度应当被认定为知名商品的特有名称权，受到民法通则及反不正当竞争法的保护。

希力公司将“捕鱼达人”以著作权和名称权的方式使用在游戏机上，是否破坏了该著作权和名称权？笔者认为，暂且不论“捕鱼达人”游戏机是否具有赌博功能或者“捕鱼达人”是否是禁止流通产品。即便是著作权被使用在了违法产品上，其也不能够对著作权的完整性起到否定作用。著作权的获得本身是自创作完成即产生，其完整性得益于其创作中的智力劳动，而非在后的著作权使用行为。在后的著作权使用行为是对著作权的一种处分行为，其处分行为的责任理应由著作权法来规制，而不应当由商标法来规制。《商标法》第三十二条中“在先权利”中著作权的适用唯一标准就是著作权从著作权法上判断是完整的著作权。希力公司的“捕鱼达人”著作权是一项完整的著作权，是希力公司智力创造的成果，能够对抗在后的波克公司对“捕鱼达人”的商标注册行为。更何况，我国2010年就已经删除了2001年著作权法中的“依法禁止出版、传播的作品，不受本法保护”之规定。这既是对《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs协议)的遵守与尊重，也是对私法与公法、私权利与公权力的正确认识彰显，更是知识产权法对人类智力创作精神的鼓励的体现。通过我国知识产权法立法历史的回顾，也可窥见《商标法》第三十二条“在先权利”应当适用的保护在先权利的精神。《商标法》第三十二条在先权利的保护，是对在先权利的尊重，得以遵守有利于商标法秩序的规范化，有利于遏制不当注册商标的“搭便车”行为，避免“劣币驱除良币”的不良现象出现。

从名称权上来看，知名商品的特有名称权保护的是具有一定市场知名度的名称之识别性标识，而非商品本身。[18]在“捕鱼达人”案中，应当受到保护的是“捕鱼达人”这一名称权，而无关使用该名称的商品。其商品所具有的功能合法与否的判断不应当以商标法为依据，商标法不具有此功能，也不具有此能力。商标法的适用以“标识商品来源的秩序”为基础服务对象，名称权所使用商品的功能不应当作为名称权受保护的影响因素。再者，希力公司使用“捕鱼达人”名称的不只有游戏机，还有游戏软件等商品类别，如果仅以游戏机的一些次要功能为由意图否定在先权利的保护，无益于诚实信用秩序的建立，更与《商标法》第三十二条的精神实质相背离。

五、结论

《商标法》第三十二条在先权利保护的规定，是服务于商标法的立法宗旨的。在先权利保护之规定的核心在于认定在先权利存在及在后商标注册对在先权利之损害。在先权利的获权日期在商标注册申请日之前，依据在先权利相关法律规定认定为完整权利的，应当受到《商标法》第三十二条在先权利保护的尊重。如果与在先权利相关的法律没有否定在先权利的效力，商标法也就不具备否定在先权利的功能与效力。在先权利发挥了一部分识别商品来源之功能，在后注册的商标如果与此种识别商品来源之功能相冲突，就应当对在先权利予以保护，在先权利具有对抗在后商标注册的效力。这不仅是商标秩序的需求，更是整个民事权利秩序的需求。在“捕鱼达人”案中，希力公司对“捕鱼达人”享有在先的相关著作权和知名商品的特有名称权，波克公司在与希力公司相同、类似的服务上申请注册“捕鱼达人”商标，容易使相关公众混淆或误认，损害希力公司的在先权利，因此不宜轻易给予注册。

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Research on Article 32 ofTrademarkLawof China Regarding the Protection of Prior Right：Taking the Case of“Fish Lord”as the Object

Feng Xiaoqing, ZHOU Hewei

(Civil, Commercial and Economic Law School, China University of Political Science and Law,Beijing 100088, China)

Article 32 of China Trademark Law expresses the protection of the prior rights, which implies that there should be spaces reserved for other kind of civil rights when people apply for a trademark registration. To identify a prior right should be based on the law of the prior civil right, and a prior complete right in the trademark law should be protected and respected. The commodity function is not prerequisite for a prior right’s integrity. And the commodity function does not affect the legitimacy and completeness of the prior right. The civil prior rights should still be protected by the right of Article 32 in China Trademark Law.

prior rights; copyright; design patent; trademark; reputation

2017-06-08

国家社会科学基金重点项目“中国特色知识产权理论体系研究”(11AZD047)

冯晓青(1966—)，男，湖南长沙人，中国政法大学教授，博士生导师，法学博士。周贺微(1989—)，女，河南驻马店人，中国政法大学知识产权法学专业博士研究生。

D923.43

A

1672—1012(2017)04—0037—10