再制造产业中的专利侵权问题研究

文/贾辰君 程德理

引言

21世纪，全球经济高速发展带来了对自然环境前所未有的破话。发展节约资源和保护环境的循环经济势在必行。大型机电产品制造业作为最大的资源消耗品之一，同时也是最大环境污染源之一。机电产品的更新频率不断加快。全球面临着自然资源需求量日益剧增和资源日益枯竭的矛盾。再制造产业正是在这种背景下应用而生。

再制造产业是指在原有产业的基础上，将废旧产品利用现代化的技术手段进行修复和改造的一种产业，它以延长产品的使用寿命周期为基础，施以现代化的制造技术，从而实现废旧产品重新获得与原产品质量相当的目标。与制造新品相比，再制造产品可节省成本50%，节能60%，节材70%，几乎不产生固体废物。因此，再制造是一条绿色、可持续发展的道路。美国《再制造工业发展报告》统计，每再制造1kg的新材料，可以节省5-9kg的原材料，再制造产品的能耗仅为新品生产的15%。据美国Argonne国家重点实验室统计，新制造1辆汽车的能耗是再制造的6倍，新制造1台汽车发动机的能耗是再制造的11倍。

发达国家特别重视再制造产业的发展。美国汽车和工程机械再制造占整个产业产值的2/3以上；与相关制造业相比，再制造产业的就业人数是其1-3倍。德国大众汽车公司销售的再制造发动机及其配件和新机的比例达到9∶1。日本更是再制造的先锋者，率先提出“零污染”的再制造理念。而我国再制造产业刚刚起步，同时我国的机电等产品已经进入了报废的高峰期，每年数以万计的机电和工程机械等待报废。发展再制造业是我国经济可持续发展的必然选择。

发展再制造业，其中有个问题是无法回避的，就是关于专利侵权的问题。我国已成为世界最大的生产工厂，大量涉及专利的产品源源不断从工厂涌入市场，第三方的再制造也是市场经济不可阻挡的洪流，然而再制造企业的行为是否侵犯专利权的问题不可避免。虽然中国目前没有出现由再制造引起的专利侵权典型案例，但随着中国经济的转型，以后必然会像欧美发达国家一样，出现大量再制造专利侵权案例。所以，对该问题进行研究具有重要的现实意义。

研究现状

再制造产业中的专利侵权问题由来已久。其中集中讨论的焦点问题是如何区分修理和再制造。虽然单纯的从专利法理论上讲，侵权问题的难点——修理和再制造的区分是两个实质内容完全不同的法律概念，也较容易理解，但是在现实案例中，由于产品不同、领域不同等因素以及修理与再制造之间在事实的认定上具有模糊性，导致很难划清两者之间的界限，如何正确的界定二者成为困扰学界和务实界的难题。

国内学者尹新天（2005）认为，专利产品的合法使用者为维护该产品的正常使用而更换零部件的，只要这些零部件本身没有获得专利保护，就都是法律所允许的行为。胡开忠（2006）认为在区分修理与再造行为时，应当坚持兼顾专利权人利益与消费者利益的原则、物尽其用原则和禁止专利权滥用原则。张玲（2007）指出，判断某一行为是修理还是再造时，应把该行为放在整个社会发展的背景下进行考虑，如果是有利于节约能源、保护环境和提高产品利用率，应定性为修理，反之，属于再造。徐滨士（2012）比较分析了国内外再制造成形技术和再制造成形质量控制标准的差异。熊中楷（2011）探讨了专利保护下再制造闭环供应链协调机制，提出了第三方回收再制造的收益分享与费用分担契约的协调机制。李大开（2013）认为再制造最大难题是诚信问题和知识产权保护问题。

国内外许多著名学者经过潜心研究对如何区分两者提出了一些比较有针对性的看法。Serra Caner Bulmu（2013）认为再制造是创新的途径之一，能够节省资源和能源。日本学者田村善之（2006）认为再制造产品在什么情况下构成专利权侵权，要从形式上、权利是否用尽以及是否默示许可三个方面考虑，田村善之的观点具有一定的参考价值，但是过于停留于理论层面，在实务中缺乏足够的实践操作性。

我国关于再制造专利侵权的法律规定

虽然专利法在2008年进行了第三次修改，但是对于专利侵权条款几乎未作变动。《专利法》2008年修改前后均在第11条第1款规定了专利侵权行为：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”《专利法》第69条规定：专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，则不视为侵犯专利权。该款是我国专利法律有关专利权用尽原则的具体体现。

专利法中没有关于再制造侵权的规定，或者是对再制造的限定。到目前为止，我国涉及再制造专利侵权的相关法律法规仅有最高人民法院于2003年10月27日下发的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》第27条，和北京市高级人民法院2001年9月29日颁布并实施的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第113条。

最高院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》第27条规定：“专利法第11条和第63条所称制造专利产品，是指通过机械或者手工方式加工、制作专利产品。下列行为属于制造专利产品的行为：（一）组装专利产品；（二）收集已售出的专利产品的零部件并重新组装成专利产品；（三）为生产经营目的回收他人使用过的包装物外观设计专利产品用于包装自己的产品。专利产品的合法使用人为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为，不视为制造专利产品的行为。”

《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第113条规定：“制造该产品，指专利权利要求书中所记载的产品技术方案被实现，包括∶（1）产品的数量、质量及制造方法不影响对制造行为的认定；（2）委托他人制造或者在产品上标明‘监制’的视为参与制造；（3）将部件组装成专利产品的行为，属于制造；（4）对专利产品的部件进行更换性维修，或者对已过使用寿命的专利产品进行的维修行为属于制造。”

典型案例阐释再制造专利侵权

《朗文当代高级英语词典》中解释，再制造是（破坏后）重建、再建。按照《布莱克法律词典》的解释，再制造是事实上或观念上重建、再建、重新成型，对物的整体丢失或损坏之后的恢复。修理，是指为使产品能正常使用，通过检测、修复、更换零件等方法，恢复产品使用功能，使其达到正常设计使用寿命的维护性行为。但在本文修理是被特定了的对象，特指对专利产品的修理。日本学者吉藤幸朔（1990）认为“为维持或恢复机器最初运动（运转）状态而采取的行为”是修理。

二者对比，第一是目的不同：再制造是为生产经营目的的，而修理一般是使用者为恢复产品的使用性能而进行修理；第二是针对的对象不同：再制造针对的是己经超过寿命周期、应当报废的产品，而修理针对的是在寿命周期内的、没有达到报废的产品；第三是行为的结果不同：再制造的结果是制造出一个与原产品相似新产品，而修理的结果是更换或修缮了原产品的部分零部件，以恢复产品的使用性能。

根据以上分析，我们可能觉得修理和再制造在概念上的差距是非常明显的，但是在实践中由于社会生活的多样性与复杂性，专利权人申请的发明专利也是千变万化，导致实践中的区分困难较多。虽然到目前为止关于专利产品修理和再制造的问题在实践中已有160多年的历史，但是对专利产品的再制造和修理做出准确的区分是很难的。自1850年美国最高法院做出第一个关于修理与再制造的“刨床案”判决以来，美国法院对该问题的判断一直争论不休，时至今日得出的结论仍然是“没有区分修理与再制造的标准”。从某种程度上说，再制造既是一个技术术语，也是一个政治术语。在利益的驱使下，有时候对于同一个案件可能给出截然相反的判决，以下以两个案例进行分析。

（一）两个案例介绍

美国打印机墨盒案。“打印机墨盒案”是美国联邦巡回上诉法1997年做出的判例。所涉及的专利产品是一种喷墨打印机墨盒。该案中的专利权人是打印耗材业巨头惠普公司，它生产的喷墨打印机专利是一种一次性的墨盒，墨汁用完后不可以重新灌装，并在墨盒上标注了“用完后立即扔掉”的字样。案中的被告人在购买了原告的墨盒后对其进行了改造，将原告的一次性墨盒变成了可以重复灌装的墨盒后进行销售。因此惠普公司认为被告侵犯其专利权，并向法院提起诉讼。

美国联邦巡回法院认为，被告人在惠普公司没有明确限制的情况下，获得了对该专利产品进行修理的默示许可。但是本案中的修理不同于平常认可的修理，因为被告所改造的对象是新的墨盒，该墨盒并没有毁损或其他不能使用的障碍。另外被告对专利产品进行了局部改造，提高了墨盒的实际应用价值，虽然专利权人的设计意图是该墨盒不可重新灌墨，但与专利权人意图相悖的改造不一定就是再制造。在缺少合同限制的情况下，买方有权对所购买的产品进行改造，只要不是对已经报废的产品进行再制造就可以，因此，被告的行为既不是非法的“再制造”也不是寻常意义上的“修理”。美国最高法院最后认定，被告的行为属于“类似修理”，并不构成对惠普公司的侵权。

日本打印机墨盒案。日本佳能公司生产供喷墨打印机使用的BCI一3e系列喷墨墨盒在日本国内及海外市场销售。该墨盒在最初填充的墨水使用完毕后，留下墨盒本体。中国境内的Recycle Assist公司收集这些用完墨水的墨盒后，再次填充墨水制成的再生墨盒并销售。2004年4月，佳能公司以Recycle Assist公司进口、销售再生墨盒侵犯其专利号为JP3278410的专利为由提起诉讼，要求Recy⁃cle Assist公司停止进口和销售回收墨盒并废弃库存。日本东京地方法院于2004年12月一审判决认为Recycle As⁃sist公司对佳能公司生产的墨盒重新灌墨不属于新的生产，而是属于修理的行为，所以佳能公司专利权用尽,其不能主张权利，所以最后驳回佳能公司的诉讼请求。

佳能公司对法院的判决表示不服，并于当月上诉至东京知识产权高等法院。东京知识产权高等法院（隶属于东京高等高院）于2006年1月做出二审判决，认定“Recycle Assist对佳能公司的专利墨盒本质部分进行了加工、替换，侵犯了佳能公司的墨盒专利权”。但Recycle Assist公司认为二审法院对案件的事实认识不清，判决错误，于是在2006年2月上诉至日本最高法院。经过长达一年零九个月的调查与审理，日本最高法院于2007年11月8日对本案做出了终审判决，虽然在侵权论述中有别于二审法院，但维持了东京知识产权高等法院的二审判决，认定Recy⁃cle Assist侵权成立。日本最高院驳回Recycle Assist公司上诉请求，并责令其立即停止销售佳能的回收改造墨盒。

（二）案例分析

美国的惠普打印机墨盒案和日本的佳能打印机墨盒案几乎一样，但是结论却完全相反。美国打印机墨盒案的判决结果认为类似修理并不构成专利侵权，而日本打印机墨盒案却认定为侵权。为什么会有如此大的区别呢？下面我们就根据上文所总结的判决要素对再制造专利侵权进行简要分析∶

（1）从环境资源保护的角度看，墨盒的污染是十分严重的，对墨盒的重新利用有利于节约资源、减少污染。针对此案，村田善之认为：“墨盒作为墨水的容器具有再利用的可能性，与作为消耗品的墨水相比耐用期限很长。从环境保护以及节约的角度来看，墨盒的再利用价值也会超过最廉价的墨盒，因此本案中的注入墨水行为不构成新的生产行为，应当属于专利权用尽范围内的行为”。故应认定为修理。

（2）从更换部件的难度看，对墨盒重新注墨，只需简单开一小孔，注入新墨汁即可，十分方便，从这个角度应认定为修理。

（3）从市场需要状况看，消费者都希望买到物美价廉的商品，对于与原装墨盒性能相当但价格低廉的灌装墨盒而言，消费者对后者的青睐是毋庸置疑的。从这个角度应认定灌装墨盒是对原墨盒的修理。

（4）从所更换的零部件的使用寿命看，如果与整体的专利产品相比，所更换的零部件寿命较短，更换频率较高，则把这种情况定为“修理”较为合适。在本案中，墨汁作为一种消耗品，其使用寿命大大低于墨盒的寿命，因此从这个角度应认定为修理。

从以上分析可以看出，中国企业生产再生墨盒的行为应当视为是法律所允许的修理，再生墨盒是一种合法的产品，Recycle Assist公司进口、销售再生墨盒的行为并不构成侵权。那为什么日本法院会判决中国Recycle Assist公司侵权呢？

从全世界范围来看，目前的打印耗材产业已经被少数几个大企业所垄断，其中就有上述判决中的佳能公司。垄断的目的就是为了赚取高额利润，众所周知，打印机等打印设备具有十分长的使用寿命，为了在最短时间里赚取最多的钱，这些大企业就把利润点放在了墨盒上，所以一般出售打印设备是成本价格，而出售墨盒的价格远高于其成本价格，所以墨盒销量的大小关系其利润的高低。但是随着中国等新兴经济国家的发展，一批通用耗材企业也在壮大，其生产的诸如墨盒等廉价产品严重影响了这些垄断耗材巨头的利益。为了遏制这些企业从自己碗中分一杯羹，垄断耗材巨头就采取了专利战，以达到保卫自己也已占有利益份额的目的。可以说，本案是中国通用耗材业遭到日本佳能公司的一次专利打压。中国Recycle Assist公司败诉，佳能公司定会以此案作为专利霸权的标杆，从而将更多的类似耗材公司挤出该行业，以保证自己的垄断地位。

因此，日本最高法院此判决的目的在于故意保护专利权人即佳能公司的利益，保护其本国公司在本国市场的利益，因而没有合理地适用法律。本案的借鉴意思不是在司法实务的本身，而是给我们提供了一个换位思考的机会。因为有些时候法律技术等判定标准并不是决定案例的惟一标准，利益才是第一位的。

相关法规的评析

（一）《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》第27条的不足与改进建议：

第一，将组装专利产品全部归结为侵犯专利权，而不考虑原专利产品是否已经报废，组装该专利产品的难易程度以及市场需求状况等，这样的规定扩大了再制造的范围。

第二，把“收集已售出的专利产品的零部件并重新组装成专利产品”全部规定为再制造行为不太合理，扩大了再制造侵权的范围。虽然这样规定能够比较全面的保护专利权人的专利权，但是会损害产品使用者为了维护产品正常使用而进行修理的权利。因为专利产品一般作为一个整体享有专利权保护，其中的部分零部件可能是不享有专利权的，这种规定就可能以偏概全。另外，正如该条所描述的正常的修理、更换零部件等维护性行为不是制造，用来修理或更换的零部件来源于其他的专利产品并不能改变其非制造的性质。

第三，“专利产品的合法使用人为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为，不视为制造专利产品的行为”，对此应一分为二看待。该条款对修理的定义较为合理，但对再制造行为范围的认定不合理。对于这种情况，认定为不正当竞争行为更为合理。“为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为”不是再制造行为，是使用该产品过程中理所当然的权利，这是正确的。但是该规定把这种权利的权利人范围限定的太过狭窄，仅为“专利产品的合法使用人”，这就大大的缩小了修理的合法主体范围。

基于以上的理解与分析，笔者建议应将“对于修理主体的限制”去掉，不直接设定权利主体，而直接规定：“为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为，不视为制造专利产品的行为”。这样只要行为主体是适格的行为主体，且行为落入该定义的规定，那么该行为应该视为合法修理行为。

对于“回收他人使用过的包装物外观设计专利产品用于包装自己的产品”属于制造，构成侵权，笔者认识是不妥当的。根据前文的分析我们知道构成侵权再制造的前提是原专利产品完全报废。但在实际生活中有很多外观专利产品被回收后并不是“完全报废”，那么使用的包装物是不是就完全报废了？可能纸质的包装会如此，但很多玻璃、金属材质的包装并非如此。比如我们熟悉的酒瓶，只要经过简单的清洗、消毒就可以再次使用。而且从节能环保、控制成本的角度来说回收酒瓶也是绿色循环经济所倡导的。因此使用过的酒瓶并不是再制造视角下的“完全报废”。不加区分的将所有回收包装物的行为均纳入专利侵权范围也是扩大了再制造专利侵权的保护范围。

（二）关于《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第113条的不足与改进建议

“对专利产品的部件进行更换性维修，或者对已过使用寿命的专利产品进行维修行为属于制造”，首先来看前半句：“对专利产品的部件进行更换性维修”属于制造。什么叫做“更换性维修”？如此规定是不合理的，只能推断“更换性维修”并不包括正常的修理行为，但究竟欲限制哪些行为不得而知。

第113条第（4）项后半句的表达明显就存在语义上的矛盾，因为“对已过使用寿命的专利产品进行的维修行为属于制造”中“已过使用寿命”的表述，是对产品报废的类似描述，这与“维修行为属于再制造”的描述就存在自相矛盾的问题，因为维修的对象应该是处于使用寿命周期之内的产品，而已过使用寿命周期的产品已经达到了整体报废的程度就不存在维修问题了，如果是重新恢复其使用价值的行为当然属于再制造，而非维修，用“再制造”替换“维修行为”更贴切。

根据上文对修理和再制造的对比理解可知二者所针对的对象不同：“再制造针对的是己经超过寿命周期、应当报废的产品，而修理针对的是在寿命周期内的、没有达到报废的产品”，所以修理和再制造是针对的产品寿命的不同阶段所做出的行为。对第113条第（4）项后半句可做如下修改：在一个专利产品完全报废之后，为了生产销售的目的，实质上重新制造一个新的产品的行为属于制造。

制定我国相关法律规则的建议

通过上文的分析，可以看出我国目前在有关再制造专利侵权方面立法的不足，当然这个与我国经济的发展有直接关系，因为到目前为止我们还没遇到过相关典型案例，但循环经济是未来世界经济发展的趋势，我们必须有预见性的完善我国的再制造专利侵权相关法律。上文通过对《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》和《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》相关规定的分析，可以大致看到我国在再制造专利侵权方面所存在的问题和需要改进的方向。

（一）应当注重权利用尽原则的指向性作用

由于我国目前司法实践中关于专利产品修理和再制造的案件出现的比较少，没有足够的实践经验，而且由于现实社会中专利数量巨大，每个案件的情况又各不相同。所以具体到个案中，可以暂时由法官根据专利权利用尽原则的立法目的行使自由裁量权，结合每个案件的不同情况做出判断，如附加公平原则、物尽其用原则等。

（二）要严格界定“再制造”的范围

在上文讨论的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》第27条中，3个小项的规定都扩大了再制造侵权范围。在社会实际生活中，并不是每个专利产品的使用者均有能力对损坏的专利产品进行修理，事实上大部分的修理还是需要从事修理的专业人员进行修理。将专门从事修理行业的个人或单位排除在修理的主体之外是不符合实际的，也是违背专利法的基本原则的。

（三）在司法上做一些列举性的解释。

在“修理”与“再制造”的界定问题上，由于我国缺少相应的司法实践经验，所以目前立法宜先做出原则性的规定，然后在司法解释中对该问题以列举的方式规定一些比较通用的判定标准，以便受理此类案件的法院在审理时能够有一定的判决依据。另外，由于此类案件的复杂性和特殊性，面对从未出现过的新型案件，法官应该以美、日等发达国家的典型案例为借鉴，因为目前国际上很多国家专利法的相关规定都比较相近，而且专利侵权案件国际化已成为趋势，所以借鉴他们的有关审判经验并不存在太多的法律障碍，当然审判也要结合我国的国情和案件自身的特点。

（四）考虑经济利益原则

专利产品作为社会财富的重要组成部分，如果在损坏以后不进行修理就直接丢弃，这是对社会财富的极大浪费，所以在判断行为属于再制造还是修理时应注意社会的效益和消费市场需求，注意物尽其用，提高经济效益。

结论

我国发展再制造产业为主的循环经济迫在眉睫，发展再制造业首先要解决知识产权权利问题。对于“修理”与“再制造”问题，美国已有160多年的审判经验，而我国到目前为止还没有典型案例的出现，正如美国联邦巡回上诉法院在“钻头案”中所说，“没有区分修理和再制造的确切的标准”，所以该问题的复杂程度决定了我们不可能或者至少目前不具备制定很细化的相关专利侵权判定标准，最合适的方式是先制定一些原则性的规定，同时可以借鉴发达国家的相关审判经验，这样能够更为准确地给案件定性。未来的相关立法应考虑以下因素：首先应当注重权利用尽原则的指向性作用；其次要严格界定“再制造”的范围；最后司法解释中做一些列举性的解释。在充分考虑专利权人利益和社会公众利益的基础上，首先在法律技术上为再制造产业发展扫清障碍，我国的再制造业才会迅速发展，循环经济才会正常运转，我国的经济才能健康持续发展。