功能性限定研究

吴志耀

（315040 浙江素豪律师事务所 浙江 宁波）

功能性限定研究

吴志耀

（315040 浙江素豪律师事务所 浙江 宁波）

专利权利要求的保护范围是专利授权程序和专利侵权判定的核心。随着计算机和通信技术的发展，出现了大量采用结构、组分或步骤难以描述的技术特征，不可避免的采用功能性限定进行撰写。但是，在行政授权领域和司法侵权领域对功能性限定采用不同的解释规则，造成了社会公众和专利权人无法分辨专利权的界限，亟须寻找统一的解释规则。

功能性限定；功能性技术特征；具体+等同；全部技术方案

一、功能性限定的概念

功能性限定又称功能性技术特征，根据《专利法解释二》第八条的规定：功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

为何会存在功能性限定？其原因在于：专利撰写过程中会形成功能性限定是因为代理人在撰写时的思路往往是把一个复杂的结构、组分、步骤、条件等特征通过概括、上位化、抽象等手段形成权利要求书的过程。而在此过程中，为了追求权利要求书保护范围的最大化以及权利要求书的清楚、简要，代理人会的不可避免的会通过功能特征来限定权利要求书中的技术特征。特别是随着计算机和通信技术的发展，普通的撰写方法难以准确的对该技术特征进行描述。

二、功能性限定的认定

功能性限定其本质上是一种特殊的上位化的概括。其和普通的上位化的概括的区别在于后者使用的是结构、组分、步骤、配合关系等角度进行概括，而前者采用的通过功能和效果对技术特征进行限定。功能性限定达到了概括的范围更加宽广，以至于囊括了发明人在申请专利时无法实现或者无法预料的技术手段，对公众的利益造成了影响，违背了以“公开换保护”的基本原则。所以，在专利侵权判定中，需要对功能性限定作出认定，并作出更加合理的解释。

北京市高级人民法院制定并下发的《专利侵权判定指南》第十六条中通过正反两个方面来对功能性限定作出认定：功能性技术特征，是指权利要求中的对产品或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。下列情形一般不宜认定为功能性技术特征：①以功能或者效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征，如：导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等；②使用功能性或者效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行表述的技术特征。虽然北京高院对功能性限定做了原则性解释，但是具体案例复杂多变，尺度难以把握，“同案不同判”的问题依旧存在，功能性限定的认定仍然存在很大的争议。

三、功能性限定的解释

关于功能性限定的规定最早规定在1993年版的《专利审查指南》中，在指南中采取不鼓励、但也没有明确禁止的态度。而在2001年的审查指南中增加了：对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。该规定一致保留在在最新的2014年版的《专利审查指南》中。与之相对应的，《专利法解释一》第四条规定：对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。最高院和知识产权局的解释相互矛盾，而根据专利法的精神出发，限制个人利益的过大扩张、保护公共利益，并且专利权的实现主要通过司法保护，最高院的司法解释更加具有参考意义。功能性限定应当解释为说明书中公开的具体实施方式和等同的实施方式，与之相对应的是普通是技术特征，普通的技术特征的技术原则为：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。功能性限定在解释的过程中，说明书的解释作用提升到权利要求书相一致的地位。而在实际撰写时，具体实施例往往较少 ，权利要求书的保护范围只能限制于说明书中所写的具体实施方式和相等同的实施方式。特别是在中国专利申请低价竞争市场环境之下，说明书的撰写对于专利授权整体上影响不大的基础上，对于具体实施例的撰写只能说是基本满足专利申请的要求，若被认定为功能性限定，无疑给专利的保护范围造成重大影响。最高院的解释方式限制了专利权的无度扩张，保护了公共利益，更加符合专利制度设计的初衷。

四、功能性限定的建议

随着计算机领域和通讯领域的快速发展，功能性限定的技术特征无法避免的大量的使用在撰写的专利文书中。而我国在行政授权领域和司法维权领域的不同解释标准，造成专利权边界的模糊，使社会公众和专利权人无所适从，我国功能性限定的解释亟需一个统一的解释规则。参考世界各国，美国、日本逐渐从“全部技术方案”逐渐演变为“具体+等同”的解释规则，而欧盟更加倾向于“全部技术方案”的解释规则。从我国的实际情况看：我国专利法解释所采取的“折中原则”，“折中原则”指的是以依照权力要求书为原则；当权利要求书表达出现不清楚或者错误时，说明书和附图可以用于修正权要求书的不清楚和错误。根据折中原则，功能性限定是解释更加倾向于“具体+等同”的解释规则，但是对于本领域工作人员公知的技术手段若采用该解释方法，则会过渡缩小专利权的范围，所以笔者建议引入学理中“发明点”的概念。当功能性限定的技术特征属于“发明点”时，该特征采用“具体+等同”的解释规则；当功能性限定的技术特征属于“非发明点”时，该特征采用“具体+等同+常规手段”的解释规则，以此达到公众权益和私人权益的平衡。