对“区别技术特征为公知常识”审查意见的答复策略

覃韦斯

对“区别技术特征为公知常识”审查意见的答复策略

覃韦斯⋆

本文从答复“区别技术特征为公知常识”的审查意见所面临的困境入手，通过对《专利法》《专利审查指南》（2010版）及《审查操作规程·实质审查分册》等相关规定进行梳理解读，归纳总结出应对此类审查意见的一般性答复策略，提出申请人可以根据实际情况选择：基于公知常识的时间属性进行答复，从技术问题的角度进行答复或者从技术启示的角度进行答复，并结合具体案例进行剖析，以期为申请人答复此类审查意见提供参考借鉴。

区别技术特征公知常识时间属性技术问题技术启示

一、引 言

在专利审查实践中，当审查员检索不到合适的对比文件来评述区别技术特征时，有一种的做法是:通过简单的说理将区别技术特征认定为公知常识，并据此得出权利要求不具备创造性的结论。

面对此类审查意见，申请人常常感到束手无策，不知该如何作答复，只能无奈地接受视撤的不利结果。或者勉强答复，在“意见陈述书”中主张:“该区别技术特征不是公知常识，如果审查员坚持认为是公知常识应该承担举证责任，给出具体的对比文件作为佐证来进行评述，否则不应该武断地得出结论。”这样的答复同样缺乏说服力，难以对专利授权产生实质性的推动作用，最终也只能面临被驳回的命运。在代理实务中，答复“区别技术特征为公知常识”的审查意见已成为颇为棘手的事情，以至于有观点认为:“公知常识”俨然已经成为创造性的第一大“杀手”。①袁玥. 对“公知常识”认定原则的探讨 ［G］ //中华全国专利代理人协会. 《专利法》第22条 创造性理论与实践——2011年专利审查与专利代理高端学术研讨会论文选编. 北京：知识产权出版社，2012：589.

那么，如何有效地答复“区别技术特征为公知常识”的审查意见呢？尤其是在审查员只是说理而没有举证的情况下。本文拟通过对《专利法》《专利审查指南》（2010版）及《审查操作规程·实质审查分册》等相关规定进行梳理解读，归纳总结出应对此类审查意见的一般性答复策略，并结合具体案例进行剖析，以期为申请人答复此类审查意见提供参考借鉴。

二、策略一：基于公知常识的时间属性进行答复

（一）策略介绍

《专利法》第22条第3款和第5款规定:“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”作为评价创造性的公知常识，理论上应属于现有技术的范畴。因此，公知常识这个概念具有时间属性，即仅限于申请日之前普遍为公众所知的技术常识。如果审查员采用申请日之后的公知常识来否定权利要求的创造性，则显然是错误的。

与对比文件具有明确的公开日期相比，公知常识的公开日期通常较为模糊，当审查员以说理的方式认为“区别技术特征为公知常识”时，更是容易忽略对公知常识的公开日期的审核，从而很有可能误将申请日之后的公知常识作为评价的依据。特别是某些领域的技术更新日新月异，发展之快前所未有。而一件发明专利申请，从提交申请到进行实质审查则存在少则1年、多则3年的时间差。在没有其他证据佐证的情况下，审查员所称的“公知常识”是否真的属于申请日那个特定时间点之前的现有技术呢?如果审查员是以当下的技术状况而不是以申请日当时的技术状况来进行公知常识的认定，则可能会有偏颇。因此，申请人可以尝试从公知常识的时间属性的角度进行答复。

（二）举例说明

一种触摸屏手机在待机状态下迅速使用常用功能的方法”的发明专利，申请日期为2007年11月28日。审查员检索到一篇2005年1月12日公开的、名称为“手机功能快捷操作的方法”的专利文献CN1564567A作为对比文件1，评述了权利要求1的创造性。评述意见节选如下:

权利要求1与对比文件1相比，区别在于:权利要求1中，该触摸屏手机在触摸屏中部，运营商标志和/或日期时间显示以外的区域，为手机的待机状态定义至少3个区域作为快捷方式触摸按键的键区，并将功能菜单中的常用功能与触摸按键的键区直接建立关联，手机在待机状态下，触摸显示某个常用功能快捷图标的快捷方式触摸按键时，手机直接执行与其相应的常用功能；而对比文件1中，是将常用功能存储在快捷桌面中，并且与手机按键直接关联的也是该快捷桌面，如果需要执行某个常用功能，首先要通过手机按键直接进入快捷桌面，接下来在快捷桌面中选择需要执行的常用功能。基于上述区别特征可以确定权利要求1实际要解决的技术问题是:如果更快捷的使用触摸屏手机的常用功能。针对该区别特征，手机在待机状态下，触摸屏中部，运营商标志和/或日期时间显示以外的区域是空闲区域，因此，在该区域设置多个快捷方式触摸按键的键区，并将功能菜单中经常使用的手机功能的快捷图标与该快捷方式触摸按键的键区建立关联，通过此种方式使用手机的常用功能会比先进入快捷桌面再操作手机的常用功能更快捷，因而，如果本领域技术人员为了更快捷的操作手机的常用功能，其容易想到将经常使用的手机常用功能的快捷图标直接放在触摸屏手机的待机桌面上，这属于本领域的公知常识。

针对上述审查意见，申请人在“意见陈述书”中对审查员所认定的公知常识提出质疑。申请人认为:该申请的申请日为2007年11月28日，在当时，将手机的常用功能的快捷图标直接放在触摸屏手机的待机桌面上，并不属于本领域的惯用技术手段。针对申请人的质疑，审查员进行了补充检索，检索到一篇对比文件2:CN1956461，公开日期为2007年5月2日，该对比文件公开了申请日之前将手机的常用功能的快捷图标直接放在触摸屏手机的待机桌面上，审查员使用对比文件2继续评述了权利要求1的创造性。在“第二次审查意见通知书”之后申请人接受了审查员的审查意见，最终该申请视撤。②王继梅，高冰，左林子，靳莉. 关于公知常识说理的一些思考 ［J］. 电子制作，2014（8）：157.

该案的启示在于，对于通信、计算机、电视技术等发展日新月异的技术领域而言，其公知常识的时间属性需要特别注意。例如，随着视频编码技术的不断发展，相关的视频编码标准也在不断更新，H264编码标准于2003年3月发布，虽然该标准现在已经被认定为视频编码领域的公知常识，但是对于2004年之前的专利申请而言，其仍不属于本领域的公知常识。③金晶，于雷. 电视技术专利审查中公知常识的认定和举证 ［J］. 电视技术，2013，37（s2）：367.审查员单纯地说理仅仅是个人的主观判断，无法证明所争议的公知常识是否属于申请日之前的现有技术，其能否满足证据的客观性是令人存疑的。当审查员认为“区别技术特征为公知常识”时，申请人可以尝试从公知常识的时间属性的角度进行争辩。进一步地，申请人可以主动补充提供相关资料作为证据来证明:在专利申请时，技术现状是A情况，而不是专利申请中区别技术特征所涉及的B情况。由于申请人主动地进行了举证，那么，审查员就难以再通过说理的方式进行回应，而需要进行补充检索，去寻找专利文献、教科书、技术手册等证据进行佐证。通过这样的答复策略，可以有效地引导审查员从说理认定的方式，转变为提供相应的证据予以证明的方式。从而能够客观地评价权利要求的创造性，化解申请人与审查员之间关于公知常识的认定分歧，得出令人信服的结论。

三、策略二：从技术问题的角度进行答复

（一）策略介绍

《专利审查指南》（2010版）规定:“所述区别特征为公知常识，例如本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”《审查操作规程·实质审查分册》也规定:“所述区别特征为公知常识，例如，所属领域中用于解决发明所解决的技术问题的惯用手段，教科书或者工具书等披露的解决发明所解决的技术问题的技术手段，或者教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容。”

综上可知，确定某个技术特征是否为公知常识是与该技术特征所解决的技术问题密切相关，不能够脱离具体解决的技术问题而孤立地判断某个技术特征是否为公知常识。原因在于:首先，“从某种程度上说，如果将权利要求的技术方案进行拆分，其中的每一个技术特征都应该是本领域技术人员所公知的，否则本领域的技术人员可能无法实施，技术方案可能存在公开不充分的风险”；④王曦，孙明浩，杨艳云. 浅议公知常识的认定方法 ［G］ //中华全国专利代理人协会. 提升知识产权服务能力 促进创新驱动发展战略：2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛优秀论文集. 北京：知识产权出版社，2014：105.其次，“如果只要拼凑在一起能够覆盖一项权利要求中记载的所有技术特征，就可以得出权利要求保护的技术方案不具备创造性的结论，那么世上将没有几件专利申请能够获得批准”；⑤尹新天. 中国专利法详解 ［M］. 北京：知识产权出版社，2011：265.最后，“专利法意义上的公知常识具有领域属性和惯用属性，此领域公知彼领域未必公知、以此方式使用为公知以彼方式使用未必公知，技术问题限定了公知常识的领域属性和惯用属性，脱离了专利申请的技术问题而论及某一常识是否公知将毫无意义”。⑥黄熊. 论以“三步法”评价创造性的过程中常见的降低创造性的若干手段与应对策略 ［C］ //中华全国专利代理人协会. 提升知识产权服务能力 促进创新驱动发展战略：2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文. 北京：知识产权出版社，2014：1-7.因此，申请人可以尝试从技术问题与公知常识的关联性的角度进行答复。

（二）举例说明

“一种伸缩支架”的发明专利申请，申请日期为2014年7月1日。审查员检索到一篇1991年4月30日公开的、名称为“一种可调节的支架”的专利文献US5011104A作为对比文件1，评述了权利要求1的创造性。审查员认为，权利要求1与对比文件1相比，其区别技术特征在于:“所述摩擦环呈锥爪型，且摩擦环的锥部朝向下方，位于所述摩擦环根部上端相连一调节装置，所述调节装置与所述伸缩管外侧接触。”基于该区别特征，审查员认为该发明要解决的技术问题是“如何增大摩擦力来阻碍伸缩管的下移，使得伸缩管下降时具有缓冲作用。”基于该技术问题，审查员认为将摩擦环设计成锥爪型是本领域技术人员的惯常设计，并且增设一个调节装置，通过调节装置来增大相对摩擦面积从而提高摩擦力对于本领域技术人员而言都是很容易想到的。因此，区别技术特征是本领域的公知常识，权利要求1不具备创造性。

针对上述审查意见，申请人在“意见陈述书”中对审查员所认定的技术问题提出质疑。申请人认为:基于区别技术特征，本发明所要解决的问题并不是“如何增大摩擦力来阻碍伸缩管的下移，使得伸缩管下降时具有缓冲作用”，而是通过“锥爪型摩擦环来提供一种可变化的摩擦力，这种摩擦力在伸缩管下移时变大，以避免伸缩管迅速下降造成物件砸坏或人员受伤，同时这种摩擦力在伸缩管上移时变小，使得伸缩管能够便捷地从固定管中伸展出来”。基于该技术问题，上述区别技术特征并不是本领域的公知常识，本发明具备创造性。审查员最终接受了申请人的观点，该发明顺利获得授权。

该案的启示在于，当难以用正面举证的方式来否定审查员所认定的公知常识时，申请人可以从技术问题与公知常识相关联的角度，通过指出审查员所认定的技术问题不正确，从而达到间接地反证“审查员所认定的区别技术特征不是公知常识，从而权利要求具备创造性”的目的。在专利审查中，审查员容易将技术问题定义得过于宽泛，例如将该案的技术问题确定为“如何增大摩擦力来阻碍伸缩管的下移”，其实是将区别特征“锥爪型摩擦环”置换成了一个常规的摩擦块，而增设一个摩擦块的确是本领域的公知常识。但实际上，两者在具体的形状和结构上完全不同的，所具有的功能和所取得的技术效果也完全不同。因此，在这种情况下，从技术问题的角度来答复审查意见更具有说服力，审查员也更容易接受，对专利授权具有良好的推动作用。

四、策略三：从技术启示的角度进行答复

（一）策略介绍

《专利审查指南》（2010版）规定:“下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示:（ⅰ）所述区别技术特征为公知常识，例如，本领域解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”其中，“通常”这个词非常关键却很容易被忽略。所谓“通常”，是指在大多数的情况下，当区别技术特征为公知常识时，即可以直接认为现有技术存在技术启示。但是，这并不是在所有情况下都绝对成立的。在实践中，审查员很容易一旦认定区别技术特征为公知常识，就习惯性地直接认定存在技术启示进而否定创造性。这种做法跳过了“判断现有技术整体上是否存在将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示”的分析论证环节，存在说理逻辑上的断裂。如果申请人分析后发现其实并不存在技术启示，则反过来说明审查员将区别技术特征认定为公知常识的结论是错误的，权利要求具备创造性。因此，申请人可以尝试从技术启示的角度进行答复。

（二）举例说明

“一种图案转印方法”的发明专利，涉及给笔记本键盘转印图案的方法。审查员采用专利文献JP平1-232619A作为对比文件1，认为权利要求1与对比文件1的区别在于，对比文件1没有公开位于按键和底座之间的第一空间的第一支撑部，以及填充于第二空间的第二支撑部。但该区别技术特征是本领域的公知常识，权利要求1不具备创造性。

针对上述审查意见，申请人在意见陈述书中指出:该发明的构思在于，将按键先安装到键盘上再进行图案转印处理，从而加快整个处理流程，因此该发明在按键之间需要加装支撑部件，这样既能防止加压转印时按键发生偏移，又能采用滚轮进行转印，从而进一步提高处理效率。而对比文件1的图案转印与本发明并不相同。具体而言，其是先进行图案转印再组装至按键底座，因此，在对比文件1中按键本身与底座（相当于支撑座）之间位置是固定的，并且对比文件1是采用多个加压头同时加压转印，那么相邻按键之间的相对位置并不需要支撑固定。⑦詹红彬，余娟娟. 把握发明构思，客观地使用“常规手段” ［G］ //中华全国专利代理人协会. 《专利法》第22条和第23条的适用：2015年专利代理学术研讨会优秀论文集. 北京：知识产权出版社，2016：73.换而言之，区别技术特征不能与对比文件1结合以得到本发明的技术方案。因此，区别技术特征并不是公知常识，权利要求1具备创造性。

该案的启示在于，当审查员认为区别特征是公知常识之后，很容易直接认为必然存在技术启示进而否定权利要求的创造性。实际上，“区别特征是公知常识”与“存在技术启示”之间并不是一一对应的关系。审查员还需要具体分析该区别特征是否能够与对比文件结合以得到权利要求的技术方案。其中，“不能结合”的情况具体表现为:（1）对比文件给出了相反的教导或者启示，从而使得本领域技术人员不会想到在对比文件中应用该区别技术特征；（2）如果将该区别技术特征应用到对比文件中会导致对比文件的技术方案无法实施或者达不到预期的技术效果。如果分析后发现，区别技术特征不能与对比文件结合以得到权利要求的技术方案。那么，就反过来证明了该区别技术特征不能被认定为公知常识，区别技术特征与权利要求的技术方案中的其他技术特征产生了特有的关联性，这种关联性使得区别技术特征可以协同地应用于权利要求的技术方案中，却不能应用于对比文件的技术方案中，审查员所作出的“区别技术特征是公知常识”的结论不能成立，权利要求具备创造性。

五、结 语

本文从答复“区别技术特征为公知常识”的审查意见所面临的困境入手，通过对《专利法》《专利审查指南》（2010版）及《审查操作规程·实质审查分册》等相关规定进行梳理解读，归纳总结出应对此类审查意见的一般性答复策略，提出申请人可以根据实际情况选择:基于公知常识的时间属性进行答复，从技术问题的角度进行答复或者从技术启示的角度进行答复，并结合具体案例进行剖析，以期为申请人答复此类审查意见提供参考借鉴。

上海申湖律师事务所。