出口企业如何应对“337调查”的实例评析

姜艳艳

337条款是美国贸易法的一条独特的条款，因其最早出现在美国《1930年关税法》第337条而得名。该条款授权美国国际贸易委员会（ITC）对于进口贸易领域内的不公平行为拥有广泛的调查权。不公平行为主要是指侵犯在美企业产品的版权、专利、商标和设计等知识产权行为。如果涉案企业最终被裁定违反337条款，美国国际贸易委员将会对侵权产品发布排除令和禁止令，这就意味着侵权产品将被禁止出口到美国市场。

随着我国外贸转型升级的推进，我国对美出口商品的科技含量在不断提升，我国对美出口的产品也由以前的加工贸易逐步变成自有品牌，这就使得商品在知识产权领域的国际贸易摩擦越发频繁。中国已经连续十几年成为遭遇337调查最多的国家。由于应诉成本高昂和缺乏应诉经验，企业常在遭遇337调查时损失巨大，因为它的杀伤力很大，败诉后不仅仅是一家企业的产品被禁止出口，而是涉及到整个同类商品出口，甚至波及被调查产品的上下游产品，使涉案产品在对方知识产权有效期内不允许在美国市场销售。本文从评析几个典型胜诉案例着手分析出应对策略，希望对在美国市场的中国出口企业有借鉴意义。

一、积极主动应诉

中国企业在遭到美国厂商起诉时，应及时主动应诉。被诉企业不应诉将面临缺席判决。根据规定，无正当理由不应诉，就可能被裁定缺席。一旦应诉方被认定缺席，申诉书中主张的事实将被假定为是正确的。基于事实证据，337调查可以针对特定被告发布有限排除令，也可以不针对特定被告而发布普遍排除令。所以一些竞争对手会刻意选择中国实力不强的中小型企业作为被告。面对高昂的应诉成本，小企业一般都会选择放弃或退出美国市场，这样也容易发出普遍排除令，同时把具有自主品牌的出口大企业也打出当地的市场，所以必要时大企业要主动应诉。进入调查程序后，可委托资深律师，认真准备应诉材料，庭审做有力抗辩。如果能证明不侵权或对方知识产权无效，就可以争取胜诉。

案例1：2007年4月6日，美国泰莱公司正式向美国国际贸易委员会（ITC）提起诉讼，指控中国3家三氯蔗糖小企业违反337条款，侵犯其专利。按照337条款，如果这3家中国企业侵权成立的话，ITC将有可能发出“普遍排除令”，“普遍排除令”适用于所有中国三氯蔗糖企业，这意味着中国所有三氯蔗糖产品都有可能被赶出美国市场。当时，江苏盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司在美国市场是第二大供应商，并没有被列为被告，但这起指控一样对捷康构成了威胁。因此盐城捷康2007年7月5日主动要求加入“337调查”，以帮助整个中国三氯蔗糖制造企业争得市场。

经过捷康代理律师积极的沟通与运作，ITC行政法官和美国国际贸易委员会于2007年8月15日同意捷康公司作为第三人加入三氯蔗糖产品的“337调查”。根据337调查的程序要求，捷康公司需要将所有资料交给泰莱的律师，捷康公司把几千份资料给中国的律师审核，然后递交给捷康的美国代理律师，美国代理律师再进行审核和层层筛选后，按程序要求将资料交给美国泰莱的律师。同时，捷康的美国代理律师也按照ITC法律程序要求对泰莱公司的专利进行审查，甚至跑到英国泰莱总部进行实地调查取证。查阅了泰莱公司专利在美国的申请和使用情况，发现泰莱公司指控捷康公司侵犯的那项专利在美国是无效的。ITC行政法官按照法律程序要求在2008年2月28日举行当庭答辩，双方的律师，技术人员和公证人员都有出席。2009年4月6日，ITC发布最终裁决结果：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司在出口到美国的产品中，没有违反337条款的规定。至此，盐城捷康公司作经过一年半时间的跨国诉讼，终于在此次“337调查”中取得了胜诉，战胜了国际甜味剂巨头泰莱公司。盐城捷康公司也成为首例在美国知识产权“337调查”中主动加入并胜诉的企业。

案例评析：此案例最大的特点就是捷康在没有列入被告的情况下主动加入应诉的，这是经过一场博弈思量后作出的最佳选择。倘若不应诉，如果3家被告三氯蔗糖制造企业胜诉，美国企业将青睐胜诉企业的产品，捷康公司就将失去很多的美国市场甚至其他国际市场机会；如果中国3家被告生产企业败诉，ITC就会签发普遍排除令，捷康公司也将会失去美国市场，前期为进入美国市场所做的很多工作和投资都将白费。盐城捷康此次主动加入337调查案耗时将近两年、耗资2000多万元，但这次知识产权的胜利，直接换来了全球第二大三氯蔗糖供应商的市场地位，市场机会估值达200多亿元。由于主动加入ITC调查，捷康公司用1年时间跃居到2008年中国出口和实际生产第1位，并位居全球第2位。即使在世界经济危机的环境下，捷康公司的销售每年以80%速度增长，产品供不应求。银行和投资商纷纷表示愿意与捷康合作，提供融资支持。捷康公司的主动加入，给应诉的同行胜诉也提供了帮助，避免了我国整个行业被排除在国际市场之外不良后果的发生。此次主动加入“337调查”获胜也为中国出口美国市场企业树立了榜样，有着积极的借鉴作用。

二、和解也是一种策略

一般来说，如果是自主研发产品，证据证明力较强，可做专利无效和不侵权抗辩；如果证据证明力一般，则应当通过谈判寻求和解或达成专利的交叉许可，或者进行规避设计增加和解筹码。和解的达成取决于多种因素，包括申诉方获得案件胜利的难度和时间、应诉方可以用于交换和解与撤诉的条件、申诉方的真正目的是想获得专利使用费还是驱逐产品出市场等。即使目标确定为和解，应诉方也应当在开始阶段表现出自信的姿态，并通过积极应诉给申诉方施加压力，增加申诉方获胜的难度和时间。最后再向申诉方作出适当的让步或者提供优惠条件达成和解。综合这些分析和研究，企业要确定具体的应诉策略—是选择和解，还是选择全程应诉。

案例2：2012年12月，美国范罗士公司和范罗士办公用品（苏州）有限公司（以下合称“范罗士”）向ITC提起337调查，起诉江苏新誉集团有限公司、江苏新誉办公设备有限公司、新誉办公设备（美国）有限公司等六家公司（以下统称“新誉”），指控新誉公司在美国市场销售的碎纸机产品侵犯了该公司外观专利（D583，859和D598，048），请求判定侵权成立。

该起“337调查”源于范罗士公司和新誉公司之间的合资合作纠纷。双方在江苏建有合资企业，后因种种原因双方合作关系终止。在提起美国337调查之前，范罗士和新誉在国内国外已有多起关联诉讼和仲裁。2013年1月，此调查正式立案。此后双方进行了数轮的证据交换、实地检查了当事人各自的工厂、在美国和香港进行宣誓作证，调取了相关证人的证言以及进行了数次的和解谈判。在律师的建议下，新誉在短期内开发出了多款规避设计产品，并将相关产品作为证据开示的一部分纳入到案件中。范罗士在充分评估规避设计产品的相关技术之后，最终双方在2013年11月达成了和解，并据此提交联合动议请求ITC终止该调查。由于原被告双方在开庭后和解的极少，本案这可谓是最后一刻的和解。2013年12月20日，美国国际贸易委员会发布通告，表示不对行政法官针对碎纸机337调查案的初裁进行复审，裁定准予和解结案。根据美国国际贸易委员会官方网站公开的信息，原告范罗士撤回对于新誉的侵权指控，同意新誉可以出口部分碎纸机产品。至此，历时近1年的碎纸机案顺利结案。

案例评析：此案在双方宿怨已久的背景下能够获得和解，实属不易。范罗士公司和新誉公司曾经在江苏建有合资企业进行合作生产，后因种种原因双方合作关系终止，在产品方面不可避免的存在“瓜葛”，而范罗士公司率先在美国申请了专利，一定会使出浑身解数进行阻击新誉产品进入美国市场。新誉进行的规避设计成了这次和解的重要筹码，促成了和解的达成。如果新誉规避设计的产品获得了ITC的认可，那么即使ITC认定新誉老产品侵权，新誉仍然可以出口规避设计产品，范罗士通过“337调查”阻止新誉进入美国市场的最初目的将落空，也就是范罗士并无胜算把握，而且在美国市场上，范罗士还面临着其他碎纸机企业的竞争。因此，和解是对双方都有利益的最佳选择。

三、做好专利功课

中国企业在决定生产和对外出口时，针对自己企业产品做域外侵权检索和分析是必须的功课，即通过专利检索与分析来评估专利侵权风险。即使是自主研发的产品，也要做好专利预警，避免遭遇违反337条款的指控。因为极少有技术是完全百分之百的创新，在研发新产品和新技术时，都会对已经存在的技术有所借鉴。因此，我们企业在产品研发、产品上市、甚至采购阶段，所有环节都要对比竞争对手的产品和专利，还要时刻关注竞争对手的产品研发和专利申请动态，做到知己知彼，百战百胜。中国企业也要增强知识产权意识，不要认为337调查对我们是一种壁垒，其实我们也可以利用它作为保护我们自己产品不被侵权的武器。如果中国公司有自主研发的产品，进入美国市场之前申请专利，就可以保护自己的利益。如日本公司在崛起时，也经常遭遇专利侵权的指控，后来就会利用337条款来阻止韩国公司产品进入美国市场。从长远看，中国企业要重视科技创新、自主研发，这才是远离知识产权纠纷的根本之道。

案例3：2011年6月17日，日本Kaneka公司对包括浙江医药在内的七家公司提出诉讼，控告上述公司在美国国内市场销售及出口到美国的辅酶Q10产品及其制作方法侵犯了其专利No. 7，910，340。该行为已经涉及了不公平贸易行为，要求美国国际贸易委员会（ITC）对七家公司启动337调查，并发布普遍或有限排除令及禁止令。

辅酶Q10是一种有益于心绞痛、心脏病和高血压病维生素类物质，在美国的需求量很大。辅酶Q10是浙江医药自主研发的产品，所以浙江医药非常有信心打赢这场官司。浙江医药在1998年研发该产品，2004年开始销售辅酶Q10，也就是已经销售了7年时间。浙江医药对日本Kaneka的指控早有准备。原来，早在2010年11月，日本Kaneka就在德国杜塞尔多夫法庭起诉浙江医药侵犯了其在欧洲申请的相关专利。浙江医药在德国积极应诉的同时，时刻关注美国市场动向。浙江医药知道对方已经在美国申请该项专利，迟早会在美国起诉浙江医药侵权。此后，浙江医药的律师组织了专家对Kaneka的专利发明人、生产管理人员、销售人员的证人取证，并对Kaneka在美国的工厂进行现场取证。所有的调查取证工作于2012年3月26日前完成。2012年7月9日，ITC组织原告和被告方进行第一次答辩。在法庭上，双方律师就浙江辅酶Q10产品具体的工艺过程是否侵犯了Kaneka专利权利要求点进行了争论。由于在正式工业化生产前，浙江医药对日本Kaneka公司的专利申请研究得比较清楚，在工艺开发过程中就有意识地避开对方的专利点。该专利主要涉及一种工业上高效生产辅酶Q10的新方法，从培养微生物的细胞壁破壁提取还原型辅酶Q10，再将其氧化成氧化型辅酶Q10。浙江医药等公司虽也使用微生物发酵的路径发酵获得同一产品，但具体工艺是不同的。所以在2012年末，美国国际贸易委员会发布正式通告：浙江医药不侵犯日本Kaneka公司在美国注册的340号专利，没有违反337条款”。浙江医药辅酶Q10应对美国337调查圆满落幕。

案例评析：浙江医药历来重视知识产权保护，在很早以前就成立了专利事务办公室，在新产品新工艺开发之前课题组会全面检索相关知识产权状况，进行专利分析和规避，并且在产品生产过程中也会对竞争对手的专利情况进行监控，尽量避免专利纠纷。在辅酶Q10的研发和生产过程中，浙江医药也不例外，即在辅酶Q10生产前研发阶段，就详细研究了Kaneka所有的专利，包括这次官司中涉及到的专利申请。浙江医药一直在关注竞争对手的产品和专利申请状况，不断的将自己的工艺进行调整和进行规避，避免侵犯对方的知识产权。同时，也将企业的工艺申请了发明专利并被授权。Kaneka公司的律师在法院会审中也承认，对浙江医药的辅酶Q10制造工艺并不十分了解，所以在官司取证过程中Kaneka及其律师没有找到浙江医药侵权的地方。相反，由于浙江医药在新产品开发和研究过程中做好专利分析和专利预警，对对方的专利研究得比较透彻，最后反客为主，指出了对方专利申请过程中存在不正确的地方，令其专利的权威性打了折扣。所以做好专利功课是这场官司胜利的基本保证。此次浙江医药胜诉为中国企业应对337调查起到可贵的示范作用。

参考文献：

[1]杨舒.中国出口企业如何应对337调查[N].国际商报，2009年4月9日.

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[4]张丽颖，曲凯.中国医药企业应诉美国“337 调查”的成功案例及应对启示[J].中国医药生物技术，2015 （1）：90-93.

[5]吕建刚.新昌制药辅酶Q10应对美国337调查终裁获胜始末[N].新昌新闻，2013年1月28日.