我国注册商标转让与使用许可制度研究——以知识产权与物权之比较为切入点

赵析蔓

(郑州大学 法学院，河南 郑州 450000)



我国注册商标转让与使用许可制度研究
——以知识产权与物权之比较为切入点

赵析蔓

(郑州大学 法学院，河南 郑州 450000)

摘要：注册商标转让纠纷的焦点集中于转让合同、核准公告与商标移转的关系等问题上。本文引入民法中的物权，对商标转让和使用许可制度进行分析，得出转让合同产生债权效力，核准公告产生商标移转效果之结论，并提出通过明确核准申请所依据的标准，取消强制系列商标同时转让的规定，将备案使用许可义务归由被许可人承担等措施，完善和健全商标转让和使用许可制度。

关键词：注册商标；转让；使用许可；公示

在我国立法中，商标流转方式包括转让与许可使用两种类型。基于商标的属性和商标权的法律特征，我国已经建立起注册商标的流转制度对商标权进行保护，但在实践中，依然出现了大量有关商标流转的法律纠纷，达能和娃哈哈集团争夺商标权一案就是典型代表，这反映出我国立法的不足。本文以此案为例，从现有法律规定、制度入手，探寻立法之漏洞，并提出完善建议。

1商标和商标权

商标俗称牌子，本质上是一种标记，其功能为对商品或服务进行区别。《商标法》第8条指出，商标为具有识别功能之标志，所包含的要素除传统意义上的文字、图形以外，还包括三维标志，甚至声音等。《商标法》第9条规定，申请注册的商标要便于被识别并具有显著特征。

商标权指商标具有的法律属性，也叫做商标专用权，为权利主体在法定期限内对注册商标享有的由法律予以确认并被其保护之权利[1]。商标权具有以下特征：(1)专有性，亦被称为独占性，即权利主体独占使用商标的权利，具体包含三个方面：第一，权利主体有权根据《商标法》的规定，将其商标使用在已核准的商品、商品包装上或服务、服务设施上，任何人不得干涉；第二，权利主体有权禁止任何擅自在同一种或类似商品上使用与其商标相同或相似的商标的行为；第三，权利主体有权准许他人使用自己的商标，也有权将自己的商标转让给他人，此类许可或是转让要符合法律规定并履行一定的法律手续。(2)地域性，商标专用权在注册国享受法律保护，非注册国没有对其进行保护的义务。(3)时间性，对商标权的保护具有时限限制，超过有效期，商标主体不再享有该权利。

2我国《商标法》规定的注册商标转让和使用许可制度

注册商标转让是商标权人将自己所拥有的商标权转移给他人的法律行为。由《商标法》第42条可知：(1)对商标进行转让的，双方当事人需要达成并且签署协议，再向国家商标局提出申请，通过核准后，商标专用权发生移转；(2)我国采用强制系列商标同时进行转让的做法；(3)容易导致混淆和存在其他不良影响的不予核准；(4)商标权发生移转、主体发生变更的时间为公告之日。

注册商标使用许可是商标权人准许他人在一定期限和地域内使用自己所拥有的商标权的法律行为。由《商标法》第43条可知：对商标进行许可使用的，首先要求当事人达成并签署合同，然后需将使用许可在商标局备案，并由其进行公告，报备主体为许可人，没有经过备案不得对善意第三人发生对抗效力。

3注册商标转让和使用许可制度的理论基础

3.1注册商标转让制度的理论基础

3.1.1知识产权和物权的共通性知识产权和物权在传统上被认为是民法领域规范无形物和有体物的两大财产权，本文无意推翻这种划分，只是将两者所具有的共通性加以比较分析，以此来论证对作为知识产权典型代表的商标权运用物权规则的合理性。(1)两者在权利性质上的相似性。两者都是财产权的主要类型，都包括支配权、绝对权和排他权[2]。物权被侵害时，权利人能够行使物权请求权对其进行救济，借鉴该规则，知识产权领域也应建立起知识产权请求权对被侵害权利进行救济。另外，在物权领域中物权的追及效力，知识产权领域中的质权也同样具有。(2)两者在内容上的相似性。所有权指民事主体对物享有占有、使用、收益以及处分的权利[3]。知识产权作为独占的支配权，其权利人对法律关系客体进行类似于物权的全方位支配，同时有权禁止他人不当干涉的行为[4]。但因为存在两种权利客体无形与有体之差别，享有知识产权的法律主体无法像物权的法律主体那样通过对物进行实际的占有而彰显其主体之身份，只能通过法律预先的安排和设定对知识产品进行控制。这也说明了良好的制度安排对知识产权所具有的重要价值和意义。以上分析至少说明在知识产权领域借鉴物权规则，乃至物权原则的理论依据，可为下文论述做铺垫。

3.1.2物权区分原则物权区分原则即对物权变动的原因及结果之根据进行区别对待，两种根据的成立生效分别由各自要件构成。互不影响之原则。物权变动的原因以及结果作为两个法律事实，彼此独立，效力不同。引起物权变动的原因行为产生债法上的效力，在双方当事人之间形成债权债务法律关系；引起物权变动的结果行为产生物权法上的效力，在双方当事人完成给付义务并履行法定程序后，发生物权移转的后果。注册商标的转让可借鉴物权区分原则，将商标转让的原因和结果根据分开规定，各自由不同的成立生效要件构成，引起商标转让的原因和导致商标转让的结果作为两个法律事实产生不同的法律效力，前者产生合同意义上的法律关系，后者产生商标权移转的法律效果。

3.1.3物权公示原则物权公示原则可以理解为物权主体的变更需要采用可以取信于公众的外部表现方式的原则[5]。导致物权发生移转、物权主体发生变更的结果行为往往是公示程序。众所周知，在物权法领域中，动产的公示方式为交付，不动产为登记。商标基于无形性的属性，无法通过交付完成公示，更显示出登记对商标转让的重要性。

3.1.4公示程序具有不同效力公示程序的效力可以划分为形式主义与实质主义两个类型。所谓公示实质主义是指必须经过公示这一程序才能产生物权变动之法律效果，而所谓公示形式主义是指公示这一程序并非物权变动之刚需，对物权本身不存在重大影响，但对第三人起到对抗作用。这说明在物权法领域中，公示程序具有不同效力。关于公示效力更为详尽之分类如下：(1)登记是合同生效的要件。登记是合同生效的要件之一，合同除了需要满足其他生效要件以外，不进行登记，合同无效。(2)登记对抗主义。合同一生效，物权转移就完成，是否登记的意义在于是否能够对抗善意第三人。(3)登记要件主义。合同仅产生债法上的法律效果，登记才产生物权法上的法律效果。以上三种公示程序的效力中，登记要件主义对原因和结果行为做出了区分，符合物权区分原则。因此如上文所述，可以借鉴物权区分与公示原则，在先后发生商标转让的合同行为与类似于物权行为的“知识产权行为”时，完成注册商标的整个转让过程。

3.2注册商标许可使用制度的理论基础

注册商标使用许可通过当事人签订合同即可完成，但由于分为普通、排他和独占使用许可，故以往商标的使用许可情况对被许可人的权益保护意义重大，社会大众对此也起到辅助监督作用，所以应将使用许可情况予以公示。

4我国《商标法》注册商标转让和使用许可规定的不足之处

4.1商标转让规定的不足之处

一是转让合同、核准公告与商标移转之间的关系规定不清晰。《商标法》第42条明确了商标转让需要签订合同，并经核准，在公告之后发生转让效果，但未明确合同发生的是债权效力，核准公告发生的是商标移转效力，故在实践中存在着众多如达能和娃哈哈集团的纠纷。转让申请未通过商标局核准或者虽通过核准但未进行公告或者转让人签订协议后不进行登记的情形，都会导致纠纷的产生。究其本质，就是没有明确在合同生效的基础上，核准公告发生商标移转的法律效果。二是商标局核准申请依据标准不明确。《商标法》第42条规定对以下两种情形不予核准：容易导致混淆的和有其他不良影响的，这两种情形都是模糊性规定，增加了核准与否的不确定性。商标权归属于私权范畴，是否转让商标取决于当事人自己，为了保护公共利益不受侵犯才设定核准程序，而标准的模糊性极有可能使公权力扩张从而侵犯私权。三是系列商标强制同时转让不合理。在日益激烈的竞争中，商标包含的无形价值越来越被企业所看重。那些凝聚着社会大众认可的知名商标变成了众矢之的，充满了被觊觎的风险。企业为了保护自己苦心经营多年的成果，提前将同一商标注册于多个相关类别的商品之上，以待日后业务的进一步开展。在相关类别商品上形成的商标权应彼此独立，不能因为是相同商标就对权利有所限制，强行要求系列商标一并转让与意思自治原则相违背。

4.2商标使用许可规定的不足之处

《商标法》第43条虽然规定了使用许可应当备案，否则不能对抗善意第三人，但是依然缺少真正意义上的使用许可公示制度。商标使用许可的最大受益人和可能被侵权的人往往是被许可人，但按规定，备案人是许可人。事实上许可人并没有足够的趋利动力和避害心理按照法律的规定进行备案，况且《商标法》第43条也没有规定不进行备案的法律后果，这是实践中备案率较低的原因之一。如果同一商品上的同一商标在已被许可独占或者排他使用的情况下，仍然被许可给第三人使用，那么独占或者排他使用人的权利必将遭到侵犯。在这种情况下，如何保护独占或者排他使用人的权益，《商标法》并未做出规定。

5我国注册商标转让和使用许可制度的完善

第一，区分转让协议和核准程序对商标转移的作用。转让协议产生债权效力，核准公告导致商标移转的法律后果。转让协议是原因行为，核准公告是结果行为。没有通过核准并不影响转让协议的效力，该协议效力由其自身成立生效要件决定。在商标转让方面采用公示要件主义。

第二，明确核准申请所依据的标准。摈弃现有的关于标准的宽泛性规定，用具体而详细的规定取而代之。根据以往审判实践经验进行总结，“不良影响”包括但不限于以下内容：(1)虽不影响社会公益，但有损个人私益的；(2)与商品类别相联系产生不良影响的，比如将“二人转”用于避孕产品；(3)与使用主体相联系产生不良影响的，比如普通企业注册“少林寺”商标；(4)在商标管理秩序之外产生不良影响的，比如“树叶有专攻”，显然不利于汉语言文字的普及和传播。

第三，取消强制系列商标同时转让的规定。“系列商标一并转让”规定之初衷是担心出现没有同时进行转让的后果。立法者认为，不同时转让可能会出现含有同一商标的不同类别商品由不同企业生产的情况，并导致消费者产生误认。但是该说法仅为一种可能，而非必然出现的情况，况且不同企业可采用标注生产厂家的方式避免该情况的出现。

第四，规定由被许可人承担备案使用许可的义务。规定被许可人承担备案使用许可的义务，如违反该义务，则由其承担不得对抗善意第三人的后果。这样可充分调动被许可人进行备案的积极性，提高使用许可的备案率，而将使用许可情况公布于众或是置于公众随时可查询之状态，有利于减少已被独占或者排他许可的商标再次被许可使用的情况，可大大提高对被许可使用人的保护力度。

总体来说，我国法律关于注册商标转让和使用许可制度的规定已经比较成熟和完善，但实践中仍时常出现难以解决的案例纠纷，对此笔者提出以上四条建议。前两条建议秉承立法精神，在原有规定基础上进一步明确和深化，后两条建议与目前的立法方向相背，但修改后会使制度安排更加科学合理，更加符合实际情况，同时也更具操作性。

参考文献：

[1]冯霞.刘颖.谈中小企业如何增强商标保护意识[J].当代经济，2010(6):56-57.

[2]李晓春.两大法系财产支配权内容之比较考察[J].佛山科学技术学院学报，2009(2):22-27.

[3]刘胜江.企业法人财产权研究[D].北京：首都经济贸易大学，1998.

[4]马秀山.物权与知识产权[J].中国发明与专利，2007(6):11.

[5]杨玲.浅议物权变动公示原则[J].科技信息，2010(26)：79-80.

(编辑：唐芳)

收稿日期：2016-01-20

作者简介：赵析蔓(1992—)，女，河南三门峡人，硕士研究生，研究方向：债权法.

中图分类号：D923.4

文献标识码：A

文章编号：2095-8978(2016)03-0008-03

The Study of System of Assignment and Licensing of Registered Trademark by Comparision between Intellectual Property and Real Right

ZHAO Xi-man

(Law School, Zhengzhou University, Zhengzhou 450000,China)

Abstract：The focus of registered trademark disputes is the relationship between reason of assignment contracts and approval process with result of trademark transferring. Based on principles and rules in real right in civil law we can draw a conclusion that assignment contracts produce effect of obligation and approval process produces the result of trademark transferring. Confirmation the standard of approval, cancellation regulation that series of trademark must be transferred together and distribution obligation of putting licensing of registered trademark on records to licensee, we can establish more perfect system of assignment and licensing of registered trademark.

Keywords：registered trademark; assignment; licensing of registered trademark; publicity