费用移转规则在美国的新发展与启示——以专利蟑螂泛滥为背景

谢光旗



费用移转规则在美国的新发展与启示
——以专利蟑螂泛滥为背景

谢光旗*

摘要：美国专利蟑螂泛滥，阻碍了创新与经济发展。当事人自担诉讼费用的“美国规则”是诱发专利蟑螂的因素之一。为了遏制专利蟑螂，2014年美国联邦最高法院从宽解释《美国专利法》费用移转规则。美国国会还进一步着手修改《美国专利法》，一些州颁布实施了新的规则。我国《专利法》赋予专利权人合理开支求偿权，对滥诉人则无赔偿规定，司法实践呈现不同标准。美国实践驳斥了实体法不规制恶意诉讼的理论，专利蟑螂爆发风险则反映现实紧迫性。我国宜在修改《专利法》之际，借鉴美国经验，合理设定费用移转条件和保证金规则，统一规范专利维权行为，切实防止专利蟑螂。

关键词：专利蟑螂；费用移转；合理开支；专利诉讼；恶意诉讼

费用移转规则是指法院判决败诉方赔偿胜诉方诉讼费用的规则。2014年美国联邦最高法院废除了联邦巡回上诉法院判赔诉讼费用的严格条件。2015年美国国会议员提出《创新法案》和《专利法案》等多个法律议案。这些举措都包括修改费用移转规则。美国为何如此重视费用移转呢？其目的是让滥诉原告承担胜诉被告费用来遏制专利蟑螂(Patent Trolls)。专利蟑螂是困扰美国的难题。理论上专利诉讼胜诉被告有权根据《美国专利法》或《联邦民事诉讼规则》获得律师费赔偿。但是，实际上法院支持胜诉被告律师费请求的甚少。在2011年将近3000起专利诉讼案件中，只有21起案件法院支持了被告的律师费请求。*Randall R. Rader, Colleen V. Chien and David Hricik: Make Patent Trolls Pay in Court http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/make-patent-trolls-pay-in-court.html?_r=1, visited on 2013/06/04.这很大程度助长了专利蟑螂的兴起与泛滥。我国《专利法》仅规定专利权人合理开支求偿权，未规定维权人败诉时的赔偿责任。国务院2015年公布的《专利法修订草案(送审稿)》也未有变动。我国这种制度可能不利于防治专利蟑螂滥诉行为。美国是世界专利强国，其经验教训对于我国这样一个新兴专利大国无疑具有重要借鉴意义。本文探究美国专利诉讼费用移转规则改革的背景、新判例与新立法，分析我国立法与司法不足，探讨我国费用移转规则的完善问题。

一、背景：美国专利蟑螂泛滥

专利蟑螂也称为“专利主张实体”(PAEs)，是收购他人专利并以专利侵权诉讼或诉讼威胁为主要营利手段的实体。19世纪中叶在美国就已经萌发，近年来愈演愈烈。高智公司就被认定为典型的专利蟑螂。它拥有两千多家空壳公司，并将其专利转移至空壳公司名下，然后操控这些空壳公司进行专利维权诉讼。据知名研究机构PWC报告，2014年，专利蟑螂在美国提起了大约5700起专利诉讼，占全美专利诉讼的67%。而专利蟑螂胜诉比例平均只有26%。*PWC：2015 Patent Litigation Study: A Change in Patentee Fortunes, http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/patent-litigation-study.html,visited on 2015/05/01.也就是说，在大多数案件中被告并未侵权。这些诉讼给被告造成巨大损失。2011年被专利蟑螂起诉的5842个被告花费的直接费用高达290亿美元。考虑只有10%的专利纠纷会进入诉讼阶段，专利蟑螂每年引起的纠纷达数万起。

应诉费用高昂是专利蟑螂产生的原因之一。美国实施强制性律师代理制度，律师费是专利诉讼中一项不可缺少的庞大开支。据统计，索赔金额在100万至2500万美元的专利诉讼，一个被告花费的平均法律费用是250万美元。*Steven Auvil & David Devine: Report of the Economic Survey 2011, AM. INTELLECTUAL PROP. L. ASS’ N, July 2011.提起诉讼的专利蟑螂，或者是由律师组成，或者通过风险代理方式起诉，无需事先支付大额律师费。另外，美国专利诉讼耗时长，一起专利诉讼审理时间平均为2.4年。专利蟑螂利用这些问题，选择性收购他人专利，甚至在专利过期、无效或者无专利权的情形下，大量散发含混不清的索赔信，以提起专利诉讼为威胁，要求支付专利许可费。即便不侵权但资金有限的中小企业为了避免支付大额律师费，往往被迫选择交付低于预期律师费的许可费。一些不愿轻易就范的厂商，或者花费数百万美元应诉，或者中途被迫交付大笔费用寻求和解。

2011年美国总统行政办公室发布《专利主张与美国创新》的报告，指出专利蟑螂对美国创新体制与经济增长的巨大危害。*Executive Office of the President：Patent Assertion And U.S. Innovation, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf?utm_source=Feldman+White+House+Patent+Report&utm_campaign=Startup+Clinic+10-4&utm_medium=email2013,visited on 2013/06/01.面对专利蟑螂泛滥的局面，美国行政、立法和司法部门高度警惕，努力推出多项解决方案。诉讼费用移转是其推出的方案之一。美国意图通过要求滥诉的专利蟑螂赔偿胜诉被告诉讼费用的方法抑制专利蟑螂的诉讼。

二、新判例：从宽解释“例外案件”以遏制专利蟑螂

(一)美国现行专利诉讼费用移转立法

传统的“美国规则”是各方当事人自己承担诉讼费用。十九世纪美国联邦最高法院创立了例外，经过二十世纪国会和法院创造了更加宽泛的例外。美国《联邦民事诉讼规则》第11条对“轻率”诉讼进行惩罚。它规定，如果诉讼是轻率的，被告可以请求法院判决原告赔偿被告支付的包括律师费在内的合理费用。第11条b款规定诉讼的要求：向法院提交的的诉讼文书应该是经过合理调查并竭尽知识、信息与信念的基础上做出的，目的是正当的，不是为了骚扰他人、不必要的拖延诉讼或增加诉讼费用；提出该诉讼行为并非轻率；事实的争论具有或者可能具有证据支持。第11条C款规定了相应制裁：对违反b款规定的当事人及其律师给予制裁，判决违反者承担胜诉方包括律师费在内的合理费用。第11条C款第2项设定了一个安全港，即被告请求法院做出支持合理费用判决必须在法院受理后21天内，而且原告可以在此期间及时撤诉从而避免赔偿被告的律师费。很显然，第11条不能充分保护被告免受损害性诉讼。*Daniel Roth: Patent Litigation Attorney’s Fees: Shifting From Status To Conduct,13 Chi.-Kent J.Intell. Prop. 257(2013).因此，理论上第11条通过惩罚轻率诉讼可以有力打击专利诉讼滥用行为，但实际上该条的作用很小。据调查，55%的联邦法官和62%的联邦律师认为第11条对起诉没有影响。*Gerald F. Hess: Rule 11 Practice in Federal and State Court: An Empirical, Comparative Study, 75 Marquette L. Rev. 313, 328-329 (1992).

另外，《美国专利法》特别规定了专利诉讼中的律师费移转规则。1946年美国国会修改《专利法》，其第70条规定，在任何专利案件中法院可以依据自由裁量判定败诉方承担胜诉方的合理律师费用。1952年《美国专利法》增加“例外案件”的规定。*徐棣枫、郄志勇：《美国专利案件中的律师费承担规定及其发展》，载《知识产权》2014年第10期。现行《美国专利法》第285条规定：“在例外案件中，法院也可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用。”该条是例外情形下的双向移转规则，即例外案件中，胜诉原告(一般为专利权人)或者胜诉被告都有权获赔律师费。何谓“例外案件”，美国立法没有规定。因此，费用移转存在较大的不确定性。研究者认为，尽管现行规则包含了数个条款进行费用移转，这些条款不够有力和有效威慑专利蟑螂滥用诉讼的行为。*Emily H. Chen:Making Abusers Pay:Deterring Patent Litigation By Shifting Attorneys,28 Berkeley Tech. L.J. 351(2013).

(二)联邦最高法院从宽解释“例外案件”

1.联邦巡回上诉法庭确立的过严标准。法院可以分别或者综合适用《专利法》第285条或者《联邦民事诉讼规则》第11条移转费用。事实上，法院支持移转的案件不多。美国司法实践中只有1%的专利案件适用了第285条。而且支持胜诉原告的比例是被告的两倍多。*Mark Liang: Brian Berliner,Fee Shifting In Patent Litigation,18 Va. J.L. & Tech. 59 (2013).被告根据《专利法》第285条获得律师费的案件非常有限。

法院长期遵循的是2005年美国联邦巡回法庭在Brooks Furniture 诉Dutailier案确立的标准。联邦巡回上诉法院认为，仅在两种有限情形下一个案件可以视为《美国专利法》第285条中的例外情形：存在一些实质不当行为；或者在主观恶意及客观无基础的情况下提起诉讼。涉及诉讼的实质不当行为包括：故意侵权，欺诈或采取不当的行为取得专利，诉讼中的不当行为，无理纠缠或无理由诉讼，违反《联邦民事诉讼规则》第11条的行为，或者其他违法行为。虽然法院认定Brooks不侵犯Dutailier的专利权，但Dutailier没有主观恶意。因为Dutailier诉称Brooks侵犯其专利是作了法律论证后提起的。由于不具备第一个必备要件，对于是否客观无基础，联邦巡回上诉法院不予审理。联邦巡回上诉法院还建立了“清晰且令人信服的证明标准”：“潜在的不当行为以及案件是例外情形的特征必须由清晰且令人信服的证据证明。”*Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int’l, Inc., 393 F.3d 1378(2005).

2.联邦最高法院确立新框架。2014年，美国联邦最高法院废除了联邦巡回上诉法庭上述标准。在OCTANE FITNESS诉ICON HEALTH & FITNESS案中，联邦最高法院指出，“联邦巡回上诉法庭在Brooks案中建立的框架过于严格，而且该框架未经许可阻碍了实定法授予地区法院的自由裁量权。”对于何谓“例外”，《美国专利法》没有界定。最高法院依据通用的英文词典认为，“在1952年，当国会在第285条中使用该词时，‘例外’的意思是‘不平常’、‘罕见’或‘不一般’。”因此，最高法院认定，“我们认为，一个‘例外’案件仅仅是指在一方当事人诉讼地位的实质性力量(综合考虑案件适用法和事实)或者案件起诉的不合理方式上与其他案件显得不同的一种情形。地区法院可以运用其自由裁量权在个案中考虑案件的所有情况，决定一个案件是否属于‘例外’案件。”*Octane Fitness,LLC, v. Icon Health & Fitness,INC.,134 S.Ct.1749 (2014).

最高法院还认为，联邦巡回上诉法院判定“例外”情形的第一个标准(即涉及诉讼的不当行为或者其他不当行为)属于《联邦民事诉讼规则》第11条规定的独立可惩罚行为。并非独立可惩罚行为才可以成为惩处律师费的‘例外’情形。其第二个标准也是太严格了。主观恶意或者特别无价值的诉讼都可以使其与其他案件不同而移转律师费。国会立法时并不有意严格限制律师费偿付。最高法院反对Brooks案的另一个原因是，如果按照Brooks案确立的框架，将使第285条成为多余。在1975年的案例中，最高法院就已经肯定了“美国规则”的普通法例外，即法院有权在故意不遵守法庭命令或者当败诉方曾恶意诉讼时判其承担律师费。

最高法院还将联邦巡回上诉法院要求的“清晰且令人信服的证据”修改为“优势证据”标准。所谓“清晰且令人信服的证据”是指举证责任方必须证明主张的事实是高度可能的。而“优势证据”只要求举证方证明主张的事实可能存在。最高法院说，第285条仅仅授予自由裁量权，它没有施加特定的证明责任，更没有如此高的证明标准。实际上，专利侵权诉讼一直适用的是优势证明标准。该标准也广泛适用于民事诉讼标准，因为它让诉讼双方以基本相同的方式承担错误的风险。

3.地区法院适用新框架惩罚专利蟑螂。联邦最高法院Octane Fitness案判决后，地区法院支持了更多律师费移转案件。法院支持律师费移转案件的比例增加了两倍，达到了36%。在2015年前三个月高达50%。*Jennifer H. Burdman &William J. Sauers: The State of Patent Law: The Interplay of Recent,Pending,and Proposed Changes,27 No. 10 Intell. Prop. & Tech. L.J. 9 (2015).在Lumen View 诉 FTB案中，美国纽约南区地方法院就依据联邦最高法院的判例，判决专利蟑螂Lumen赔偿FTB的律师费。*Lumen View Technology, LLC v. Findthebest.com, Inc., 24 F.Supp.3d 329 (2014).

纽约南区地方法院查明，该案原告Lumen是一家“专利运营实体”，它获取专利并伺机提起专利侵权诉讼。被告FTB是一家经营网站的公司，它运用其“AssistMe”程序按照用户输入偏好为用户配备商品或服务。法院认定，涉案专利主张的是一个抽象概念，不属于专利法规定的可授予专利的主题，因此是无效专利。法院还查明，原告在起诉前向被告发送索赔信，并威胁采取昂贵的诉讼。后来原告的律师表示支付85000美元的许可费结案。Lumen 在2012年至2013年针对不同公司至少提起了20起实质相同的专利侵权诉讼。被诉后，被告提起了宣布该案是专利法第285条下例外案件的动议。

纽约南区地方法院根据联邦最高法院在Octane Fitness案中建立的标准认定该案是一个例外案件。第一，原告的诉讼是“轻率的”且“客观无理由的”。所谓客观无理由就是，没有一个理性的原告会有理由相信宣称的专利侵权能胜诉。涉诉专利要求的权利是多方输入偏好信息时进行双边配备的程序，然而被告使用的“AssistMe”程序仅仅利用一方的偏好数据。诉前调查也揭示这一事实。被告在诉前就告知其使用的程序并不采用双边或多边偏好配备程序。第二，原告在诉讼中的“动机”是逼迫被告避免支付其威胁的高昂诉讼费而接受即便不公正但较低的许可费来结案。第三，Octane Fitness案中的“威慑”测试也支持本案是例外案件的结论。由此可见，所谓“客观无理由”，并不是以败诉为标准，而是综合了主观与客观两方面。虽然第一点足以认定该案是一个例外案件，审理法院还是增加了第二与第三点进一步论证该案属于例外案件。最终，法院授予被告律师费及开支。审理法院说，本案中的费用移转将成为一个实现正义的工具。

三、新立法：修改“例外”移转规则遏制专利蟑螂

近年来，美国国会提出多个议案，拟修改《美国专利法》费用移转规则，加大对专利蟑螂的制裁。由于还在观望2014年联邦最高法院判例的效果，国会目前没有通过新的法案。佛罗里达等州已经实施了新的专门针对恶意主张专利侵权行为的费用移转规则。

1.《盾牌法案》。2012年Peter DeFazio 等六名参议员提出《盾牌法案》，2013年2月又重新提出。该议案提出在《美国专利法》第285条后增加一条，规定：在专利有效性或侵权诉讼中，如果被告认为专利无效或者不侵权，可以提出原告的起诉不符合下列条件：原告不是原始发明人；没有利用专利的证明；原告不是大学或大学研发技术的转让组织。如果原告不符合上述任一条件，除非例外情况下此判决不公平，法院应判决胜诉方获得全部开支，其中包括合理律师费。原告不满足上述任一条件的，还应在起诉后缴纳保证支付全部开支的保证金。

该法案是在保留《美国专利法》现行双向移转的例外规则同时，专门针对不利用专利的非原始发明人另行规定“亲被告单向移转规则”。因此，它对专利蟑螂的滥诉有特别针对性。

2.《创新法案》。2015年2月，美国众议院司法委员会主席Goodlatte重新提出《创新法案》。提案人明确说，该法案的目的是确保专利制度不辜负宪法的重托，其针对的是专利蟑螂的诉讼滥用行为。2015年《创新法案》提议将《美国专利法》第285条修改为：“除非法院发现败诉方的地位与行为在法律与事实上合理公正，或者在例外情形下(例如发明者的严重经济困难)做出此判决不公正，法院应该判给民事诉讼中胜诉方因任何当事人依据国会与专利有关法案主张救济措施而产生的合理费用和其他支出。”

该法案将胜诉方获得律师费的例外规定修改为默认规则，而且除合理律师费用外，还可以获得其他支出。它承袭《美国专利法》下的双向移转规则，被告也可能承担原告的合理费用，因此它对专利蟑螂起诉行为没有专门的针对性。

3.佛罗里达州《专利蟑螂防止法》。尤其值得关注的是佛罗里达已经实施新的立法，它不仅要求恶意主张专利侵权者赔偿诉讼费用，还设定了惩罚性赔偿。在美国联邦没能就遏制专利蟑螂通过专门法律的情况下，美国各州采取了自己的行动。佛罗里达是专利蟑螂青睐起诉的地区之一。2015年7月1日，佛罗里达州开始实施《专利蟑螂防止法》。该法于2015年1月20日提议，后在州议会全票通过，不到半年的时间就完成了立法过程。*The Florida Senate：Patent Troll Prevention Act， https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2015/439/?Tab=BillHistory, visited on 2016/ 01 /02.该法阐明其立法目的是，保护企业免遭专利蟑螂恶意滥用索赔信及诉讼行为，帮助企业避免应诉负担，鼓励善意维权。

该法第501.993条规定了判定恶意进行专利维权的考虑因素。然后，第501.994条规定，如果原告恶意主张专利侵权，则应被告请求法庭可以要求原告提交保证金。第501.995条规定：专利主张实体违反该法规定损害他人权利，受害者可以起诉要求赔偿。受诉法院可以授予胜诉原告包括合理律师费在内的开支和费用，以及公平救济、损害赔偿、惩罚性赔偿(50000美元或者等于总损害、开支和成本总数三倍的金额，以高者为准)。第501.997条规定：高等教育机构、高等教育机构所有或隶属的技术转让组织、或者据《美国专利法》第271(e)(2)条(药品或生物产品专利侵权)或者《美国公共健康与福利法》第 262条(生物产品规则)索赔或提起专利侵权主张的行为豁免适用《专利蟑螂防止法》。

四、中国现状：亲专利维权人诉讼费用移转制度

我国《专利法》规定了亲专利维权人(原告)单向移转规则，对被诉侵权人胜诉时的费用没有移转规定。司法实践中对恶意提起知识产权诉讼的，判决赔偿对方损失。据我国《民事诉讼法》及其司法解释，错误申请保全措施的，赔偿对方损失。但是，我国立法存在偏重专利维权人、维权人滥诉赔偿对方费用立法不明及实践不一等缺陷。

(一)专利维权人胜诉获赔合理开支的立法

我国一般民事诉讼中采取的是传统的“美国规则”，即当事人自己承担包括律师费在内的开支。*当事人预交给法院的诉讼费由败诉方负担。此项费用不在本文讨论范围内。为了与世界贸易组织TRIPS协定一致，2001年6月最高人民法院发布《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，在第22条规定：“人民法院根据权利人的请求以及具体案情，可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。”2008年，修改后的《专利法》规定：“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”司法实践中，此合理开支计算在法定赔偿额内，法院支持专利权人包括律师费在内的合理开支要求。*参见(2014)苏知民终字第0032号；(2015)粤高法民三终字第66号。不过，2015年1月最高人民法院发布《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2015修正)， 在第22条规定：“权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第65条确定的赔偿数额之外另行计算。”从而在法定赔偿或许可费倍数之外，专利权人还可获赔合理开支。对于专利权人败诉的，我国《专利法》没有规定赔偿被诉侵权人的合理开支。由此可见，在我国《专利法》实行的是“亲专利维权人单向移转”规则。

(二)维权人恶意诉讼时赔偿对方合理开支的不同实践

我国法律没有规定维权人败诉时赔偿对方包括律师费在内的合理开支。2011年最高人民法院设定了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由。但是最高人民法院对裁判的标准没有规定，各个法院提出了不同标准。

1.袁利中与通发厂、通发公司专利侵权纠纷案。2006年南京市中级人民法院认定原告恶意诉讼。法院认为，“恶意诉讼一般指故意以他人受到损害为目的，在缺乏实体权利或者无事实根据和正当理由的情形下提起民事诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。”“袁利中故意以他人受到损害为目的，以恶意申请并应当被认定自始无效的专利权对通发公司提起专利侵权诉讼，致使通发公司在诉讼中遭受损失，应当承担相应的民事赔偿责任。”最终，该法院判决原告(袁利中)赔偿被告(通发公司)经济损失21500元，其中律师代理费2万元，专利无效宣告请求费1500元。*参见(2003)宁民三初字第188号。

该案被称为我国第一起恶意专利诉讼案件。从该案判决看，恶意诉讼者承担赔偿责任的要件可以归结为：故意以他人受到损害为目的；缺乏实体权利或者无事实根据和正当理由；提起专利侵权诉讼行为；损害结果。

2.浙江安博特环保科技公司诉浙江德安新技术发展公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任及商业诋毁纠纷案。在该案中，浙江省高级人民法院采用了不同标准。浙江省高级人民法院判决：“本院认为，德安公司的前述诉讼行为是否构成恶意提起知识产权诉讼应从以下二个方面考量，即德安公司是否明知其诉讼请求缺乏事实与法律依据；德安公司是否具有侵害安博特公司合法权益的不正当诉讼目的。”ZL0010****.9号发明专利权利要求1最终被宣告无效并非德安公司所能预见，现有证据尚不足以认定德安公司具有侵害安博特公司合法权益的不正当诉讼目的。*参见(2013)浙知终字第4号。

在此案中，浙江省高院对恶意提起知识产权诉讼的认定提出了两个条件：即明知诉讼请求缺乏事实与法律依据；侵害被告合法权益的不正当诉讼目的。*另外，汕头市中级人民法院也持此标准，(2012)汕中法民三初字第78号。这两个条件都属于主观方面。

3.浙江省永康市仕宇工贸公司与苏州帝宝商贸公司知识产权诉讼损害责任纠纷上诉案。该案判决中，上海市闵行区人民法院提出：“因此，因恶意提起知识产权诉讼应承担损害责任的，根据一般侵权归责原则，需侵权行为人在客观上提起了知识产权诉讼，并由此造成被诉方损失，同时在主观上存有恶意。”*参见(2014)沪一中民五(知)终字第268号。该判决也得到上海市中级人民法院确认。也就是说恶意提起知识产权诉讼适用一般侵权归责要件，要求具备诉讼行为、损害结果、因果关系、主观恶意四个要件。

4.小结。总体而言，我国法院适用一般侵权归责要件来判定恶意提起知识产权诉讼。但主观过错程度，限于恶意(直接故意)，不包括间接故意和过失。对于明知的内容，浙江高院要求“明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据”，南京中院、上海中院及闵行区法院没有明示。南京中院与浙江高院提出了侵权目的要求：“故意以他人受到损害为目的”，或者侵害被告合法权益的不正当诉讼目的，而上海中院与闵行区法院没有要求。侵权行为要件上，上海中院与闵行区法院指明是提起知识产权侵权诉讼行为。然而，起诉行为本身属于我国《民事诉讼法》规定的合法行为。两法院没有准确阐明恶意提起知识产权诉讼侵权行为的本质。美国现行标准下，原告具有恶意，或者有不公正行为，或者轻率诉讼都可以移转费用。我国标准明显高于美国标准。我国也无佛罗里达《专利蟑螂防止法》中的恶意专利侵权主张判定因素、保证金条款及惩罚性赔偿等规定。

(三)错误提起保全措施时的赔偿立法与实践

对于保全错误的，我国法律设定了赔偿制度。我国1991年《民事诉讼法》第96条就财产保全规定：“申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失。”2012年《民事诉讼法》第105条将被申请人保全错误扩大到行为保全。另外，最高人民法院发布《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》(2001年)要求申请人提供担保，对于申请诉前行为保全后不起诉或者申请错误造成被申请人损失的，支持被申请人的赔偿请求。何谓“申请有错误”，我国法律没有明确规定，法院适用了不同标准。

1.申请再审人安吉县雪强竹木制品有限公司与被申请人许赞有其他侵权纠纷案。该案原告起诉被告侵犯其专利权，并申请财产保全。其后，涉案专利被认定为无效专利。被告请求人民法院判决原告赔偿申请错误造成的损失。浙江省高级人民法院终审不支持被告的诉讼请求。被告向最高人民法院申请再审。2009年，最高人民法院裁定：“由于专利权的稳定性是相对的，任何人都可以通过宣告专利权无效程序对已授予的专利提出宣告无效的请求，专利权人应当知道自己的专利存在被宣告无效的可能性，因此，专利权人在行使有关权利时，特别是申请财产保全、停止有关行为等有可能给被申请人直接造成损害的措施时，要谨慎注意，充分估计其中的诉讼风险。本案中，许赞有所拥有的涉案外观设计专利虽经两次宣告无效程序而被维持，并且在另一专利侵权案件中获得胜诉，但是这并不等于该外观设计专利就不存在被宣告无效的可能性。许赞有对此未尽注意义务，在没有最终确认雪强公司侵犯其外观设计专利权的情况下，即申请采取财产保全、停止有关行为等给雪强公司直接造成损害的措施，应当属于申请错误，构成侵权。”*参见(2008)民申字第762号。

2.浙江安博特环保科技公司诉浙江德安新技术发展公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任及商业诋毁纠纷案。安博特公司在法院判决不构成专利侵权后，另案提起诉讼，主张德安公司(专利侵权案原告)恶意提起知识产权诉讼。2012年，宁波市中级人民法院判决：“根据我国《民事诉讼法》的立法精神，申请人最终败诉应当是认定其申请错误的标准之一，虽然本院因德安公司在诉讼中撤回起诉而未对安博特公司的行为是否构成侵权作出认定，但德安公司自愿撤回起诉，也说明德安公司已意识到该案其可能最终败诉，故其撤回起诉也应是认定其申请错误的标准之一，故应认定德安公司在该案中申请财产保全错误，应当对由此给安博特公司造成的损失承担赔偿责任。”宁波中院还说：“安博特公司还要求德安公司赔偿其所称的因(2009)浙甬知初字第144号一案而支付的差旅费42913.4元、律师费35000元、专利查新费10680.5元、鉴定费40147.6元，因德安公司不构成恶意诉讼，且其中的大部分费用也与该案无必然的因果关系，故对德安公司的该部分诉讼请求，本院不予支持。”*参见(2012)浙甬知初字第229号。安博特公司提起上诉，2013年浙江省高级人民法院维持原判。*同前引〔18〕。

3.小结。上述两案反映对于错误申请保全措施的认定，法院适用不同标准。雪强公司再审案中，最高人民法院采取过错责任原则，它不以败诉为错误的标准，还要求申请人主观上有过错或过失。申请人应尽注意义务，应当知道自己的专利存在被宣告无效的可能性。在安博特案中，浙江省高级人民法院与宁波市中级人民法院采无过错责任原则，它把申请人败诉或者撤诉作为认定错误的标准，而不问申请人的主观心态。在赔偿范围及因果关系上，浙江省高院持必然因果关系论，律师费被认为与该案没有必然因果关系，而未予支持。

此外，保全错误认定标准总体低于恶意诉讼标准。与认定恶意提诉讼要求具有恶意(直接故意)不同，过失甚至无过错也可能被认定为保全错误。以上案例反映了我国法院在认定恶意提起知识产权诉讼与错误申请保全措施上的不同标准以及两种措施内部的不同标准。总体而言，考虑我国《专利法》统一赋予胜诉维权人合理费用求偿权，我国现行制度片面偏向维权人，对维权人滥诉行为缺少法律层面的规定，司法实践存在标准不一、标准过严等问题。这对于遏制专利蟑螂滥诉行为显得不足。

五、中国未来：理念转变与制度完善

我国存在以上不足的原因包括理论上的桎梏以及现实认识不清。考虑美国规制专利蟑螂的经验教训，以及我国专利蟑螂泛滥风险，我国应转变观念，完善专利制度。

(一)完善我国恶意诉讼制度的应有理念

我国在第三次修改《专利法》时，曾在建议稿与送审稿中就恶意诉讼进行了规定，但是立法部门最终删除了该规定。 学界对《专利法》规制恶意诉讼有反对意见，理由包括：美、英等世界各国没有在《专利法》这种实体法上专设恶意诉讼条款的立法例，恶意诉讼在其他领域也存在，其实是一个诉讼法上的问题；恶意诉讼只是少部分，单独设立恶意诉讼特别是反赔条款浪费司法资源；此条款将束缚专利权人；我国法官素质不能胜任。*李晓秋：《未决之命题:规制专利恶意诉讼的“路”与“困”》，载《学术论坛》2010年第2期。对以上看法，笔者不一一分析，下文着重从三个方面来探讨。

1.破除恶意诉讼立法体例认识桎梏。大陆法系没有恶意诉讼的概念，它将恶意诉讼视作诉权滥用行为，在程序法上设定反赔制度来规制。*聂鑫：《专利恶意诉讼的认定及其法律规制》，载《知识产权》2015年第5期。恶意诉讼是英美侵权行为法上的概念，是侵权行为的一种类型。*王活涛、郑友德：《专利恶意诉讼及其法律应对》，载《知识产权》2009年第5期。英美法系还通过“正当程序”理论对恶意诉讼进行评价。它通过实体法和程序法两方面来规制恶意诉讼。前文对美国立法与司法实践分析已经表明，美国不仅在《联邦民事诉讼规则》上统一规定了轻率提起民事诉讼的惩治规则，还在《专利法》上规定费用移转规则来惩治恶意诉讼行为。2014年联邦最高法院判例更是澄清轻率诉讼是《联邦民事诉讼规则》上独立可惩罚行为，不可将《专利法》第285条上的“例外案件”限定为轻率诉讼，否则第285条就显得多余。除《联邦民事诉讼规则》上的轻率诉讼行为外，主观恶意，或者客观无事实及法律根据的行为，或者其他特别行为，都属于第285条惩治的对象。美国司法实践中，法院可以分别适用《专利法》第285条，或者《联邦民事诉讼规则》第11条，或者两者判决。法院判决专利蟑螂承担胜诉被告包括律师费在内合理费用的实践更是印证了实体法对恶意诉讼的规制。

其实，我国《专利法》早已规定专利权人合理开支求偿权来惩治侵权人。在与TRIPS协定等国际条约接轨的过程中，在向它国法制学习的过程中，我国《专利法》移植了各个法系的规则。我国《专利法》是大陆法系与英美法系的结合，是实体法与程序法的结合，是私法与公法的结合。权利人不正当地行使权利，会给他人造成损害，这将对社会带来不利。知识产权制度的政策调整，是由建设创新型国家的总政策目标决定的。*吴汉东：《知识产权总论》，中国人民大学出版社2013年版，第69-70、242、305页。如何根据我国实际，借鉴各个法系有益经验，有效遏制恶意诉讼、防止专利蟑螂，促进创新和发展才是《专利法》的要义。

2.重新认识专利蟑螂在我国爆发风险。专利蟑螂在我国泛滥的风险越来越大。尽管我国不实施强制性律师代理制度，律师费也没有美国那么高昂。但是，以下因素会增加专利蟑螂在我国泛滥的风险。

第一，我国已经存在大量专利权滥诉行为。北京市海淀区人民法院知识产权庭经调查研究，近些年来，我国知识产权案件中程序被滥用的现象比较严重。当事人或者代理人滥用程序权利不仅损害了对方当事人的利益，而且极大浪费了有限的司法资源，应予以有效规制。*北京市海淀区人民法院知识产权庭：《民事诉讼中滥用程序权利问题的调查与思考》，载《北京市高级人民法院.知识产权诉讼实务研究》，知识产权出版社2008年版，第434-448页。前述中国案例也从个案层面反映我国滥诉现状。南京市中级人民法院首次确认了恶意提起专利侵权诉讼。而许赞有以“竹排列、布包边，千年百代传下来”的公知公用简单竹席注册了“地毯外(竹)”观设计专利，对江苏拜特公司、江苏康拜特公司、安吉华夏公司、安吉雪强公司、广州镭通公司、安吉利安公司等多家公司提起专利侵权诉讼，并申请采取保全措施，导致被申请人巨大损失。*参见(2004)宁民三初字第79号；(2005)沪二中民五(知)初字第180号；(2006)杭民三初字第441号；(2006)穗中法民三初字第390号； (2008)苏民三终字第0071号；(2008)民申字第762号。

第二，专利蟑螂已经在我国布局。黄武双法官指出，专利蟑螂已经开始在中国收购专利的“布局”阶段。*张维：《反击“专利流氓”亟待出台国家战略》，载 http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20130426/Articel06002GN.htm，2013年4月26日访问。我国高校、科研机构和相关企业已悄然遭遇到专利蟑螂的布局或者诉讼侵扰。高智公司于2008年低调进入中国市场之后，大量收购专利。高智公司在中国接触过的技术超过1000项，中国已经成为高智公司专利库的第二大来源国。我国也已经出现北知公司等模仿高智公司进行知识产权运营。*易继明：《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》，载《法律科学》2014年第2期。孙远钊教授就认为，专利蟑螂在中国的出现只是时间问题。*孙远钊：《专利诉讼“蟑螂”为患？》，载《法治研究》2014年第1期。

第三，不断加大的专利侵权赔偿额可能诱发专利蟑螂。2015年《专利法修改草案(送审稿)》新增了3倍的惩罚性赔偿，将法定赔偿额从1万元至10万元大幅提高到10万元至500万元。2015年的司法解释还将合理开支从法定赔偿内解释为在法定赔偿外另可获得合理开支赔偿。确保专利权人的损失能全部获得赔偿，是保护创新、促进发展的应然要求。但是，对专利权的片面保护，必然重蹈美国覆辙，为专利蟑螂的滋生与泛滥提供土壤，最终导致专利法促进创新目的的扭曲。

第四，审判时间冗长，诉讼成本增加。加上专利无效审查及相应专利行政诉讼，应对一件专利侵权案件可能超过3年。另外，当法定赔偿额提高到500万元后，应对一起500万元的专利侵权诉讼，被告可能需要支付30万元以上的律师费。这对个体创新者及中小创新企业是一项难以承受的负担。

第五，专利大量积累，加之问题专利、垃圾专利涌现为专利蟑螂提供条件。我国现在跃升世界专利大国，截至2015年11月，我国共受理专利申请17，854，675件，最终授予专利权10，250，947件。*国家知识产权局：《国家知识产权局专利业务工作及综合管理统计月报》，载http://www.sipo.gov.cn/tjxx/，2015年1月4日访问。此外，中国专利制度诞生至今，一直奉行专利扶持政策，产生了大量的低质量的专利，甚至也包括了一些“问题专利”或“垃圾专利”，而这些都是专利蟑螂的“潜在的武器”。*易继明：《美国〈创新法案〉评析》，载《环球法律评论》2014年第4期。从美国的实践看，专利本身的问题不仅需要通过提升专利质量来解决，而且需要通过移转费用遏制专利蟑螂。

此外，随着美国加紧遏制专利蟑螂，专利蟑螂必然寻找合适的法域继续其谋取暴利的活动。有观点可能认为，专利蟑螂或者滥诉行为不是我国专利领域主要矛盾。即便如此，我国也不应该忽视其对创新体系的危害性。美国专利蟑螂泛滥就是前车之鉴。我国应防微杜渐，避免专利蟑螂泛滥。

3.化解妨碍专利权人合法维权的担忧。保护专利权与打击专利权滥用是专利法的两个方面，其目的都是促进创新。费用移转规则必然对专利权人的维权活动有影响。费用移转规则也存在抑制专利权人(尤其是中小企业及个体创新者)行使诉权，放纵真正侵权人的担忧。不过，我国实践中一般要求行为人具有恶意，这比美国现行标准要高。将恶意提起知识产权诉讼及错误申请保全措施的主观标准限定为直接故意这一较高标准，不至于损害专利权人正当维权行为，也不至于降低专利法对创新的激励作用。此外，我国可以借鉴美国做法，规定原始发明人、高等教育机构、已经使用专利的人及其他导致判决不公情形不适用《专利法》上的费用移转规则。个人认为，妨碍合法维权的担忧并不减损费用移转在遏制滥诉行为的作用。重要的是如何合理设定费用移转的条件，确保费用移转规则足够清晰，指引专利权人正当行使诉权，指引法官准确适用法律，确保合法维权不被作为滥诉行为处理。

(二)合理设置费用移转规则

1.移转条件。我国《专利法》第65条已经赋予胜诉专利权人合理开支求偿权，当前考虑的问题是败诉维权人承担胜诉被告合理费用的问题。结合中国司法实践，本文认为，我国《专利法》可规定：明知没有事实或法律依据，声称他人侵犯专利权的，应赔偿他人因此受到的损失，包括合理的律师费。

行为主体上，不限于专利权人，也包括没有专利权、专利权过期、专利权无效的当事人。如果限定为专利权人则会导致不能约束没有专利权、专利权过期或专利权无效的当事人。

主观上，为直接故意，即主张专利侵权的实体明知自己没有事实或法律依据。《专利法第三次修改草案建议稿》在规制恶意诉讼时将明知的内容限于“其获得专利权的技术或者设计属于现有技术或现有设计”，相对较为狭隘。因为，除属于现有技术外，没有专利权、专利权过期、其他导致专利权无效的情形、以及明显不构成侵权都可以构成无事实或法律依据。按照一般侵权行为归责要件，过失也可以成为行为人承担责任的基础。但是，结合我国司法实践，考虑我国加强知识产权保护的政策可暂时不纳入惩治的范围。

违法行为上，虽然起诉是法律授予个人的权利，但该起诉权是在当事人的法定权利遭受侵害时产生的程序权。在没有事实或法律依据时提起诉讼，是滥用诉权，是违法行为。维权人败诉是判定无事实或法律依据的条件，但不是唯一标准。在美国司法实践上，所谓客观无依据就是“没有一个理性的原告会有理由相信宣称的专利侵权能胜诉。”*同前引〔13〕。因此，还需要以理性人标准来衡量宣称的专利侵权能否胜诉。以明知无效专利为依据提起诉讼也属于没有无事实或法律依据。除了违法起诉外，还包括起诉前的恶意索赔行为(滥发律师函、索赔信等)。当然，这还有赖于事先建立索赔行为规范。此外，恶意申请诉前保全、诉中保全行为也包括在内。从而结束错误申请专利侵权保全措施司法实践中的混乱标准，并将错误申请保全措施与恶意提起专利侵权诉讼的标准统一起来。

此外，还应具备损害结果与因果关系条件。损害结果包括直接损失与间接损失。被告承担的律师费或申请费等诉讼费用因被诉产生，属直接损失，应予赔偿。我国有法院认为律师费不是必然产生的费用，因而不予赔偿。*(2012)浙甬知初字第229号。虽然，我国不实行强制性律师代理制度，但是承担的律师费与滥诉行为具有事实上的引起与被引起关系。而且专利案件非常专业，聘请律师应诉非常必要，实践中委托律师的比例在90%以上。

2.保证金。要想使费用移转制度有效，威慑专利蟑螂行为的任何费用移转改革必须辅之以保证金要求。专利蟑螂一般只有很少财产也不生产产品。提交保证金将会增加专利侵权诉讼的成本，但是可以确保判赔开支得以执行。如果没有保证金，被告将面临执行困难。*同前引〔9〕。保证金也可以敦促专利蟑螂撤回诉讼。美国佛罗里达州实施的《专利蟑螂防止法》及国会的相关提案都包括了保证金条款。我国专利侵权保全申请制度中也规定了保证金要求。

在要求原告提交保证金的条件上，可以参考佛罗里达已经实施的的规定。佛罗里达《专利蟑螂防止法》第501.994条规定，应被告申请并合理证明原告可能违反了该法规定恶意主张专利侵权，除非有合理理由或者查明原告有足够资产，法庭必须要求原告提交保证金。保证金的金额为25万美元以下或者善意估计被告包括合理律师费在内的诉讼开支。我国《专利法》在现行保全担保制度外，可规定：经被控侵权人申请并合理证明维权人可能恶意主张专利侵权，除非有合理理由或者查明维权人有足够资产，法院得要求维权人提交保证金。保证金的金额为十万元以下或者被控侵权人承担的包括合理律师费在内的诉讼开支。

结论

保护专利的意义在于激励创新，促进发明的使用。专利蟑螂不事研发，囤积专利，不图使用，且伺机以诉讼或诉讼威胁为手段损害创新企业利益。其行为背离了专利制度的目的，对创新体系是一种有害的负担。诉讼费移转规则有利于促使诉讼当事人正当行使诉权。正是基于以上认识，美国联邦最高法院废除过于严格的诉讼费用移转标准，国会则进一步提出多项法案。仅仅考虑抑制专利蟑螂滥诉及诉讼威胁行为，专门针对原告滥诉行为的移转规则更加有效。我国亲专利维权人单向移转立法及混乱司法实践不利于防止专利蟑螂泛滥风险。为此，我国应吸取美国片面强化专利权保护的教训，借鉴美国规制专利蟑螂的经验。在当前修改《专利法》的过程中，我国宜合理设置诉讼费用移转条件与保证金规则。为了有效遏制专利蟑螂，除诉讼费用移转规则，还应提高专利质量，结合反垄断等制度。

*作者简介：谢光旗，法学博士，韩山师范学院讲师，美国布鲁克林法学院研究学者。

基金项目：本文系广东省普通高校特色创新项目《国际知识产权执法制度下使用权保护》(项目编号：2014WTSCX087)、韩山师范学院博士科研启动项目(项目编号：QD20140910)，国家留学基金管理委员会资助项目《国际知识产权执法制度下使用权保护研究：以中国创新企业海外保护实现为基础》(项目编号：留金法[2013]5045号)之阶段性成果。