从提前公开的优先权文件对在后申请的影响来谈要求提前公开、优先权的注意事项

李良孔王秋丽

从提前公开的优先权文件对在后申请的影响
来谈要求提前公开、优先权的注意事项

李良孔*王秋丽*

本文就发明专利申请以提前公开的在先中国专利申请为基础要求国内优先权时，可能出现优先权不成立而对在后申请的授权产生影响的问题进行了探讨。对该问题产生的原因、如何规避以及可能的补救途径进行了分析，以期避免因该类问题的出现而导致申请人的权利丧失。

优先权 国优视撤 提前公开 创造性

一、引 言

优先权制度源于1883年的《保护工业产权巴黎公约》，其主要是因在先申请原则而设立的。①尹新天.中国专利法详解［M］.北京：知识产权出版社，2011：381，386.②吴离离.专利优先权制度的作用和对它的认识误区［J］.中国发明与专利.2011（6）：82-85.起初由于专利的地域性特点，一旦确定了专利的申请日，其只在申请国的地域有效；申请人如果想在他国得到专利保护就必须另行向他国申请专利，重新确定申请日，由于先申请原则的存在其专利性也会受到影响。因此，对于一个具有国际市场竞争力的发明创造，申请人就必须同时向多个国家提出专利申请。但是由于各个国家的申请语言不同且整体申请成本巨大，这就需要申请人准备、翻译专利申请文件以及对具体申请国家作合理评估，再同时办理申请手续，这显然会影响申请的时效性。基于上述原因，为了冲破专利地域性对先申请原则的束缚，使得成员国申请人在公约框架下，在他国也享受国民待遇，优先权制度作为一种程序性的法律制度应运而生。

随着优先权制度的发展，我国于1992年修改《专利法》时增加了本国优先权的规定，形成了外国优先权和本国优先权两种形式。《专利法》对优先权的规定，使得优先权在鼓励抢先申请、加快研究进程、减轻申请人经济负担、专利申请类型种类间转换、完善专利申请等方面作用得到凸显；③王晓先，黄亦鹏.错误解读本国优先权制度的原因分析及立法建议［J］.知识产权.2012（1）：58-63.④孙向民，丛珊.浅析专利申请中的本国优先权［C］//2013年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文汇编第四部分，2013：1-8.⑤张建山.巧用优先权原则［J］.中国发明与专利.2008（1）：54-55.使得越来越多的申请人在专利申请中要求优先权。

二、因优先权不成立而出现的问题

在实际审查工作中遇到了一件以提前公开的在先申请为基础要求优先权，但优先权不成立的案例。在后专利申请A（下称“申请A”）申请日为2013年8月28日，其要求了申请日为2013年5月29日在先申请B（下称“申请B”）的优先权，而申请B请求提前公开，并于2013年8月21日被公开（如图1），使得申请B成为了申请A的PX文件。

图1

在实质审查进行优先权核实时，审查员发现申请A要求保护的技术方案相对于申请B已经作了修改。这里的修改包括方法参数等多项内容，且修改后的技术方案既没有在申请B中明确记载，也不能从申请B所公开的内容直接地、毫无疑义地确定得出，从而导致申请A优先权不成立；同时，申请B的提前公开，使其成为可以评述申请A创造性的现有技术，因此审查员以申请B作为X类对比文件评述了在后申请的创造性。最终，由于申请人无法克服该缺陷，该专利申请失去授权前景。

三、产生该现象的原因分析

在提出申请B时，申请人要求提前公开的原因是为了加快审查进度，希望尽早获得专利授权；而申请人通过要求优先权的方式提出申请A，是为了对申请B中的技术方案进行完善。但是在同时使用提前公开和优先权时却最终导致了申请人权利的丧失。我们从以下几个方面对产生该现象的原因进行分析。

1.优先权的审查

在申请人提交专利申请并要求优先权后，会经过初步审查和实质审查两个阶段。但在这两个阶段中对于优先权的审查要求是存在差异的，所得出的结论也可能是不同的。

根据《专利审查指南》（2010版）规定，在优先权初步审查时，仅审查在后申请与在先申请的主题是否明显不相关，而不审查实质内容是否一致。⑥国家知识产权局.专利审查指南2010［M］北京：知识产权出版社，2010：32-33，226-227.而本文所讨论的申请A和申请B两者主题符合该规定，因此初审审查员得出的结论是“优先权成立”。

但在优先权实质审查时，需要核实在后申请与在先申请的实质内容是否一致。根据《专利法》第29条的规定，这里主要是指对“相同主题”的审查；而《专利审查指南》（2010版）规定：所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型；但这里的相同并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致。判断时，首先将在先专利申请文件作为一个整体分析研究，只要在先申请所公开的全部内容，包括说明书、附图和权利要求书，清楚地记载了在后申请权利要求的技术方案即可。①⑥⑦周雷鸣.浅谈判断优先权成立的条件［N］.中国知识产权报.2013-10-09（011）.在实际审查中，对于相同主题的判断方式与新颖性相似，不同之处在于其排除了上下位概念、重叠的数值范围和惯用手段替换的情况。因此，基于本文案例的情况，由于申请人对在后申请A技术方案的修改使得其相对于在先申请B并非相同主题，从而实质审查阶段的结论是“优先权不成立”。

2.对在先申请国优视撤的规定

《专利法实施细则》第32条第3款规定：申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，即我国法律明确规定了在先申请的视撤制度。《专利审查指南》（2010版）中也规定：申请人要求本国优先权的，经初步审查认为符合规定的，审查员应当对在先申请发出视为撤回通知书，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回；且被视为撤回的在先申请不得请求恢复。⑥

基于本文案例的情况，由于优先权初步审查给出了“优先权成立”的结论，在先申请被视为撤回，且处于不得请求恢复的国优视撤状态。因此，即使在该申请A因优先权不成立而不具备授权前景的情况下，申请人也不能通过请求恢复的方式来重新获得在先申请B的权利。

3.提前公开的影响及实质审查中对修改超范围、创造性审查

在先申请请求了提前公开，而优先权实质审查给出了“优先权不成立”的结论，使得申请B成为申请A的现有技术，从而影响申请A的创造性。当然，申请人也曾尝试通过修改在后申请A的方式以谋求其优先权成立，但是很明显这种修改方式对于该在后申请A来讲超出了原始记载，是不被允许的，因此不能成为克服创造性缺陷的修改方式。

综合上述几方面的因素可以看出，申请人在现有框架下无法通过有效的途径来走出权利丧失的困境（如图2所示）。

图2

四、如何避免此类问题的出现

1.关于请求提前公开的相关问题

关于提前公开，《专利法》第34条规定：“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请”。《专利法实施细则》第46条规定：“申请人请求早日公布其发明专利申请的，应当向国务院专利行政部门声明。国务院专利行政部门对该申请进行初步审查后，除予以驳回的外，应当立即将申请予以公布。”

在实际专利申请中，相当多的国内申请人迫切希望自己的专利申请尽快获得授权，因此会在提交申请的同时提交提前公开请求和实质审查请求。确实提前公开具有较多的好处，诸如有利于加快专利申请的审查进程，配合专利产品上市有助于宣传推广、占领市场等商业行为的开展，延长专利申请临时保护的时间，或是出于专利防御战略的考虑来提前公开专利申请。⑧张建山.发明专利申请早期公开的利与弊［J］.中国发明与专利.2008（10）：53-54.

但其实提前公开是一把双刃剑，其自身的弊端同样会带来很多副作用。⑨程淼.从专利代理角度谈生物医药企业如何更有效地运用专利制度［C］//中华全国专利代理人协会成立20周年庆祝大会暨学术论坛会议论文集，2008：1-10.⑩刘佳芳.提前公开专利申请之利弊［J］.发明与创新.2012（8）：43.⑪⑪ 张宇峰.专利申请中提前公开的弊与利［J］.中国发明与专利.2007（6）：32-33.首先，提前公开提前暴露企业的专利情报，不仅使专利申请的内容将丧失通过撤回而作为技术秘密继续保留的可能，而且还给竞争对手避开其专利提供了可能，或者为竞争对手尽快阻止其专利授权提供了信息；其次，如果是对核心技术的单纯基础专利使用提前公开，可能会导致外围专利的包围；再次，提前公开会对申请人自身后续研究的专利保护产生障碍，或对申请国外专利带来困难。最后，提前公开会对后续专利申请造成不利影响，出现类似本文案例的现象。综上，其实原本存在的18个月保密期对很多专利申请来说是必要的，它给了申请人更多的选择权。

从另一个侧面来看，其实PCT体系中也有类似提前公开制度的存在，但其使用比例极低，这是因为具有丰富专利申请经验的跨国企业，对提前公开可能带来的影响有一个清醒的认识和充分的评估。⑫⑫ 尤一名，张嘉凯.浅析在先优先权文件提前公布以及优先权有效性对在后国际专利申请的影响［G］//中华全国专利代理人协会.提升知识产权服务能力促进创新驱动发展战略：2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛优秀论文集.北京：知识产权出版社，2014：51-60.因此，建议国内申请人在要求提前公开请求时一定要非常谨慎，避免对该规则不正确使用而带来负面影响。

2.要求优先权时在后申请的撰写注意事项

优先权通常被认为是可以用来对专利申请文件进行改进、完善的一种手段。对于部分发明申请，可能还需要进一步增加或修改内容，那么可以通过要求优先权的方式撤回在先申请，而以更新的版本提交并保留在先申请的申请日。⑬⑬ 于莉，欧阳雪宇，欧阳石文.浅议优先权与在后申请的完善［C］//2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文（第三部分），2014：1-8⑭⑭ 邢素军.企业专利申请中如何巧用国内优先权［J］.法治与经济旬刊，2011（11）：72-73.当然，本文所讨论案例的申请人也是出于这样的想法而提出优先权请求的。

但是，相同主题是优先权成立的关键。因此，申请人想通过增加、修改技术特征来完善专利申请文件时，首先要保证在后申请中要求优先权的技术方案在在先首次申请中记载；所增加的内容可以是对技术方案进一步优化改进的附加技术特征，可以是支持权利要求所保护的技术方案具有有益效果的试验数据，还可以是和在先申请具有单一性的属于不同类别的技术方案，但仍要保证基础技术方案的存在以保证至少部分优先权成立；也就是说如果增加了新的特征形成新的技术方案或增加了全新的技术方案，应统筹规划好各技术方案的关系，争取最大限度地享有部分优先权。

而特别需要注意的是，由于通过修改技术特征的方式来完善技术方案时，可能会导致“相同主题”不同而使得优先权不能成立，因此需要特别谨慎。

3.对于优先权审查影响申请人权利的解决建议探讨

如果实审审查员检索到P类文献后经详细核实本国优先权并作出优先权不成立的结论，而此时在先申请已经视为撤回且不能恢复，且在后申请又不能享受优先权。这就导致在先申请不能继续接受审查获得专利权，而在后申请又不能享受较早的申请日，甚至因此其新颖性、创造性也受到影响。虽然这是小概率事件，但这种情况确实存在，而且一旦出现则申请人很难作出有效救济。而是否可以通过对现有制度规定进行修正、微调的方式来实现突破是个值得探讨的问题。

其实，真正要对优先权作出核实是一个涉及实体问题的过程，即便初审审查员为了避免上述现象出现而在标准执行上采取从严处理，但仍不可能像实审审查员那样对实体的问题一一作出判断，这就意味着从审查方式解决该问题并不是理想的途径。

《专利审查指南》（2010版）作出“被视为撤回的在先申请不得请求恢复”的规定，是为了避免因申请人请求恢复在先申请而可能会带来潜在重复授权等风险。但是否可以在《专利法实施细则》或《专利审查指南》（2010版）中作出更加细化的规定？比如：（1）将视为撤回的时间延后，修改为自实质审查阶段做出优先权成立决定之日起视为撤回；或（2）将视为撤回的时间延后，类似日本优先权制度中规定的在先申请作为优先权基础的自申请日起满15个月起视为撤回，给申请人一个考虑期；或（3）在《专利审查指南》（2010版）中分为在后申请优先权成立和优先权不成立两种情形作出不同的规定：如果优先权成立，则被视为撤回的在先申请不得请求恢复；而经核实优先权不成立后，则允许被国优视撤的在先申请请求恢复，且允许提出恢复的期限节点是收到实质审查所作出优先权不成立决定的某段时间内。

但优先权并非任何情况都需要核实，只有在实质审查员检索到P类文件时才进行的，因此，这就给上述第（1）种方式带来操作障碍，相比较而言，第（2）种和第（3）种方式可操作性更强。而且第（3）种方式仅需对专利审查指南做出适应性修改，成本较低也更易实现。如果这种方式真的可行而不会对其他程序带来不利影响，那么有可能成为申请人对自己权利实现救济的有效途径。

五、结 语

虽然，我们也希望有可能通过对现有制度的完善或调整来给申请人更多的救济途径，实现申请人利益最大化，但是更要提醒申请人，鉴于提前公开制度的利弊，在选择提前公开与否的同时，应该结合实际情况，从长远角度、多方面综合考量，应慎重作出决定而不是盲目选择提前公开。另外，对于要求优先权的在后申请的撰写也要十分谨慎，以保证优先权制度确实可以给自己带来益处。

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心。