浅析美国专利保护的特点

2016-02-27张蓉

专利代理 2016年4期

关键词：审查员陪审团专利法

张蓉

浅析美国专利保护的特点

张蓉*

本文介绍了在美国专利申请和获得的过程中的一些特有的规定。从新申请阶段、审查阶段、授权后阶段和诉讼阶段4个不同阶段对于美国专利的一些特点进行了总结和分析，以期为打算获得美国专利保护的中国申请人提供更多的信息和建议。

临时申请继续申请 AFCP P3 证据调查

一、引言

随着科学技术全球化的发展，越来越多的中国申请人开始在海外寻求专利保护。美国作为全球最大的经济体，必然成为各国申请人期望获得专利保护的重中之重。然而，美国专利法和中国《专利法》之间存在程序和实体等各个方面的差异，中国申请人在寻求美国专利保护的过程中存在很多困难和困惑。

笔者尝试从美国专利新申请阶段、专利申请的审查阶段、授权后阶段和诉讼阶段这4个阶段分析美国专利法与中国《专利法》不同的一些特点，以期能够为中国申请人和中国专利律师更好地理解美国专利法律法规并更好地获得美国专利保护提供一些可用的信息。

二、美国的专利新申请

1.美国临时申请

与中国不同，在美国本土提交的专利申请有两种类型，临时申请（Non-provisional Application）和正式申请（Provisional Application）。临时申请是美国在乌拉圭回合谈判之后产生的条款，旨在使得本土申请人能够快速并以较低费用提交美国临时专利申请，其建立了美国本土的优先权体系，该规定在1995年6月8日生效。①USPTO，Manual of Patent Examining Procedure Original ninth Eidition.

与正式申请相比，临时申请具有如下相对简单的格式要求以及审查要求：（1）临时申请中不要求具有权利要求；（2）临时申请中不要求具有宣誓和声明；（3）临时申请不会被进行审查；（4）临时申请不能要求任何外国申请或较早的美国申请的优先权。由此可知，临时申请仅为申请人保留了一个优先权日，其并不能被实质审查，也无法获得专利，申请人必须在提出该临时申请的12个月内基于该临时申请提交一正式申请，才能够使得该正式申请被实质审查并且获得专利权，否则该临时申请将在1年后自动失效。除了作为正式申请的本国优先权的作用之外，外国申请也可以要求临时申请的优先权，只要在临时申请的提交日起一年内递交外国申请即可。

美国临时申请对于发明人和申请人的国籍和经营场所均没有限制，临时申请的规定给申请人带来了时间和费用上的诸多好处。申请人可以利用临时申请以较低的费用预先取得申请日，然后在12个月内对专利申请在技术上和申请文件上进一步进行完善，以期达到专利授予的要求。申请人可以要求优先权，以避免在此期间别人的公开影响到自己发明创造的专利性；如果申请人在12 个月内没有达到这些要求，还可以撤回在先申请，避免将其技术公开。

2.继续申请

与中国的分案申请相对应，美国的继续申请有3种形式：分案申请（DA）、续案申请（CA）和部分续案申请（CIP）。

分案申请：如果一个申请的权利要求中包括两个或多个独立或有区别的发明，则审查员会发出限制通知（Restriction Requirement），分案申请通常是限制通知的产物。针对答复限制通知所放弃掉的权利要求可以在分案申请中进行保护。由于分案申请中保护的权利要求是与母案申请中保留的权利要求之间被认为是独立的或有区别的，所以分案申请与母案之间不应当产生非法定的重复授权的问题。分案申请的说明书通常与母案申请相同，分案申请中不能添加超过母案公开范围之外的内容。

续案申请：如果申请人认为母案的权利要求没有很好地保护发明，可以通过续案申请的方式来扩大、缩小或更改权利要求的保护范围，但是续案申请的权利要求需要得到母案公开文本的支持。续案申请的权利要求也可以与母案重叠，例如为了尽快得到授权，申请人可以接受审查员认为可授权的权利要求，然后通过递交续案申请的方式来争取更大的或不同的保护范围。

部分续案申请：部分续案申请可以在原申请的基础上增加新的内容，通常适用于在原技术方案的基础上进行改进后得到的新的技术方案的保护。值得注意的是，新增加的内容不享有母案的优先权，但是部分续案申请的专利有效期从母案的申请日起算。

3.外国申请进入美国的形式

外国申请进入美国国家阶段的方式主要有基于《巴黎公约》和基于PCT两种。然而，与绝大多数国家不同，通过PCT途径进入美国的申请可以采用两种方式进入：通过美国专利法第371条规定进入美国国家阶段；或通过美国专利法第111条规定进入美国国家阶段。②USPTO，United States Code Title 35.

通过美国专利法第371条方式进入美国国家阶段，为常规的PCT申请国际阶段延伸至美国国家阶段。与其他大部分国家的规定相同，进入美国国家阶段时需提交PCT国际公布文本的准确译文，但可按照PCT第28条、第41条进行修改，其修改不得超出原PCT国际申请公布的范围。提交申请时需要同时提交所涉修改未增加新内容的声明。通过美国专利法第111条方式进入美国国家阶段，申请人基于原PCT国际申请在美国提出“继续申请”或“部分继续申请”，申请人不必提交原PCT国际申请公布文本的准确译文，可对原申请文件进行修改或增加新内容，修改或增加的内容可超出原PCT国际申请公布的范围。该申请与美国本土申请采用相同的审查标准和处理方式。在一定程度上，这一方面可以弥补原PCT国际申请撰写的不足，另一方面可将对于申请主题改进的部分写入专利申请文件，更高效地保护申请人的权利。

三、美国专利申请的审查阶段

1.限制通知

与中国单一性的审查标准“相同或相应的特定技术特征”不同，美国申请的限制通知的发放具有两个前提条件：（1）一件申请中存在两个或多个独立的或有区别的发明；和（2）给审查员带来了严重的检索负担。

根据笔者的经验，基于中国优先权进入美国的专利申请经常出现产品及其制造方法之间的限制通知。根据美国法律，如果权利要求中包括产品及其制造方法，并且产品可以由另一个实质不同的方法制造或者该方法可以制造另一个实质不同的产品，则产品及其制造方法之间不具有单一性。答复限制通知的时候必须进行选择，同时可以进行争辩或者不进行争辩，如果不对审查意见进行争辩，则默认为不进行争辩。如果进行争辩，可以争辩两组权利要求是没有区别的或者不会引起审查员严重的检索负担，建议通常不要争辩两组权利要求是没有区别的，这样会引起其中一组权利要求因为新颖性、创造性不能授权，另外一组权利要求也同样不能授权的问题。在进行选择时，建议从发明本身出发，选择最具授权前景的权利要求。如果发明点在于产品，则选择产品权利要求，如果发明点在于方法，则选择方法权利要求，以便最大可能性地获得权利。

另一类常见的限制通知是基于附图的种类限制。如果申请中包括多个种类并且这些种类是独立的或有区别的，则可能收到关于种类的限制通知。关于种类的选择，如果包括所有种类的上位权利要求被准许，则所有种类的权利要求可以被准许（包括没有被选择的种类），而将来对权利要求的修改也仅能基于选定的种类，而不能基于未被选择的种类进行修改。由此撰写保护范围恰当的上位权利要求非常重要，避免上位权利要求过于宽泛而不得不并入选定的种类的特征。在选择种类的时候，尽量选择最具授权前景最有产业价值的种类。由于权利要求的修改只能基于选择的种类，选择最有授权前景的种类可以避免最有价值的方案不能在本案中获得保护，而必须提出分案申请。

2.审查流程和终审审查意见通知书（FOA）后的程序

美国的审查意见通知书的发放流程通常如下：

限制通知（如果有的话）→非终审审查意见通知书（Non-Final OA，NFOA）→ 终审审查意见通知书（Final OA，FOA）→请求继续审查（Request for Continued Examination，RCE）→非终审审查意见通知书（NFOA）→终审审查意见通知书（FOA）→请求继续审查（RCE）……

如果申请没有满足授权条件，通常申请人会收到审查员发放的一次NFOA和一次FOA，在少数情况下，也可能收到不止一次的NFOA或FOA，在提出RCE的情况下，可以要求美国专利商标局继续对申请进行审查，申请人有可能收到新一轮的NFOA和FOA，RCE可以多次提出。通常，如果申请人收到FOA，进一步修改权利要求，提出RCE要求继续审查，如果申请人认为审查员的意见不合理，也可以启动上诉程序，但是上诉程序的费用更为昂贵。

RCE可以多次提出，但是费用比较昂贵，当申请人为大实体的情况下，第一次提交RCE的官费为1200美元，第二次以后提交RCE的官费为1700美元。此外，近年来RCE案的待审时间逐渐拉长，待审时间的变长和重复提交RCE的费用，都对申请人相当不利。为了解决该问题，美国专利商标局尝试了不同的方法，最为引人关注的是2012年提出的终审后试点项目（After Final Consideration Pilot，AFCP）程序和2016年7月份新提出的审查后试点程序（Post-Prosecution Pilot Program，P3）程序，这两个程序均没有官费，下面对这两个程序进行简单的介绍。

AFCP：当申请人收到FOA之后，如果申请人对至少一个独立权利要求进行了修改，并且这样的修改没有在任何方面扩大权利要求的保护范围，并且同意与审查员进行interview，则可以在答复的同时提交AFCP请求，AFCP程序给予审查员更多的时间（通常少于3个小时的工作时间）来检索和/或考虑申请人提交的修改。在AFCP程序下，如果审查员认为修改不能使得申请满足授权条件，则审查员进行会晤以讨论审查员检索和/或考虑的结果。申请人则有更多的机会和审查员进行沟通，有利于节约程序，尽早获得授权。

P3：在2016年7月，美国专利商标局启动了P3程序，以测试其在收到FOA之后和提起上诉之前的这段时间对于增强专利审查的影响。目前该程序的试用期为2016年7月11日到2017年1月12日，或者一共收到1600件P3申请为止，以先到为准。在P3程序内，美国专利商标局将组成多名审查员的小组，与申请人进行会议以讨论申请人对于FOA的答复。为了参与P3程序，申请人需要在FOA的两个月内提出请求并递交FOA的答复，同时同意参与与审查员小组的会议。申请人可以对权利要求不进行修改或进行修改，修改不得扩大权利要求的保护范围。P3的目的是减少上诉和RCE的次数。与AFCP相比，P3的好处是可以不对权利要求进行修改，申请人可以在不愿意修改权利要求的情况下尝试使用P3程序，以避免昂贵的上诉程序。

四、美国专利的授权后程序

美国专利申请授权后，对于专利权人和第三人还存在多个程序，以完善或质疑已经授权的专利权，主要包括重新授权（Reissue）、单方重新审查（Ex Parte Reexamination）以及授权后的无效程序（如表1所示），授权后的无效程序主要包括授权后复审（PGR）、双方复审（IPR）和商业方法的过渡程序（CBM），下面对于这些程序进行简单的介绍。

重新授权（REISSUE）：根据美国专利法第251条，专利授权之后，如果发现不是因为欺骗意图而产生的错误，美国专利商标局局长可以重新授权。其中的错误包括专利说明书或者附图有误、权利要求多于或者少于发明的内容。由于这些错误，可以导致专利全部或者部分不可操作、全部或者部分无效。重新授权以前，专利权人应当交出原有专利并且支付法定的费用，重新授权以原专利申请披露的内容为基础，不得加入新的内容。授权以后的专利保护期限，为原有专利的剩余期限。重新授权程序启动后，专利权人可以提交修改过的专利申请文件，如果原有专利的授权已经超过两年，则不得扩大权利要求的保护范围。③李明德.美国知识产权法［M］.2版北京：法律出版社，2014.

单方重新审查（Ex Parte Reexamination）：只有一方参与的对已经授权的专利的重新审查程序。单方重新审查可以由第三方、专利权人或发明人提出，美国专利商标局也可以对专利自行发起单方审查程序，第三方可以以匿名方式提出。单方重新审查可以在专利批准后，专利有效期内的任何时间提出，其必须根据公开的专利或发表的文献对授权专利的新颖性和创造性提出质疑。单方重新审查申请必须对专利中的一项权利要求的专利性提出主要的新问题，只有满足这一要求，该单方重新审查申请才能被批准，如果该申请被批准，美国专利商标局将指定一个审查员重新审查，类似于一个新申请的审查程序。审查员可能会发出审查意见通知书，专利权人可以答复，可以修改权利要求，可以增加新的权利要求，但是修改和增加的权利要求不能比原来的权利要求范围更广。单方重新审查程序结束后，审查员会颁发重新审查证书，可能是撤销所有权利要求、确认所有权利要求或撤销部分权利要求。④陈维国.美国专利诉讼：规则、判例与实务［M］，北京：知识产权出版社，2014.

表1 授权后的3种无效程序的介绍和比对

五、美国专利诉讼

根据美国专利法第154条，专利权人就其获得专利的发明，享有排他性的制造、使用、销售、许诺销售和进口的权利。在专利权的有效期内，任何人未经专利权人的许可而制造、使用、销售、许诺销售和进口专利权所覆盖的发明，都属于侵权。侵权分为直接侵权和共同侵权。直接侵权包括“字面侵权”和“等同侵权”，共同侵权包括“诱导侵权”和“帮助侵权”。

下面就美国专利诉讼过程中的一些具有特点的程序进行简单说明，具体包括证据调查程序和陪审团制度。

证据调查（Discovery）：美国诉讼中的证据调查是指在庭审前根据程序法调查取证的诉讼阶段。与其他国家法律不同的是，美国诉讼证据调查是在诉讼开始之后，在法律和法官的保护下进行的。证据调查由诉讼双方根据程序法和证据法主导进行。当双方有争议的时候，由法官作出裁决。专利诉讼的证据调查特别复杂，证据调查阶段是专利诉讼最为昂贵、最为耗费人力的过程。尤其对于被告来说，证据调查要涉及产品研发的所有过程和与被告产品相关的财务信息，是被告非常严重的负担。一些通用的证据调查手段包括：要求对方提供文件、要求承认事实、询问、宣誓作证等。除了这些法律规定的证据调查手段外，诉讼双方也经常采用其他的证据调查手段，例如检索公开的信息，如专利、技术文献、公开的产品说明书等。如果一方拒绝配合证据调查，另一方可以向法院提交强迫对方配合证据调查的动议，要求法院颁布命令，迫使对方配合证据调查。

陪审团（Jury）：美国基本上是世界上唯一采用陪审团来审判专利诉讼的国家。法院选出陪审团，诉讼双方各有机会去掉一些自己觉着可能有偏见的陪审员。选出陪审团后，原告和被告先后向陪审团证明自己的诉讼主张。此后，法官会向陪审团解释相关的法律。然后，陪审团会集中在一个会议室，一起商讨如何判决，作出最终的决定。最终的决定要全体陪审员同意才有效。如果任何一方对陪审团的判决不服，可以要求法官推翻陪审团的判决。这种要求法官推翻陪审团判决的动议称为依法律判决动议。在诉讼中，陪审团就事实问题作出判决，法官没有权利就事实问题判决。如果任何一方对陪审团或法官的判决不服，可以向联邦巡回上诉法院上诉，对联邦巡回上述法院判决不服，可以上诉至联邦最高法院。⑤陈维国.美国专利诉讼：规则、判例与实务［M］，北京：知识产权出版社，2014.