描述性商标的合理使用

2016-02-03李瑶

法制博览 2016年15期

关键词：合理使用

李　瑶

北京奉思知识产权代理有限公司，北京　100191

描述性商标的合理使用

李瑶

北京奉思知识产权代理有限公司，北京100191

摘要：由于描述性商标除“第二含义”外还具有属于社会公共领域内的固有含义，本身的显著特征较弱。即使依靠“第二含义”获得商标注册，为了保护公众利益，其权利保护范围也会受到一定的限制。本文结合国内的司法实践，梳理和论述了描述性商标的注册限制及描述性商标的合理使用制度。

关键词：描述性商标；第二含义；合理使用；显著特征

随着社会经济的发展，企业已经越来越重视商标的地位和作用。在商标的选择上，由于社会通用描述性词汇在意思表达上清晰明了、极易引起消费者的心理共鸣，很多企业都会首先考虑选择特定的描述性词汇作为商标。由于描述性词汇在显著特征有明显不足，一般很难获得注册；而即使其通过长期的使用取得了“第二含义”从而获得注册，为了保护社会公共利益、维护市场公平竞争，描述性商标的商标权利人也不能以其商标专用权排除其他企业对该描述性词汇的合理使用。

一、描述性商标的注册限制

商标的本质在于其具有显著特征，该显著特征的存在使得公众可以将该商标与特定的权利人产生联系，从而起到标识商品/服务来源的作用。根据商标的显著特征的强弱程度，一般可将其划分为四种类型：臆造性商标，任意词商标，暗示性商标和描述性商标。本文仅对其中显著特征最弱的描述性商标展开论述。

何谓“描述性商标”，我国《商标法》第十一条规定“下列标识不得作为商标注册：(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；(三)其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”其中的第(二)种情形“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”，就是通常所说的描述性商标。

在实际生活中，描述性商标是很多企业在商标选择时的首要考虑，因为这种商标容易通过词意本身引起消费者的共鸣，使消费者快速的识别该商标及对应的产品，极易认知、记忆和传播，因此可以大量节约企业的宣传成本。例如，将“清润白皙”用在化妆品上，或将“美丽动人”用在服装上，都可以直接抓到消费者的心理关注点，引起消费者的关注。但是，在我国，描述性商标通常很难获得商标注册，原因在于描述性商标所对应的描述性词汇多为特定商品的普遍特点或共性，缺乏作为商标使用的显著特征。

但是，显著特征是一个变化的过程，如果一个描述性商标经过长期使用和/或广泛宣传，已经具备了区别于其本身含义的“第二含义”，在一定情况下也是可以获得注册的。《商标法》第十一条二款中的但书“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”明确规定了描述性商标获得注册的前提条件，那就是经过使用取得显著特征。在这个过程中，经营者需要付出艰辛的劳动，既包括资金、技术、劳动力等方面的投入，也要在商品促销、质量管理、售后服务等方面做大量的工作，才有可能使描述性商标获得区别于本身含义的“第二含义”。从本质上说，“第二含义”商标就是特定经营者创造的能带来可观经济利益的无形资产。

二、描述性商标的合理使用

随着商标权利保护意识的增强，描述性商标的权利人会希望通过利用其商标专用权尽可能多地限制甚至是完全限制他人对该描述性词汇的使用。但是，描述性商标在成为一个商标之前首先是一个社会通用的描述性词汇，对于特定的商品或服务，该领域内描述性词汇是有限的，是经过长期的市场经济发展才形成的。而这样的描述性词汇又是商业活动所必需的，如果由少数企业通过商标注册的方式将这些描述性词汇据为己有从而完全排除公众使用，其他人在进行描述时就不得不寻找替换性的词汇，而这些替代性的词汇在信息传递方面显然比大家熟知的描述性词汇略逊一筹，这就在无形中增加了竞争者的成本，使描述性商标权利所有人在竞争中处于优势地位。再者，描述性商标除因其“第二含义”成为一个商标外，本身的第一含义并未消亡，如果限制了公众对于其第一含义的合理使用，势必扩大商标的保护范围，而不合理的限制了社会公众对于描述性词汇本身固有含义的使用。因此，为了减少描述性商标对公平竞争的影响、维护公平合理的市场经济秩序，法律和司法实践通常会赋予其他竞争者合理使用该描述性商标的一定权利。例如，《商标法》第五十九条第一款规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”该法条中的“正当使用”也就是商标司法实践中经常出现的“合理使用”。

何为合理使用，通常而言，可以从以下方面进行认定：(1)第三人使用已注册的描述性商标是出于善意；(2)第三人对已注册的描述性商标的使用是非商标性的使用，使用目的是表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量或其他特点，而非为了区分商品来源；(3)第三人对已注册的描述性商标的使用不会引起相关公众的混淆或误认。具体分析以上要件，可以得出：从主观态度上，要求第三人在主观上持善意的态度，而第三人的态度是善意还是恶意，还需最终从其行为上推断；在使用方式上，对描述性商标合理使用的方式限于用来描述商品特点，而非用于标明商品来源的商标使用，如果该第三人在使用中对该描述性商标使用“TM”“R”或其他手段明示或暗示这是一个商标，即使该商标同样有描述商品特点的作用，也不属于合理使用；在最终的效果上，合理使用要求在客观上不会引起相关公众的混淆或误认，一旦权利人有证据证明其正常的商业活动受到了第三人使用行为的影响而引起了业绩下降、声誉受损，第三人的使用行为将难以构成合理使用。

在2014年北京市第三中级人民法院关于云南教育出版社诉王竹确认不侵害商标权纠纷一案中作出的(2014)三种民(知)字第10605号民事判决书中，法院认为，尽管王竹对“小小孩”商标享有注册商标专用权，但“小小孩”在社会上是具有本身含义的，即用来指代低龄幼儿，如果允许权利人专享“小小孩”这种具有本身固有含义的商标而排除他人合理使用，将不合理的限制社会公众对文字固有含义的使用；而云南教育出版社使用“小小孩”文字作为图书书名的一部分，目的是标记图书内容针对的读者群体是年龄较小的儿童，而非作为商标使用，故而不侵犯王竹“小小孩”的注册商标专用权。相类似的，在2015年陕西省西安市中级人民法院关于北京北部体育文化有限公司与西安沣东城建开发有限公司、陕西省足球协会等侵害商标权纠纷一案作出的(2014)西中民四初字第00455号民事判决书中，陕西省西安市中级人民法院更是明确写明“判断被控侵权人是否构成正当使用，不仅应根据被控侵权人的主观意图，而且还要判定在客观上其使用是否构成商标意义上的使用，不能因为权利人具有注册商标专用权，而无视其权利的实际和本质，否则就不符合商标法的立法精神和违背了公平正义原则。”，鉴于“泥浆”是广泛存在于自然界的泥土和水的混合物，被告使用“泥浆足球”“泥浆足球宝贝”目的是客观描述其举办的足球宝贝选秀比赛是在泥浆中举行的，被告对“泥浆”的使用仅是描述性的表达，因此不构成对原告“泥浆”商标专用权的侵权。

从上面的案件中可以发现，法律和司法实践对于描述性商标的保护只及于其“第二含义”而不会因其“第二含义”限制他人对该描述性词汇的本身固有含义进行使用。如果他人的使用行为仅仅是利用该描述性词汇的本身固有含义来描述商品/服务的特征，这样的使用行为一般不会引起相关公众的混淆或误认。司法实践中，这样的使用通常不被认定为商标法意义上的商标的使用，而且也不会因此侵犯权利人对该描述性商标的注册商标专用权。

三、总结

虽然以上案件已经尘埃落定，留给公众的思考空间却很大，其中最值得我们思考和关注的就是描述性商标的合理使用，或者说描述性商标的权利保护范围。通常而言，在获得商标注册专用权后，未经权利人许可，任何他人都不能在相同/类似商品/服务上使用与其注册商标相同/近似的商标。但对于描述性商标而言，为了保护社会公众利益，其权利保护范围必需受到一定的限制，即必需允许他人合理使用该描述性词汇。

究其根本，还是在于描述性商标本身显著特征的不足。对于臆造商标来说，由于其大多是权利人根据其产品特点、定位等，从市场营销、心理学研究等多角度出发创作出来的新词汇，这些商标的产生凝聚了权利人的大量心血，他人除非恶意攀附，一般很难直接创作出完全相同或近似的商标，因此其权利保护范围也最大。而描述性商标则不同，虽然权利人为该商标的“第二含义”付出了大量的劳动和心血，该商标作为通用描述性词汇的第一含义也不能被抹灭，权利人并不能垄断该描述性词汇，他人仍有权对该词汇的本身含义进行合理的使用，因此描述性商标的权利保护范围较之臆造商标较小。我们甚至可以得出结论，商标的显著特征越强，其权利保护范围越大；反之，商标的显著特征越弱，其权利保护范围越小。从商标的保护价值出发，企业还是应该发挥创造力，创造出只属于其企业的、具有极强显著特征和最大保护范围的独一无二的商标。

[参考文献]

[1]苏海玲，吴高臣.描述性商标专用权的保护范围-评[HOYA][HILUX][豪雅]商标侵权纠纷案[J].中华商标，2003(8)：59-60.

[2]江淑莹.论“第二含义”商标[D].宁波大学，2010.

[3]邵伊晴.美国商标法中关于描述性商标的合理使用原则[J].中华商标，2007.41.

[4]邓宏光.描述性商标的判断标准[J].电子知识产权，2008(10)：49-53.

[5]北京市第三中级人民法院民事判决书(2014)三种民(知)字第10605号.

[6]北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答，2004.

[7]王瀚.论商标的合理使用制度[J].法制与社会，2009，2(中)：68-69.

[8]陕西省西安市中级人民法院民事判决书(2014)西中民四初字第00455号.

中图分类号：D923.43

文献标识码：A

文章编号：2095-4379-(2016)15-0102-02