海外参展如何应对知识产权风险

朱韶斌　王宁玲

越来越多的中国企业每年赴海外参加各种展会去推广自己的产品，寻求合作伙伴，吸引投资。中国企业在参展之前，需要了解并根据展会所在国的知识产权法律，保护其参展产品，同时也需要对参展可能面临的侵犯他人知识产权的风险进行评估，并采取相应措施降低风险。

保护创新产品

参展，意味着企业会向公众展示、发布其创新产品。在参展前，中国企业应在专业律师的帮助下，建立有效的知识产权策略，使用专利、商标、版权和商业秘密来保护其创新产品和技术，对自己的创新有详细记录。这样做，中国企业可以防止丧失发明的新颖性，同时防范自己的参展产品被他人抄袭侵权，或防备被控抄袭他人知识产权。中国企业应该对参展产品的外表、功能、结构、材料和方法等进行全方位保护。例如，企业可以申请外观设计专利来保护产品的外形或表面装饰；申请发明专利以保护产品的结构、材料、功能和方法；注册商标以保护其品牌及防止他人使用相同或令人混淆的类似标记；注册商业外观以保护产品的包装和设计；登记版权以保护产品的创造性表达（而非功能性）；采取合理措施保护其商业秘密。

此外，在参展前，中国企业应该仔细研读参展合同及展会信息，并与展会组织方核实是否设有知识产权投诉中心，对侵权产品是否有撤展等处置措施。如果没有，企业可以通过商会或者其他组织说服展会组织方采取相应措施。另外，在参展前企业还需要研究参展企业名单，判断是否有竞争对手参展，其是否有潜在侵权产品，以便提前准备应对措施。

在展会中，中国企业在演示产品前，如果可能涉及商业秘密，则可以要求参会者签订保密及承诺不侵权协议，防止参会者抄袭或把秘密披露给他人。另外，在展会中，企业如果发现他人侵犯自己的知识产权，应该收集侵权企业及产品的详细信息，包括企业介绍、参展人员的名片和照片、产品广告、产品网页截屏、产品清单与说明及产品照片等。随后，企业应及时咨询专业律师，确定是否有足够的侵权证据、是否掌握了主要侵权者的名单和信息，从而决定要立即维权还是需要继续收集证据，要通过展会组织方维权还是通过政府部门（包括司法机构）制止侵权行为。

展会结束后，中国企业应该对展会中发现的侵权行为进行追踪，核查侵权行为是否已经终止。另外，企业需要咨询专业律师，对参展中其他潜在侵权产品进行分析，判断是否侵权。企业可以通过律师，对侵权者发出停止侵权通知，防止侵权者在企业知识产权注册地继续生产、销售，或再次携侵权产品参展。

应对知识产权风险

西方企业经常运用知识产权保护其市场或运营盈利，将竞争对手排除在市场之外。例如，中国企业赴美参展，如果产品被他人知识产权覆盖，则构成进口、销售，或许诺销售侵权产品的行为，可能会面临在联邦地区法院及美国国际贸易委员会的知识产权诉讼。知识产权诉讼会给企业带来金钱、市场及商业机会上的巨大损失。例如，企业可能会赔偿专利权人几百万甚至更高的侵权赔偿，故意侵权时需要支付高达3倍的侵权赔偿，甚至包括对方的律师费用。

知识产权风险是可以减小，甚至避免的。中国企业在参展前，可以对参展产品进行“自由运作”（Freedom to Operate）的尽职调查，对竞争对手，尤其是参展竞争对手的专利进行分析研究，并设法绕过这些专利。特别是当同类产品已经引起诉讼时，中国企业可以查看诉讼信息，了解哪些专利已被卷入诉讼。另外，中国企业可以通过搜索展会所在国的专利数据库自己分析研究，或者聘请有丰富经验的该国专利律师发掘障碍专利并分析其参展产品的侵权风险。在美国，当分析结果对企业有利时，美国专利律师可以出具不侵权的书面法律意见。中国企业善意地依赖于有资质的美国律师合理、有据的不侵权法律意见，会有效降低被判定直接故意侵权及间接侵权（辅助、诱导侵权）的风险。

根据尽职调查的分析结果，中国企业可以对产品进行专利规避设计，降低侵权或故意侵权的风险。美国一些法院、陪审团会根据被告对专利进行规避设计（如在产品上删除被控侵权功能）的努力，做出不侵权或非故意侵权的认定。规避设计也可以帮助中国企业的研发、创新提供思路。

如果专利很难被无效、规避设计或成本太高，中国企业可以在没有对产品投产或进入展会所在国市场前，考虑与专利持有人谈判，以合理的价格获得专利许可。中国企业如果有对方需要的专利，可以通过交叉许可，到该国参展及进入该国市场。

此外，中国企业还可以自己或通过第三方搜索先有技术，然后聘请有丰富经验的展会所在国专利律师在该国专利局对障碍专利提起无效程序，釜底抽薪，彻底消除该专利带来的风险。例如，中国企业可以在美国专利商标局提起单方复审（exparte reexamination）、授权后复议（post-grant review）、商业方法专利的授权后复议 （Covered Business Method Review）和双方复议（inter partes review）。其中，授权后复议、商业方法专利的授权后复议和双方复议是美国专利法2012年修订后新的无效程序，与在法院通过诉讼进行专利无效相比，花费时间短（立案后仅1年）、费用低（大约是法院诉讼费用的1/10）、成功率高（立案后撤销专利权利要求高达70%以上）。此外，通过美国专利商标局的无效程序，中国企业可以请求中止在法院进行的诉讼，降低诉讼成本，也可以迫使专利权人以更合理的价格给予许可，从而达成和解。

中国企业避免设计生产的产品造成专利侵权，需要确保参展产品不拥有过多竞争对手专利权利要求中所包含的设计特征，避免商标纠纷需要搜索与参展产品考虑使用的商标相类似的商标，以及避免使用可能引起混淆的相似性的商标。展会所在国的专业律师可以提供以上帮助。

避免商业秘密和版权问题相对简单。这类问题是由抄袭引起的，所以避免企业员工抄袭可消除这些风险。

最重要的一点是，中国企业在参展前应该咨询展会所在国的专业律师，对知识产权风险进行分析和评估，并采取相应措施，把风险降到最低。企业还须制定应急方案，在面临他人维权、申请法院临时禁令时，由律师马上出面，及时应对，减少损失。

结语

由于中国企业赴海外参展的产品越来越多，来自知识产权所有人的挑战也与日俱增。中国参展企业应采取必要措施，保护自己的创新产品，降低知识产权风险，保护自己的投资。