主题名称对权利要求保护范围的限定以“星河实业公司诉润德管业公司侵犯专利权案”为例

文 / 刘扬 贾昌明

主题名称对权利要求保护范围的限定以“星河实业公司诉润德管业公司侵犯专利权案”为例

文 / 刘扬 贾昌明

主题名称是专利独立权利要求中必不可少的一部分，对独立权利要求所确定的专利保护范围可能起到限定作用。其实际的限定作用应当最终体现在对该独立权利要求的保护主题是否产生了实质性影响。在主题名称中包含了发明点的情况下：可以认为主题名称的影响是实质性的。在主题名称没有包含发明点的情况下：第一，如果需要该主题名称的内容与权利要求中其他技术特征组合在一起才能构成完整的技术方案，则可以认为构成了上述“实质性影响”；第二，如果主题名称中仅仅描述了一种技术方案的示范性应用场景，则认为不构成上述“实质性影响”。

专利；权利要求；主题名称；保护范围

一、案情介绍

哈尔滨工业大学星河实业有限公司（以下简称星河公司）于2005年7月7日申请、并于2007年4月4日获得“一种钢带增强塑料排水管道及其制造方法和装置”发明专利权的授权，专利号为ZL200510082911.4。星河公司主张以涉案专利独立权利要求1、2、6为其权利基础主张江苏润德管业有限公司（以下简称润德公司）生产的排水管及其制造方法和装置侵犯其专利权。

法院经过技术特征对比，被告润德公司生产的排水管并没有落入涉案专利独立权利要求1的保护范围，但是其制造方法和装置分别与涉案专利独立权利要求2、6除主题名称以外的全部技术特征构成了相同或等同。1. 权利要求1：一种钢带增强塑料复合排水管道，包括……；权利要求2：一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法，其特征在于……；权利要求6：一种实施权利要求2所述方法的制造钢带增强塑料排水管的装置，包括……。其中，权利要求2的技术方案是“专门生成权利要求1中产品的制造方法”；权利要求6的技术方案是“专门实施权利要求2中制造方法的装置”。

双方的争议焦点在于：主题名称是否对专利权保护范围具有限定作用。具体到本案，即本案专利独立权利要求2的主题名称中引用了独立权利要求1，是否对对独立权利要求2的保护范围具有限定作用。

二、法院审理

一审法院认为本案专利属于一个总的发明构思的并列的不同类独立权利要求，不能因为名称的引用关系而构成对授权后专利权保护范围的限定，判定润德公司构成侵权。

二审法院首先依据《专利法实施细则》第21条、第20条第二款的规定，认为主题名称中的技术特征属于解决技术问题的必要技术特征，在确定专利权的保护范围时应当予以考虑。其次，权利要求书中出现引用在先权利要求的情况是为了避免权利要求之间相同内容的不必要重复。本案专利独立权利要求2的主题名称中实际上包含了独立权利要求1的全部技术特征，故，独立权利要求1中的全部技术特征属于独立权利要求2中解决技术问题的必要技术特征，应当予以考虑。二审法院判决：撤销原判决，驳回星河公司的诉讼请求。

最高人民法院对本案进行了再审，依据《专利法》第59条、《专利法实施细则》第21条认为，通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中记载的主题名称应该予以考虑，而实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要求保护的主题本身产生了何种影响。本案中，确定权利要求2和6的保护范围时，均应当考虑其主题名称对其所要求保护的主题本身实际上所起的限定作用。

虽然在确定并列独立权利要求的保护范围时，被引用的独立权利要求的特征均应当予以考虑，但其对该并列独立权利要求并不必然具有限定作用，其实际的限定作用应当根据其对该并列独立权利要求的技术方案或保护主题是否有实质性影响来确定。

本案中，最高人民法院认为，虽然权利要求2和权利要求6以及说明书对形成通孔或纹路以及凸起的装置部件未作具体的结构描述，但根据涉案专利权利要求1记载的产品技术特征，可以推定权利要求6记载的复合装置必然具备生成上述区别技术特征的部件。可见，权利要求1记载的技术特征对于权利要求2和6产生了实质性的影响，具有限定作用。

三、讨论评析

（一）关于法律依据的选择

1. 《专利法》与《专利法实施细则》相关条款

《专利法》中并没有关于权利要求“主题名称”的明确规定，本案二审法院根据《专利法实施细则》第21条的规定，得出“权利要求中所记载的主题名称属于权利要求的内容之一”的结论，又进一步依据《专利法实施细则》第20条第2款，得出“主题名称属于解决技术问题的必要技术特征”的结论。

笔者认为，通过上述两条的规定，是难以得出“主题名称属于解决技术问题的必要技术特征”这一结论的。

第一，《专利法实施细则》第21条2. 《专利法实施细则》第21条：发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：(一) 前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；(二) 特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。……第2款中是这样描述的：“写明……的主题名称和……的必要技术特征”。其将“主题名称”与“必要技术特征”并列作为前序部分的内容，两者不是包含关系，不能认为“主题名称”属于“必要技术特征”。

第二，《专利法实施细则》第21条第3款这样描述：“这些特征和前序部分写明的特征合在一起……”。其强调的“和……的特征”合在一起，而不包括“和……的主题名称”合在一起。因此，难以根据该条款得出“权利要求主题名称对专利权保护范围有限定作用”的结论。

第三，根据《专利法实施细则》第20条第2款3. 《专利法实施细则》第20条第2款：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。的规定，必要技术特征的界定是以所要解决的技术问题为标准的，本案专利权利要求2所要解决的技术问题实质上是一种排水管道的制造方法，不仅可以制造权利要求1中的排水管道，也可以制造其他类型的排水管道，比如被诉侵权产品。因此，实际上，权利要求1的技术特征对于权利要求2的技术方案来讲，既非必要也非必需，由此，笔者认为，权利要求1中的技术特征就不应当成为权利要求2的必要技术特征。

2. 《专利审查指南》相关章节

既然在《专利发》及《专利法实施细则》中没有更明确具体的规定，笔者认为可以参照《专利审查指南》的有关规定进行分析，比如，《专利审查指南（2010）》第二部分第二章3.1.2节规定：

审查员应当注意，有时并列独立权利要求也引用在前的独立权利要求，例如，“一种实施权利要求1的方法的装置，……”；“一种制造权利要求1的产品的方法，……”等。这种引用另一权利要求的独立权利要求是并列的独立权利要求，而不能被看作是从属权利要求。对于这种引用另一权利要求的独立权利要求，在确定其保护范围时，被引用的权利要求的特征均应予以考虑，而其实际的限定作用应当最终体现在对该独立权利要求的保护主题产生了何种影响。

据此，在界定本案专利权利要求2保护范围的过程中，其实还需要增加“判断权利要求1是否对权利要求2的技术方案产生了何种影响”的步骤。但是对于如何判断，审查指南没有给出举例解释，只在《专利审查指南（2010）》第二部分第二章3.1.1节中有类似的相关规定：

对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。例如，主题名称为“用于钢水浇铸的模具”的权利要求，其中“用于钢水浇铸”的用途对主题“模具”具有限定作用；对于“一种用于冰块成型的塑料模具”，因其熔点远低于“用于钢水浇铸的模具”的熔点，不可能用于钢水浇铸，故不在上述权利要求的保护范围之内。然而，如果“用于……”的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，只是对产品或设备的用途或使用方式的描述，则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。例如，“用于……的化合物X”，如果其中“用于……”对化合物X本身没有带来任何影响，则在判断该化合物X是否具有新颖性、创造性时，其中的用途限定不起作用。

最高人民法院在界定本案专利权利要求2保护范围的过程中，就增加了“判断权利要求1是否对权利要求2的技术方案产生了何种影响”的步骤，最高院认为，“根据涉案专利权利要求1记载的产品技术特征，可以推定权利要求6记载的复合装置必然具备生成上述区别技术特征的部件。”从而认为权利要求1对于权利要求2和6产生了实质性的影响，具有限定作用。但是最高院对所谓的“实质性影响”到底是多大程度，并未作出详细解释。

（二）本文的结论

闫文军博士引用了美国学者Robert C. Kahrl的观点，在美国专利中，如果导言（类似于我国专利权利要求的前序部分）增加了权利要求的含义，并且恰当地界定了发明，可以认为导言对专利的保护范围起到限定作用；如果导言只是阐明了专利的目的或者发明的意定用途，可以认定导言对专利的保护范围没有限定作用。4. 闫文军：《专利权的保护范围》，法律出版社2007年版，第72页。

笔者赞成审查指南中“对于这种引用另一权利要求的独立权利要求，在确定其保护范围时，被引用的权利要求的特征均应予以考虑，而其实际的限定作用应当最终体现在对该独立权利要求的保护主题产生了何种影响”的做法，对于以何标准判断这种影响，审查指南没有给出举例解释，最高院的判决也只是笼统以“实质性影响”为标准，对此，笔者有自己的一些观点：

应当将主题名称区分为“包含发明点”和“不包含发明点”两类情形。

第一，如果主题名称中包含了本发明的发明点，则主题名称对独立权利要求技术方案产生的影响是实质性的，是不可避免要纳入独立权利要求保护范围的。比如“格力诉美的专利侵权一案”5. 参见（2013）粤高法 民三 终字 第615号判决书。中，涉案专利的主题名称为“一种可拆装式空调室内机管路安装挡板”，其中的“可拆装”技术特征就是维持专利具备创造性的发明点，在进行侵权判断时不能忽略。还比如，如果独立权利要求2是因为引用了独立权利要求1才具备了创造性，则就可以认为独立权利要求1中的技术特征构成独立权利要求2的发明点，在进行侵权判断时不能忽略。在实践中，典型的案例就是：在专利公开文本中独立权利要求2没有引用独立权利要求1，而在授权文本中独立权利要求2则引用了独立权利要求1，这种情况就很有可能是因为对独立权利要求1的引用才使得独立权利要求2具备创造性，如此，在进行侵权判断时就不能忽略独立权利要求1。

第二，如果主题名称中没有包含本发明的发明点，这种情况相对比较复杂，笔者认为还可以区分两种情况：

首先，主题名称虽然没有包含发明点，但是与其他技术特征组合在一起构成完整的技术方案。这种情况下，就需要考虑主题名称对权利要求保护范围的限定作用。比如《专利审查指南（2010）》第二部分第二章3.1.1节中的举例“用于钢水浇铸的模具”，“钢水浇铸”虽然不是发明点，但是对于模具的熔点具有限定作用，与模具的其他技术特征组合在一起才是一个完整的技术方案，因此，这种主题名称对权利要求保护范围就有限定作用。

其次，主题名称中仅仅描述了一种技术方案的示范性应用场景，这种情况下，主题名称应当是对权利要求保护范围没有限定作用的。比如，“一种缓解咳嗽的化合物X”，其中的“缓解咳嗽”并不属于技术层面的效果，仅仅是化合物X的一种应用场景，也即闫文军博士观点中提到的“意定用途”，那么，这种主题名称就不应当对权利要求保护范围构成限定。

还需注意的是，虽然上述几种情形下，独立权利要求1对独立权利要求2构成限定作用，但并不意味着将独立权利要求1的全部技术特征作为独立权利要求2的一部分。北京市高级人民法院在评价本案例时指出：被“引用”的在先独立权利要求与在后独立权利要求之间存在对应关系，而不是被包含或被继承的关系，因为并非直接把在先独立权利要求的全部技术特征“读入”在后的独立权利要求之中。否则，就会出现把并列独立权利要求之间的关系解释为独立权利要求与从属权利要求之间关系的逻辑错误。6. 北京市高级人民法院知识产权审判庭编：《北京市高级人民法院〈侵权判定指南〉理解与适用》，中国法制出版社2014年版，第8页。

四、权利要求撰写启示

如果要通过撰写方式来避免本案中专利权保护范围的问题，需要分两种情况来讨论：

（一）没有引用其他权利要求的独立权利要求

本文没有对这种情形展开深入讨论，是因为笔者认为这种情形目前常规的撰写方式比较容易解决“主题名称对专利权保护范围构成限定”的问题。比如“一种可拆装式空调机挡板”，其中的“可拆装”技术特征就很可能被认定对专利权保护范围构成限定，改写为“一种空调机挡板”，即将发明点内容从主题名称中剔除，就可以避免上述问题。

（二）引用其他权利要求的独立权利要求

这也是本文重点讨论的一种情形，为了避免本案中的问题，比较简单的方法就是在撰写独立权利要求2时可以不引用独立权利要求1。但这又会带来单一性的问题，因为权1和权2之间很可能就没有了相同或相应的特定技术特征。

因此，本文建议，在为了保证专利单一性而不得已使独立权利要求2引用独立权利要求1时，如果独立权利要求2本身的技术方案也有发明点，最好再提出另案申请，否则其保护范围很可能受到权利要求1的限定；如果独立权利要求2本身的技术方案没有具备创造性的发明点，则无需提出另案申请，选择上述较小的保护范围即可。

In Case of the Topic Name Restricts the Protection Scope of Claims -- A Study of Xinghe Enterprises v. Runde Pipe Industry Co., Patent Infringement Case

Every independent claim has a topic name which may delimit the requested patent protection scope. That’s kind of delimitation should be ref l ected in that if the topic name exerts a substantial inf l uence to the claimed subject matter or not. If the topic name includes invention content, we can consider the inf l uence of the topic name is substantial. If the topic name has nothing about invention content, we should make a distinction: fi rst, if the whole technical features in independent claim won’t form an integrated technical solution without the topic name, then we can consider the inf l uence of the topic name is substantial; Second, if the topic name just outline a kind of application scenario, then we can affi rm that there’s no substantial inf l uence exerted by the topic name.

patent; claim; topic name; protection scope

刘扬，知识产权与区域发展协同创新中心研究员，中兴通讯股份有限公司 知识产权业务总监。贾昌明，中兴通讯股份有限公司 知识产权经理。