实用新型专利质量提升之路探析

朱广玉

一、引 言

近年来，实用新型专利越来越受到国内外申请人和新闻媒体的高度关注，几乎成为专利领域的热点话题，既有热议实用新型专利申请量和授权量的持续增长，也有非议实用新型专利的质量低下，如美国之音电台网站曾发表了题为“中国专利发展的‘蛮力’战略”的报道，认为中国把实用新型专利当成武器，用来对付海外的竞争对手。《创新迷途：中国的专利政策与实践如何阻碍了创新的脚步》一文中提及，“中国在专利质量方面取得的进展落后于其专利申请量的发展速度。”当然这种针对我国实用新型专利的负面评价要理性的分析，要从竞争对手的角度来看待这种略带偏见的观点。鉴于实用新型专利数量巨大，国外企业或公司在进入或者想要占领中国市场时，难免会遇到中国实用新型专利布下的“地雷阵”，相当于给他们设置市场准入障碍；而且随着专利权人维权意识的增强，这样的专利侵权诉讼或纠纷在所难免，结果势必加大国外企业或公司在分享中国市场这块“蛋糕”时所要付出的成本。典型的案例莫过于“中国专利第一案”，正泰集团与施奈德的实用新型专利侵权诉讼纠纷，最终施奈德以1.57亿元赔偿金与正泰集团达成和解，创造了迄今为止专利诉讼赔偿额的最高记录。国外企业或公司为了达到其自身目的，必然要挑剔我国实用新型专利质量，这多少带点“酸葡萄”的心理。但是这必须引起我们对我国实用新型专利制度的再认识和再思考。在看到实用新型专利制度取得成就的同时，也要清醒地认识到它存在的问题：即实用新型专利质量没有随着申请量的增长而得到提升。无可否认的是：如果低质量专利申请获得授权，加上少部分专利权人的滥诉行为，就会严重扰乱社会市场秩序，进而影响社会公众对政府和法律制度的公信力。

二、实用新型专利制度存在的主要问题

下面主要从制度设计、审查制度和专利申请政策角度谈一下目前实用新型专利制度存在的问题。

（一）立法的不完善

我国专利的立法制度与众不同，这种将发明、实用新型和外观设计三种专利归位于一体的独特立法制度，其带来的弊端是不利于三种专利制度的修改。我国专利立法之初之所以没有将实用新型专利单独立法，其主要原因是：如果实用新型单独立法，该制度的建立就晚于发明专利制度，这样显然不符合中国国情以及国内的科技发展水平，不利于激发社会公众发明创造的积极性。目前认为实用新型不能单独立法的原因是：会耗费较多的立法资源；专利法修改变动大；发明与实用新型会出现较多的重复规定①尹新天著：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年板，第16页。。这种独特的三位一体的立法制度，其存在的缺点是：（1）始终不能对实用新型专利和发明专利分别保护的“发明创造”作出本质的区别；（2）始终不能对实用新型专利制度的作用做出准确的定位；（3）容易造成一些人对实用新型专利制度的滥用，损害社会公众利益和我国专利制度的信誉。

（二）审查制度的缺陷

1.初步审查制产生低质量专利

虽然《专利法》第22条第1款规定授予专利权的实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性，但是《专利法实施细则》第44条规定的实用新型初步审查范围却排除了对实用新型创造性的审查。而从实用新型无效宣告程序来看，其被无效的理由之一：就是实用新型专利不具备创造性，大概占实用新型全部无效或部分无效理由的比例为72%左右②刘志会、付刚：《改进实用新型授权质量的研究》，国家知识产权局学术委员会2012年度专项课题研究项目。。另外，所谓初步审查制就是形式审查加明显实质性缺陷审查。而对于什么是明显实质性缺陷审查，专利法及其细则和审查指南并没有作出明确解释，因此，不同的审查员会有不同的理解，导致审查标准执行不一致。因此，目前的初步审查制，导致“不当”授权的发生机会较大，使低质量申请有机可乘，实质上降低了实用新型专利质量。

2.双重申请产生较多的重复申请

根据我国《专利法》第9条第1款的规定，同一申请人就同样的发明创造可以进行双重申请。这种双重申请制虽然给申请人通过实用新型专利获得快速保护，又通过发明专利获得更长保护期限的好处，但是其存在的弊端也是显而易见的：一是导致大量重复申请，如实用新型重复申请量2010年为65, 831件，大约占申请量的15.9%，2011年为110, 357件，大约占申请量的19.2%，2012年为160, 417件，大约占申请量的21.4%，2013年为213, 781件，大约占申请量的24%③数据来源：国家知识产权局中国专利电子审批系统。，因此需要国家专利行政部门付出无谓的重复劳动，造成审查资源的浪费；二是增加了申请人不必要的申请费或专利代理费；三是同样技术信息的重复公开，使专利信息的利用率减低，且加大了社会和公众的负担。

（三）专利申请政策的错误导向

由于一些地方政府在实施知识产权战略时，不注重专利申请质量的提升，而是注重专利申请数量的虚高，因此在制定专利奖励政策时主要以专利申请数量为导向，忽视专利授权的质量和有效专利维持年限，容易产生以套取专利申请资助资金为目的批量专利申请，从而导致低质量的专利申请。

三、提升实用新型专利质量的具体措施

(一)做好实用新型专利制度的顶层设计

实用新型需要尽快单独立法。任何一部法律必须要适应社会的不断发展和进步，才能确保其实时性以及权威性，专利法同样也不能例外。国外对于实用新型的定位是：实用新型专利作为一种二级专利保护制度，是对发明专利制度的一种补充和完善。三十多年的实践经验表明：实用新型专利制度为我国中小企业壮大成长发挥了无可代替的作用，今后很长一段时间内仍将为中小企业自主创新提供强大的动力。而且我国在知识产权立法方面积累了相当的经验，今天完全有条件和有能力对实用新型进行单独立法，可促使立法者对实用新型的审查制度、创造性条件等进行更深入的思考，为完善实用新型制度留出更广阔的空间，有利于对实用新型制度进行更完整、更缜密、更细化的法律规定。单独立法的优点在于使发明和实用新型更好地发挥各自独特的专利保护功能，使创新主体对自己发明创造选择适合的保护形式，也符合我国当前科技发展水平的需求。从我国实用新型专利制度与国际接轨的角度来讲，也应该单独立法。当今无论是发达国家还是发展中国家，但凡实行了实用新型专利制度或类似该制度的国家或地区，无不实行实用新型专利单独立法，例如欧洲的德国、奥地利，亚洲的韩国、日本、我国台湾地区以及大洋洲的澳大利亚。因此，对实用新型进行单独立法，也符合实用新型专利制度的发展规律。另外，无论单独立法与否，还有一个重要考量因素就是两害相权取其轻，两利相权取其重。

如不能对实用新型进行单独立法时，也可以对现行专利法中涉及实用新型的法律条款做出适当修改：

1.虽然在《专利审查指南》中，关于实用新型在无效程序中创造性的判断作出了具体的限定，但是从法律的严肃性角度来说，建议将《专利法》第22条第1款修改为“授予专利权的发明应当具备新颖性、创造性和实用性，授予专利权的实用新型，应当具备新颖性、创新性和实用性”，从而从字面上更加直观，容易区分。

2.取消《专利法》第9条中“同人同日对同样的发明创造同时申请实用新型和发明专利”，增加“同一申请人的同样的发明创造在申请发明或实用新型后，在一定的条件下，可以转换为实用新型或发明申请，并享有在前申请的申请日。”另外也可以对发明和实用新型专利申请转换次数作出限制。

如果实行了发明与实用新型专利申请的相互转换制度，专利申请总量有可能带来一定程度的下降，但下降的只是重复申请的部分，另一方面不重复的有含金量的申请增加，对我国的专利申请总数量的影响不大，但是对专利信息技术的传播和利用没有任何影响，而对提高我国的专利质量产生了积极影响。发明与实用新型相互转换带来的好处：一是禁止了重复申请，避免专利申请量的虚高；二是有利于申请人对其发明创造保护作出正确的选择，如申请发明专利时，有可能因其创造性高度不够而被驳回，通过这种转换制度获得实用新型专利保护，并通过发明专利申请的审查意见，提高实用新型申请的撰写质量。又如，实用新型专利申请在转换为发明专利申请时，可以扩大不属于实用新型专利的保护客体，例如产品的方法和用途、涉及材料等改进；三是既节省了专利审批资源和申请人的申请成本，又减少了重复公开的专利文献的数量。

但是实用新型转换为发明专利申请的，应该具有如下的限制：

（1）自实用新型申请日起3年内，可以提出转换为发明专利申请；实用新型授权后提出转换为发明专利申请时，原实用新型专利权将被放弃。

（2）实用新型专利提出评价报告后，不能提出转换申请。

（3）转换为发明专利申请的，必须符合《专利法》第33条的规定。

（4）转换为发明专利申请后，允许分案。但不允许再转换为实用新型，也不允许其分案申请再转换为实用新型。

发明专利申请转换为实用新型的，同样应该具有如下的限制：

（1）当发明专利申请被视撤时，从视撤之日起两个月内，可以将该发明专利申请转换为实用新型。

（2）当发明专利申请被驳回时，从驳回决定两个月内，可以将该发明专利申请转换为实用新型。

（3）当发明专利申请被授予专利时，从授权之日起两个月内，可以将该发明专利转换为实用新型。

（4）当发明专利被作出无效决定时，可以从无效决定生效之日起两个月内，将该发明专利申请转换为实用新型申请。

（二）改进实用新型专利审查制度

1.将初步审查制度改为登记制或注册制，申请人可以请求进行“实质审查”

目前，实用新型专利申请经过初步审查即可授权，但是其权利的稳定性差。虽然在专利侵权诉讼中法院要求专利权人提供实用新型专利权检索/评价报告，但是专利权检索/评价报告在审查和诉讼实践中会存在这样的问题：一是由于专利权检索/评价报告是国家专利行政部门单方面做出的，专利权人对专利权检索/评价报告存在异议时，不能提出行政复议和复审，更不能提出行政诉讼，只能提出更正请求。因此，在专利权检索/评价报告结果不利于专利权人时，专利权人没有抗辩途径。二是在专利权检索/评价报告有利于专利权人时，而被控请求人提出无效请求后，无效决定不利于专利权人时，显得专利权检索/评价报告的法律严肃性差，使得专利权人对国家专利行政部门的公信力产生质疑。因此，实用新型专利申请不经过“三性”审查，就不能授予专利权，可称之为“注册或登记的实用新型”，这种注册或登记的实用新型可以许可转让、质押融资等，而只有经过“三性”审查，即经过实质审查获得实用新型专利权才可以提出专利诉讼。

2.初步审查制度中引入明显不具备创造性或创新性审查

如果实用新型专利申请仍然采取目前的初步审查制，为了提高实用新型专利质量，就有必要在实用新型初步审查中引入明显不具备创造性或创新性审查，这已经是业界人士存在的广泛共识。因此，建议在《专利法实施细则》第44条第3款中增加“实用新型专利申请是否明显不符合《专利法》第22条第3款的规定”。《专利法》第22条第3款从字面上体现了发明与实用新型创造性的差别，即实用新型创造性的高度低于发明创造性的高度。但使用“突出的”和“显著的”，其内涵本身就很抽象，不利于公众对两者的区分、理解、判断和掌握，以致为了急于获得专利将应申请发明的专利申请了实用新型，削弱了发明创造本身的价值，这显然是与立法者的本意相违背的④王澄： 《浅论实用新型专利的创造性判断标准》，载《知识产权》2001年第4期。。

然而，在审查和司法实践中如何界定实用新型的创造性标准，目前也有两种主流观点，其中观点之一就是采用与发明专利相同的创造性标准，国外如德国、日本等国家在司法实践中都是如此，甚至澳大利亚在对其创新专利改革议案中提出了创新专利采用与标准专利相同的创造性高度；另一种观点就是沿用目前实用新型无效宣告程序中实用新型专利创造性的审查标准，即实用新型的创造性标准低于发明专利创造性的标准。本文持后一种观点，原因在于设立实用新型专利制度的目的就是保护本国的发明创造。坚持现有实用新型创造性标准低于发明专利的要求，只有这样才能体现实用新型专利制度的优势，才能更好地促进我国科技进步和经济发展。

由于现行实用新型创造性审查标准无论是从其可操作性，还是从其理论角度，都有待于对实用新型专利与发明专利创造性标准的区别进行进一步细化，以便实用新型专利申请在初审、无效、专利权检索/评价报告以及各级人民法院的侵权判定中都应该采用该相同的标准。

因此，本文下面从法理和操作层面对实用新型专利的创造性给出清晰的界定。

（1）实用新型的创造性

实用新型创造性中的“实质性特点”，是指该申请与现有技术相比具有本质上的区别，或者说具有区别技术特征；“进步”，是指该申请相对于至多两篇现有技术就产生了改进的技术效果。即实用新型专利申请只要与现有技术有一定的区别技术特征，而该区别技术特征既非公知常识，也非本技术领域的惯用手段的直接置换，即具备创造性。

（2）实用新型技术领域

相同技术领域， 就是与现有技术具有相同功能或用途的所属技术领域；相近技术领域，就是与现有技术具有功能相近或具体用途相近的技术领域；相关技术领域，就是与与其最接近的现有技术的区别结构所应用的功能领域或用途领域。如，对于电子发声装置来说，具有电子发声的玩具和具有电子发声的时钟就是其相关的技术领域。

（3）技术启示

《专利审查指南2010》关于实用新型专利创造性的审查中指出：对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域⑤国家知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010 年版，第4-12页。。例如：台式电扇与吊扇属于相近的技术领域，如果现有技术中台式电扇中采用了电子定时装置，则相近技术领域的吊扇技术人员也能够获得将电子定时装置用于吊扇的启示。

所谓明确的技术启示：除了现有技术中明确记载的技术启示外，还应包括：虽然区别技术特征在现有技术中有明确的记载，但其在现有技术中所起的作用或所解决的问题没有明确记载，而本领域技术人员能够确定其所起的作用或所解决的问题是客观存在的。例如：一种增强型软电缆，虽然现有技术的监视型高压电缆中的由铜导体编织构成的导电金属带是用于解决异物入侵或者电缆破损时发现事故点的技术问题，即现有技术中文字没有明确记载导电金属带能够增强扁形软电缆的强度，但是由于导电金属带的存在，它客观上能解决上述技术问题。

（4）技术效果

在实用新型创造性审查实践中，可以将实用新型产生的技术效果作为实用新型是否具有创造性的一个重要考量因素来进行考虑。但是技术效果不是实用新型具备创造性的必要条件，否则，将不恰当地提高实用新型创造性的标准。作为与发明的区别，只需考虑实用新型相对于现有技术是否取得更好的技术效果，而不必对意想不到的技术效果进行考虑。由于满足发明专利创造性要求的专利申请必然能够满足实用新型专利创造性的要求。因此，发明专利申请在判断其是否具备创造性时考虑的因素，如是否存在商业成功、是否克服了技术偏见等辅助性的判断标准同样适用实用新型创造性的判断。

3.允许实用新型授权或登记后的修改

为了提高实用新型专利质量，可以允许申请人或专利权人对经过注册或初步审查而获得授权或登记后的实用新型进行修改，除了要满足符合《专利法》第33条的规定外，还需满足下列条件：

（1）扩展实用新型授权后修改的范围，允许缩小权利要求、更正明显错误以及解释不明确的表述。

（2）修改只能进行一次，时间在评价报告作出后的一定期限内，而删除权利要求则没有任何时间和次数的限制。

（3）修改是否符合条件，将在修改时作出判断。对不满足修改条件的，可以构成今后无效的理由。

（三）完善专利激励政策

在专利申请政策导向上，主要考虑到两种专利申请人和申请数量的不同，发明和实用新型专利申请侧重点应该有所不同。因此发明专利申请继续坚持“数量布局，质量取胜”的方针，而实用新型应该坚持“质量优先，消除泡沫”的方针。为此，应采取以下一些措施：

1.在地方专利考核指标中将授权率、专利有效期、专利许可转让和专利质押等纳入考核体系中，促进地方专利质量的提升;

2.地方专利行政部门对专利申请量出现异常和授权后出现视放状况加强监督，并及时报备国家专利行政部门，采取有效措施从源头上杜绝低质量申请；

3.可以改变目前的资助方式，对实用新型专利申请费申请时一律不给予减免，待授权后或者通过评价报告具有专利性之后再给予一定比例的减缓，并将部分费减的费用折抵年费，有利于遏制不良动机的申请人进行大量恶意申请，保证专利的申请秩序。

（四）对申请人和专利代理机构予以规制

一是在专利法增加对专利申请行为负担性义务条款，以防止申请人恶意申请专利；二是对于提出恶意申请的申请人，由于其行为违背了诚实信用原则，则可以将该行为与其个人诚信体系相挂钩，即将该行为记载在个人诚信档案中；三是对于恶意申请的申请人，即使其今后提出正常的专利申请，也一律不给予专利资助和专利申请费、年费等减缓；四是对于参与恶意申请的专利代理机构，要降低其信用等级，建立黑名单制度，并向社会公众进行公示。对违规的代理人要相应地给予处罚，在一定年限内不得从事专利代理业务，严重者吊销其专利代理资格。