商标获得显著性认定标准的中美比较

2015-01-30姚洪军

知识产权 2015年7期

姚洪军

获得显著性是指一个标志通过在商业活动中的长期使用获得的被相关公众作为商品来源识别工具的属性。当一个标志由于仅仅表示了商品的质量、原料、功能等原因而缺乏固有显著性时，只有在证明已经具有获得显著性的条件下才能被核准注册或者直接保护。因此，获得显著性的认定常常在涉及缺乏固有显著性商标的案件中成为关键问题。

近年来，涉及这个问题的 “BEST BUY”商标驳回复审案、“小肥羊”商标异议案、“棕色方形瓶”商标无效案等案件，在社会上引起了广泛反响。为了减少争议，2014年10月公布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（公开征求意见稿）》在其第6条专门解释如何认定立体标志的获得显著性问题。然而，其中给出的两个可供选择的版本都是只列出了一些认定立体商标是否具有获得显著性时应当考虑的因素，并没有给出具体的认定标准。

下面选择美国和我国大陆地区的一些相关规定和案例进行比较，以便分析认定获得显著性的合理标准。

一、美国对于获得显著性的认定标准

（一）美国《商标法》第2条第6款①15 U.S.C.§1052(f).和《商标审查指南》第12章第12节②Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)，Section 1212.

美国《商标法》第2条第6款规定，该条第5款第1、2、4项③15 U.S.C.§1052(e) (1), (2), (4).规定的仅对商品特点进行描述的标志、仅对产地进行描述的标志、基本只由姓氏构成的标志虽然不能直接作为商标注册，但是如果已通过申请人的使用在商业活动中对于申请人的商品获得了显著性，就仍是可以注册的。申请人已经于商业活动中将商标在其商品上连续地实质上独家使用满5年，可以初步证明该商标已获得显著性。这样，美国商标法给出了认定缺乏固有显著性的标志获得显著性的最低标准——满5年连续地实质上独家使用。

需要说明的是，在1946年商标法④也被称为兰哈姆法，Trademark Act 1946， also known as the Lanham Act.中，前述5年以上期间的起算时点是申请日。后来通过修正，从申请日向后移到了显著性声明作出之日。美国商标在注册申请时需要明确真实的使用意图，在核准注册之前，商品商标的申请人还要提交实际使用的证据，服务商标的申请人要提交在两个以上的州同时使用或在本国和外国同时使用的证据。⑤15 U.S.C.§ 1127.对于缺乏固有显著性的标志则还需要作出已获得显著性的声明。

美国认定获得显著性的标准中，最根本的要求是实质上的独家使用。这是因为，显著性是商标发挥基本功能和得到法律保护的条件。在同一市场上，如果有两个以上的商家同时在相同或类似的商品上使用相同或近似的标志，该标志就因不能指向唯一的商家而不能起到来源指示的作用，因质量控制人不唯一而使消费者无法依赖商标上负载的质量保证和商业信誉进行选购。

为了提高实践操作的规范性，美国专利商标局在其官方网站公布有《商标审查指南》。该指南第12章第12节是针对获得显著性或第二含义的专门规定，认定一个具有描述性的标志获得显著性的终极标准是：它已经不但被用来识别某商品，而且被用来识别该商品的来源。同时，该节对满5年连续地实质上独家使用做了比较详细的说明。该节第5小节是对于作为显著性证明的5年以上使用的解释。该小节第1部分规定：证明第二含义的证据的广度和数量要求因案情的不同而不同。标志的描述性越高，第二含义的证明责任就越重。第2部分规定：“实质上独家”的规定说明允许存在他人已经终止了的使用以及经过商标权主张人许可的使用。同时存在针对同一商标提出的其他申请或者他人对该商标的使用，并不自动消灭能够证明获得显著性的可能性。审查员应当分析这些使用的性质，以确信其没有实质影响。另外，在5年以上的期间内申请人对商标的使用必须是持续的，不得存在被放弃或者中止使用的期间。第3部分规定：指南规定的连续地实质上独家的使用必须是作为商标的使用。如果商标并没有实际投入到商品销售和服务经营当中，哪怕是投放了大量关于商标的广告，也不能被认定为作为商标的使用。⑥例如，在2015年3月联邦巡回上诉法院审结的酷图尔与普莱登公司一案中，法官认为商标法要求服务商标在主簿注册前必须已经使用在服务的销售或广告中，并且使用了该商标的服务已经有跨州或者国际的实际经营。由于酷图尔的“普莱登”（PLAYDOM）商标在其核准注册日2009年1月13日之前只有广告而没有应用到实际经营中，该商标被宣告无效。 Couture v.Playdom， Inc.， 778 F.3d 1379， 113 U.S.P.Q.2D (BNA) 2042 (Fed.Cir.2015).第4部分规定的普通商标的声明样式为：经过申请人在本声明做出之日以前至少5年连续地实质上独家商业使用，申请商标已经在所使用的商品或服务上获得了显著性。其中，“连续地实质上独家商业使用”是必不少的措辞。

可以认为，在美国，商标法为获得显著性的认定设置了满5年连续地实质上独家使用的最低标准，具有较强的可操作性。特别是商标审查指南又使这一标准进一步得到明确，给审查员和广大从事商标申请和诉讼的代理人对相关问题的理解提供了较为客观的依据。

（二）相关案例的处理

在1984年联邦巡回上诉法院审结的李维斯特劳斯公司（以下简称李维）与詹那斯科公司一案⑦Levi Strauss & Co.v.Genesco， Inc.， 742 F.2d 1401， 222 USPQ 939（Fed.Cir.1984）.中，李维以获得显著性为由，于1975年9月申请将从鞋面接缝突出来的无字橙色标签作为商标注册。申请中声明要求的商标权不受橙色的限制，首次使用时间为同年4月15日。审查员认为，这个无字标签的使用主要是装饰性的，使用的时间也不足5年，因而不能主张已经获得来源指示的第二含义。李维认为，根据相关规定，其在牛仔裤上对相同标志的使用和注册可以作为获得显著性的依据，要求审查员重新考虑。1981年7月，这件商标申请通过了初审并被予以公告。

同年9月，詹那斯科向商标审判上诉委员会提出异议，⑧在美国，商标异议的受理机关是商标审判上诉委员会（Trademark Trial and Appeal Board， TTAB），与我国由商标局处理商标异议案件的作法不同。并提交了用在鞋上的无字标签被自己和其他商家广泛使用的数百份证据，认为这些证据足以证明被异议商标没有获得显著性，请求作出不予注册的即决判决。商标审判上诉委员会于1983年8月做出了支持异议请求的即决判决。

之后，李维向联邦巡回上诉法院提出上诉，声明自己首次在鞋上使用无字标签的前后，知道存在其他商家以相同的方式“侵权地”使用无字标签，有时候，“侵权者”多达500个。李维曾发出通知要求其他商家停止使用，然而，一些商家收到通知后停止了使用，另一些则没有停止。

法官认为，获得显著性意味着消费者能够将一个标志作为商标的来源指示看待，相信它指向一个单独的质量控制者并因此有统一的质量标准。存在侵权使用者的主张不能够代替以证据支持的获得显著性的具体事实。当资料显示购买者面对着不止一个（更不用说大量的了）某词语或图案的独立使用者时，缺乏购买者可以依赖的显著性，根据《商标法》第2条第6条款提出的注册申请就不能获得成功。⑨原文是When the record shows that purchasers are confronted with more than one (let alone numerous) independent users of a term or device， an application for registration under Section 2(f) cannot be successful， for distinctiveness on which purchasers may rely is lacking under such circumstances.于是，维持了商标审判上诉委员会不予注册的判决。

在1987年商标审判上诉委员会审结的花儿产业公司与州际品牌公司一案⑩Flowers Indus.Inc.v.Interstate Brands Corp.， 5 USPQ2d 1580 (TTAB 1987).中，州际品牌凭借其自1936年开始在面包上使用“蜂蜜小麦”（HONEY WHEAT）的事实，主张在包括阿拉巴马、亚利桑那等32个州的范围内申请并存注册。申请并存注册的原因是自1937年开始，斯卓曼兄弟公司（Stroehmann Brothers）在康涅狄格、特拉华等14个州在面包上使用“蜂蜜全麦”（HONEY CRUSHED WHEAT）。按照美国《商标法》第2条第4款的规定，虽然与在先注册或使用的商标相冲突的标志不能注册，但是当两个以上主体有权使用相同或近似标志的时候，例如当存在早于商标注册人使用相同商标的商家的时候，可以进行并存注册。

花儿产业对州际品牌的申请提出了异议，理由是，自己从不晚于1979年2月1日开始在阿拉巴马等州使用“蜂蜜小麦营养面包”HONEY WHEAT ENRICHED BREAD，并且还存在大量其他商家正在使用“苹果蜂蜜小麦面包”（APPLE HONEY WHEAT BREAD）等近似标志，因此，申请中的标志没有获得显著性。

商标审判上诉委员会认为，申请人所售面包的原料包括蜂蜜和小麦，“蜂蜜小麦”标志具有描述性。由于在面包上使用与申请中商标近似的标志的商家很多，近似标志的使用者并不实质上唯一。在这种情况下，即使是超过50年的持续使用、自1977年至1986年8月就销售了超过4千万个面包、仅1980年至1985年有超过1800万美金的销售收入、数万美金的广告支出，也不能证明申请人的标志已经在其申请指定的地域范围内获得了显著性，于是判决不予注册。

在1989年马歇尔菲尔德公司与菲尔兹·酷奇夫人关于“菲尔兹”（FIELD’S）及近似商标异议和无效案[11]Marshall Field & Co.v.Mrs.Fields Cookies， 11 USPQ2d 1355 (TTAB 1989).中，商标行政法官认为，5年连续地独家使用声明就是为了让审查员相信申请的标志已经通过广泛的使用获得了充分的显著性，以致于仅指向唯一来源。如果有大量互相独立的商家在使用同一个商标，即使他们的使用开始于商标注册人的使用之后，仍然可能对审查员是否认可当事人显著性主张的决定产生重要影响。

在2009年商标审判上诉委员会审结的奈克斯泰通信公司（简称奈克斯泰）与摩托罗拉公司一案[12]Nextel Commc’ns， Inc.v.Motorola， Inc.， 91 USPQ2d 1393 (TTAB 2009).中，摩托罗拉公司于2003年4月提出申请将一种1800 Hz有韵律的鸟叫声注册在手机和对讲机上，声明的首次使用日期为1996年4月30日。后奈克斯泰提出异议，认为该标志既没有固有显著性，也没有获得显著性。事实上，奈克斯泰主要从事手机零售和移动通信服务，与摩托罗拉有稳定的业务往来。奈克斯泰也曾于2005年2月对相同的鸟叫声在通信服务上提出过申请，声明的首次使用日期为1997年5月16日。

行政法官认为，手机通常以各种不同的声音对来电话、来短信等情况进行有区别的提示。声音使用在闹钟、手机等在正常操作中以声音实现其某些功能的商品上，没有固有显著性，要注册就只能依靠获得显著性。摩托罗拉是在手机上最早单独使用这一声音的商家，但这一事实，不足以用来认定摩托罗拉可以获得这一声音上的商标权。缺乏固有显著性的商标在注册时必须证明的是获得显著性。因此，摩托罗拉需要证明公众已经把这一声音当作来源指示来看待，并且即使公众并不知晓来源的具体名称，摩托罗拉也是其指向的唯一来源。虽然摩托罗拉使用了这一声音的手机销售额很大，用这一声音做的广告和促销活动也很多，但是奈克斯泰也在1998年至2005年的大量广告中把近似的声音指向自己，而不是摩托罗拉。奈克斯泰提交的雅各比博士（Jacob Jacoby）所做的调查资料表明，有超过半数的人认为这一声音指向奈克斯泰、斯普林特（Sprint）和博斯特（Boost），只有1.5%的人认为摩托罗拉是这一声音的唯一指向。因此，摩托罗拉公司没有证明这一声音在自己生产的手机上获得了显著性，其申请应当被驳回。

看来，在美国要认定获得显著性，需要标志在其要求注册的地域范围内指向唯一的商家，由单一主体控制。商标法规定的满5年连续地实质上独家使用这一认定获得显著性的最低标准，在商标审查、审判实践中得到了实施，使类似案件的处理结果比较一致。

二、我国相关处理与美国的比较

（一）我国《商标法》第11条第2款和几个相关规定

我国《商标法》[13]本文中《商标法》指2013年8月30日修正后的《商标法》。2013年修正《商标法》时，第11条第2款没有变动。第11条第2款规定：第1款所列缺乏固有显著特征的标志“经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”结合商标法其他条文和相关理论，“便于识别”应当解释成：便于用来识别商品的来源。这样，我国商标法与美国商标法的规定在本质上是一致的：缺乏固有显著特性的标志要获得注册，必须通过使用获得显著性。只是我国的法律条文比较笼统，没有规定出类似于满5年连续地实质上独家使用的最低门槛。

为了便于《商标法》第11条第2款的适用，国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会于2005年12月公布的《商标审理标准》规定：“判断该标志是否为经使用取得显著特征的标志，应以中国相关公众将其认知为表示指定使用商品/服务的标志，并籍此与他人商品/服务相区别为准。”这里重申了在获得显著性的认定上与美国一致的终极标准。

由相同机关同时公布的《商标审查标准》对于认定获得显著性有一些更细化的规定，提及的考虑因素包括相关公众对该商标的认知情况、实际使用的时间、使用该标志的生产情况、同行业使用情况。这与美国的规定基本对应，但是相比之下仍然不够明确：首先，我们规定了要考虑实际使用的时间，但是没有规定使用时间长度的下限；其次，我们规定了要考虑商标申请人或者注册人对商标的使用，但是没有要求使用的连续性；第三，我们也规定了要考虑同行业使用情况，但是没有要求商标申请人或者注册人对商标的使用必须是实质上的独家使用。

（二）几个相关案例

在2006年北京市高级人民法院（以下简称北京高院）终审的“小肥羊”商标异议案[14]参见国家工商行政管理总局商标局（2004）商标异字第00519号“小肥羊”商标异议裁定书、北京市第一中级人民法院（2005）一中行初字第181号行政判决书、北京市高级人民法院（2006）高行终字第94号行政判决书。中，其他商家对“小肥羊”标志在餐馆服务或关联商品上的连续使用和权利主张，包括西安小肥羊烤肉馆开始更早的连续使用和权利主张，并没有影响内蒙古小肥羊公司的注册申请被核准。这与美国在李维·斯特劳斯公司无字标签商标异议案等案件中的处理明显不同：美国在有其他独立于申请人的商家在相同或类似的商品上使用相同或近似标志时，对于获得显著性的主张不予认可。

在2010年审结的卡尼尔研究中心商标驳回复审上诉案[15]参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第128号行政判决书。中，该中心于2005年12月提出在化妆品等商品上注册“水润凝护”商标的申请，并提交了将“水润凝护”与其已注册商标“卡尼尔”一起使用的证据。商标局以“水润凝护”仅仅直接表示了指定使用商品的功能等特点为由作出驳回注册申请的裁定，并得到商评委和两审法院的维持。北京第一中级人民法院（以下简称北京一中院）的理由是：卡尼尔研究中心提交的证据“尚不足以证明申请商标已经与其形成了唯一对应的关系，也未达到可证明申请商标已经通过大量的使用行为克服了标识本身的显著性缺陷而获得了可注册性的目的。”[16]见北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第1818号行政判决书。

此处提到了“唯一对应”，与美国“独家使用”的要求是一致的。只是把唯一对应关系与获得显著性作为两个并列的证明目标，没有说明审查“水润凝护”与卡尼尔研究中心之间是否存在唯一对应关系的事实，是为了认定是否存在获得显著性，在逻辑上不够清晰。

在2011年最高人民法院（以下简称最高院）再审审结的佳选企业服务公司商标驳回复审案[17]参见最高人民法院（2011）行提字第9号行政判决书。中，2004年2月，佳选公司向商标局提出申请在推销（替他人）等服务项目上注册 “BEST BUY及图”商标。2006年2月，商标局以该商标用在指定使用服务上仅仅直接表示了服务的特点为由予以驳回。佳选公司向商评委提出复审申请，主张该商标的设计具有较强的独创性，且经过长期、持续使用，已具备了商标注册的显著性，并于2006年6月提交了在其网站上对申请商标进行宣传的情况以及对我国大陆地区登录佳选公司网站的统计数据等证据材料，作为支持其提出的该商标经使用获得显著性的证据。但是商评委和两审法院仍然维持了商标局的裁定。

再审中，最高院认为，虽然申请商标中的文字“对于指定使用的服务具有一定描述性，但是加上标签图形和鲜艳的颜色，整体上具有显著特征，便于识别。同时，根据新查明的事实，申请商标在国际上有较高知名度，且申请商标在我国已经实际使用，经过使用也具有了一定的知名度。综合上述因素，申请商标能够起到识别服务来源的功能，相关公众能够以其识别服务来源。”

从其措辞上看，最高院是把商标的描述性程度与知名度结合起来、把固有显著性和获得显著性结合起来认定显著性。在前述的美国案件中，都是在确认没有固有显著性之后才判断是否存在获得显著性的，并不把两者结合起来进行判断。但是在判断证明获得显著性的证据是否充分之时，对商标描述的程度也有所考虑。因此，可以认为中美两国在这一点上有相通之处。

在2012年北京一中院审结的铁岭龙升农产品有限公司商标驳回复审案[18]参见北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1661号行政判决书。中，龙升公司于2009年2月提出“不差钱 buchaqian”商标注册申请，指定使用的商品是花生酱等。后来被商标局和商评委以“不差钱”已成为日常生活用语，用在花生酱等商品上不易被普通消费者作为商标进行识别，缺乏注册商标应当具有的显著特征为由，不予注册。

在诉讼程序中，龙升公司提交了“不差钱”外观设计专利证书、包装加工合同等证据用以证明申请商标已经通过使用取得了商标应有的显著特征。北京一中院认为：“欲证明某标志通过使用获得显著性，必须提供证据证明相关公众可以通过该标志将特定的商品或服务与特定的商品生产者或服务提供者之间形成唯一联系。本案中，龙升公司提交的证据尚未达到上述证明标准。”

这里，该院在认定是否获得显著性时又一次用到了“唯一联系”，与美国“独家使用”的要求是一致的。[19]本文对本案判决结果持不同观点，认为“不差钱”与有确定含义的日常用语不同，既可以理解成“有钱”，也可以理解成“便宜”，用在花生酱等商品上是暗示性的标志，具有固有显著性。

在2013年北京高院终审的开平味事达调味品有限公司与雀巢公司商标无效案[20]参见北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第269号行政判决书、北京市高级人民法院（2012）高行终字第1750号行政判决书。中，北京一中院认为，“棕色方形瓶”使用在食用调味品上，不具有固有显著性。但是，“如果使用者可以证明全国范围的相关公众对使用在特定商品或服务上的某一标志已广为知晓，且能够将其与使用者之间建立起了唯一对应关系，则可以认定该标志在这一商品或服务上具有获得显著性。”该院在查明争议商标申请提出之前已有调味品厂家开始使用与其基本相同或近似的瓶型作为调味品的包装这一事实之后，认为，“在此情况下，第三人如欲证明争议商标已经过使用获得显著性，其显然应满足更高的知名度举证要求。”在认定雀巢公司提交的证据不足以证明争议商标已具有很高知名度的情况下，一中院否定了雀巢公司关于获得显著性的主张。

这个判决也得到了北京高院的维持。该院认为，“该标志并未与单一主体之间建立起唯一的、稳定的联系，相关公众无法通过该标志对商品来源加以识别。”

在这个案件的两审判决书中，虽然北京一中院强调了美国在认定显著性时并不重视的知名度要求，但是，两个法院分别使用了“唯一对应关系”和“唯一的、稳定的联系”的提法，与美国案例中在认定获得显著性时要求“独家”使用，是一致的。对比在“小肥羊”案中两个法院在判决书中均没有提到“唯一”这个词语，说明从2006年到2013年，我国司法实践中在获得显著性的认定标准上有与美国越来越一致的趋势。

三、相关处理的中美差异评析

（一）关于独家使用

在美国，显著性意味着来源指向的唯一性。其商标法[21]15 U.S.C.§1052 (f).与相关判例都能证明这一点。当标志能够为相关公众指示商品唯一特定的来源，显著性就存在了。[22]Charcoal Steak House， Inc.v.Staley， 263 N.C.199， 139 S.E.2d 185， 144 U.S.P.Q.241 (1964); National Shoe Stores Co.v.National Shoes of New York ， Inc.， 213 Md.328， 113 U.S.P.Q.380 (1957).当然，并不需要消费者明确知晓该唯一来源的名称和其他具体信息。[23]McCarthy，J.Thomas.McCarthy on Trademarks and Unfair Competition.§ 15: 8.Thomson/West (2015).

我国没有关于如果商标指向不只一个商家就不能认定获得显著性的规定，直接造成执法标准的不统一。在“小肥羊”案中，在用于相同或类似商标和服务上的近似商标有多个互相独立的使用者时认定存在获得显著性，是错误的。最高院在“BEST BUY”案的判决中，没有提到商标与商家的唯一对应关系，没有点透显著性的本义。“棕色方形瓶”等案件中，北京一中院和北京高院强调了唯一对应关系，十分准确。

应当认为，认定获得显著性必须要求来源指向唯一或者商标控制者唯一。当然，在理解唯一性时，需要注意唯一指向的对象和唯一性存在的地域范围。

首先，正如“王老吉”商标许可事件[24]参见关于“红罐”案的广东省高级人民法院（2013）粤高法民三初字第1号民事判决书。所表明的，商标许可能够为许可合同双方带来巨大的商业利益，因此商标许可非常普遍。在普通许可和排他许可的情况下，对于相同商标的合法使用者并不唯一。不过，这时的商标控制者可以认为是唯一的，因为我国《商标法》第43条规定，“许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。”当然，许可人不只控制使用被许可商标的商品质量，也通常控制被许可商标的使用方式和宣传推广方式。在定牌加工贸易中，商品的质量和商标使用方式由订货方控制，即使订货方也可以只是被许可人，由于被许可人在商标使用方式上要服从许可方的管理，也仍然可以认为商标控制者唯一。在商业模式灵活多样的现实中，要求商标控制者唯一，也是美国的“实质上独家使用”真正含义。

其次，不应要求唯一性存在的范围及于全国。美国有共存注册，一个商标可以在一国之内不同的地区注册给不同的商家，而我国商标法没有规定对使用在相同商品上的同一商标可以在不同地区由不同的商家取得注册。[25]但是在这种情况下，在注册时各方都没有商标使用的地区，是注册给其中的一家，是由他们协议分配，还是要作为空白留给所有的商家，也要做出安排。这就使得在“小肥羊”商标异议案中，内蒙古小肥羊公司不可能进一步限定要求取得专用权的地域范围，从而使其成为该地域内对“小肥羊”商标的唯一使用者。

唯一指向的事实状态应当在全国范围内普遍存在的主张，缺少现实性。因为，我们国家地域辽阔、各地消费者生活习惯差异很大，很难想象一个商家会经过使用同时让西藏那曲、新疆喀什、广东汕头和黑龙江漠河的消费者将自己与用在商品或服务上的某个具有描述性的标志唯一对应起来。

因此，可以考虑借鉴美国的做法，只要在跨省[26]本文中的“省”、“省份”指包括省、自治区、直辖市在内的省级行政区域。的商业活动中把商标与权利主张人的唯一对应关系在消费者心中建立起来，就可以认定获得显著性，对于商标注册的申请予以核准。

如果在全国范围内对同一标志的使用者唯一，则注册的效力及于全国。这样处理的结果将注册申请人没有实际经营的地区甚至省份的商标专用权也给了申请人，看似并不合理，但是如果结合我国取得商标权的注册主义来考虑，就比较容易理解。对于具备固有显著性的未使用商标，注册即取得商标专用权，权利人在注册之后即享有禁止他人在相同或类似的商品上使用相同或近似标志的权利，是纯粹地将抽象的、概念上的显著性直接拟制到具体的现实中。相对而言，通过获得显著性取得注册的商标的效力被扩展到全国，毕竟还多了一定范围的使用基础。

（二）关于知名度

商标只有在相关公众中有了一定的知名度，才有可能被当作指示来源的标志而获得显著性，因此，获得显著性与知名度有着天然的联系。可能正是因为如此，我国在“小肥羊”、“BEST BUY”和“棕色方形瓶”等案件的判决中在认定获得显著性时都强调了对知名度的要求。但是相比之下，美国在认定获得显著性时则无论是法律规章还是具体案件，都强调了对知名度的要求。

在一个缺乏固有显著性的标志通过使用获得显著性的过程中，知名度是一把双刃剑。一方面，有一定的知名度是获得显著性的必要条件。但是另一方面，知名度越高被跟风效仿的风险越大，指向唯一的事实状态就越不容易保持，因此知名度也为获得显著性的维护制造了困难。

应当认为，在判断获得显著性时强调对知名度的要求，有欠妥当。既然如果有其他独立于申请人或注册人的商家在相同或类似的商品或服务上使用基本相同或近似的标志，就足以否认唯一对应关系的存在，那么，任何一个商家通过使用创造的知名度再高，也不可能改变这一认定。强调知名度的作法一方面容易造成标准过低，使得在如“小肥羊”案一样知名度很高但是使用者并不唯一的情况下就能够认定获得显著性；另一方面容易造成标准过高：在全国范围内都建立起较高知名度的可能性太小。

（三）关于开始使用的先后

根据先发优势原理，商标的第一个使用者最容易建立起获得显著性。所以使用的先后顺序也是一个与认定获得显著性相关联的因素。在“小肥羊”案的一审判决书中，北京一中院面对西安小肥羊烤肉馆先于内蒙古小肥羊公司使用“小肥羊”商标的事实，为了阐述把商标注册给内蒙古小肥羊公司的合理性，特别强调了西安小肥羊烤肉馆于2000年取得合伙企业营业执照的日期为其取得民事主体资格的日期，该日期晚于1999年内蒙古小肥羊公司的前身包头市小肥羊酒店使用“小肥羊”的日期，以论证在“小肥羊”标志上受法律保护的权利是内蒙古小肥羊公司取得在先。[27]见北京市第一中级人民法院（2005）一中行初字第181号行政判决书。北京高院在“棕色方形瓶”案判决书中也明确我国调味品生产厂商“对与争议商标标志近似的三维标志的使用行为，远早于雀巢公司申请注册争议商标的时间，”以支持该商标应当被无效的判决。[28]见北京市高级人民法院（2012）高行终字第1750号行政判决书。这些判决表明了法院对于使用先后问题的重视。

但是，来源指向唯一是获得显著性的核心含义，而唯一指向的对象并不必然是第一个使用者，因为他可能放弃对商标的使用。在第一个使用者放弃对商标的使用之后，可以由其他人长期使用相同商标并造成唯一指向的事实，从而建立起获得显著性。另外，即使主张获得显著性的商家是第一个使用者，正如美国商标审判上诉委员会在马歇尔菲尔德公司一案中指出的那样，有在后的独立使用者存在的事实仍然可以推翻关于获得显著性的主张。因此，获得显著性所指向的商家不必是商标的第一个使用者；在后独立使用者的存在足以证明不存在获得显著性。

（四）关于连续使用的时间长度

缺乏固有显著性的标志要通过使用获得指示商品来源的能力，当然需要一段比较长的时间。对此美国《商标法》明确规定为：到作出获得显著性的声明之日至少已满5年。[29]15 U.S.C.§ 1052(f).而我国并没有类似的具体规定。

法律规定不具体就容易造成法律执行的不统一，因此还是作出具体的规定比较好。《驰名商标认定和保护规定》规定，当请求认定未注册商标为驰名商标时，应当提供证明其使用持续时间不少于5年的材料。这个时间长度与美国关于认定获得显著性时要求的长度一致。目前，由于我国对于获得显著性的认定标准尚不明确，无法对建立获得显著性所需的时间进行实证调查。在缺乏充分的调查数据之前，我国在认定获得显著性时不妨也采用5年的时间长度要求。