论驰名商标保护要件的适用顺序

汪 泽

论驰名商标保护要件的适用顺序

汪 泽

《商标法》第13条第2款、第3款规定了驰名商标保护三要件，即请求保护的商标为驰名商标；诉争商标构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译；诉争商标的注册或者使用容易导致混淆或者误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害。在审理涉及驰名商标保护的案件过程中，根据驰名商标作为法律保护制度的本意，在法律文书中对请求保护商标驰名事实是否作出认定，应坚持按需认定原则，而不应将认定请求保护商标是否驰名作为前提要件，以避免脱离保护认定驰名商标。

驰名商标 保护要件 按需认定 适用顺序

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》》）第10条就《商标法》第13条第2款、第3款适用要件顺序提出了两种意见：一种意见认为应该规定“人民法院适用《商标法》第13条第2款或者第3款，应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态；在能够认定的情况下，再对诉争商标是否构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译，以及是否容易导致混淆或者误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害的情形进行认定”。第二种意见是删除此条。本文认为，如果将本规定理解为凡涉及驰名商标认定和保护的案件，都应首先就商标驰名与否作出认定，则此种意见与既有的相关司法解释规定相冲突，又有违反驰名商标按需认定原则，脱离保护而认定的危险，故不应规定适用要件的顺序。

一、驰名商标概念重构

驰名商标在英文和法文中的含义均为“众所周知的商标”（well-known trademark， marque notoire），我国翻译为“驰名商标”，日本和我国台湾地区翻译为“著名商标”。国家工商行政管理总局2003年颁布的《驰名商标认定和保护规定》第2条规定：“驰名商标，是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”，2014年修改该规章时参考了《商标法》第13条第1款的表述，①《商标法》第13条第1款规定：“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护”。将其修正为“驰名商标是在中国为相关公众所熟知的商标”。②《驰名商标认定和保护规定》（2014年7月3日国家工商行政管理总局令第66号公布）第2条。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释［2009］3号）第1条规定：“驰名商标，是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。”这两种定义都是着重强调商标的知名的地域范围和知名度，描述的是驰名商标的客观事实状态，没有揭示驰名商标作为一个法律保护制度的特质。

欲使驰名商标制度回归法律本意，有必要结合驰名商标认定目的，对驰名商标概念进行重构，使其回归法律概念。一个商标驰名与否，是对商标知名度的客观事实状态的评判，但在商标行政确权和民事侵权案件中，对商标驰名事实作出认定不是对客观事实的评价，而是对法律事实的认定，为给予特殊保护提供基础。因此，是否需要对商标驰名的客观事实进行法律上的认定，使其转变为法律事实，应当考虑驰名商标作为一项法律制度，驰名商标认定的目的在于特殊保护。

驰名商标认定，是为在相同或者类似商品上保护驰名的未注册商标③《商标法》第13条第2款。，或者将驰名的注册商标保护范围扩大到非相同或者类似商品或者服务④《商标法》第13条第3款。上寻找一个正当理由。换言之，只要在个案中认定某商标为驰名商标，就必须为其提供特殊保护，否则驰名商标的认定就没有法律意义。因此，以前述两种定义为基础，可将驰名商标定义为“在中国为相关公众所熟知并应受到特殊保护的商标”，从而使驰名商标在概念的内涵上具有法律意义。

二、按需认定之“需”——保护

（一）“按需认定”原则的历史沿革

所谓按需认定，是指行政机关和人民法院对驰名商标应当作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。⑤《商标法》第14条第1款。按需认定原则作为一项司法政策，首次出现于2009年3月30日发布的《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》（法发［2009］第16号），其中第10条规定：“正确把握驰名商标司法认定和保护的法律定位，坚持事实认定、个案认定、被动认定、因需认定等司法原则，依法慎重认定驰名商标，合理适度确定驰名商标跨类保护范围，强化有关案件的审判监督和业务指导。”同年4月21日，最高人民法院指出：“严格把握驰名商标的认定范围和认定条件。凡商标是否驰名不是认定被诉侵权行为要件的情形，均不应认定商标是否驰名；凡能够在认定类似商品的范围内给予保护的注册商标，均无需认定驰名商标。对于确实符合法律要求的驰名商标，要加大保护力度，坚决制止贬损或者淡化驰名商标的侵权行为，依法维护驰名商标商标的品牌价值。”⑥《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发［2009］第23号）第8条。2009年4月22日，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 （法释［2009］第3号，以下简称《驰名商标司法解释》）第2条第1款第（一）项明确规定了按需认定原则，即“当事人以商标驰名作为事实根据，以违反《商标法》第13条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼的，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定”。2011年12月16日，最高人民法院再次重申：“驰名商标保护的目的在于适当扩张具有较高知名度的商标的保护范围和保护强度，不是评定或者授予荣誉称号。凡当事人主张驰名商标保护且符合保护条件和确有必要的，应当依法予以认定和保护。”⑦《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发［2011］第18号）第21条。第三次商标法修改，增加了有关驰名商标按（因）需认定原则，⑧朗胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第35、39页。体现为《商标法》第14条第1款。

（二）按需认定原则在侵权民事案件中的适用

依通常理解，前述《驰名商标司法解释》第2条第1款第（一）项中的“确有必要”至少有两层含义：一是确有认定的必要；二是有些情形则不需要认定。不需要认定驰名商标的情形包括“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查”⑨《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 （ 法释［2009］第3号）第3条第1款第（二）项。。此处“因不具备法律规定的其他要件而不成立的”，是指“商标驰名虽系被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为成立的要件事实之一，但因不具有其他法律要件事实，该被诉侵权行为不成立，故无需审查商标是否驰名。如果人民法院在审理过程中，认为被告使用的商标与原告的商标不相同或者近似，侵犯商标权或者不正当竞争行为不成立，也不需要再审查原告主张保护的商标是否驰名。”⑩孔祥俊、夏君丽：《〈关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》，载《人民司法》2009年第13期，第48页。《驰名商标司法解释》中的“《商标法》第13条”①现行《商标法》第13条第2款和第3款。在侵权民事案件中的适用要件有三：一是原告商标为驰名商标；二是被告商标构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译；三是被告商标在市场上容易导致消费者混淆或者误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害。其中第二、三项要件当属于依据《驰名商标司法解释》）第3条第1款第（二）项规定的“其他要件”。依据按需认定原则，在侵权民事案件中，即使原告商标客观上达到驰名程度，但因不符合前述第二、三要件而侵权行为不成立的，人民法院不需要审查原告商标驰名与否，更不需要认定原告商标为驰名商标。

（三）按需认定原则在商标确权案件中的适用

在商标行政确权案件中（以商标异议案件为例），适用《商标法》第13条第2款、第3款的要件有三：一是异议人的在先商标（以下称异议人商标）为驰名商标；二是被异议商标构成对异议人商标的复制、摹仿或者翻译；三是被异议商标的注册和使用容易导致消费者混淆或者误导公众，致使异议人的利益可能受到损害。审理涉及驰名商标的异议案件固然要首先考虑异议人商标的知名度，但并不意味着必须将其作为前提条件而首先对异议人商标是否是驰名商标做出审查和认定。依据按需认定原则，如果被异议商标没有构成对异议人商标的复制、摹仿或者翻译，或者被异议商标注册和使用，不会导致消费者将其与异议人商标相混淆，或者也不会误导公众，致使异议人的利益可能受到损害，则无需就异议人商标是否驰名在决定书中作出认定。例如，异议人商标为宋体“长城”，核定使用商品为“葡萄酒”，被异议商标为楷体“长城”，指定使用商品为“计算机”。虽然“长城”葡萄酒为驰名商标（客观事实），但因被异议商标未构成对异议人商标的复制、摹仿或者翻译，或者不会误导公众，就无需就异议人商标“长城”是否构成注册使用在“葡萄酒”商品上的驰名商标作出认定。

（四）按需认定原则与保护要件适用顺序

驰名商标制度本质上是一项法律保护制度，驰名商标认定只是为其提供特殊保护的一种手段，而不是目的。驰名商标认定需符合《商标法》第13条第2款、第3款规定的全部要件。换言之，认定是为了保护的需要，即依据《商标法》第14条认定驰名商标的目的在于适用《商标法》第13条保护驰名商标的需要，而对在先商标客观上的高知名度（客观事实）在法律上予以确认即认定为驰名商标（法律事实），这才是“符合法律要求的驰名商标”。因此，驰名商标按需认定原则中的“需”是保护之需，有保护之需要方有认定之需要，有保护之必要则有认定之必要。反之，如果不给予其驰名商标保护，则不需要对其知名度进行驰名与否的认定。如果按照上述《征求意见稿》规定驰名商标保护要件的适用顺序，将审查认定请求保护的商标驰名与否作为前提条件，而不论案件审理结果是否给予其驰名商标保护，显然与《驰名商标司法解释》第2条第1款第（一）项规定相冲突，违背了按需认定原则，势必会走上脱离保护进行认定的境地。驰名商标认定与保护应当统一于“保护”，而不应将“认定”与“保护”割裂开来。如果脱离保护进行驰名商标认定，不利于防止当事人不正当地将驰名商标认定当作案件唯一目的等消极现象的发生。

三、保护要件适用顺序之争的实证分析

因《驰名商标司法解释》规定的按需认定原则适用范围仅限于民事纠纷案件，故未消弭在商标行政确权纠纷案件审理中关于驰名商标保护要件适用顺序之争。商标评审委员会和相关人民法院判决关于驰名保护要件适用顺序产生分歧，以“吉百利”商标异议复审、行政诉讼案较为典型。在此案中，异议人在先注册三件商标为第620863号“吉百利”、第1084196号“吉百利”、第1229280号“吉百利”（异议人商标），异议人商标在“巧克力、糖果”商品上客观上具有较高知名度（驰名）。被异议商标“吉百利”指定使用商品为“氮肥、农业肥料”。②北京市高级人民法院（2011）高行终字第630号行政判决书。

（一）行政裁定

商标评审委员会裁定认为，虽然异议人商标具有较高知名度，但被异议商标指定使用商品与“吉百利公司商标赖以驰名的巧克力、糖果等商品在原材料、功能用途、销售渠道、消费对象等方面均相差甚远。被异议商标在上述商品上的注册使用应不致误导公众与引证商标构成混淆，不会致使吉百利公司的利益受到损害。被异议商标并未违反《商标法》第13条第2款的规定。吉百利公司请求认定引证商标为驰名商标并扩大保护的主张因被异议商标不具备《商标法》第13条第2款规定的其他要件而不成立，商标评审委员会对引证商标是否驰名不再予以审查。”③同注释② 。

（二）行政判决

一审和二审判决均认为，在先已注册的商标是否驰名及其驰名程度，是判断诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该商标注册人利益的重要考量因素。只有在对在先的注册商标是否驰名进行审查并作出判断，才能判断商标法中驰名商标保护条款有无适用的可能与必要，进而才需要也才能够对诉争商标是否构成复制、摹仿或者翻译，以及诉争商标的注册是否会误导公众并损害该驰名商标注册人的利益作出判断。④同注释② 。一审判决认为，“本案中，商标评审委员会虽然认定（异议人）引证商标在巧克力、糖果商品上具有较高的知名度，但是并未围绕吉百利公司的主张对三引证商标是否构成驰名进行评审，也未说明具体理由。所以，商标评审委员会认定被异议商标的注册不会误导公众，不会与引证商标构成混淆，从而不会损害吉百利公司利益的结论事实不清。”⑤同注释② 。二审判决认为，“（商评委）裁定将在先已注册商标是否驰名，与诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益，三者共同作为《商标法》第13条第2款适用的前提条件，系对上述法律规定及其适用前提的错误理解，依法应予纠正。”⑥同注释② 。

（三）本文观点

该案行政裁定和两审判决的根本分歧在于，是否将在先商标驰名与否的审查和认定作为审理涉及驰名商标案件的前提条件。商评委裁定认为，驰名商标保护要件无先后之分，应综合考虑案件审理结果。该案异议人商标虽然“在巧克力糖果商品上具有较高知名度”，但双方商标使用商品“相差甚远”，进而判定不会误导公众，致使引证商标所有人利益受到损害。因此，商评委对异议人商标是否驰名不再予以审查。商评委裁定从案件审理的最终结果出发，认为该案不能适用《商标法》第13条，故对异议人商标是否驰名不予审查和认定，体现了按（保护）需要认定的原则。

两审判决均将在先注册商标驰名与否的审查和认定作为审理该案的前提条件，即无论最终审理结果是否适用《商标法》第13条，都必须依据《商标法》第14条审查在先商标驰名商标与否及其驰名程度。但是，人民法院涉及驰名商标的商标行政确权案件和侵犯商标权诉讼案件，审理标准应当协调一致，均应坚持按需认定原则，即“根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定”⑦《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 （ 法释［2009］第3号）第2条第1款第（一）项。。如果将“商标驰名与否的审查和认定”作为涉及驰名商标保护案件审理的前提条件，将使得前述“确有必要”的规定形同虚设，而且会出现两种不合理的结果：一是依照认定商标驰名与否的通常标准，认定在先商标为驰名商标，但因欠缺“其他要件”而侵犯商标权不成立，或者诉争商标应当准予注册或者维持，即“认定但得不到保护”；二是认定在先商标未构成驰名商标，但客观上具备“其他要件”，仍对判定侵犯商标权不成立，或者诉争商标应当准予注册或者维持，即“需要保护但得不到认定”。因此，如果商评委将驰名商标保护三要件“共同作为《商标法》第13条第2款适用的前提条件，系对上述法律规定及其适用前提的错误理解”⑧北京市高级人民法院（2011）高行终字第630号行政判决书。的话，二审判决将其中“认定商标驰名与否”作为前提要件，有违按需认定原则，亦未必正确。

四、坚持按需认定原则的两个导向

就涉及驰名商标保护案件审理而言，按需认定原则要求对在先商标驰名与否的认定时，坚持两个导向：

（一）保护导向

驰名商标不是商标价值评价，更不是荣誉称号，不能为驰名商标预设一个“高门槛”。驰名商标也不是行业品牌评比，在个案中，可能出现行业排名第一的商标因不符合驰名商标保护的“其他要件”而得不到驰名商标认定，而行业排名第十的商标因符合驰名商标保护的“三个要件”而得到驰名商标认定的现象，这完全符合驰名商标法律保护制度的应有之义。驰名商标认定归根到底是为了保护，是综合考虑驰名商标保护所应考虑因素的结果，有保护之必要，即有认定之需要。特别是对诉争商标使用人或者注册人主观恶意明显，诉争商标的注册或者使用客观上容易导致混淆，或者“足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的”⑨《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 （ 法释［2009］第3号）第9条第2款。，可以适当降低驰名商标认定“门槛”，或者减轻在先商标所有人的举证责任。

（二）结果导向

对当事人主张驰名商标保护的，行政机关和人民法院应综合考虑涉案因素，判定是否符合《商标法》第13条规定的驰名商标保护要件，推导出是否给予驰名商标保护的结论。有保护之必要，方有认定之需要。如果适用《商标法》第13条给予保护，则对其商标驰名的客观事实在法律上予以认定；如果不给予保护，则对其商标驰名与否不予认定。例如：在先商标“联想”核定使用商品为“计算机”，曾经被认定驰名商标，客观上仍驰名。诉争商标为“联想”，使用商品为“服装”。如果认为诉争商标容易造成消费者混淆或者误导公众，致使在先“联想”商标所有人利益可能受到损害，则认定其为驰名商标并予以保护；反之，如果认为两商标使用商品相差甚远，不会误导公众，且“联想”为普通有含义词，诉争商标未构成对其复制、摹仿或者翻译，不会贬损或者淡化在先商标，则无需认定并不予保护。如果将商标驰名与否的认定作为前提条件，则无论最终保护与否，都需要审查和认定，违背了按需认定原则。为了避免当事人认为对其商标是否驰名未审查以及对驰名要件未评述发生歧义，法律文书可采用“为相关公众所熟知”的表述确认商标知名度，以体现对驰名商标要件的审查和评述，并载明因欠缺其他要件，不能适用《商标法》第13条第2款或者第3款的结论，以此作为对商标驰名与否不作认定的理由。

结 语

驰名商标作为一种评定、一种荣誉称号的观念深入人心，作为一种保护知识产权的法律概念尚不为社会公众所熟知。仅靠禁止将“驰名商标”字样用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，尚不足以保证驰名商标制度回归法律本意。要在正确把握认定的法律定位，使驰名商标回归“在中国为相关公众所熟知并应受到特殊保护的商标”这一法律概念上来。驰名商标“按需认定”原则为《商标法》第14条第1款所明确规定，其要义是认定的目的在于保护，有保护之必要方有认定之需要，有保护之必要即有认定之需要。如果凡涉及驰名商标保护的案件，就要求“应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态”，并在法律文书中予以认定，而不考虑案件审理结果是否给予驰名商标保护，终将使法律规定的按需认定原则形同虚设，走上脱离保护作认定的不归路。

The PRC “Trademark Law” provides in its Article 13（2） and 13（3） the three prerequisites for the protection over well-known trademarks， which are， 1） the trademark that requests protection is a wellknown trademark； 2） the contentious trademark is a duplication， imitation or translation of such well-known trademark； and 3） the registration or use of the contentious trademark is likely to cause confusion or mislead to the public， thus may be detrimental to the interests of the proprietor of the well-known trademark. When hearing or adjudicating a case involving well-known trademark protection， the competent authorities shall abide by the principle set by the “Trademark Law” that “A well-known trademark shall be recognized where the recognition decision is a necessary fact of the case” and clearly state its decision in regard of the well-known fact of the applied trademark in the legal documents based on the legislature's original intent of including well-known trademark within the legal protection framework. The competent authorities shall not take the perspective that whether the applied trademark can be recognized as well-known trademark is the prerequisite to grant protection，so as not to deviate from the legislature's intent and recognize well-known trademark when such recognition is not necessary.

well-known trademark； prerequisite for protection； recognition only when necessary；sequence of application

汪泽，中华商标协会副秘书长，法学博士