美国专利无效判定机制对我国的启示＊

易 玲

（中国社会科学院 法学所，北京 100009）

美国专利无效判定制度包括两个方面：一是法院的专利无效诉讼制度，二是专利商标局（United States Patent Trademark Office简称USPTO）的复审制度。就专利无效诉讼制度而言，通常是在专利侵权诉讼提起时，被告一方进行专利无效抗辩或反诉，法院完全享有对专利有效性问题的判断权；而就美国USPTO的复审制度而言，则是由专门的行政机构对专利有效性进行判定，当然USPTO的复审制度包括两种：一种是1980年国会修正专利法时创设的单方复审制度，另一种则是1999年美国发明人保护法中增订双方复审制度，并由USPTO为专门的审核机关。法律创设的双方复审制度的目的在于弥补单方复审制度中对第三人参与的限制，并增加法定禁反言条款以强化行政机关代替法院判断专利有效性的目的。①Eric B.Chen，Applying the Lessons of Re－Examination to Strengthen Patent Post－Grant Opposition，10Comp.L.Rev.＆Tech 193（2006）.同时，在专利法修正案中②Patent Reform Act of 2005（H.R.2795）.，为解决实务上双方复审制度实施效果不明显的问题，又增加专利核准后异议制度，2011年9月奥巴马批准的《美国专利改革法案》取消双方复审程序而规定授权后重审程序，双方重审程序以及补充审查程序。整体而言，美国专利无效“双轨制”目前朝着以行政制定单轨为主的方向进行着。

一 美国专利无效之司法判定及其问题

美国司法系统的专利无效诉讼制度的历史可以追溯至1790年，在当时的专利侵权诉讼中，专利法已明文规定被告可以专利不符合新颖性要件以及充分揭露要件为由抗辩该专利无效，同时法院可以就此审理并判决。多年的司法实践使得被告在美国法院主张专利无效的审查方式，实际上已明确划分为两种：一种为专利权人提起专利侵害诉讼时，被告侵权人以抗辩或反诉的方式提出专利无效；另一种则为真正专利权人或任何第三者认为未来自己的权利有被侵害的可能时，提出专利无效确认诉讼以确保自己的权利有效。

1.专利无效之司法判定

法院对专利有效性进行司法审查的时候，首先必须推定USPTO所核准的专利合法有效。实际上，早在1952年以前，美国已通过法院的判决承认经USPTO核发的专利被推定为有效，并于1952年的立法中明确肯定了专利有效性推定的规定，也就是说，除非经由他人证明专利确属无效外，专利权均维持其效力。

然而，有判例认为，专利经推定为有效，仅为程序上的考量，而非实质上的规定①Fromson v.Advance Offset Plate，Inc.，755F.2d1549（Fed.Cir.1985）.，专利被推定有效并不能作为证据来反驳他人对其有效性的质疑②Avia Group Int＇l，Inc.v.L.A.Gear Calif.，Inc.，853F.2d1557（Fed.Cir.1988）；New England Braiding Co.v.A.W.Chesterton Co.，970F.2d878（Fed.Cir.1992）.，而仅能将举证责任置于质疑专利有效性的一方③E.g.，Smithkline Diagnostics，Inc.v.Helena Labs.Corp.，859F.2d878（Fed.Cir.1988）；RCA Corp.v.Applied Digital Data Sys.，Inc.，730F.2d1440（Fed.Cir.1984）；Stratoflex，Inc.v.Aeroquip Corp.，713F.2d1530（Fed.Cir.1983）.，因此，这项规定只能说是一种程序上的策略，而并不是实体法上的规定，也就是说，该规定仅为举证责任的倒置，其实质是赋予侵权诉讼中被告一方必须负担提出证据证明专利无效的责任否则将会面临败诉的风险。④New England Braiding Co.，Inc.v.A.W.Chesterton Co.，970F.2d878，882（Fed.Cir.1992）；Continental Can Company USA，Inc.v.Monsanto Co.，948F.2d1264，1267（Fed.Cir.1991）.之所以会有这样的规定，在于专利有效性推定制度背后的价值取向——司法权对行政权的尊重，行政行为一经做出应被推定为有效，亦即法院负责审查是USPTO的审查行为在一开始就被推定为尽到其善良义务，⑤Kloster Speedsteel AB v.Crucible Inc.，793F.2d1565（Fed.Cir.1986）；American Hoist ＆Derrick Co.v.Sowa ＆Sons，Inc.，725F.2d1350（Fed.Cir.1984）；Northern Telecom，Inc.v.Datapoint Corp.，908F.2d931（Fed.Cir.1990）.每一个审查员所审查的技术均被推定为已依法完成必要的审查⑥In re Portola Packaging，Inc.，110F.3d786，65BNA USLW 2695，42U.S.P.Q.2d1295（Fed.Cir.Apr 07，1997）.，从这个意义上说，专利有效性的推定也可以理解为行政行为准确性及正确性的推定⑦Brooktree Corp.v.Advanced Micro Devices，Inc.，977F.2d1555（Fed.Cir.1992）.。基于上述专利有效性推定制度目的，如果质疑专利有效性问题的第三方所提供的证据是USPTO当时在审核专利技术时所考虑过的因素，则此时第三方要想根据此证明材料来满足举证责任的要求，以推翻专利有效的论断，将变得异常困难。

2.司法判定所带来的制度缺陷

由于专利侵权诉讼与专利无效诉讼的诉讼成本相当高昂，且诉讼程序极为复杂，这已被国会认为是“专利制度所面临最严重的问题之一”⑧Mark D.Janis，Rethinking Reexamination：Toward a Viable Administrative Revocation System for U.S.Patent Law，11Harv.J.Law ＆Tec 40（1997）.，国会考虑到一些具体因素，如保护专利需要高额成本，而这并非一般企业或个人能够承受，同时，法院又要受制于专利有效性的推定，同时，由于专利无效诉讼成本的高昂使得市场上“问题专利”、“垃圾专利”泛滥，严重影响了公众利益，专利制度遭受空前的存亡危机。因此，美国国会意识到应该创设一种可以取代法院诉讼程序以解决专利效力性问题的机制，期望能尽量以行政程序代替司法程序来解决专利效力问题，USPTO审查之行政审查机制被提上了日程。

二 美国专利无效之行政判定的历史嬗变

1.单方复审制度的建立

在1980年国会修正专利法时，单方复审制度开始设立，规定任何人可以于任何时间向专利商标局要求就某一专利的有效性进行复审，而且复审申请人甚至可以通过委任律师而不揭露申请人姓名的匿名方式提出申请。

由于复审程序限制第三请求人的参与，整个程序设计上是单方进行，从而导致第三人参与程序不足，这实际上也已经成为单方复审程序中最受批评之处。因为，在单方复审制度下，第三人至多有两次参与程序的机会，倘若单方复审程序是由专利权人提出，则第三人将毫无参与程序的机会，因此，有时专利权人会抢先提出单方复审的请求，以此来为第三人设置障碍，从某种程度上来说，专利单方复审结果将可能会对诉讼中法院的判断造成影响，法院极有可能因此而驳回侵权诉讼中被告的无效抗辩。即使单方复审是由第三人请求的，其参与的程度较浅，除外，无论是USPTO审查的程序或是与专利权人的问询，第三人均无任何参与的权限。更则，如果USPTO最后做出维持专利权效力的决定，第三人却没有任何救济权利⑨Boeing Co.v.Commissioner of Pat.＆Trademark，853F.2d878，881（Fed.Cir.1988）.。这样一来，复审程序取代诉讼解决专利效力的成效并不如预期。另一方面，随着经济的迅猛发展，专利申请案和授权数量大大增加，因缺乏先前技术可比对，申请的审查过程尤显粗糙与宽松，无效专利在市场上大行其道。

2.单方复审制度向双方复审制度的过渡

美国国会反思专利单方复审制度的合理性，并于1999年在美国发明人保护法中，增订双方复审程序，以补充单方复审程序的不足。实际上，对于双方复审制度而言，虽然其扩大了第三请求人参与程序的机会，但大部分学者认为前景不太乐观，甚至称律师倘若建议其当事人进行双方复审程序，为执业上的渎职行为①David L.Stewart，Inter Partes Reexam－On Steroids，85J.Pat.＆ Trademark Off.Soc＇y 656（2003）.，因为在单方复审程序中，请求人为避免公开身份而遭“暗箭”，一般都通过律师代理的方式匿名请求。而在双方复审程序中，即便由律师代理，亦必须表明其客户的身份，因此无法以匿名方式进行专利复审申请。而此种情况则可能使过去通过复审程序抗辩专利效力的小企业②资力较不足的小企业，可能倾向以复审程序抗辩专利效力，因为其费用较为低廉，但是其为避引起专利权人的注意并提起专利侵权诉讼，会选择以匿名方式行之。Mark D.Janis，Inter Partes Patent Reexamination，10Fordham Intell.Prop.Media ＆ Ent.L.J.481，489（2000）.，畏惧进行双方复审程序，因为，如果专利权人为能力较强、资产雄厚的大企业，当其得知双方复审的请求人是能力较小的小企业，则可能报复性地提起专利侵权诉讼③Kristen Jakobsen Osenga，Rethinking Reexamination Reform：Is It Time for Corrective Surgery，or Is It Time to Amputate，14Fordham Intell.Prop.Media ＆Ent.L.J.217（2003）.。而且就实际中的使用率方面而言，双方复审程序远低于单方复审程序④Sherry M.Knowles，Tomas E.Vanderbloeman ＆Charles E.Peeler，Inter Partes Patent Reexamination in the United States，86J.Pat.＆ Trademark Off.Soc＇y 614（2004）.。

尽管如此，成本的考虑仍然是诉讼与复审程序最明显的区别，单方复审的申请费为两千两百五十美元，双方复审程序为八千八百美元，虽然仅为申请费，即便是加上其它如律师代表的费用，这与专利诉讼动辄数十万元花费比较起来⑤Mark A.Lemley，Rational Ignorance at the Patent Office，95Nw.U.L.Rev.1495，1502（2001）.，其成本远逊色于诉讼，因而，这实际上也是当初建立专利行政复审制度的缘由之一。可以说从成本方面考虑，复审程序仍然是专利效力纠纷解决的首选方式。

三 美国的最新发展：以2011年《美国专利法案》修改为视点

随着经济的发展，美国专利诉讼的数量日益膨胀，专利诉讼所带来的资源消耗使得人们意识到“问题专利”泛滥所带来的严重后果，这在过去的几年内引起人们越来越多的争论，由此而生的问题是，人们开始怀疑专利行政机关是否完成了专利制度意在推动科技进步的要求。

《美国专利法案》于2011年6月23日高票获得通过，紧接着，奥巴马总统于9月16日签署了该法案，并很激动的将其称之为“美国半个多世纪以来最主要的专利制度改革”。⑥Wendy H.Schacht ＆John R.Thomas，Cong.Research Serv.，R42014，The Leahy－Smith America Invents Act：Innovation Issues 1（2011），available at：http：／／www.ieeeusa.org／policy／eyeonwashington／2011／documents／LeahySmithInnovationsIssues.pdf：2012年4月17日；Also see Andrei Iancu，Ben Haber.Post－Issuance Proceedings in the America Invents Act.93J.Pat.＆ Trademark Off.Soc＇y 476（2011）.此次美国专利改革法案的通过，将给美国专利领域带来巨大的变化，而其中非常重要的一部分即是对专利授权以后的第三方对于专利有效性提出挑战方面的规定，该法案对此进行了大幅度的修改。

首先，从受理的机构上看，专利审判和上诉委员会将取代专利上诉及干扰委员会成为专利行政确权的执行机关，而且，该法案还将专利审判和上诉委员会的职权扩展到了实施“追溯程序”和“授权后的重审程序”的决定权。

其次，对于行政复审程序方面的修改，其中最为重要的是以往的双方复审程序被取消，取而代之的是授权后重审程序、双方重审程序以及补充审查程序，而对于之前的单方复审程序而言，则继续保持不变。对于授权后重审程序、双方重审程序而言，这两者的启动时间和理由有所不同，启动“授权后重审程序”的时间为专利授权之日起1年以内，任何人可以以任何无效专利权的理由启动；而对于“双方重审程序”而言，则规定其启动申请必须在专利授权1年以后或者“授权后重审程序”终止之后才可以可提出，并且还规定只能以专利或出版物做为证据，以新颖性、非显而易见性为启动理由。

最后，对复审程序中批准授予多方再审查请求的标准方面的改革，此次改革将标准从以前的“可专利性的实质性新问题”修改为现在的“胜诉之合理可能性”，以此来保持与IPR的标准一致。而且规定了启动授权后重审程序的标准将是“优势证据”，这一标准可以解释为“可能性很大”，从而提出复审的申请人承担的举证责任标准就必须达到充足、可信的程度才有可能开启授权后重审程序。

四 对美国专利无效判定“双轨制”的评价及启示

1.强化专利行政复审机制之美国“双轨制”

自1790年美国第一部《专利法》实施时，法院就享有对专利有效性进行司法审查的权力，但经过一百多年的司法实践，美国法院已经完全负荷不了与日俱增的专利无效诉讼，直到1981年出现了单方复审机制和1999年的双方复审机制来分担法院的工作，国会分别在2001年、2004年、2005年、2007年多次推动修正《专利法》，借以强化再审查制度功能，但是一直没有获得通过，2009年3月美国专利改革程序再次启动⑦The Patent Reform Act of 2009，（H.R.1260，111th Cong.），但法案未能在众议院通过，2011年新一轮的《专利法》改革提案又推到了国会面前，并最终成功获得通过。对于这场来势凶猛的改革浪潮，大部分的学者和专家都给予其相当高的评价，但从某种意义上说，相对于我国却是一种历史的倒退，因为它把行政复审提到了一个高度，甚至有意识的将专利有效性判定权转给行政机关，之所以美国有此举动主要是基于下列原因［1］：

（1）专利审查的品质不佳

理论上来说，经过专利商标局审查核准的专利，其品质应该不太差，而且专利商标局一直以来都自评认为其专利审查的错误率只有4.2%，专利审查之品质并不是什么严重的问题①USPTO，FY 2002Performance and Accountability Report 18 （2003），available at：http：／／www.uspto.gov／web／offices／com／annual／2002／1－58.，但是实际上，专利权在法院被无效宣告的概率是出了名的高，在1947－1954年间，超过50%的专利权被起诉至联邦地方法院，而其中超过60%的专利权被上诉并宣告无效，②Former Justice Fortas went so far as to pronounce the patent system“in distress.”Abe Fortas，The Patent System in Distress，53J.Pat.Off.Soc＇y 810 ，810（1971）.对此，还有学者专门进行过统计，指出在300件专利诉讼的终局判决书中，有46%的专利遭法院认定无效③John R.Allison ＆ Mark Lemley，Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents，26AIPLA Q.J.179，194，205（1998）.，这使得人们很好奇：专利商标局所做的贡献在哪里？专利商标局存在的价值是什么？更为严重的是，公众对专利商标局的“坏印象”直接影响了人们对专利授权的信任度，从而又反过来增加了专利权被诉至法院的可能性。④Mark D.Janis，Rethinking Reexamination：Toward a Viable Administrative Revocation System for U.S.Patent Law，11Harv.J.L.＆Tech.10，11（1997）.在这种恶性循环中，许多学者开始反思专利制度是否能够真正的促进科技进步。另外，这也显示出专利商标局与法院对于专利有效性问题的理解存在重大分歧。

（2）昂贵的专利无效诉讼与“坏”专利的社会成本

专利诉讼是成本极为高昂的活动，其诉讼费用并不是市场上每一个竞争者都能够负担的，而这种花费在诉讼中的成本必定会通过其他的方式摊销，最终的结果无疑是通过消费者支付较高的价格购买商品得到补偿，这就使得消费者乃至整个社会承受无效专利带来的成本⑤Blonder－Tongue Laboratories，Inc.v.University of Illinois Foundation，402U.S.313，346（1971）.，而品质不佳的“坏”专利仍然可游离于市场上⑥Jay P.Kesan and Andres A.Gallo，Why"Bad"Patents Survive in the Market and How Should We Change？－ The Private and Social Costs of Patents，55Emory L.J.77（2006）.。

专利侵权诉讼和专利无效诉讼因其诉讼成本的高昂和程序的复杂而成为了专利制度须面临的严重问题之一。而与之相对的行政复审程序成本就要低廉得很多，这无疑成为了多数无力承担专利诉讼成本的救命稻草，因此通过扩大专利再审查并加强专利行政复审的力度，从而鼓励这部分“穷人”对垃圾专利提出再审查申请，最终达到降低垃圾专利的数量和其所产生的社会成本。

（3）“坏”专利以独特的方式继续存在

美国专利无效判决效力具有对世性，所以在随后的专利无效案件中一旦美国法院认定专利无效，那么就该无效判决产生的效果会被所有人享有，对案件中打击专利有效性的人来说无疑被别人无偿分享战果，这对他来说是极其不公平的，其它的竞争者无疑搭了他的便车。另外，专利诉讼的成本非常高昂，斗争到最后取得判决书所需要的成本让人望而却步，而且最终的结果也会被他人“窃夺”，基于这两点的考虑，在诉讼过程中双方权利义务明朗时，被控侵权人更倾向于用手中握有的攻击专利有效性的证据与专利权人和解以达到自己最大利益实现的目的，而不是提出专利无效抗辩。从而所有竞争者在诉讼上的成本都一样。⑦Joseph Scott Miller，Building a Better Bounty：Litigation－Stage Rewards for Defeating Patents，19Berkeley Tech.L.J.687（2004）.

2.对我国的启示

“传统的法治主义模型是这样一种形式：对于特定时间的法律，立法的判断具有拘束力的同时，司法的全面审查也必须服从，行政作为管理的一种手段来执行法律。”［2］41按照此观点，行政的功能仅仅在于执行而不能干预，司法处于优位，任何行政行为（包括合理性或合法性问题）都必须经过司法的检视。当然，在现代化法治社会，行政机关的裁量受到法律的束缚是很正常的事情，但如果说对一切行政裁量行为都进行干预，笔者认为这将会破坏整个权力体系。“对是否应该授予专利的问题，专门机关的判断要较特许厅更准确而擅长，这点是毋庸置疑的”［2］。因此，功能性知识产权理论为行政与司法作用的分担注入新的诠释，行政裁决的功能有其独立的价值，“司法最终解决原则”要控制在一定限度内，既不能被架空，也不能完全依赖。

由此可见，尽管专利无效复审运作的过程中，常常导致了诉讼拖沓，损害了一部分专利权人利益，但这是制度本身带给人类便利的同时所存在的遗憾之处，相比较司法而言，专利行政复审有几项优势功能诉讼制度是不能比拟的：

第一，专利无效复审成本较低。由于无效复审程序属于行政内部纠错程序，审查专利授权行为合法性及合理性，相较于司法审查而言，无论是时间成本还是经济成本都占优势，而且，从效率上看，外部救济显然要比内部救济逊色。

第二，减轻法院的负担。行政复审最为重要的功能之一是通过这样一种先行程序过滤一部分案件，使法院在事实认定上不用增加额外成本，可以把精力集中在合法性审理上，尽可能扬长避短，免除法官所不擅长的专业判断。

第三，审查行政处分是否适当，在专利无效复审过程中，除可以审查行政授权的合法性外，还可以审查其是否有合目的性，而合目的性不限于手段、方法的选择裁量，还包括是否符合政策方针、经济效益、资源分配的优先顺序等，这是诉讼制度所不能涵括的。

3.未来选择：强化行政复审之中国语境

结合中国现存的司法体制，笔者认为我国专利无效之行政判定不仅不能弱化，反而要强化，应维护现有的法律制度，对专利复审委的复审决定采有限的司法审查，而非全面的司法审查，这就意味着我们一方面要提高专利复审委员会行政审查质量，另一方面将法院对行政复审决定进行司法审查的程度控制为“有限”，具体原因在于：

首先，有限司法审查原则可以促使双方和解，并减轻专利复审委和法院的负担。在专利无效诉讼中，否定专利权效力的举证责任会极为困难，在此情况下，请求人和专利权人会倾向于尊重专利复审委员会的决定，选择以早日和解的方式解决双方的纠纷，而非再次期望法院能够变更复审委员会的决定宣告无效，从而，专利复审委员会也就无需频繁的出庭作为被告应诉，间接的减轻法院负担。

其次，在有限的司法审查模式中，法院只需对无效复审决定的合法性进行审查，也就不需要陷入细节性的技术事实审查认定之中，可以防止法院因为处理专业性问题能力的欠缺，而过分依赖专业技术鉴定结果。在事实问题方面，法院应该尊重专利复审委员会的决定，这不仅是司法与行政的分工的必然要求，而且也是节约司法和行政成本的有效途径。

最后，由于法院的有限性审查只及于合法性问题，如只讨论法律的解释及其适用或者明显的错误问题，逻辑上看专利复审委员会应该会积极主动地参与到诉讼中，因为法院的决定将可能改变专利复审委员会对某一案件的处理方式，还可能进一步影响到知识产权局处理专利申请的方式。［3］此时，无效宣告程序的对方当事人是否参加到诉讼中并不是一件重要的事情。

总之，在专利无效判定机制中确立有限的司法审查原则立基于行政权效率理论、现代诉讼效益理论以及分权制约理论，其目的在于确保行政权的效率，降低诉讼成本、平衡公权力冲突。［4］实际上，全面的司法审查的假设前提是专利复审委员会不值得信任，要求加大对法院系统的投入从而加强对其监督，期望能够纠正专利复审委员会的每一个错误；而有限的司法审查则首先立基于对专利复审委的信任，强调司法的确定性和司法资源的节约，要求法院把更多的精力放在真正重要的专利无效案件和专利授权纠纷案件上，因此，我们的改革方向是在建立强化专利复审制度的同时明确规定有限而有效的司法审查制度［5］，以此完善我国的专利法制度。

［1］ 张哲伦.专利无效诉讼与举发双轨制之调协——美国及日本运作之启示［J］.律师杂志，2007，（4）：57－77.

［2］ 田村善之.智慧财产法政策学初探［J］.李扬，许清译.太平洋学报，2008，（8）：41－45.

［3］ 程永顺.修改完善专利法，实现立法宗旨——从保护专利权的角度谈对《专利法修正案（草案）》的几点修改意见［J］.中国专利与商标，2009，（1）：3－5.

［4］ 章剑生.论司法审查有限原则［J］.行政法学研究，1998，（2）：7－10.

［5］ 何怀文.专利无效诉讼程序：司法权限与司法确定性［J］.中国专利与商标，2009，（3）：8－12.