商标性使用的判定

李春芳 李 淇

商标性使用的判定

李春芳 李 淇

商标性使用是商标侵权认定的基础。判断一行为是否属于商标性使用，应结合案件的具体情况，综合考虑被使用商标的独创性程度、被使用商标的知名度、被诉侵权人使用商标标识的方式和其主观意图，在此基础上判定被诉侵权人的行为是否属于商标性使用行为。

商标使用 商标性使用 商标侵权 判定

我国《商标法》第三次修改新增了“商标使用”的条款，从这一举措可以看出“商标使用”这一概念日益受到理论界和实务界的重视。但是新《商标法》并没有明确何为“商标性使用”，“商标使用”与“商标性使用”的关系是什么，“商标性使用”在侵权判定中处于什么地位。本文将对上述问题进行分析阐述。

一、商标使用与商标性使用

关于商标的使用，有三个专业名词值得我们关注，分别是“商标使用”、“商标性使用”和“商业使用”，其中“商标使用”与“商标性使用”混用的情况比较普遍，但二者是有区别的。

（一）各国法律关于“商标使用”的规定

关于商标使用，各国在其立法中都有明确规定，一般而言，主要有两种立法形式：一种是直接罗列商标使用情形以界定何种行为属于商标使用；另一种是罗列情形与概括性界定相结合解释何为商标使用。

以第一种方式进行界定的有美国《兰哈姆法》和日本《商标法》。美国《兰哈姆法》在第1127条首先将商标在“商业中使用”定义为“一个商标在通常的贸易过程中的真诚的而非仅为保留该商标权利为目的之使用”。a文学：《商标使用与商标保护研究》，法律出版社2008年9月第1版，第17页。针对商品商标和服务商标，《兰哈姆法》分别规定了其使用方式：1.对于商品商标而言，（1）商标可以以各种方式使用于商品、商品容器、与此有关的展示以及作为附属的标签上，如果商品的本质使得以上的使用难以实现，那么与商品或商品销售有关的文件中的使用也可以；（2）商品进行了商业销售或运输。2.对于服务商标而言，商标应被用于或展示于销售中或为服务所进行的广告中，而且这些服务应是商业性的。bLanham Act§45（15 U.S.C.§1127）.日本《商标法》第2条第3项对商标使用进行了界定，其将商标使用分为三种类型：（1）将标章附加于商品或商品包装之行为；（2）将附加标章之商品或商品之包装，售让或交付或为售让或交付而展示或输入行为；（3）有关商品之广告、价目表或交易文书上附加标章而展示或散布之行为。c曾陈明汝：《商标法原理》，中国人民大学出版社2003年版，第139～140页。

以第二种方式进行界定的有我国大陆新修订的《商标法》、台湾地区“商标法”和加拿大《商标法》。我国大陆新《商标法》第48条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。台湾地区“商标法”第5条规定：“商标之使用，是指为营销之目的，而有下列情形之一，并足以使相关公众认识其为商标：（1）将商标用于商品或其包装容器；（2）持有、陈列、贩卖、输出或输入前款之商品；（3）将商标用于与提供服务有关之物品；（4）将商标用于与商品或服务有关之商业文书或广告。前款各项情形，以数字影音、电子媒体、网络或其他媒介物方式为之者，亦同。d冯晓青、杨利华主编：《中国商标法研究与立法实践——附百年商标法律规范》，中国政法大学出版社2013年第1版，第431页。加拿大《商标法》第4条规定：“如果在通常商业活动中转让商品财产权或占有时，商标标记在商品本身之上或者商品流通的包装之上，或者商标以其他任何方式和商品相联系，使受让人在转让时注意到商标和商品之间的联系，则商标视为使用于商品之上。”e何怀文：《“商标性使用”的法律效力》，载《浙江大学学报（人文社会科学版）》2013年第11期。

（二）商标使用的含义

美国关于商标使用的规定，强调的是要把商标实际用于商业中，中国大陆、台湾地区和加拿大的规定则指出了商标使用的核心目的，即能使相关消费者区分不同商品或服务的提供者。本文认为，可以从中国大陆、台湾地区和加拿大的立法中归纳出商标使用的构成要件，即第一是要将标识使用于商业活动中，第二是该标识是作为商标来使用的，即该标识能表明商品或者服务的来源，并且通过使用可以让相关公众区分商品或者服务的来源。

（三）商标性使用的含义

关于商标性使用，法律没有明确界定其含义，相关论文也没有很确切地区分“商标使用”与“商标性使用”的不同。本文认为，商标性使用就是在自己产品、包装、广告宣传中使用他人商标，但是使用者使用他人商标并不是想以该商标来标明自己产品或服务的来源，相反，使用者会在自己产品上标明自己注册的商标。

根据商标性使用行为具有法律效果上的不确定性，可以将商标性使用行为分为两种。一种是正当的商标性使用行为，即使用者只是以一种正当、合理的目的使用他人注册商标来描述自己产品的特性，该使用行为不会被认定为商标侵权行为。另一种是处于灰色地带的商标性使用行为，即使用者使用他人商标进行广告宣传等行为，其目的是为了搭便车，借他人商标商誉宣传自己产品，提升自己产品知名度。如果该行为导致消费者混淆，损害了商标权人权益，则会被法院认定为商标侵权行为。

（四）商标使用与商标性使用的区别

商标使用行为与商标性使用行为的区别主要体现在以下两点：

1.使用他人商标的方式不一样

在商标使用行为中，被诉侵权人是将权利人的商标当做商标来使用；而在商标性使用行为中，被诉侵权人并没有把权利人的商标当做商标使用，而是将其用于包装或者广告宣传，并且被诉侵权人在其产品（或服务）中标注了自己的商标。

2.认定是否构成侵权的方式不一样

针对商标使用行为，由于使用者直接使用他人商标以表明自己产品的来源，只要该使用行为导致了相关消费者的混淆，则会被直接认定为构成商标侵权行为。对于商标性使用行为，在判定其是否构成侵权时则比较复杂。首先需要判断该使用行为属于一种正当性的使用行为；若不属于，再判断该使用行为是否导致了相关公众的混淆；若导致混淆，才能认定该行为构成商标侵权行为。

二、商标性使用在侵权判定中的地位

从以上关于“商标使用”与“商标性使用”的关系可以看出，如果行为人的使用行为是“商标使用”行为，若造成相关公众混淆，被诉侵权人当然应当承担侵权责任。但现实中，被诉侵权人使用商标权人商标的行为通常属于商标性使用行为，被诉侵权人常常会以其行为并非商标使用行为为由进行抗辩。此时，法官在判断被诉侵权人的行为是否构成商标侵权时，一般都会先判断行为人的使用行为是否构成商标性使用，继而再判断其使用行为是否会导致相关公众的混淆。因此，可以说，商标性使用行为是认定商标侵权行为的基础。下面将举例两个案例，从正反两方面对此进行论述。

在康恩贝公司诉富莱欣公司等一案f参见南宁富莱欣生物科技有限公司等与浙江康恩贝制药股份有限公司侵犯注册商标专用权纠纷上诉案，（2010）一中民终字第14232号。中，就被告在其产品上使用“乾列康”三字的行为，法院认为虽然被告在其产品上标注了自己的商标——中文商标“惠普生”和英文商标“HPSON”，但是其有意淡化自有商标，而突出使用“乾列康”三字。根据相关部门登记文件，涉案产品的标准名称为“前必案胶囊”，因此被告答辩称“乾列康（前必安）”是产品的商品名称，被告的使用行为属于正当使用不成立。法院据此认定被告使用“乾列康”三字的行为构成商标性使用行为。在判定被告的行为属于商标性使用行为后，法院再进而认定被告的行为会导致相关公众混淆，因此判定被告侵犯了原告的商标专用权。

在星河湾公司等诉宏兴公司一案g参见雷艳珍、王宇飞：《涉及楼盘名称的侵犯商标权分析》，载《人民司法》2012年第14期。案件编号：一审：（2011）一中民五初字第8号，二审：（2012）津高民三终字第0002号。中，就被告将“星河湾”三字作为楼盘名称使用这一行为，法院认为被告是根据政府地名办公室下发的标准地名证书，而将其开发的“清水家园”二期项目命名为“星河湾花苑”，其使用“星河湾”三字是为了标明地名，并不是将其作为指示商品来源的商标使用，因此不属于商标性使用行为，不会造成相关公众的混淆。法院据此判定被告的使用行为不侵犯原告的商标专用权。

从上述两则案例可以看出，法院对于这类案件都是先判断被告的行为是否构成商标性使用行为；若构成，再判断被告使用该标识的行为是否会导致相关公众产生混淆；若导致混淆，则可判定被告的使用行为侵犯了原告的商标专用权。因此，商标性使用行为是认定商标侵权行为的基础。

三、认定构成商标性使用行为应考虑的因素

对他人商标的使用应该有一条界线，越过了该界线可能会被认定为侵犯他人商标权，反之则属于一种正当性的使用。那么判断一个使用行为到底属不属于灰色地带的商标性使用，本文认为应该考虑以下几个因素：

（一）被使用的商标的独创性程度

黄晖博士认为，被告对一个标记的使用是否有正当理由在很大程度上取决于原告商标的独创程度，原告商标独创性越强，被告使用的理由就不成立。h黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护——从识别到表彰》，法律出版社2001年第1版，第167页。本文认同黄晖博士的观点，即若原告商标的独创程度越高，被告构成商标性使用的可能性越大，反之，若独创程度越低，被告不构成商标性使用的可能性越大。在周志坚诉厦门山国饮艺茶叶有限公司一案i参见周志坚与厦门山国饮艺茶叶有限公司侵害商标专用权纠纷上诉案，（2012）闽民终字第498号。中，法官认为，“岩韵”一词可以用以表明武夷岩茶的特有品质和自然属性，将其作为茶叶商标不具有显著性，该商标依法本不应获准注册，即使其获准注册，保护范围也有别于一般的商标，即商标权人不能禁止他人的正当使用行为。本案中被告只是在产品包装上用小字标注“岩韵清香型”以表明茶叶的香型，其并没有将其作为商标使用，不会造成相关公众的混淆。从这一案例可以看出，被使用商标的独创性程度是判断是否属于商标性使用的因素之一。

（二）被使用的商标的知名度

被使用商标的知名度可以间接判断被诉侵权人使用他人商标是否具有“傍名牌”意图，即若被使用商标的知名度很高，被诉侵权人构成商标性使用的可能性越大。在卡地亚国际有限公司诉佛山市山水区铭坤陶瓷有限公司、佛山市金丝玉玛装饰材料有限公司、章云树一案j参见卡地亚国际有限公司诉佛山市山水区铭坤陶瓷有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案，案号：一审：上海市第一中级人民法院（2010）沪一中民五（知）初字第123号；二审：上海市高级人民法院（2011）沪高民三（知）终字第93号。中，法官认为原告的“Cartier”、“卡地亚”商标在中国境内属于相关公众广为知晓的商标，在被控侵权行为发生时属于驰名商标。被告在宣传手册、网站上介绍了“卡地亚”品牌，称“卡地亚，世界珠宝界中最优秀的代表，被誉为‘皇帝的珠宝商、珠宝商的皇帝’”，接着又宣传自己的金丝玉玛卡地亚系列产品，称“以顶级珠宝的品位、高贵、坚贞、永恒作为设计灵魂，全力打造K金砖的KING”。被告将原告“卡地亚”品牌与其“卡地亚”系列产品相提并论的宣传方式，属于借助他人商誉宣传自己产品以提升产品知名度的行为，构成了商标性使用行为，损害了驰名商标权利人的利益。从这一案例可以看出，被使用商标的知名度与判断被诉侵权人的行为是否属于商标性使用行为具有一定的关联度，在认定被诉侵权人的使用行为是否属于商标性使用行为时，应考虑被使用商标的知名度。

（三）被告使用商标的方式

判断一行为是否构成商标性使用行为的关键是看这一行为是否发挥了商标的基本功能——识别商品或服务的来源，在判断过程中，应该着重分析被诉侵权人使用商标标识的方式。

美国学者Thomas R. Lee的团队将描述性词汇“wonderful”以不同的方式使用在巧克力椰子饼干的包装上，受访者在判断“wonderful”字样的不同使用方式是否构成商标有不同的看法。k刘媛：《论商标显著性的动态特征——以认知心理学为视角》，载《知识产权》2014年第2期。使用方式见下图：

“wonderful”的不同使用方式图l

对于左上角使用方式，有80%的受访者认为该词标示了商品来源，右上角有70%，左下角仅有33.3%，右下角仅有26.7%。mm 同注释 k 。虽然使用了同样的词汇，但是不同的使用方式出现了截然不同的结果，这表明，标识的不同使用方式会影响其是否发挥了识别功能。

同理，在浙江蓝野酒业有限公司（以下文简称蓝野公司）诉上海百事可乐饮料有限公司（以下简称百事可乐公司）等侵犯商标权一案n参见浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司等商标侵权纠纷上诉案，（2007）浙民三终字第74号。中，也可以看出使用方式与是否构成商标性使用行为之间的联系。在该案中，法官认为，百事可乐公司不仅将“蓝色风暴”字样显著标注在宣传海报、货架等广告载体上，还在其生产的可乐产品的容器包装上直接标注“蓝色风暴”字样，百事可乐公司的上述行为，使得消费者一看到“蓝色风暴”标识自然联想到了百事可乐公司的产品，其区别商品来源的功能已经得到充分彰显，属于商标性使用行为。

因此，若被诉侵权人将他人商标广泛地使用于广告宣传、明显地标注在产品上，即使该产品上标注有其自己的商标，但其使用行为已经使得他人商标标识发挥了识别作用，消费者产生了混淆，这时就可以判断被诉侵权人的行为属于商标性使用行为。

（四）使用者的主观意图

制止商标性使用行为的目的之一是防止他人“傍名牌”，损害权利人的权益，因此在判断一行为是否构成商标性使用行为时，应考虑使用者的主观意图，即其是否具有“搭便车”、“傍名牌”的故意。在上述卡地亚一案中，马剑锋法官认为，从被控侵权标识的使用方式以及相关宣传用语来看，被告明显具有“傍名牌”的故意。对于这种非法利用他人商标知名度获取不正当利益的行为，应当予以严厉打击，以维护权利人的合法权益，维持正常的市场经济秩序。o奚晓明主编、孔祥俊副主编：《中国知识产权指导案例评注（第四辑）》，中国法制出版社2013年第1版，第224～225页。对于这一因素，应结合被使用商标的知名度综合考虑。

对于上述四个因素，不能孤立地考虑一个或其中几个因素，而是应该综合全面地考虑：若一个商标独创性高、知名度高、被告重点突出地使用了该商标且具有“傍名牌”的主观故意，那么其使用行为肯定构成商标性使用；若一个商标属于描述性商标，被告对其使用只是为了描述自己产品，使消费者获取更多的信息，并没有突出显著地使用该商标，那么这种使用行为属于合理使用。通常情况下，被告的使用行为可能介于这两种使用行为之间，这时就需要法官根据案件的具体情况，综合分析上述因素，判断其使用行为是否构成商标性使用。

四、未来完善《商标法》的建议

我国《商标法》第三次修改规定了何为商标使用行为，但是并没有进一步提出商标性使用行为的含义，其与商标使用行为的区别。对此，本文认为，在未来的立法活动中，应完善商标性使用行为的规定。

（一）明确区分商标性使用行为和商标使用行为

《商标法》第48条规定了何为商标使用，第59条第1、2款规定了何为正当的商标性使用行为，但是对于处于这两者之间灰色地带的商标性使用行为，《商标法》并没有进行规定。在现实生活中，越来越多的侵权者并不会直接简单地在自己商品上标注一个与知名商标类似的商标以混淆消费者，而是把他人商标作为自己产品的系列名称，或者用他人商标来描述自己产品（以表明产品品质或款式），使得消费者误以为侵权者的产品与商标权人具有某种联系。因此，笔者认为在以后《商标法》的修改活动中，应在第7章（注册商标专用权的保护）中以单独条款规定何为商标性使用行为，以区别商标使用行为。条款可表述如下：本法所称商标性使用行为，是指产品上已经标注了自己的商标，但是将他人注册商标标识用于商品包装或者容器上，或者用于表示产品名称，或者用于广告宣传中的行为。在具体认定时，应考虑以下因素：（1）被使用商标的独创性程度；（2）被使用商标的知名度；（3）使用方式；（4）使用者的主观意图。

（二）若商标性使用行为造成相关消费者混淆，损害商标权人利益，则单独构成一种商标侵权行为

《商标法》第57条第1、2项规定并不能完全规制商标性使用行为。例如，对于那些利用知名商标进行广告宣传的行为（如卡地亚公司诉铭坤公司案）其并没有把该知名商标当做商标使用，且该使用行为可能并不会导致相关公众的混淆，对于这些行为，法院只能以第57条的兜底性条款进行规制，但这可能会导致不同法院对相似的案件会有完全不同的判决。笔者认为，针对商标性使用行为，可以在《商标法》第57条中增加一项，即未经商标注册人的许可，实施商标性使用行为，导致混淆，损害商标权人利益的，属于侵犯注册商标专用权行为。

结 语

商标性使用是商标法中一个很重要的概念，特别是在商标侵权判定中，本次商标法修改虽然规定了商标使用行为，但是并没有进一步规定商标性使用行为。从本文搜集的案例可以看出，法官判断某一商标标识的使用行为是否构成商标性使用行为，并没有一个确切的标准。此外，商标性使用行为属于何种商标侵权行为，不同法院也有不同认识，有的法院认为可以适用第57条第1、2款进行规制，也有法院认为应适用最后一款兜底性条款进行规制。因此，应在以后《商标法》修改中，明确何为商标性使用行为，单独将导致混淆、损害商标权人的商标性使用行为规定为一种商标侵权行为。

When judging whether an act is a trademark infringement, the first thing to be considered is that whether the defendant use the sign as a trademark. In a case, the ingenuity of the trademark, the reputation of the trademark and the way and intention of the defendant to use the trademark are the basic factors should be considered comprehensively to judge whether the defendant is using the sign as a trademark.

rademark use; use as a trademark; trademark infringement; determination

李春芳，华南理工大学法学院知识产权学院副教授、硕士生导师李淇，华南理工大学法学院知识产权学院2013级硕士研究生