从Bowman案看美国专利权用尽原则的历史演变

陈卫明

从Bowman案看美国专利权用尽原则的历史演变

陈卫明

通过对Bowman案的分析，梳理美国对专利权用尽原则的历史诠释，认为尤其是针对农业生物技术，美国对该原则基本持否定态度，这充分凸显了美国寻求以农业生物技术为先导，继续在全球保持其科技领先地位的意图。

专利权用尽原则 原大豆 商品大豆 单个产品 半成品

一、Bowman案和专利权用尽原则

2013年5月13日，美国最高法院对Bowman v. Monsanto Co.案（以下简称Bowman案）的审理终于落下法槌：九位大法官经过投票一致通过孟山都公司（Monsanto Co.）胜诉。该判决被美国高院誉为知识产权领域的重大胜利，是自1946年以来，对农业生物技术、计算机软件、生物制药等易于产生复制品的技术领域的最强力的专利支持ahttp://www.dailyfinance.com/on/monsanto-gmo-roundup-ready-seeds-patents-food-prices/（2014年2月最后访问）。。

Bowman案的审理过程中，美国各级法院（地方法院、联邦巡回法院、最高法院）就“专利权用尽原则”（以下简称用尽原则）及其适用性，引证了历史判例来进行诠释，并提出了与国际公认准则不一致的理念。专利权用尽原则也称为“首次销售原则”，我国《专利法》第69条第1款即是关于该原则的规定：“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；（不视为侵犯专利权）”。用尽原则是知识产权法领域公认的准则，例如《论知识产权穷竭原则的正当性基础》b马强、王燕：《论知识产权穷竭原则的正当性基础》，载《知识产权》2011年1期，第93页。一文中称：“权利穷竭原则是效益原则和公平原则在知识产权法领域具体应用的体现，为防止过度垄断所导致的资源浪费和不合理配置而存在。”

但在用尽原则的具体运用上，各国却有“完全用尽”和“非完全用尽”两种不同方式c万琦：《欧美专利权用尽原则售后限制的比较研究》，载《知识产权》2010年4期，第91页。。例如我国和欧盟国家采取的是“完全用尽”，例如《论植物品种的可专利性》d蔡军祥：《论植物品种的可专利性》，载复旦大学2003年硕士论文，http//www.docin/p-715719596.html，最后访问时间：2014年3月。一文中描述：“这是对专利权本身的一种自然的、内在的限制，是一种‘强行’规定，不得因为专利许可的规定而被排除，……”。

而“不完全用尽”方式，是指用尽原则在特定条件下不适用，例如《欧美专利权用尽原则售后限制的比较研究》e同注释 c 。一文中所述：“通常，专利权用尽原则的法律效果在于专利产品的首次销售之后，专利权人不得继续干涉该产品的使用或转让。然而，在某些情况下，专利权人在销售的产品上标示‘限一次使用’等限制性条件,……”。美国多年来采用的是“不完全用尽”，这已经为用尽原则做了限定。但此次Bowman案的判决，美国法院又进一步推出了“特定条件”之说，即用尽原则只适用于“特定条件”，而不适用于一般或通常情况，从而对用尽原则的运用范围做了更为严苛的限定。

二、Bowman案对用尽原则的诠释

农民Bowman所种植的原大豆f本文中“原大豆”指引起专利纠纷的侵权大豆。有两个来源：自己保存的种子和从谷仓购买的商品大豆g本文中“商品大豆”指只能用于消费而不能用作种子的大豆。，此次各级法院（地方法院、联邦巡回法院、最高法院）认定Bowman种植这两种大豆均为侵权行为。在陈述判决理由时，法院竭力重新诠释用尽原则。

（一）Bowman留种用于种植是侵权行为

针对Bowman的留种行为，此次法院提出了“特定条件”理念，从而对用尽原则做出了新诠释：“专利权用尽原则适用于：允许专利产品购买者使用和再销售特定产品，但通常不授权制造、使用、销售包含发明的产品。”hSuper Court of the United States 11-796, 第15页。上述文字清晰表达了：用尽原则只适用于“特定条件”，而不适用于一般或通常情况。此次法院还从以前案例撷取有关论述来论证上述观点，例如：“专利产品的首次销售（原则）终止于该售出产品”iQuanta案，553 U.S. 617,625, 2008年。；用尽原则“只要该特定产品包含或可能包含发明”jUnivis案，316 U.S. 241,251, 1942年。；“在购买了该产品后”，用尽原则剥夺了专利权人对购买者的控制kGeneral Electric案，272 U.S. 476,489, 1926年。；“因此售出产品移出专利垄断权之外”lMotion Picture Patents案，243 U.S. 502,516, 1917年。；用尽原则“移交了使用该机器的权利”mm Adams案，84 U.S. (17 Wall.)453,455, 1873年。；（专利）用尽原则切断了“用于销售的该机器的任何权利”nBloomer v. Millinger 案，68 U.S.(1 Wall.)340,350, 1864年。。总之，此次法院从以前判例中摘文截句竭力为用尽原则做“特定条件”的历史诠释。

而Bowman的依据是Univis案和Quanta案这两个支持用尽原则的判例，并据此认为原大豆“包含或实质包含了”后代大豆，因此孟山都在原大豆上的权利用尽。Univis案（1942年）中，批发商和零售商只被许可销售光片，但他们未经授权擅自对光片进行打磨抛光，而该方法是受到专利保护的。最终美国法院裁定对光片打磨抛光的专利权随着光片的销售而用尽，该案所确定的规则是：“专利权人一旦出售了在专利保护范围之内的半成品，那么专利权人出售的就是包含在专利产品上的发明。”

Quanta案（2008年）中，LG公司许可Intel公司实施LG的一组关于计算机数据管理技术的专利。Quanta公司从Intel公司购买了CPU芯片后，将它们与非Intel公司制造的部件进行组装，而该组装方法正好落入LG公司方法专利的权利要求范围。美国高院经过审理判定专利权用尽原则适用于该案。Quanta案的结论是：“包含方法专利的产品首次销售行为将使得专利权人丧失对该产品后继垄断权。”

对于Bowman案，“该案中包含或实质包含后代大豆的原大豆等同于Univis案和Quanta案中的包含或实质包含发明的半成品”的观点，本文在研析此次法院的法理诠释后认为：首先，Univis案和Quanta案中的售出产品均为包含专利发明的半成品，而Bowman案中的原大豆却是独立的单个产品o本文中“单个产品”是相对于半成品而言的消费者可以直接使用的独立的完整产品。，这是两者最重要的不同点。Univis案和Quanta案中的半成品要成为单个成品，必须要实施用尽原则来剥离专利权人在该半成品上的发明垄断权，才能将半成品与“发明”（一般是将半成品制造为单个产品的方法发明）捆绑。而Bowman案中的原大豆本身就是独立的单个产品，并非半成品或特定产品，根本无须捆绑“方法发明”。其次，Bowman的留种并非购买而来，而是来自收获物。众所周知首次销售原则（用尽原则）适用于售出产品，Bowman擅自留的种子并非售出产品，所以显然不适用用尽原则。所以本次法院认为Bowman所举证的Univis案和Quanta案是用尽原则在“特定条件”下的运用，并不适用于该案。

（二）Bowman购买商品大豆用于种植是侵权行为

分析Bowman种植商品大豆的行为，最终的落脚点是用尽原则中的“专利垄断权的剥离”。本次法院通过一些否定用尽原则的历史判例，来诠释“专利垄断权的剥离”的适用情况。

该案所涉及的抗农达商品大豆，是Bowman从谷仓购买的，而这些大豆是曾与孟山都公司签约的农民卖给谷仓的，那些签约农民是孟山都公司的直接被许可人。签约农民作为被许可人从孟山都公司获得名为“技术协议”的独立许可，该技术协议授权签约农民只能在一季使用抗农达种子。签约农民可以为消费目的（例如作为动物饲料）自己使用种子的收获物，也可以将种子收获物卖给谷仓，但签约农民没有留种的权利（这点植物品种保护法不同）。

Bowman案中，因为孟山都公司通过技术协议，限制被许可人种植收获的抗农达大豆，因此孟山都公司在原大豆上的专利垄断权并未剥离。作为第三方Bowman，不能超出被许可人（谷仓或签约农民）的权利，将商品大豆用于种植。

1873年的Mitchell案p83 U.S.(16 Wall.) 544,548.中，专利所有人Taylor授权排他性许可给Bayley，允许Bayley在马萨诸塞州和新罕布什尔州制造、使用，以及再许可他人制造、使用毡帽机器专利。许可协议清楚地规定“被许可人在原专利到期后，不得以任何方式或形式处理、销售、或许可使用该机器”。Bayley又“销售机器”给Mitchell，并许可他在马萨诸塞州的黑弗里尔市经营和使用该机器，而没有任何其他限制条件。专利权到期后，Mitchell还继续使用机器，这就超出了专利所有人许可Bayley的权利范围。因此，Mitchell的过期使用是侵权行为，因为Bayley（被许可人）从未获得超过原专利期限使用的授权，他不可能转让未获得的权利给Mitchell（购买者）。该案的结论是：用尽原则发生在“销售不受任何限制、并且没有任何条件的情况”。

在1883年Porter Needle案q17 F.536,537-538(C.C.D. Mass.1883).中法院解释：“法院已经准许所有权和使用权的割断，……如果专利权人已经选择了割断，如果他的意图无庸置疑”。在1896年International Pavement案r75 F.590,593(C.C.E.D. Pa.1896).中，法院声称：“被告购买的不是机器本身，而是机器与许可的联系，许可用来控制和限制购买者的使用。这是一个交易”。19世纪晚期有关专利法的论述也说：“不仅专利权人可以施加条件去限制受让人或被许可人使用专利产品，而且拥有销售权利的任何人可以在销售时间内限制购买者使用的时间、地点、方法”。sRobinson，The Law of Patents for Useful Inventions §824 (1890年).1938年的General Talking Pictures案t305 U.S.124,127.中，被许可人为商业用途制造、销售了有专利权的扩大器，但他实际只被许可将产品用于私人用途。法院认为，该销售不适用用尽原则，因为专利权人已经排除了购买者为商业目的使用放大器的权利。

上述判例都否定了用尽原则，也未采用“专利垄断权的剥离”，其最终效果是将专利垄断权延伸至售出产品。

三、美国对用尽原则的历史诠释

本文通过梳理剖析美国历史上此类判例以及本案判决，认为在用尽原则的运用上，美国法院和国会越来越趋于严苛，尤其是近年来针对生物体及农业生物技术，否定用尽原则的判例越来越多。在这点上可以说美国对用尽原则的运用与国际公认的准则相距越来越远。

（一）用尽原则对非生物体专利权的运用

最初1852年时的Bloomer v. McQuewan案u55 U.S.(14 How.) 539,549.首次运用了用尽原则，“设备转移到购买者手中后，机器的使用权就超出了专利垄断权的范围，……也不再处于专利法的保护范围之内。”但该案同时提到了不允许再制造复制品的售后限制v本文中“售后限制”是指，专利权人在产品售出时，可以与被许可人或购买者签订许可协议，从而规定被许可人或购买者使用该产品的限制性条件，例如“限一次性使用”、“不得留种”等。。

之后，1864年的Bloomer v. Millinger案和1873年的Adams案继承了该准则。Adams案（1873年）案中的专利权人许可了Lockhart & Seelye在波士顿范围内销售专利产品，但第三方购买者（被告）却在波士顿范围以外进行销售。法院最终判被告胜诉。Adams案认定“没有任何限制情况下，……专利使用权用尽”，以及“一旦销售，该专利产品上的垄断权用尽，专利权人不得再依赖专利权来控制该产品的使用和处理”。

1942年Univis案和2008年Quanta案也是用尽原则的实施判例。所以最初美国是认可用尽原则的，这从两个Bloomer案和Adams案可以看出。但本文认为，早期的两个Bloomer案、Adams案与后来的Univis案、Quanta案的重要区别在于：早期案例中的售出产品指的是独立的“单个产品”，而后来案例中售出产品指的是“半成品”。所以说，用尽原则在早期案例中可以适用于“单个产品”；而后来的Univis案或Quanta案时，只有“半成品”才适用用尽原则。这说明美国法院对用尽原则适用范围早已缩小，从单个产品过渡到了半成品。

也是在1873年，Mitchell案开创了不认可用尽原则的先河。此后1882年American Cotton-Tie案ww 106 U.S.89,93.、1883年Porter Needle案、1896年International Pavement案、1902年E.Bement & Sons案x186 U.S.70,91.、1938年General Talking Pictures案、2002年McFarling案y302 F.3d 1291(Fed.Cir.2002).、2006年Scruggs案z459 F.3d 1328(Fed.Cir.2006).、2013年Bowman案等都是否定用尽原则的案例。

总结以上案例可以看出，尤其是进入20世纪后，美国法院越来越倾向于有条件实施用尽原则。例如1902年E.Bement & Sons案称：法院认为，“除少数例外”，可以实施售后限制 。而1938年General Talking Pictures案干脆称：70年前的判例（Adams案，1873年）已经“过时了”。

但1942年Univis案和2008年Quanta案又是支持用尽原则的案例，原因在于，Adams案中的售出产品是独立的单个产品，实施用尽原则并不影响到终端消费；而后来的Univis或Quanta案中的售出产品皆为半成品，如果不运用用尽原则来剥离专利权人在该半成品上的发明垄断权，则半成品因为捆绑不上“方法发明”而无法成为独立的单个产品，终端消费也无法实现。所以Univis案或Quanta案是不得已而实施用尽原则的案例。

（二）用尽原则对生物体专利权的运用

生物体的专利保护要点是其天生的自我复制能力，而用尽原则是此种保护的障碍。美国法院和国会意识到：尤其是涉及农业生物技术的领域，必须封杀用尽原则才能使专利垄断权延伸到种子的后代。

本次法院也从19世纪的判例中找到了不允许对售后产品进行“复制”的依据，虽然当时专利法的保护对象还未涉及生物体，例如：“专利产品的购买者可以通过更换磨损的和损坏的部件‘修理’该产品，但购买者无权再制造该产品去创造发明的新复制品。（1852年，Bloomer v. McQuewan案）”“专利产品购买者不能通过购买获得使用或销售包含专利发明的新产品的权利”，“为普通生活购买工具或机器的购买者……无权制造另一机器，无论他是自己使用或出于任何目的出售给他人。（1873年，Mitchell案）”“用旧专利棉包绑带的几个部件进行拼凑创造新的棉包绑带，以此对专利棉包绑带再改造是不被允许的。（1882年，American Cotton-Tie案）”

从1980年Chakrabarty案@74 47 U.S.303,308(1980).起美国法院和国会确立了用专利保护生物体发明的准则，而1985年Ex parte Hibberd案@8227 U.S.443 (1985).开始了对植物品种的专利保护。此后在美国，尤其是涉及谷物类的实用专利与日俱增，而最近10年更显示了高速发展趋势。据本文统计，2004年至2013年底，美国涉及谷物类的实用专利共2387件，其中孟山都公司拥有1399件，几乎切去了这块蛋糕的六成。

由于农业生物技术创新中的不确定性超过其他产业，所以其研发成本高、研发周期长。据统计，农业生物技术的研发成本两倍于制药产业，而制药产业的研发成本又数倍于其他产业。再例如，具备特定农艺性状的植物品种的商业化平均时间是13.1年，耗资1.36亿美元@9See CropLife International, Study: Cost of Bringing a Biotech Crop to Market, http://www.croplife.org/PhillipsMcDougall Study (last visited Jan. 15, 2013).。 但农业生物技术有易于复制的特性，例如Bowman案中的大豆种子几乎可以无限量繁殖。所以在该领域，如果实施用尽原则，将专利垄断权从售出产品剥离，专利权人则不能控制他人的复制行为，而限定用尽原则的使用则可以使专利垄断权延伸到种子的后代。正如本案主审法官Joho Roberts所言：“如果在该领域实施首次销售原则，任何人都可以培育和拥有大量所想要的种子，那么世界上还有什么人愿意花钱去尝试改良种子？”

为了激励孟山都公司这样的创新者，强化对农业生物技术的专利保护就成为美国知识产权战略的重头戏。所以近年来，美国法院尤其对孟山都这样的种业巨头呵护备至，使得孟山都公司在多次专利诉讼案中屡屡得手，例如McFarling案（2002年）、Scruggs案（2006年）和该案；另外还有2000年的Pioneer Hi-bred案#0200 F.3d 1374(Fed.Cir.2000). Supreme Court of the United States No.11-796，第10页、第28页。，胜诉方也是与孟山都公司有千丝万缕关联的先锋公司。从这些判例可以看出，一旦用尽原则涉及到农业生物技术，美国法院和国会都不遗余力予以限定乃至封杀。

所以此次法院特别强调：法院和国会坚决反对Bowman的种植行为，因为这是在未经授权情况下故意人为制造大豆的复制品和创造新的侵权产品。#1200 F.3d 1374(Fed.Cir.2000). Supreme Court of the United States No.11-796，第10页、第28页。

四、Bowman案对我国的启示

（一）用尽原则可以将半成品与“方法发明”捆绑

我国专利法不保护植物品种，所以在我国不会因为类似“抗农达大豆”的事件引发专利诉讼。因此本文讨论上述第一种侵权行为中的半成品时，落实到我国的具体情况，指的是非生物体。

我国是以成文为法律依据的国家，所以法律内涵是从法条字面来诠释的。Bowman案诠释了“特定条件”下才可以实施用尽原则，但我国《专利法》第69条第1款只规定了用尽原则限于售出专利产品，从字面看，我国专利法对实施用尽原则时是否存在限制条件并未明确规定。

美国Univis案和Quanta案中所定义的关于特定产品或半成品情况下可实施用尽原则的准则，所起的作用是将半成品与“方法发明”捆绑起来，以防止同一发明主题之下的产品和方法重复获取专利费。

本文认为，我国专利法没有明确规定实施用尽原则时究竟是否存在限制条件，将使专利权人就同一主题发明可能同时拥有产品专利和方法专利。例如原本捆绑产品和方法专利为一体的某国外技术，在申请中国专利时可以一分为二，从而使引入方付出双重专利费。

（二）应借鉴美国对植物品种的全方位保护

美国对植物品种的专利保护是全方位的：从有性繁殖到无性繁殖的植物品种，从植物品种的外表形态到其生理特性，从植物品种的培育、检测、选择方法到植物品种所包含的基因、细胞、载体、核酸序列等，都在可专利之列。而Bowman案更显示，美国实用专利不仅要保护植物品种所含有的专利特性，而且还要将这种保护延伸到其子孙后代。

从Bowman案可以看出，此次法院不惜从以前判例中摘文截句并创建新理由，以专利权的垄断性强力支持孟山都公司这样的种业巨头。但也正是由于对农业生物技术强有力的专利保护，使得美国在该技术领域遥遥领先于包括欧盟在内的世界各国。

而目前我国专利法对农业生物技术的保护，仍只涉及植物品种中所包含的细胞、基因、核酸序列等产品的生产方法，而我国植物品种保护条例对植物品种的保护也仅限于收获物（附属品种和衍生品种并不在保护之列），可见我国的两种针对植物品种的保护无论从广度到深度均远不及美国，建议未来修改专利法时，借鉴美国对植物品种全方位保护的做法。

Based on the analysis of the Bowman case , this article sorts out and reviews the historical interpretations of the Patent Exhaustion Doctrine in United States. According to the research results, United States held a negative attitude to the doctrine, especially in the agricultural biotechnology fi eld, which highlights the United States seeks to take the agricultural biotechnology as a forerunner, continues maintain the world's leading position on science and technology.

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陈卫明，国家知识产权局专利局文献部三级审查员