涉及计算机程序的发明专利保护法律规范的冲突、选择与适用

文 / 张政权 / 上海专利商标事务所有限公司

涉及计算机程序的发明专利保护法律规范的冲突、选择与适用

文 / 张政权 / 上海专利商标事务所有限公司

法律规范中，对于一般法与特别法之间的关系，主要的适用规则是特别法优于一般法，后法优于前法。但是实际应用中，特别法与一般法之间的衔接并非是完美无缺的，且规范与其所欲达到的目的之间常常存在需要填补的缝隙。对于涉及计算机程序的发明专利申请的审查，相关的一般规定与特别规定之间的矛盾与冲突，突出地反映在软件与硬件特征结合的技术方案。文章讨论了专利审查规范中相关法条的冲突与选择适用，以及目前和将来，我国针对此类技术方案的审查和代理策略的调整以及相关法规的逐步完善。文章进一步应用法律解释学的观点，寻求如何使此类技术方案能够获得合理的专利保护。

一般规定；特别规定；计算机程序；功能性特征；说明书支持

涉及计算机程序的发明专利申请，常见的要求保护的技术方案，大致有这样几种类型：A方法，B功能模块构架，C存储介质，D程序（程序产品、指令等等），E数据结构或数据流（信号、信息流），F含有实体部件的产品（包括含有处理器、控制器或其它实体部件的软件与硬件特征结合的产品，不包括记录有程序的存储介质）。根据我国当前的“专利审查指南”，A类和B类技术方案属于有授权前景的专利保护类型；C类、D类和E类技术方案暂无授权前景。从可授权的要件来看，我国对于涉及计算机程序的发明专利申请，除了与其它领域的技术方案所共有的需要具备新颖性和创造性等条件以外，还需要同时具备如下的3个条件，即（1）是认可的类型，（2）属于技术方案，以及（3）有说明书支持。这3个条件，在“专利审查指南”第二部分第9章“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”（以下也简称第9章）中都一一作了规定。而作为F类技术方案，目前审查与代理实践中最纠结的问题集中在上述第3个条件，即，要求保护该类技术方案的权利要求是否得到说明书的支持？

一．相关法条的冲突与选择

有一项名为“具有管理图形信息的数据结构的记录介质以及记录和再现方法和设备”的发明，提交了一件母案专利申请和一件分案专利申请。两件申请均含有一项结合有软件和硬件特征的权利要求，包含了记录设备和控制器等。其中，分案申请的权利要求是这样写的：

“一种在记录介质上记录数据结构以管理菜单信息中的预装载弹出菜单信息的设备，包括：记录设备，配置成将数据记录在所述记录介质上；控制器，配置成控制所述记录设备：在记录介质的A/V流区上记录至少一个A/V流文件，该A/V流文件存储所述预装载弹出菜单信息，并且将含有至少一个子播放项的至少一个播放列表记录在所述记录介质的数据库区上，该子播放项为再现该A/V流文件提供导航信息，……”。

申请人之所以要把记录设备写入权利要求中，是考虑其与控制器执行的程序之间有互动，是被控制的对象。而从公众的角度来看，记录设备和控制器的写入，使得控制动作的主体和对象非常明确，整个技术方案的指向性和保护范围也更加明确。可是，对于这样的技术方案，审查意见通常认为：控制器采用功能性（方法步骤）特征限定，概括了所有能够实现所述功能（方法）的实施方式。然而说明书中仅仅公开了使用计算机程序流程来实现所述功能（方法）的实施方式，并且所属技术领域的技术人员不能明了所述功能（方法）还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，因此，该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法26条第4款的规定。审查意见一方面引导申请人按照第9章规定中有关“完全对应一致”的功能模块构架修改权利要求，一方面又提醒申请人，即使将功能性限定部分的内容修改为和方法权利要求对应的功能模块的撰写方式，仍然不符合要求，因为权利要求中的“记录设备”等部件为实体装置，而功能模块并不是硬件实体装置。在此情况下，申请人的做法只能是将类似“记录设备”和“控制器”的硬件特征从权利要求中删除，而将原本用于限定“控制器”的特征按照与计算机程序流程完全对应一致的方式修改。

分案申请的遭遇如上，那么，母案申请的命运又如何呢？该项发明的母案申请的原始权利要求也同样含有记录设备和控制器等硬件特征。在实质审查过程中，由于审查意见认定控制器本身未具有区别于对比文件的特定结构和/或组成，而对控制器进行限定的功能性特征在新颖性/创造性评价时不予考虑，故申请人将原先限定控制器的功能性特征修改成与反映计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的“功能模块”，并将“记录设备”和“控制器”本身等硬件特征从权利要求中删除。按照以上的审查思路，这样的修改正是所要求的。然而，出乎意料的是修改后的申请案仍被驳回。驳回理由是：原说明书和权利要求书并没有记载所述记录方法是全部以计算机程序流程为依据的，并且事实上该记录方法要依赖于硬件结构来实现。因此，根据原说明书和权利要求的记载，所述记录设备是具有特定硬件结构的实体装置而不是功能模块构架，故权利要求的修改并不适用于第9章的规定。

这样，分案申请的审查意见是倾向于将该类技术方案置于第9章的审查基准下进行操作，其依据是“说明书中仅仅公开了使用计算机程序流程来实现所述功能（方法）的实施方式”；而母案申请的审查意见是倾向于将该类技术方案置于“专利审查指南”第二部分第2章（以下简称第2章）的审查基准下进行操作，其依据是“原说明书和权利要求书并没有记载所述记录方法是全部以计算机程序流程为依据的”。虽然该分案申请和母案申请分属于两件申请，但分案申请和母案申请是基于同一份说明书的。对于同一份说明书，为什么会作出两种截然相反的评价。尤其是，依据专利法第26条第4款评价一项权利要求能否得到说明书支持时，对同一份说明书本身公开的相同类型的技术方案竟作出如此相反的评价，又如何能够正确评价权利要求呢？

以上提及的第2章的规定与第9章的规定可以认为是一般规定与特别规定之间的关系。第2章规定：对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式[1]；第9章规定：如果全部以计算机程序流程为依据，按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式……，则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架[1]。对一项法律规定作出特别法与一般法的区分，从而也就产生了特别法与一般法的法律冲突[2]。而《立法法》第83条规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。很自然，在审查实践中会认为凡是涉及计算机程序的发明专利申请应当适用于第9章的规定。因为第9章规定的引言部分明确指出：本章所说的涉及计算机程序的发明是指为解决发明提出的问题，全部或部分以计算机程序处理流程为基础，通过计算机执行按上述流程编制的计算机程序，对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理的解决方案[1]。由此可见，从第9章规定制订的初衷来讲，它应当是针对所有涉及计算机程序的发明专利申请，当然包括软、硬件特征结合的技术方案在内。这样，一方面，第2章对产品权利要求的撰写做了一般性的规定，而另一方面，第9章对涉及计算机程序的发明专利申请的产品权利要求做了特殊性的规定，但是，这种特殊性的规定在细节方面，例如在权利要求的撰写要求方面，仅仅对单一含有计算机程序的技术方案作了详细的、也是惟一的指导和示例，而对于其它类型的涉及计算机程序的技术方案，例如软、硬件结合的技术方案并没有再作进一步的指导和示例，也就是说，它并没有起到特别规定应有作用，以至于代理和审查实践中，对于类似的技术方案究竟是选择、适用第2章的规定，还是选择、适用第9章的规定没有明确的方向，出现审查结论的不一致甚或相互矛盾。

二．审查和代理策略的调整

软件与硬件特征结合的权利要求由于其技术方案有明确的指向，软件与硬件之间的互动关系清楚，在保护策略上似乎并非是立法者有意回避的一种类型，那么惟一的解释就是在相关法条的制定中被忽视了，没有意识到，或者说当时并不认可存在软件与硬件特征结合的技术方案。从法律解释学的观点来看，这似乎也是法规制定中的一个“漏洞”。一般认为，所谓“法律漏洞”，是指关于某个法律问题，法律依其规范目的应有所规范却遗漏而未规范的现象[3]。

在国家知识产权局相关部门近年来召开的“第九期全国专利审查与专利代理业务研讨会”和“计算机领域专利保护研讨会”上，有学者就相关法条的冲突与调整提出了自己的见解。一种意见是在目前的审查基准框架下，对审查策略进行调整。如果申请人在意见陈述中作出解释，所述处理器或者控制器所具备的功能或者所执行的方法实际上是由软件方式实现的，审查结果可以直接认定该权利要求得到了说明书的支持。其依据是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定：专利申请人、专利权人在专利侵权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。由于申请人在意见陈述中所作的解释已经产生了“禁止反悔”的效应，故其在以后的诉讼程序中不可以再重新解释所述处理器或者控制器所具备的功能或者所执行的方法也可以用硬件方式实现。

这种审查策略的调整类似于法律解释学中有关漏洞填补中的“类推适用”法。所谓类推适用，就是指将法律的规定适用于其适用范围以外的类似事项。所谓类似事项，则是其主要特征与法律明文规定的事项相同的事项。这就是说，在缺乏关于待决法律问题的法律规范时，就要参考其他调整类似问题的法律规定。这种类推就是将具有不同事实构成前提的法律规范适用于类似的、没有法律规定的事实情况[4]。根据第9章规定，功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。而在软件与硬件特征结合的权利要求中，例如控制器或者处理器所执行的功能或者步骤也可以拆分成若干个模块，故只要申请人承诺其中的功能或者步骤仅仅由软件实现，那么，第9章关于功能模块构架的审查规定就可以类推适用于该软件与硬件特征结合的权利要求。也就是说，在此种情况下，审查中就不应再质疑此类权利要求是否得到说明书的支持。

有关审查策略调整的另一种意见是在目前的审查基准框架下，如果权利要求的撰写中，硬件实体不是作为特征部分中的主体，而是将它作为前序部分的特征或者作为信号的来源或者去向，那么，目前第9章中有关功能模块构架的审查基准也可以适用于这样一类的权利要求，从而不再质疑它是否得到说明书的支持。例如，“一种用来重放通过一组网页的预先确定的路径的系统，包括：装置A，用于从请求历史记录中选择相应于一个保存的URL的请求，其中所述请求历史记录被存储在数据库上；装置B，用于在如果保存的请求是一个起始URL请求，则选择起始URL作为目标URL：装置C，用于对所述目标URL发出重放请求”。

这样的写法，其中的数据库不作为一个装置本身来写，而是作为一种信号的去向来写，而特征部分的主体都是以上所述的功能模块构架的写法。如果申请人采用这样的方法撰写权利要求，审查过程中就可以认可其符合第9章的有关规定，即，权利要求能够得到说明书的支持。因此，这样一种审查策略的调整又类似于法律解释学中漏洞填补中的“目的性扩张”法。所谓目的性扩张，是指为了贯彻立法目的，对法律条文作出超过其文义的解释，使其包括原本没有包括的案型[5]。与类推适用不同的是，扩张适用的部分与其文义范围内的部分不具有类似性。采取目的性扩张的原因主要是，与立法意图的要求相对照，法律规定的文义太过具体化，以至于不能包含其本欲调整的内容，为贯彻其立法本意而有必要将其适用范围予以扩张，扩大其适用的对象[4]443-444。这种审查策略的调整，由于权利要求的特征部分的主体仍然是功能模块的构架，故与立法者的立法意图并不相悖。

作为对审查策略调整上的一种配合，笔者也在相应的会议上提议可以按照审查与代理实践中的习惯，分别撰写一项功能模块构架的权利要求和引用该功能模块构架的权利要求的另一项产品权利要求。也就是说，如果技术方案中的硬件部分不是改进部分，后者可以省略硬件部分的特征。例如：

权利要求1（功能模块写法）：一种用于数据库文件系统的逻辑一致性检验器，包括：用于检验对应于所述数据库文件系统的数据库中的一组表格的参照完整性的至少一个逻辑不一致性的装置；以及用于检验所述数据库文件系统表示的一组实体的结构完整性的至少一个逻辑不一致性的装置。

权利要求2：一种在数据库文件系统的自动化数据可靠性系统中用于处理实体级别上逻辑不一致性的硬件控制装置，其特征在于包括如权利要求1所述的逻辑一致性检验器。

从法律解释学的观点来说，习惯法也是法律漏洞填补中可以实际应用的一种方法。

以上，有关审查和代理策略的调整在目前相关审查规定未有新的修改之前不失为一种解决审查瓶颈的良策，从申请人的角度来看也不失为一种实在的救济手段，确实起到了维护其相关利益的作用。进一步，从法律解释学的观点来看，这样的调整也是合理的。但是，由于软件与硬件特征结合之技术方案的权利要求的表现形式的多样性，上述审查策略和撰写方式上的调整并不能完全解决实际中存在的问题。更何况如前所述，有些审查策略的调整是需要以申请人付出一定的代价为前提的。

因此，从长远来看，笔者的意见是有必要对目前专利审查指南中的相关法条进行修改和进一步完善，以适应计算机及其应用领域越来越快的发展趋势。

三．法律规范的修补和完善

在这方面，我们可以比较他国的做法。例如，美国专利商标局制定的《与计算机相关发明的审查指南》(Exam ination Guidelines for Computer-Related Inventions）[6]IV.B.2.(a)中指出，如果一项权利要求通过以其硬件或者硬件与软件的结合确定了机器或者制造物的物理结构，则它定义了一个法定的产品。而关于计算机相关发明的产品权利要求，该指南列出了以下3种类型：

一种是含有过程的任何机器或者制造物实施例的权利要求，“如果一项产品权利要求包含任何和每一个计算机实现的过程，当按照说明书阅读时，应当根据基本的过程进行审查。这样一种权利要求可以被认为它将：把计算机或计算机部件的物理特性专门定义为由计算机执行的功能或者步骤，以执行过程的任何方式形成规定的类别包含任何和每一个产品”。有关程序产品的权利要求应当是属于这一种类型的。

另一种是涉及特定机器和制造物的权利要求，“将一个计算机相关的发明定义为一种特定的机器或者制造物的权利要求必须以其硬件或者硬件与“特定软件”定义该机器或者制造物的物理结构。申请人可以以能够被本领域的技术人员清楚地理解的任何方式定义编程的计算机的物理结构，或者它的硬件或软件部分。通常，称为特定的编程计算机的权利要求应当确定该计算机的各个部件，并指出这些部件是如何用或者硬件或者硬件与特定软件的结合构成的”。而本文提及的软件与硬件特征结合的权利要求通常是属于这一种类型的。

再一种是虚拟的机器权利要求，例如：“一种确定一化合物的三维结构的计算机系统，包括：(a)确定一化合物的三维结构的装置；以及(b)生成和显示一表示该化合物的三维视图的装置”。这类似于我们前面提到的功能模块构架的权利要求。

因此，该指南对于计算机相关的几种类型的产品权利要求基本上都作了定义，无疑，它并没有把软件与硬件特征结合的权利要求排除在法定的产品权利要求之外，即，标准没有给此类权利要求设置特别的障碍。值得一提的是，本文开头提及的发明专利申请是一件PCT申请，在进入美国和日本国家阶段的审查中并没有对这种撰写类型提出任何异议，且都已获得授权。相应的欧洲专利申请也认可了这样一种撰写类型。

为什么中外之间在软件与硬件特征结合之权利要求的审查方面会有如此的不同？我们回过来再看看美国专利法的相关规定。美国专利法第112条第6款规定：“对于一项组合的权利要求的一项特征而言，可以以执行某特定功能的手段或步骤的方式叙述，而不必描述实现该功能的结构、材料或者过程”。该条文的第2项指明了功能手段用语的权利要求，“应当被解释为包含说明书中所述及的具体对应结构，材料，动作或其均等范围”。这里所指的“特定功能的手段或步骤”其特指的“M eans plus function”功能手段用语中，“Means”不仅可以包括类似“功能模块”的软件部分，也可以包括说明书中描述的硬件部分。而且，当一要素已明显触及纯粹的功能性用语，并缺少额外例示的结构或材料以执行该功能时，即便欠缺明确的功能手段用语，该要素仍为一功能手段要素[7]。可见，按照上述美国的审查标准，类似软件与硬件特征结合的权利要求在审查过程中是不会有任何问题的。这一方面是因为第112条第6款已经对权利要求的功能性限定作了限制性的解释，另一方面是涉及计算机程序的权利要求包括软件与硬件特征结合的权利要求普遍地是采用功能性的用语限定的。这样，作为针对含有功能性用语的权利要求的一般规定与作为针对计算机相关发明的权利要求的特别规定之间似乎不存在法律上的冲突，软件与硬件特征结合的权利要求很自然地不会在是否获得说明书支持的问题上有任何纠结。

相比之下，我国的专利审查法规方面，诸如以上提到的作为一般规定的第2章与作为特别规定的第9章之间，至少在涉及软件与硬件特征结合之技术方案的审查方面是存在冲突和矛盾的，从而产生了法律规范的缝隙，以至对于类似的技术方案在审查规范方面没有找到合适的位置，在审查与代理方面来来回回地纠缠，浪费了大量的资源。如果说，对权利要求的撰写进行限制是为了防止其保护范围被不恰当地扩大从而侵犯公众的利益，那么，当申请人本分地按照说明书的实际描述来撰写权利要求的时候，却同样被这样的限制打入了冷宫，使得本领域技术人员公认的原本保护范围相当明确的技术方案没有得到合理的保护，亟需引起业界的关注，并及早予以解决。

为此，笔者建议，既然第9章的主题是关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定，作为一项适用于计算机程序相关发明专利申请的特别规定，那么无论对于单一含有计算机程序的技术方案，还是对于软件与硬件结合之技术方案的权利要求的撰写都应当作出明确的规定。

这里，我们再来比较一下审查指南第二部分第2章和第9章的规定。第2章规定：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。第9章规定：“由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架”。显然，第2章的规定对功能性的特征作了宽泛的定义，而第9章的规定则对功能性的特征作了限制性的定义，这是因为上述第9章的规定是由于计算机领域发明专利审查的特殊原因而表现为一般规范的例外的个别规范。

再来比较最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的第4条规定：对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。可见，第9章中关于“功能模块构架”权利要求的功能性特征的解释与上述的司法解释是基本吻合的。

如果说我们目前还不具备对第2章上述条款进行修改的时机，那么，由于第9章的规定是作为一种特别规定，专门用于规范涉及计算机程序的发明专利申请，那么，笔者建议，由于软件与硬件特征结合的技术方案也是涉及计算机程序的方案，是不是可以在第9章中补充规定“对于软件与硬件特征结合的权利要求，应当理解为主要通过说明书记载的技术方案实现”。也就是说，权利要求中究竟哪些特征是由软件实现的，哪些特征是由硬件实现的，就以说明书的描述为依据，申请人无需在权利要求中或者在意见陈述中进行解释或声明，更无需将不同表现类型的权利要求都改写成功能模块构架的惟一模式。而作为特殊技术领域专利审查的一种规范，既然第9章是专门用以规范涉及计算机程序的发明专利申请，而且其中有关“功能模块构架”权利要求撰写的规定已经突破了第2章对于一般产品权利要求的规定，那么，建议在第9章中干脆就规定：对于涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求，应当理解为主要通过说明书记载的技术方案实现。

【1】中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南【M】.北京:知识产权出版社，2010.

【2】汪全胜.“特别法”与“一般法”之关系及适用问题探讨【J】.法律科学（西北政法学院学报），2006（2）.

【3】王莉君.法律规范研究【M】.北京:法律出版社，2012：130.

【4】孔祥俊.法律规范冲突的选择适用与漏洞填补【M】.北京:人民法院出版社,2004:417.

【5】王利明.法学方法论【M】.北京:中国人民大学出版社,2012:510.

【6】Examination Guidelines for Computer-Related Inventions【EB/OL】【2012-04-25】. http://www.uspto.gov/web/of fices/pac/dapp/pdf/ ciig.pdf.

【7】[美]Martin J.Adelman,等.郑胜利等,译.美国专利法【M】.北京:知识产权出版社,2011:119.