从“黑天鹅商标案”看商标权非法转让救济方式的缺失

曾旻辉 郑友德

当前我国商标权非法转让纠纷日益增多，而现行法律中却没有提供足够的法律救济途径，以遏制这种现象的发生。本文试举商标非法转让纠纷实例，与学界同仁探讨关于商标非法转让的法律救济问题。

一、商标权非法转让的现状

随着社会经济生活的繁荣发展，商标作为区分商品或服务来源的重要标识起到愈加重要的作用。商标权的取得方式，包括注册申请的原始取得方式以及包括转让在内的继受取得方式。商标转让这种商标权取得方式相对于商标权的原始取得即商标注册申请而言，具有需时短、风险小、程序简便等优势，但与此同时，商标的非法转让引起的纠纷也相应逐年增多。那么，如何才能避免商标权非法转让的发生呢？

商标转让，是指商标注册人在注册商标的有效期内，依法定程序，将商标专用权转让给另一方的行为。商标转让是商标所有权人依法对其合法拥有的商标行使处分权的重要方式之一，也是商标权受让方获得商标权利的方式之一。根据《商标法》第39条第1款的规定，如要进行转让注册商标的行为，转让人与受让人之间应当签订转让协议，而且转让人和受让人共同向商标局提出转让申请，同时，受让人也应当对使用该注册商标的商品的质量进行保证。

但在实践中，办理转让注册商标的具体要求只是规定由受让人一方办理商标转让申请，而且也不需要提交《商标法》第39条第1款中要求的商标权转让人与受让人共同签署的商标转让协议。在整个转让程序中, 唯一能体现转让人意思表示的法律文件就是由转让人签章的《转让申请/注册商标申请书》。①王宏涛：《商标权利非法转让的法律救济模式》，载《中华商标》2007年第5期。这样的程序设置，造成实践中商标所有人在不知情的情况下被受让人或第三人利用假冒公章或签字而进行非法转让的情况并不鲜见。有鉴于此，商标局在2005年出台了新措施，对现有程序进行了完善：从严进行商标转让的审核，并对商标权转让申请书以及商标转让协议上的签章进行重点审查，主要将其与办理该商标注册申请时采用的签字和印章加以比对，如不相符且不能在规定期限内提交相应证明材料，商标局将驳回其转让申请。

尽管商标局加强了对转让材料上印章及签名的审查，但是由于商标局不具备鉴定公章真伪的职责和能力，只能对与办理商标注册申请时使用的印章或签字明显不符的印章及签名进行处理，并不能完全防范假冒转让人签章的行为，对于转让人及受让人的主体资格是否存续也无法确定，实践中出现过“僵尸商标”复活的情况，即在转让人和受让人的主体资格已消灭的情况下，商标权本应归于消灭，但商标权利仍在进行转让并经商标局公告核准。因此，在不能杜绝商标权非法转让行为发生的前提下，为更好地保障商标权人及第三人的合法权益，应该对此设置完善的法律救济途径。

二、救济途径的不足

如前所述，如果商标局核准了通过非法方式办理的注册商标转让申请，非法受让人即“合法”取得了转让人注册商标的所有权。此时转让人或是第三人如果想就此提出异议，将会发现很难从《商标法》等有关法律法规中找到针对这种非法转让或其它形式的转让不当而制定的救济途径。在实践中，商标权利人或第三人因商标被非法转让而遭受侵害后主要采取的法律救济模式包括：

（一）向商标评审委员会提出撤销申请（该途径已取消）

在2001年商标法修改之前，当事人可以就商标的非法转让向商标评审委员会提出“撤销转让注册不当”申请。但在2001年12月1日以后，由于修改后的商标法对商标评审委员会的职权范围进行了明确的限定，商标评审委员会的职能只能是处理商标争议事宜。而商标争议事宜，具体就是修改后的《商标法》中的第32条、33条、41条、49条所规定的几种情形，而不包括任何有关转让不当或非法转让引起的纠纷。修改后的商标法明确了商标评审委员会的职能，但与此同时，却没有关于商标权非法转让的其他救济方式的规定，造成同类案件既不能如修法前通过向商标评审委员会提出撤销申请来维护被侵权方的权益，又没有相应的救济方式来填补空缺。

以下为商标法修订后关于商标非法转让纠纷的典型案例②北京市第一中级人民法院（2003）一中行初字第503号判决书。：

广东黑天鹅饮食文化有限公司在2002年4月29日以哈尔滨市黑天鹅集团股份有限公司非法受让由哈尔滨市黑天鹅大酒店注册的第42类服务上的第772907号“黑天鹅及图”商标为由，向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出撤销转让注册不当商标申请。商标评审委员会以广东黑天鹅公司的申请事项不属于其受案范围为理由，发出2002评00636BL号通知书，对该申请不予受理。2003年7月，广东黑天鹅公司因不服商标评审委员会作出的2002评00636BL通知书，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。该案中，哈尔滨市黑天鹅大酒店于1994年注册了第772907号“黑天鹅及图”商标。后由于长年亏损，其于1997年9月23日被准予公告注销。而就在哈尔滨市黑天鹅大酒店已被依法注销3年之后的2000年9月28日，商标局将第772907号注册商标核准转让于哈尔滨黑天鹅公司名下。最终，北京第一中级人民法院在2003年12月9日对该案作出了判决，认为根据法律规定，商标评审委员会受理案件的范围应为是否应该授予注册商标专用权的案件。而根据我国商标法的规定，转让已经注册的商标不涉及商标本身是否应该授权的问题。

该案争议的焦点为广东黑天鹅公司提出的撤销转让注册不当的申请是否属于商标评审委员会的受理范围。广东黑天鹅公司向商标评审委提出撤销转让注册不当的申请主要是依据《商标法》第41条的规定，认为第三人明显属于以欺骗手段取得商标所有权，违反了该条的规定。而对于以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标转让是否属于上述规定中的“取得注册”的情况以及商标权转让不当是否为商标评审委员会的受理审查范围，北京第一中级人民法院的判决表明了其显然是持否定态度的。那对于商标权利人或有利益关系的第三人来说，应该如何维护自身的权益呢？法律并没有对此进行明确的规定或指引。

笔者近期正在代理的一个案例也有类似的情况。在该案中，我方当事人牵涉到一起商标权侵权纠纷中，其在案件审理过程中发现涉案商标在历次转让过程中存在非法转让行为，具体为转让及受让方在转让时已丧失主体资格。涉案商标存在非法转让，直接影响到涉案商标现持有人是否为合法的权利所有者。在寻找救济途径的过程中，我方当事人首先采取的是向商评委提出撤销该注册商标的申请，但被商评委认定不属于其受理范围，驳回了我方当事人的申请。我方当事人最终采取向法院提起行政诉讼，请求撤销商评委的驳回通知及涉案商标的非法转让行为，北京市第一中级人民法院已于2012年8月20日对该案作出了判决，仍以我方当事人提出的申请不属于商评委受理范围以及撤销涉案商标非法转让行为为商标局法定职责而驳回了我方当事人的诉讼请求。

长期以来，我国在商标管理上主要采取行政管理方式，商标管理的主要机构为商评委及商标局，有关侵犯商标权、保护驰名商标以及商标的异议、争议，均可以寻求行政程序来解决，但在关于注册商标的非法转让问题上，商评委及商标局却无能为力。由此可见，尽快确认商标权非法转让的法律救济途径乃当务之急。

（二）行政诉讼

我国《商标法》及其实施条例明确规定商标局系国家商标行政管理机关，其核准行为针对的具体事项是商标转让申请，针对的主体是商标转让行为的当事人，即商标转让人和受让人。③同注释① 。根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第12条的规定，与具体行政行为有法律上利害关系的公民、法人或者其他组织对该行为不服的，可以依法提起行政诉讼。因此，除了商标转让人以外，与商标局核准商标转让申请的具体行政行为有法律上利害关系的公民、法人或者其他组织不服商标局核准商标转让申请的具体行政行为，也有权依法向有关机关即北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

但是在实践中，采取行政诉讼这条救济途径，往往容易牵涉到是否符合行政诉讼时效的问题。根据《行政诉讼法》的有关规定，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出，法律另有规定的除外。然而，根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第42条的规定，公民、法人或者其他组织不知道行政机关作出的具体行政行为内容的，其起诉期限从知道或者应当知道该具体行政行为内容之日起计算；对涉及不动产的具体行政行为从作出之日起超过20年、其他具体行政行为从作出之日起超过5年提起诉讼的，人民法院不予受理。国家工商行政管理总局商标局关于商标转让的核准公告是针对不特定对象而向社会公众发出的公示性公告，其仅表明商标转让事宜的客观事实，不同于送达法律文书时的送达公告。因此，本文认为，商标公告的记载时间并不能作为行政诉讼时效的起始时间，应该以公民、法人或者其他组织知道或应当知道商标公告的具体内容之日作为起始时间。但是法院在实际立案时，依然按照国家工商行政管理总局商标局关于商标转让的核准公告时间来确定行政诉讼时效的起始时间。

（三）民事诉讼

商标权利人因其商标被非法转让而遭受侵害后，还可以采取向人民法院提起民事诉讼的方式。但是，即使转让人胜诉，法院也只能判侵权人承担停止侵权行为或禁止使用非法受让的注册商标及赔偿转让人经济损失的责任，却不能直接撤销商标局做出的核准转让的行政行为。④李冰：《商标转让中的法律问题》，载《理论》2004年第5期。也就是说，即使在拿到法院的胜诉判决后，涉案商标的权利人在商标局的档案中不会变更，仍然为非法受让人。转让人还必须凭借法院的判决向商标局申请撤销转让以维护自己的权益，这就造成了司法资源的浪费以及救济程序的复杂化。

三、解决途径探讨

根据我国的立法现状及实务中出现的问题，本文认为可从以下三个方面来加大力度，遏制商标权非法转让行为的出现。

（一）强化国家工商行政管理总局商标局对于商标转让核准审查的职能

国家工商行政管理总局商标局作为商标转让核准的审查机关，为减少商标权非法转让现象的发生，应对审查程序作一定的调整。

根据《商标法》第39条第1款的规定，商标转让人和受让人应在签订转让协议后，共同向商标局提出申请。但在实践中，商标转让人和受让人“共同提出申请”仅仅是在“转让注册商标申请书”上要求有转让人和受让人的签章。除此之外的转让手续均由受让人办理。在这种状态下，就会为某些意图非法侵占他人注册商标的人提供了法律漏洞。因此，可以从两个方面对审查程序进行改善：

第一，要求转让人及受让人提供更多体现转让为合法及双方真实意思表示的文件，包括《注册商标转让申请书》、《注册商标转让协议》、转让人及受让人签章的身份证明材料、《注册商标证》原件等。对于转让人和受让人为单位时的身份证明，还应该核实其主体资格是否存续，可以通过要求其提供有经最新年检的营业执照或者是工商局盖章的企业注册信息来核实。

第二，在受理商标转让申请后通知转让人，以便其能及时了解转让申请情况并发表意见；为保证转让行为为转让人的真实意思表示，还可由转让人来办理注册商标转让手续。

（二）在相关法律上明确规定商标局及商评委在处理商标权非法转让问题上的职能

商标局和商评委作为商标管理的主要行政机构，对于在商标管理中日渐增多的商标权非法转让问题，应起到应尽的职能和作用，并在法律条文上明确规定，这样也可以有效避免司法资源的浪费。

2011年9月，国务院法制办公室对《商标法（修订草案征求意见稿）》向社会各界征求意见。该稿中的第45条为有关商标权转让的规定，相比于现行《商标法》第39条，仅是将《商标法实施条例》第25条的内容补入其中。由此可见，商标法征求意见稿与原《商标法》在商标转让程序上的规定并无实质区别，且依旧未对商标非法转让后的救济方式等问题作出相应的规定。

本文建议，可分以下两种商标的非法转让行为对商标局和商评委进行相应的职能划分，并在商标法或其相关法律上给予明确规定：

第一，关于非法转让行为表现为受让人或第三人伪造转让申请材料进行转让申请，可以由转让人向商标局提出撤销该次转让的申请或由商标局主动撤销该次转让行为。

对于以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的，《商标法》第41条规定了明确的救济途径，即由商标局主动进行撤销或者由其他单位或者个人向商评委提出撤销该注册商标的请求。但根据已有的案例，普遍认为商标的转让并不属于注册问题，则并不属于商评委的受理和审查范围。因此，由于商标非法转让行为是由商标局核准并公告，可在商标法及相关法律中规定以向商标局提出撤销该非法转让或商标局主动撤销的方式来维护权利人的权益，这样再出现商标权非法转让的情况时，可以提供给侵权方一个明确的法律救济途径。

第二，关于非法转让行为表现为转让人的主体资格消灭后而进行转让，商标权人在商标专用权的期限届满前已丧失主体资格的，其商标专有权当然也应该终止，注册人也不能就该商标再享有任何权利，不能就该商标进行任何处分，包括许可和转让。国家工商局商标局1992年在针对“企业法人终止后其商标专用权问题”的答复函中认为，企业法人的注册商标在清算活动结束后其注册商标专用权亦终止（在清算程序结束后，经工商机关核准后企业注销）。由此可知，在实践中，有关主管机关也认为企业注销后其商标专用权当然消灭。⑤白帆、庞涛：《浅谈企业注销后的商标处置》，载《中国工商报》。

综上所述，由于涉及的是商标专有权的权利存续问题，本文认为属于商标评审委员会及商标局的受理范围，建议在《商标法》或相应法律法规中明确规定：该种情况，任何其他公民、法人或其他组织均可以向商评委申请撤销该商标或由商标局主动撤销该商标。

只有在《商标法》及相关法律法规中对商标专用权非法转让的救济方式有明确的规定，在实务处理中，才可以做到有法可依，对被侵权方认识自身可采取的救济方式起到更明确的指引作用。

（三）关于行政诉讼中的诉讼时效问题

根据现行商标专用权的转让程序，商标局核准转让申请后，只是给予受让人“核准转让注册商标证明”，并不会通知转让人，则转让人往往不能及时获知转让的信息，有鉴于此，在商标转让程序没有作相应调整之前，关于商标非法转让而引起的行政诉讼的诉讼时效问题，不宜以现今实践中法院立案庭采取的根据商标公告上所载日期为起算时间，而应结合案件具体情况，以商标转让人或利害关系人知道或应当知道商标公告之日起起算诉讼时效。且由于上述案件涉及商标权利的归属，不宜设置以商标公告作出之日作为起算时间的诉讼时效限制；否则，会使商标非法转让行为的实施者心存侥幸，无助于遏制商标非法转让行为.

由此可见，完善我国商标权转让救济途径对于遏制商标权非法转让至关重要，然而，如何在平衡行政司法资源的同时，提供给权利人及利害关系人多种且高效的救济途径，仍有待于实践来进一步检验。