论先用权中“必要准备”成立的标准

文 / 刘立春 / 华中科技大学管理学院

论先用权中“必要准备”成立的标准

文 / 刘立春 / 华中科技大学管理学院

作为判定专利技术先用权成立要件之一的“必要准备”，其成立的条件一直存在着争议，焦点在于“必要准备”成立是否需要全部完成技术准备和生产准备。为此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条第二款对此进行了详细规定。然而该款在逻辑上却存在着漏洞，导致在实务中容易引起先用权的滥用。在此，从 “必要准备”成立的条件与“必要准备”之间的逻辑关系进行讨论，并提出对第15条第二款修改的建议。

先用权；必要准备；技术准备；生产准备

最高人民法院于2009年12月21日通过了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），相对于2001年发布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，更加明确了“专利审判标准”。《解释》主要是阐明专利审判实践中“专利侵权判定标准”，为司法机关在专利审判案件中判定专利侵权提供了参考。

但《解释》中仍有些规定不尽如人意，笔者仅就《解释》中涉及专利技术先用权的“必要准备”成立的判定标准，即第15条第二款“有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料”，提出一些看法。

一、先用权成立的要件

在实行专利“先申请”制度的国家中，大多设定先用权制度来平衡技术先用人与对技术申请专利的先申请人之间的利益关系，目的是“维护公众的合法权益”【1】和“保护相同发明中没有申请专利的发明人的最低利益”【2】。我国实行的是专利先申请制度，先用权源于我国《专利法》第69条第（二）项的规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵权行为”。据此，结合《解释》第15条，可以概括出先用权的成立必须同时满足“四要件”，即时间要件、技术来源要件、原有范围要件和使用性要件。

（一）时间要件

根据《专利法》第69条第（二）项的规定，先用权成立的时间要件为专利权人提交专利申请日之前。以专利申请日作为判定先用权成立的时间标准在学术界是没有异议的，在此不做讨论。

（二）技术来源要件

根据《解释》第15条第一款“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持”，可以理解为先用人使用的技术不能是通过非法途径获得的。而第四款首先对先用人做了除外规定，即“先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持”，然后又再次做了“该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外”的规定。至此可以确定在合法的途径下，除所用技术或设计与原有企业一并转让或者承继之外，受让或被许可使用先用技术的主体不能以先用权抗辩专利权。

根据《解释》第15条第二款的规定，“技术准备”和实施技术的“生产准备”不需要同时具备，只需满足其中之一即可判定“必要准备”成立。”

（三）原有范围要件

在《解释》出台以前，国内外学者认为，“原有范围”适用量化标准——先用人必须在专利申请日前的已有的生产规模内实施先用技术——是有违先用权制度的，应转为适用“产业领域”标准。如国内有学者认为，在专利申请日前，只要先用人在技术所属的“产业领域”准备实施或已经实施该技术，那么即使在专利申请日后其扩大了生产规模也不属于超出原有范围【3】。日本学者纹谷畅男认为“先用权的效力范围应以已实施或者准备实施的发明范围和先用权人的实施使用的目的范围为限。”他认为所谓的“产业领域”应以企业章程规定的目的为准，或者根据顾客是否相同来考虑，例如烧碱生产事业的先使用权不能及于炼铁事业。只要事业相同，先用权人可以扩大设备【4】。德国联邦最高法院法官乌尔曼博士认为，德国《专利法》对先用权的行使并没有量的限制，法律允许先用权人在申请日后明显地扩大行使先用权的力度【5】。

但是，《解释》第15条第三款“专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”却肯定了“原有范围”适用量化标准，司法机关作此规定可能是出于鼓励技术尽早公开和避免先用人过分扩张原有生产规模会损害专利权人的利益进而影响创新积极性的考虑。

（四）使用性要件

该要件包括“已经制造相同产品、使用相同方法”和“已经作好制造、使用的必要准备”两部分，符合其中之一即可判定使用性要件成立。对前者成立的标准，《解释》没有涉及，在实践中也没有太多争议，本文主要对“必要准备”要件展开讨论。《专利法》在第69条第（二）项对“必要准备”进行了规定，但该项却没有对其成立的条件进行细化，导致了在相关的专利案件审判中没有统一的判定标准。为此，最高人民法院在出台的《解释》第15条第二款中对“必要准备”成立的标准进行了专门的规定，然而结合以往学术界对“必要准备”成立的标准判定，该款规定存在着一定的争议。

二、对 “必要准备”成立标准的判定的现状

（一）司法机关对“必要准备”成立标准的判定

根据《解释》第15条第二款的规定，“技术准备”和实施技术的“生产准备”不需要同时具备，只需满足其中之一即可判定“必要准备”成立。由此可见，《解释》没有采取两要件说或三要件说，即在判定“必要条件”时适用“技术准备”和“生产准备”同时具备的观点，而是选择了“准两要件”说，即两要件在“形式上”只需满足其中之一即可判定“必要准备”成立。

另外，北京市高级人民法院2001年9月出台的关于《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下简称《意见》）第96条规定“必要准备，是指已经完成了产品图纸设计和工艺文件，已准备好专用设备和模具，或者完成了样品试制等项准备工作”。北京高院将全部完成“技术准备”和“生产准备”与“完成样品试制”分别规定为“必备条件”成立实质性条件。

（二）学术界对“必要准备”成立标准的判定

关于“必要准备”成立的标准，学术界主要有二要件说和三要件说。

1、二要件说

主张二要件说的学者认为，全部完成“技术准备”和“生产准备”是“必要准备”成立的实质性条件：（1）所谓的技术准备，是指先用人必须已经开始进行与实施专利技术直接相关的实际准备工作，而不能仅仅表明实施的愿望，例如仅提出专利技术的设想，或下达任务书；（2）所谓的生产准备，是指先用人所进行的准备工作必须与专利技术的实施有明确的因果关系，对产品专利来说包括有关设备的制造或购买、模具的开发、原材料的准备等，若仅仅购买厂房、地产、装设水电设备或仅仅进行市场调查、人员配备等非具体技术性工作都不能算作生产上的准备工作【6】。

也有学者对《解释》中规定的仅完成“技术准备”就可判定“必要准备”成立分两种情况进行了论述：第一种情况是实施特定技术“不需要”特殊生产设备，此时仅完成“技术准备”可以单独作为判定“必要准备”成立的标准，理由是先用人可利用自身原有的设备从事产品的生产活动或使用特定方法；第二种情况是实施特定技术“需要”特殊生产设备，此时如果缺少特殊生产设备或模具，仅凭完成“技术准备”和自身原有的设备不足以证明该先用人已经客观上做好了实施特定技术的全部准备工作，这时在判断实施技术的“必要准备”是否成立时，必须全部满足《解释》第15条第二款的两项内容【7】。但是，该学者质疑如果将仅完成“技术准备”视作达成了“必要准备”，那么若是专利申请日前先用人尚未购置设备或原材料，此时将难以判断先用人是否是在“原有范围”内继续实施先用技术【7】。因此其认为只有全部满足“技术准备”和“生产准备”才会使“必要准备”成立。

对实体性要素的准备可以看作是“生产准备”，而智能性要素的准备可以看作是“技术准备”。专利技术通常属于较高发展阶段的智能性要素，因此，在生产准备阶段，如果只满足二者之一，显然不能构成能够实施生产行为的实质性“必要准备”。”

2、三要件说

主张三要件说的学者认为 “技术准备”、“生产准备”和“完成样品试制”全部完成才是“必要准备”成立的实质性条件。关于“完成样品试制”，对产品专利来说，需要通过相关检测且达到使用要求和技术任务书的要求；对方法专利来说，该方法已经试用完成，且已取得与专利方法基本相同的效果。而且上述“必要准备”至少应是“已经做好”，而不是“准备要做”【8】。

三、对“必要准备”成立标准的分析

（一）“必要准备”成立的实质条件

从以上的分析可以看出，争议的焦点主要在于“技术准备”和“生产准备”是否必须全部完成才能使“必要准备”成立。学术界对此持肯定意见，而司法机关之间似乎存在着分歧，北京高院的《意见》倾向于肯定观点，而最高人民法院的《解释》表面上选择了否定观点。究竟“必要准备”的成立是否必须要求二者全部完成呢？

马克思在《资本论》中阐述进行社会生产活动所需的要素时认为“劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件”【9】。按照马克思的上述理论，这些要素在总体上可分为两类：（1）实体性要素，包括劳动者、劳动资料和劳动对象，是可以独立存在的；（2）智能性要素，即科学技术，是不能独立存在的，必须通过一系列中介，渗透到实体性要素中去，才能转化为现实的生产力。在生产力发展较低的阶段，生产力中的实体性要素几乎成为生产力系统构成的仅有的要素，而智能性要素所起的作用是微不足道的。但到了较高的发展阶段，特别是到了当代的科技社会，智能性要素越来越显示出它的重要作用，甚至在某些领域其重要性已经超过了实体性要素。概言之，在科技社会，实体性要素和智能性要素是实现生产不可或缺的条件【10】。

对实体性要素的准备可以看作是“生产准备”，而智能性要素的准备可以看作是“技术准备”，由于我们讨论的专利技术通常属于较高发展阶段的智能性要素，因此，在生产准备阶段，如果只满足二者之一，显然不能构成能够实施生产行为的实质性“必要准备”。由此看来，最高人民法院的选择在表面上似乎不合理。

（二）对《解释》第15条第二款的分析

1、仅满足“已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件”

如前所述，在当前科技发展水平下，只有至少完成“技术准备”和“生产准备”才能称为“必要准备”实质上成立。因此，在不考虑其它因素的情况下，仅满足《解释》第15条第二款第（一）项的规定是不能使“必要准备”实质上成立。但是，这却不会影响我们依据《解释》的第15条和《专利法》第69条第（二）项来判定先用人的先用权是否成立，原因在于《解释》的第15条第三款很巧妙地弥补了第二款的缺陷。

我们假设时间要件、技术来源要件成立，在满足《解释》的第15条第二款第（一）项的条件下，结合第三款“原有范围”要件来分析判断先用权是否成立。

当第三款原有范围要件成立时，意味着肯定了先用人生产规模存在，即先用人具备正常的生产能力。此时分两种情况：第一种情况，不需要 “特殊生产设备”。在此情况下由于先用人具备正常的生产能力且实施技术不需要“特殊生产设备”，这实际上满足了《解释》的第15条第二款第（二）项的“生产准备”规定！再同预先已设定的“已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件”（完成技术准备）结合就满足了使“必要准备”成立的两个实质性条件，造成了仅完成“技术准备”也能使“必要准备”成立的假象。

第二种情况，需要“特殊生产设备”。虽然有观点认为在此种情况下，仅凭完成“技术准备”和原有的设备不能成为其有意从事该生产经营活动的有力证据，但我们从先用权的立法目的出发就会发现，在智能性要素占重要地位的高科技产业，技术投资在总投资中所占的比例越来越大，由于已完成的“技术准备”的投资巨大，有理由相信在完成了“技术准备”和具有一定的生产能力的条件下，先用权人是有实施技术的强烈意图的。并且由于实施新技术的“生产准备”周期可能较长，如果在此期间专利申请人提出专利申请，此时仅仅因为先用权人缺少“特殊设备”而否定先用权人的前期努力是极为不公平的。

因此，《解释》规定当第三款“原有范围”成立时，仅满足“已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件”也可作为“必要准备”成立的条件，这样在合理范围之内能更好地保护先用人的利益。如此看来，虽然单独满足《解释》的第15条第二款第（一）项在客观上不能使“必要准备”成立，但是因为有第三款的规定与其协同，再结合第15条其它两款能够作出先用权成立与否的正确结论。

2、仅满足“已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料”

如果说《解释》的第15条第三款巧妙地化解了第二款第（一）项判断“必要准备”成立的争议，继而得出符合立法目的的正确结论，那么如果仅凭满足第二款第（二）项便判定 “必要准备”成立，则会对判断某人是否拥有先用权产生灾难性后果。如前所述，实质性的生产行为必须满足智能性要素和实体性要素，而且在专利技术领域，在缺少前者的情况下不可能实施生产行为。例如，在化学合成领域，使用相同的设备和原料，仅是反应温度和时间等因素不同的条件下也会得出不同的产物，这些不同因素在满足专利“三性”的条件下是可以申请专利的【11】。如果甲的原有技术与乙的在后申请的专利技术大致相同，实施技术的设备和原料也一样，这种情况下即使甲在专利申请日前没有掌握乙的专利技术，但因为甲“已经拥有实施发明创造所必需的主要设备或者原料”，满足《解释》第15条第二款第（二）项的“必要准备”成立的标准，如果此时其它要件也已满足，结合《解释》的第15条和《专利法》第69条第（二）项就能够得出甲的“先用权”成立的结论！造成的严重后果是，在专利申请日前，缺少能够实施的申请专利的技术方案但却拥有能够实施该技术的生产能力的所谓“先用人”，在形式上满足了判定“先用权”成立的四要件——即时间要件、技术来源要件、原有范围要件和使用性要件！这与实际情况大相径庭，容易造成先用权的滥用，会极大地损害专利权人的利益，有悖于先用权的设立目的。

建议将“生产准备”由原来的“必须完成准备”改为“正在进行实质性准备”。实施新技术的“生产准备”周期可能较长，在此期间专利申请人有可能提出专利申请，如此修改有利于保护先期进行了实质性投资的先用人的权益。”

（三）《解释》选择“准两要件”的原因分析

两要件说和三要件说都包括了“技术准备”和“生产准备”这两个使“必要准备”在实质上成立的标准，二者的区别在于三要件说还增加了一个“完成样品试制”标准。由于产品试样更能证明先用人的技术成熟度，看似三要件更能证明“必要准备”实质上的完成。但是《解释》最后却选择了“准两要件说”，除上面已论述的原因外，笔者认为可能还基于以下理由：

第一，“完成样品的试制”可能需要一定的“生产规模”，先用人为了节约成本，有时会在先期进行少量的产品试制，其“生产规模”会比最后产业化的规模要小，如果将此时的“生产规模”作为《解释》第15条第三款的“原有范围”会损害先用人的利益。如果将《解释》中“原有范围”按照主流学说的观点采用“产业领域”标准，那么上述问题将迎刃而解，但同时会产生另一个问题——先用人无节制的扩大生产规模将会严重损害专利权人的利益。司法机关可能为了避免新的争议的产生，没有采纳三要件说。

此外“完成样品试制”与“技术准备”相重复，前者是对后者进一步的实施行为，而根据前文论述，在仅完成“技术准备”就可以判定“必要准备”成立的情况下，显然不必再纳入“完成样品试制”这一标准。

第二，不管两要件说或三要件说，《解释》与它们最大的区别在于，在判定“必要准备”时，没有适用“实质性”条件标准。这主要是由于司法机关的出发点与主张两要件说或三要件说的学者们不同：司法机关在《解释》中设立第15条主要是为了解决《专利法》第69条第（二）项对先用权判断标准的问题，“必要准备”判定仅是用来解决这一问题的其中一个环节。换言之，司法机关认为只要能够结合先用权四要件从“整体”上合法合理地得出先用权是否成立就可以了，在此基础之上，对四要件各自成立的条件可以根据利益平衡原则进行取舍。根据先用权的立法目的，司法机关考虑“必要准备”成立标准时更倾向于优先保护先用人的利益，因此选择了“准两要件说”。

四、对《解释》第15条第二款的修改建议

如上所述，司法机关根据《解释》中设立第15条的出发点和先用权的立法目的选择了“准两要件说”来判定“必要准备”是否成立，而选择两要件说或三要件说的学者们则更多地从要件判定的客观实际出发。尽管前面的分析证明《解释》的选择有它的合理性，但也不能掩盖其因此产生的法律疏漏。在此笔者还是赞成学者们从客观实际出发的观点。原因如下：

第一，从先用权与四要件的关系分析，先用权与四要件之间的关系既是内在统一的，也是相互独立的。内在统一是指四要件需要作为整体来考量先用权是否成立；相互独立是指先用权和四要件都有各自的成立标准，独立要求四要件首先各自都是实质上成立的，然后才能用于判断先用权能否成立，这也能够让先用权的成立更加令人信服。因为单独看来实质上不成立的要件即使能够通过各要件内在统一性弥补瑕疵，进而得出合理的结论，也难免让人对法律的公正性产生怀疑。

第二，如前文所述，司法机关优先保护先用人利益的倾向导致了《解释》第15条可能过分侧重于统一性而忽略了独立性，造成了法律上的漏洞和法律逻辑的混乱，因此笔者主张认定“必要准备”应以满足实质性条件为标准。

但同时，笔者也认可《解释》第15条要给予先用人一定的灵活性，以保证公平的意向。综上所述，笔者建议将《解释》第15条第二款作如下修改：

全部满足下列情形的，人民法院应当认定属于专利法第69条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：

（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经完成或正在进行实施发明创造所必需的主要设备或者原材料的实质性准备。

《解释》第15条第二款第（一）项不必进行修改，因为智能性要素通常都属于高新技术领域所必需的，其重要性要高于实体性要素，从逻辑上讲，出于风险和资金使用效率考虑，即使现有生产条件不能满足技术的实施，生产者通常也只会在“技术准备”完成或接近完成时才会进行特殊的“生产准备”，而不会是在“技术准备”完成之前过早地着手“生产准备”。

笔者建议将《解释》第15条第二款第（二）项的“生产准备”由原来的“必须完成准备”改为“正在进行实质性准备”，实施新技术的“生产准备”周期可能较长，在此期间专利申请人提出专利申请，如果抱定“必须完成生产准备”原则，会使得先期进行了实质性投资的先用人的权益得不到保障，有损公平。

最后，将《解释》第15条第二款规定的完成“技术准备”或“生产准备”之一作为“必要准备”成立的条件，改为完成“技术准备”和完成或正在进行实质性“生产准备”，作为“必要准备”成立的条件。这样，既满足了先用权判定逻辑上的独立性要求，也避免了仅具备生产条件的先用人可随时主张先用权，造成先用权滥用的情形。

五、结束语

先用权是专利先申请制的国家用来平衡专利权人和技术在先使用人利益的重要措施。先用权的设立是为了在一定条件下救济未申请专利的技术在先使用人，以达到公平的目的，因此在立法倾向上会较为偏向先用人。可是这种倾向如果过于强烈则会被滥用，正如本文所讨论的《解释》第15条第二款的某些情形，会有损专利权人的合法利益，以致损害专利法鼓励创新和及早公开的目的，因此在更好地平衡先用人和专利权人的利益的前提下使得先用权成立的判定更为合法合理是本文的主要目的，笔者就此提出了自己的观点。当然，任何立法都不可能尽善尽美，笔者就《解释》第15条第二款的修改建议在实务中也会遇到问题，尤其是建议修改后的第二款第（二）项“正在进行实质性准备”中的“实质性”标准的选择，这需要我们通过实践来不断的完善，这对我国法律界的学者们来说仍任重而道远。

【1】尹新天. 专利权的保护【M】. 北京:知识产权出版社,2005:31.

【2】张玉敏. 知识产权法学【M】. 北京:中国检察出版社,2002:205.

【3】林广海,张学军. 原有范围在先用权抗辩【J】. 中国专利与发明,2008(4):62.

【4】 [日]纹谷畅男.专利法50讲【M】. 魏启学，译. 北京:法律出版社,1984:257-258.

【5】陈子龙. 关于先用权“原有范围”的再思考【J】. 法学,1998(7):39.

【6】尹新天. 关于先用权的若干问题【J】. 中国专利与商标,1994(4):24.

【7】王凌红. 先用权制度探析【J】. 电子知识产权, 2010(11):93.

【8】程永顺. 专利纠纷与处理【M】. 北京:知识产权出版社,2011:93.

【9】马克思. 资本论(第一卷) 【M】. 北京:人民出版社,1957:53.

【10】马振国. 对科学技术是第一生产力的几点理论思考【J】. 中央财政金融学院学报,1991(5):30-31

【11】中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南【M】. 北京:知识产权出版社,2010:281.