浅议我国外观设计专利侵权的判断标准——从两个案例谈起

易俊雄，王 玮

（1.湘潭大学 法学院，湖南 湘潭411100；2.湖南大学 法学院，湖南 长沙410012）

浅议我国外观设计专利侵权的判断标准
——从两个案例谈起

易俊雄1，王 玮2

（1.湘潭大学 法学院，湖南 湘潭411100；2.湖南大学 法学院，湖南 长沙410012）

在我国外观设计专利侵权的判断标准上，在2004年之前采取的是混同原则，在2004年之后则采取显著原则。《专利法》的第三次修改给我国的专利制度带来了显著的影响。对于外观设计专利侵权判断标准的完善，《专利法》做好了如下铺垫：外观设计专利授权标准的提高；关于外观设计专利保护范围的确定。

外观设计专利；混同原则；显著原则

案件一：富士宝公司诉家乐仕公司电热水瓶外观设计专利侵权。比较被告家乐仕公司生产的电热水瓶与原告富士宝公司的电热水瓶外观设计专利：（1）被控产品与专利产品为同一类；（2）被控产品的储水瓶与专利产品的储水瓶均是头盔形透明体，二者的视觉感受相似；（3）被控产品的瓶体与专利产品的瓶体相似；（4）被控产品的瓶体凸檐设计与专利产品的瓶体凸檐设计相似；（5）中间指示灯的设计位置相似。二者的区别在于：（1）被控产品的顶部为非透明材料制作的水盖，接水盘、净化器、出水开关与专利产品不同；（2）被控产品的瓶体有装饰图，专利产品的瓶体没有装饰图。广东省佛山市中级人民法院最终认定：被告产品与原告产品相似，侵犯了原告的外观设计专利权。

案件二：EGI诉DrorSwisa指甲磨光器外观设计专利侵权。EGI要求保护的是一个指甲磨光器设计，由一个矩形的空心管组成，空心管有一个正方形的横截面，在空心管四个侧面的三面上有磨光层；而Swisa的被控侵权产品也由一个矩形的空心管组成，空心管有一个正方形的横截面，但是空心管的四个侧面上都有磨光层。两个外观设计的区别主要是Swisa磨光器在四个侧面上都有磨光层，而不是像专利设计中那样，四个面中只有三面有磨光层，第四个面没有磨光层。2008年9月22日，美国联邦巡回上诉法院对该案以全院庭审的方式进行了再审，13位大法官认为，“Swisa磨光器在所有的四个面上都有凸出的磨光层。考虑到指甲磨光器领域的在先设计，被控侵权设计和专利设计之间的这个差别不能被认定是微不足道的”，因此，被告没有侵犯ECI的专利权。

外观设计是对产品的外表所作的富有美感的设计，是产品在销售过程中能否吸引消费者眼球的关键因素。因此，在市场竞争日益激烈的情形下，“山寨”他人产品的外观设计便自然而然地成为某些商家首选的市场营销手段，外观设计专利侵权案件的数量也呈现急剧增加的趋势。在《专利法》以及相关司法解释中，对外观设计专利侵权的判断标准都不曾有明确的规定，仅仅是在《专利法》中提及“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权”。但是，何为“实施其外观专利权”呢？《专利法》以及司法解释都无明确规定。

目前的司法实践一般参考外观设计专利授权标准。如果被控侵权产品种类与外观设计专利产品相同或相似，且被控侵权产品的外观与外观设计专利相同或相似，则构成外观设计专利侵权。[1]该判断标准中有两个要件：其一，产品类型相同或者相似；其二，产品的外观设计相似。而判定是否相似的标准在2001年《审查指南》中规定为混同原则，即如果一般消费者在仅凭其购买和使用所留印象而不能见到被比外观设计的情况下，会将在先外观设计误认为是被比外观设计，即产生混同，则被比外观设计与在先外观设计相同或相似；否则，二者既不相同，也不相似。2004年《审查指南公报》对判断原则进行了修改，将混同原则改为显著原则，即如果一般消费者经过对被比外观设计与在先外观设计的整体观察可以看出，二者的差别对于产品的整体视觉效果不具有显著影响，则被比外观设计与在先外观设计相似；否则，二者既不相同，也不相似。也就是说，在2004年之前采取的是混同原则，在2004年之后则采取显著原则。

一、以我国外观设计专利侵权判断标准分析案件

以混同原则来判断两个案件。在第一个案件中，由于热水瓶盖的材质不同，导致的视觉差异是非常明显的，并且被控产品上附带了图画，相较于原告的产品，在消费者购买过程中产生的视觉冲击感必然会更强，二者在消费者心中所留印象必然会不同。因此，如果认为消费者在购买或者使用过程中会混淆专利设计和被控设计，应该是有些牵强的。但是，法院却判定被控产品侵权。而在第二个案件中，由于被控产品与原告产品外形极为相似，仅仅是在构造上多出一个磨光层。对于普通消费者而言，此种“细微”差别导致混淆的可能性是非常大的。依混同原则，无可争议应当判定侵权。但是，美国最高法院却以司法层面上的最高权威（最高法院全体法官出席审判并一致判决）的方式作出了不构成侵权的判定。该裁判否定了我国的混同原则，当然，引人反思的对象必然是该原则的合理性。

以显著原则来判断两个案件。目前，学界对于怎样解释“影响显著”仍存在争议。《审查指南》仅仅指出：“如果一般消费者会将二者误认、混同，则二者的差别对于产品的整体视觉效果显然不具有显著的影响”。这当然是无可争议的。但是，对产品的整体视觉效果会造成显著影响的情形，应当不仅指“消费者混淆”一种。否则，显著原则和混同原则将毫无区别。因此，显著原则也还有需要明晰的空间。但是，依《审查指南》的规定，判断主体是一般的消费者，这一点是没有任何争议的。因此，以一个普通消费者的眼光看待案件一，虽然认定被控产品相较于专利产品的整体视觉变化会导致消费者对两种产品误认有些牵强，但是，认定被控产品相较于专利产品的变化对整体视觉的影响不显著却还是可以接受的。所以，以显著原则作为判断标准来看案件一，法院的认定被控产品侵权的判决是正确的。但是，在案件二中，一般消费者比较被控产品与专利产品，必然不会认为被控产品增加了一个磨光层之后，产品的整体视觉效果会有显著的变化。因此，依据显著原则仍不能支持美国联邦最高法院的判决。这说明我国的外观设计专利侵权判断标准与国际的最新发展仍有一定距离。

二、对我国外观设计专利侵权判断标准的质疑及完善

专利制度赖以建立的理论依据众说纷纭，有发展国家经济论、自然权利论、发明奖励论、知识产权论等，但是保护人们的智力创造成果是专利制度存在的目的，是任何一种学说都能接受的。我国《专利法》第1条就明确规定：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。”外观设计专利作为专利的一种，在对其进行保护的时候，无疑也应当符合制度设立的目的和立法原意。体现于外观设计专利之上的智力创造成果，就是产品的外观设计相较于现有设计的新颖“设计要点”。一个有效的外观设计专利必定会基于一定的设计理念而在产品上创造出新颖的形状、图案、色彩或有机结合。此种创新点也称为设计要点。只有保护好智力创造成果，才能推动发明创造的运用，提高创新能力。所以，只有对设计要点给予重点保护，才能提高人们外观设计创新的积极性。

我国之前所采取的混同判断标准是借鉴了判断商标侵权时的商标混淆理论。二者均依附在产品之上，并为消费者所感知。但是，二者却是不同制度背景下的产物。商标有表明商品或服务的出处以及特定产品的品质等信息的功能，这也是商标存在的价值所在。因此，在判断商标是否侵权时，就需要消费者判断被控商标与原告商标是否相同或相似，是否可能会使消费者误认。因为一旦误认，就会破坏商标的核心价值或者说识别功能。法律要保护商标权人的权利，则必须保证各个商标在视觉效果上不会相同或相似。产品的外观设计专利在客观上很注重美感，并以此来吸引消费者，但却不是识别产品来源以及品质的载体，并且在实践中，绝大部分外观设计也不具备此种识别功能，至少《专利法》并不关注外观设计的识别功能。《专利法》关注的重点是专利的创造性，对于外观设计专利也是如此，《专利法》或者说专利制度重点关注和保护的是外观设计专利的设计要点。因而笔者认为，在对外观设计专利侵权进行判断时，更应关注外观设计专利的设计要点是否被人盗用。换言之，应当以被控产品外观设计的设计要点与外观设计专利产品的设计要点是否相同或相似为标准，而不应当依据产品外观设计的形象是否会在消费者心中产生误认。混同原则作为外观设计专利侵权判断标准，本身混同了商标侵权与专利侵权，缺乏正当的理论支撑。

现行的显著原则要求对比两个设计之间的差异点对产品整体视觉效果的影响，但是并没有明确规定何种情形下属于“显著影响”。笔者认为，基于上述分析，从《专利法》的立法目的以及保护价值来看，显著原则应在如下三个方面进行完善：

第一，判断主体增加一般技术人员。因为创新点会涉及一定的设计技术背景，而且大部分时候需要借助外观设计专利的说明书来判断哪些才是创新点。因此，有必要增设技术人员作为侵权判断的主体。

第二，偏重设计要点之间差异的对比。设计要点即创新点才是《专利法》应当加强保护的标的，因此，创新点的相似性是判断侵权与否的关键。

第三，设立显著原则的例外。当被控产品外观设计的创新点与原告外观设计专利的创新点极为不同，即便两个外观设计的整体视觉效果相差不大，也应认定被控产品外观设计具有一定的独创性而没有侵犯原告的外观设计专利。这一点其实也是突出保护外观设计专利创新性的产物。

因此，修正后的显著原则应当表述为：“如果一般消费者对比被控产品外观设计与外观设计专利可以看出，二者的差别对于产品整体视觉效果具有显著影响，则认定被控产品外观设计侵权；但是，一般相关技术人员通过对比两个产品外观设计的设计要点（创新点）认为两个产品的设计要点不同，则不应认定被控产品的外观设计侵权。”

美国法院在审理案件二时，正是基于被控产品的外观设计有其独特的设计理念，才最终作出不构成侵权的判定。此种设计理念无非就是设计创新点的代名词。美国法院基于保护创新的原则，最终判定被控产品不侵权。

需要补充的是，在判断设计要点之间是否存在差异时，之前仅限适用于发明专利和实用新型专利的等同原则，在《专利法》对外观设计专利增加“创造性”这一专利授予条件之后，也能适用于外观设计专利设计要点之间是否存在差异的判断上来了。

三、《专利法》为外观设计专利侵权判断标准的完善做好了铺垫

（一）外观设计专利授权标准的提高

《专利法》第23条对外观设计专利的授予条件进行了实质性修改。被授权的专利不仅应当不属于现有设计，而且要求与现有设计或现有设计特征的组合相比具有明显区别。这一点就是要求外观设计专利也应和发明及实用新型一样要有一定的创造性。[2]此变革的目的也是为了提高我国外观设计专利的质量，促进外观设计创新。基于促进外观设计创新的目的提高专利授权标准，因而在判断外观设计专利是否侵权时，对于创新点（设计要点）给予特殊重点保护无疑也是符合这一立法目的的。

（二）关于外观设计专利保护范围的确定

判断某一具体实施行为是否为专利侵权行为，关键问题是判断和确定专利的保护范围，实施行为在专利权的保护范围之内才构成侵权。对于发明专利和实用新型专利，所谓保护范围就是专利权覆盖的发明创造的技术特征和技术幅度。对于外观设计专利而言，保护范围应当是外观设计专利权应当覆盖的创新点。《专利法》强调了简要说明的作用，第27条要求申请外观设计专利必须提交简要说明。简要说明不再是可有可无的，而是外观设计专利申请的必需部分。《专利法》第59条规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”因此，专利权人在申请外观设计专利时，要积极且慎重地撰写简要说明，体现出外观设计的创新点，弥补通过图片或照片无法表示的内容。简要说明能使外观设计的创新点更清晰地以文字的形式表现出来，为判断外观设计专利侵权时，技术人员更准确地提炼设计要点提供了前提条件。此种规定也确保了外观设计专利设计要点的明确性和保护范围能为公众所知晓，[2]从而能使本文所主张的侵权判断标准很好地平衡外观设计专利权人与公众的利益。

[1]周云川.《专利法》第三次修改对专利侵权诉讼的影响[J].电子知识产权,2009(3):39.

[2]冯晓青.知识产权法[M].武汉:武汉大学出版社,2009:140,176.

D923.4

A

1673―2391(2012)03―0079―03

2011—10—17

易俊雄，男，湖南湘潭人，湘潭大学法学院；王玮，女，湖南湘潭人，湖南大学法学院。

【责任编校：王 欢】