浅析“禁止重复授权”原则——我国专利法如何避免“重复授权”<br/>

浅析“禁止重复授权”原则——我国专利法如何避免“重复授权”

2012-04-01鲍欣欣

电视技术 2012年2期

张巍，夏刊，鲍欣欣

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100190）

责任编辑:薛京

1 “禁止重复授权”原则

专利权是指国家依法授予专利权人对其发明创造在一定地域和期限内的独占权，是专利权人禁止他人未经其许可实施其发明创造的权利。专利权的独占性也称专有性、排他性或垄断性，是其最本质的属性。基于这一属性，对于同样的发明创造，即使有两个以上的申请人分别提出了专利申请，并且都符合授予专利权的条件，也不能都授予专利权，否则在多项专利权之间就会发生冲突，而违背其独占性。这就是“禁止重复授权”原则[1]。

2 我国专利法的相关规定

为了避免“重复授权”，我国现行专利法第九条第一款明确规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。其中，关于“只能授予一项专利权”存在两种观点：第一种观点是同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在；第二种观点是同样的发明创造不能被授予两次专利权。究竟应该采取哪个观点，学术界一直争论不休，尤其体现在关于“舒学章案”的争论中。在该案的最高人民法院再审判决书中指出：本案一审判决认为，禁止重复授权应理解为，“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在”；二审判决认为，“重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权，基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件”；二审判决实际上是认为同样的发明创造只能被授予一次专利权；禁止重复授权的目的在于防止对于同样的发明创造有两项或者两项以上的专利权同时存在而导致专利权之间的冲突或者不必要的重叠，只要两项专利申请或者专利要求保护的内容不同，即可以达到防止重复授权的目的；专利法中所规定的禁止重复授权，是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权[2]。可见，最高人民法院再审判决支持上述第一种观点，第一种观点有利地保护了同日（指申请日）既申请实用新型专利又申请发明专利的申请人的利益。

我国现行专利法则对这两种观点进行了折中，在保证同样的发明创造不能被授予两次专利权的前提下，又针对同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利规定了一个例外情况（将在第3节介绍）。

根据我国现行专利法第九条和实施细则第四十一条以及审查指南的规定，对于两个以上的申请人同日（指申请日；有优先权的，指优先权日）分别就同样的发明创造申请专利的，如果这两件申请均符合授予专利权的其他条件，应当通知申请人自行协商确定申请人。申请人期满不答复的，其申请被视为撤回；协商不成，或者经申请人陈述意见或进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，两件申请均予以驳回。对于同一申请人同日就同样的发明创造提出两件专利申请的，如果这两件申请均符合授予专利权的其他条件，应当就这两件申请分别通知申请人进行选择或者修改。申请人期满不答复的，相应的申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，两件申请均予以驳回[3]。

另外，我国现行专利法第二十二条第二款关于新颖性及抵触申请的规定也体现了“禁止重复授权”原则。根据我国现行专利法第二十二条第二款的规定，任何单位或个人就同样的发明或实用新型先后两次申请专利，如果在先申请在在后申请的申请日（指申请日；有优先权的，指优先权日）之前公开，则在先申请构成了在后申请的现有技术，在先申请破坏了在后申请的新颖性，导致在后申请不能被授予专利权，如果在先申请在在后申请的申请日（有优先权的，指优先权日）当天或之后公开，那么在先申请将构成在后申请的抵触申请，也将导致在后申请不具备新颖性而不能被授予专利权，从而避免了“重复授权”。

由此可见，对于申请日不同的情况，通过现行专利法第二十二条第二款关于新颖性及抵触申请的规定来避免“重复授权”；对于申请日相同的情况，则通过专利法第九条第一款关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定来避免“重复授权”。

然而，虽然我国专利法及实施细则有上述规定，理论上能够避免重复授权，但由于多方面原因，现实中仍然会存在比较复杂的情况，包括以下两种情形：第一种，在后申请已经授权而在先申请尚未授权；第二种，同日申请的两件专利申请，其中一件已经授权而另一件尚未授权。

对于第一种情况，审查员无法主动以新颖性无效掉在后申请的专利权，如果申请人不同，为了符合专利法第九条第二款关于“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”的规定，尚未授权的在先申请也要被授予专利权，由此造成的重复授权留待后续的无效程序解决；如果申请人相同，申请人则需对在先申请进行修改，使其不构成“同样的发明创造”，以避免重复授权，然而，这种做法显然对申请人非常不利，因为，如果在先申请被公开，则在先申请构成了在后申请的抵触申请，在后申请的专利权是不合法的，能够被无效掉，即在后申请的专利权并不稳定，但是根据我国现行专利法及实施细则的相关规定，除了一种特例情况以外，不允许申请人通过放弃已获得的专利权来获得尚未授予的专利权，申请人仅能通过修改在先申请，使得两件专利的保护范围不相同，从而避免“重复授权”，这将使得在先申请无法得到一个与在后申请一样的合理的保护范围，将造成申请人利益损失，而申请人也只能自己承担先后申请两件能够构成重复授权的专利申请的后果。

对于第二种情况，如果申请人不同，此时已经错过了通过协商来确定申请人的时机，为了兼顾公平公正，应当对尚未授权的申请进行授权，由此造成的重复授权留待后续的无效程序解决，此时还应当注意，如果有证据表明申请的申请人与专利的专利权人的不同是因变更所致，此时应当适用专利法第九条第一款的规定，要求申请的申请人与专利的专利权人进行协商，如果协商不成，则驳回该申请，从而避免申请人或专利权人通过变更的方式不当得利；如果申请人相同，除一种例外情况以外，申请人仅能通过修改在先申请，使其不构成“同样的发明创造”，以避免重复授权。

3 同人同日申请实用新型和发明的处理

我国专利法规定，同一申请人同日对同样的发明创造可以既申请实用新型专利又申请发明专利。这一规定的设立，满足了专利申请人既想利用实用新型审查方式快速获得保护的优势又想获得发明专利权更长的保护期限和更稳定的专利权的目的，但是对同样的发明创造既授予实用新型专利权又授予发明专利权，将违反“禁止重复授权”原则。

针对这一矛盾，我国现行专利法和实施细则规定了一种例外情况。根据我国现行的专利法实施细则第四十一条的规定，同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，如果在符合规定的前提下通过放弃实用新型而获得发明专利授权，则实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。该规定既承认了实用新型专利权在公告授予发明专利权之前的有效性，使得申请人的发明创造快速获得专利法的保护，同日申请的发明专利又没有由于实用新型专利权曾经有效而不被授予专利权，使得申请人的发明创造也获得了更长的保护期限和更稳定的专利权。

但是，通过放弃已有专利权而使尚未授权的专利申请授权有其非常严格的条件。1）必须是同一申请人同日（仅指申请日）的申请；2）已有专利权必须是实用新型专利权，尚未授权的专利申请必须是发明专利申请；3）申请人必须在申请时分别做出了同日申请发明和实用新型的说明；4）先获得的实用新型专利权必须尚未终止。上述4个条件必须同时满足，否则，申请人将仅能通过修改尚未授权的发明专利申请，使其与已经授权的实用新型专利属于不同的发明创造，来避免“重复授权”。其中，对于1），申请人必须完全相同，申请人部分相同的不视为同一申请人，同日仅指申请日而不包括优先权日。对于2），不包括两件均为实用新型专利或两件均为发明专利的情况，并且，由于我国采取的审查制度，通常不会出现发明专利申请先于实用新型申请授权的情况，而且，由于发明专利申请的保护期限更长、权利更稳定，通常申请人不会为了实用新型专利的授权而要求放弃已授权的发明专利。对于3），申请人必须在申请日提交的发明专利申请和实用新型专利申请的请求书中分别作出声明，不能仅在其中一个请求书中声明，申请日之后补交的说明不予接受。对于4），由于这种情况下放弃的实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止，如果先获得的实用新型专利权因专利权人未缴费或主动放弃而处于终止失效状态，则由于无法放弃已经失效的权利，而导致无法通过放弃曾经有过的专利权而使尚未授权的发明专利申请授权，如果实用新型专利权处于等年费滞纳金状态，则需申请人缴纳年费滞纳金之后再进入放弃程序，如果申请人拒不缴纳年费滞纳金，实用新型专利权将会进入终止失效状态，也无法通过放弃曾经有过的专利权而使尚未授权的发明专利申请授权。