宽限期的理解与适用

孟 佳，黄海云

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100190）

宽限期的理解与适用

孟 佳，黄海云

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100190）

从专利法第二十四条所规定的不丧失新颖性的宽限期的立法宗旨出发，对其法律效力以及适用方式进行深入探讨，特别对图像通信领域中容易出现的涉及适用宽限期的两种情形给出说明，提出合理利用宽限期的建议，不仅加深了专利申请人对宽限期的理解，而且使专利申请人的利益能够得到充分保护。

宽限期；新颖性；图像通信；保密；证据

1 案例

本案例的申请人为A，发明人为B和C，申请日为2010年4月2日。

应申请人的实质审查请求，审查员发出了《第一次审查意见通知书》，否定权利要求的创造性。通知书中引用的对比文件是由个人D在CNKI中国优秀硕士学位论文全文数据库上发表的硕士学位论文，论文公开日为2009年12月31日。在收到通知书后，申请人没有进行答复，本案视撤。

审查员在随后的审查工作中无意发现此案所涉及对比文件的撰写者D研究生期间在A公司实习，参与A公司的核心项目开发。申请人A就该项目申请了专利，而D则就该项目撰写了学位论文。A与D都就该项目的核心内容进行了公开。

人们不禁会问：如果D负有保密义务，但是其却违约泄密，使得核心技术内容成为现有技术，有权就该技术内容申请并可能获得专利权的单位或者个人能否得到合理的救济或者补偿；本申请是否还存在授予专利权的希望，究竟满足何条件，授权才成为可能；申请人放弃答复《第一次审查意见通知书》是何种原因，是取证困难还是不知晓相关法律程序。

事实上，专利法第二十四条已规定了上述情形的相关处理方式，以减少或降低泄密行为给专利申请人带来的损失。而笔者在几年的审查实践过程中，很少遇到申请人能够利用专利法二十四条规定的新颖性宽限期来保护其利益；即使申请人提出宽限期的声明，其程序或证据有时也不符合要求，宽限期声明视为未提出。因此，对涉及新颖性宽限期的专利法第二十四条的解释很有必要。

2 宽限期及其立法宗旨和法律效力

新颖性宽限期作为丧失新颖性的例外，是指提交专利申请前一个特定期间，在该期间内某些主体以一定方式公开发明创造而不破坏其专利申请的新颖性。它是专利法赋予申请人的一种“优惠”。宽限期可以避免申请人在提出专利申请之前不长时间内无意公开发明的行为而丧失申请专利的权利。

专利法第二十四条中明确规定：申请专利的发明创造在其申请日以前的6个月内通过以下3种方式予以公开的，可以享受新颖性宽限期，1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

新颖性宽限期不能改变以上3种方式所公开的内容已处于现有技术的状态，也无法将专利申请的申请日追溯到发明创造的展出日、发表日或泄露日。现行宽限期规定对申请人自己做出的公开（上述第1）、2）两种情形）和他人未经申请人许可而进行的公开（上述第3）种情形）提供6个月的宽限期保护。因此，在分辨是否可以享有宽限期时，需要明确内容公开的方式、公开内容的发起方、是否存在“泄露”行为。

对于公开的实施者为申请人时，如存在适用宽限期规定的必要性，申请人可在提出专利申请时给出相关声，明即在发明请求书中的“不丧失新颖性宽限期声明”的相应栏进行框选；同时需要在自申请日起的2个月内提交有关展览会或者学术会议的组织单位出具的证明文件，当然证明文件的真实性和可用性还需由专利审查单位来审核并最终确定宽限期是否成立；当专利申请产生争议或者申请人想挽救该专利时才追加的宽限期声明是不予接受的。对于公开的实施者为他人时，若申请人在申请日前已获知泄密行为的发生，申请人应按照上述的类似方式操作；若申请人在申请日之后才知晓他人未经同意而擅自公开发明的行为,应在得知情况后2个月内提出新颖性宽限期声明，并附具关于他人泄露申请内容的证明材料如泄露日期、泄露方式、泄露内容、并由证明人签字或盖章，由专利审查部门来核实证据的有效性。

3 图像通信领域常见的宽限期适用方式

近年来，随着知识产权战略的普及，企业、高校、科研机构或个人的知识产权保护意识也随之增强。不过仍然存在很多专利虽然在技术上达到了比较高的水准但由于没有把握申请专利的最佳时机或对个别申请程序的不了解而无法获得专利保护，更加无法为他们创造经济效益。宽限期就属于易被申请人忽视的申请程序。

根据图像通信技术领域的专利申请人的来源分配情况，图像通信领域中涉及宽限期的适用情形通常为上述提及的第2、3种情形，即申请人在学术/技术会议上公开和他人擅自公开。

1）他人擅自公开技术内容

图像通信领域是一个快速发展的行业，同行间的合作与交流非常有必要。违背申请人的意愿泄漏发明的行为发生在所难免的，此泄漏行为既包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开，也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。前面所提及的案例就属于此情形。

对比文件是由D（他人）在申请人A的专利申请日之前的六个月内发表的论文。如果D与A之间确实存在合作，且A能够证明D未经其同意泄露技术内容，当A所提供的证据成立时，那么本申请不能被该对比文件破坏新颖性和创造性。但是如果申请人不了解宽限期的相关规定，或者即使了解了宽限期规定，却碍于无法提供有利的证据，本申请依然会因为自己或他人所公开的技术内容而丧失新颖性和创造性。

究竟什么样的证据才能被认为是有效的，且能够接受的呢？笔者认为至少应对证据进行如下审核：

（1）公开其发明创造的他人是否负有保密义务。如申请人提供保密信约来证明他人是具有保密义务的，申请人对于泄密行为的发生是预先给出防范措施的，只是他人未遵循约定。

（2）保密信约是否在对比文件发表时已生效。如果申请人是在审查员给出了对比文件之后、为证明其技术内容被泄露而重新与他人拟定一份保密协议，那么此份保密信约的发生时间在对比文件发表时还尚未生效，其对对比文件不具备约束力，此证据是不能成立的。

（3）保密信约如果能够规定擅自违反保密信约将会受到什么样的惩罚，则更加证明申请人对于泄露保密内容是不允许的，此份保密信约则更具备说服力。对将发明内容擅自公开的人员进行公开惩罚表明保密信约文件的效力，也表明申请人不同意他人泄露其技术内容的明确态度。

（4）被公开的发明创造内容必须直接或者间接来自申请人。如所作出的发明创造来源于另外独立做出发明创造的单位或个人，此份证据不成立。

（5）提出证据的时机应当在得知情况2个月内（申请日后获知）或申请日起2个月内（申请日前获知）提供。

通过此案例，我们可了解当存在他人擅自公开发明时，申请人该从何角度来进行答复，需要提供哪些证据来保护自身利益。另外，对于专利申请人同样存在警示作用，当一个技术项目在启动初期，最好让参与人员（包括项目负责人、设计者、合作方、协助方、提供相关帮助方）签订保密协议，并尽量在协议中列出违反保密原则将受到的惩罚措施。如果没有惩罚措施的保密协议，在某种程度上会被认为保密仅仅是一种倡导，其并不能被认为是一种义务，为了避免后续出现争议，最好在保密协议中列出未进行保密的惩罚措施，以明确对于泄密这一行为是禁止的。这样，不仅会对相关人员产生约束力；而且当发生争议时，主张该宽限期效力的一方提出的说明或举证更具说服力。同时，申请人要密切关注与发明内容相关的重点技术的发展走向或动态，以监控或了解他人擅自公开或使用发明的情况，最大程度保护自身权益。

2）申请人自己在学术会议或技术会议上首次发表技术内容

图像通信领域中存在很多高校申请，发明人、设计人或者其所在单位有可能出于某些正当理由或者实际需要而在申请日前将发明创造公开，如申请人有时会在申请日以前在规定的学术会议或者技术会议上首次发表与其技术内容相关的文章。而宽限期的规定，特别是对于高校和科研机构的申请人来说，对其发明的书面公开和口头公开等形式提供保护，可促进他们在科研及学术环境中充分发挥创新动力，为新技术的产生提供激励。

但申请人很少在提交专利申请的请求书中提出享受宽限期的请求。当申请进入实质审查阶段，审查员检索到该篇学术会议或技术会议论文，如果论文的公开时间合适，那么此篇论文会作为现有技术影响本发明的新颖性或创造性。申请人在看到审查员的审查意见通知书后才提出利用追加宽限期声明来使该专利获得保护，但是由于提出宽限期的时机不当，这一错误已无法弥补。

因此，在该情形下所提出的声明和证据至少应具备如下条件：

（1）在申请日当日提出享受宽限期声明，追加的宽限期声明在程序和时间上不成立，不能被接受。

（2）证据需在自申请日起的2个月内提交，且证明材料要符合要求。提供有关学术/技术会议的组织单位出具的证明文件，证明材料中注明会议召开的日期、地点、名称以及发明创造发表的日期、形式和内容，并加盖公章。

（3）“规定的学术会议或者技术会议”仅限于在我国举办的、由国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的；其适用范围存在一定的局限。全国性学术团体应该具备的条件是由中国科学技术协会管理并挂牌的社会团体。民政部的网站上可以查询到业务主管单位为中国科学技术协会的相关团体。另外，中国科学技术协会的官方网站www.cast.org.cn的“全国学会”里面，也可以查询到。

申请人如果没有按照宽限期所规定的程序操作，或者是抱着侥幸心理认为审查员有可能不会检索到相关的学术论文而不在申请日时提出享有宽限期的声明，那么一件有价值的专利申请会因为申请人自身的失误而无法得到授予专利权的资格。为了更好的保护自身利益，且确实存在提出专利申请以及在学术/技术会议上发表技术内容这两种需求时，要先进行学术会议的级别的查询和确认，以明确会议的类型和主办单位，并决定是否是利用宽限期、合理安排提出专利申请和在学术/技术会议上发表时间的先后顺序。

4 结语

新颖性宽限期是现有技术的例外情形，涉及专利实质条件中的新颖性的满足问题，从而影响专利确权。现有技术属于公有领域，而宽限期规则的制定又将某些现有技术纳入到专有领域。在一定程度上使得专利权人利益与社会公众利益达到平衡，有利于现有技术的公平和效益价值的实现。新颖性宽限期仅仅是对申请日以前通过特定方式公开发明创造性的一种补救措施，也即一种临时保护，其保护力度是有限的，不可过分依赖。申请人应该尽可能先提出专利申请，然后再予以展出或发表，这样更加安全可靠。不过，如果一旦申请人基于某些特定原因使得其发明创造在申请日之前的六个月内按照宽限期所规定的三种情形之一事先公开，申请人可以按照相关的程序提供相关的证据和声明以证明其具有享受新颖性宽限期资格，从而最终保护申请人切身利益。

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2] 中华人民共和国国家知识产权局.审查操作规程:实质审查分册[M].北京：知识产权出版社，2011.

[3] 尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.

[4] 万小丽.新颖性宽限期规则的研究[D].武汉：华中师范大学，2006.

The Comprehension and Application of Grace Period

MENG Jia，HUANG Haiyun
（Patent Examination Cooperation Center of the Patent Office,SIPO,Beijing 100190，China）

According to the legislative purpose of the grace period for non-prejudicial disclosures provided by the Article 24 of the Patent Law,its legal effect and applicability manners are deeply discussed.Especially two cases of grace period are explained which often occur in the field of image communication.The correlative advice about how to reasonably apply grade period is proposed,and the advice not only enhance patent applicants’comprehension to the grace period but also protect their interests adequately.

grace period；novelty；image communication；confidentiality；evidence

G306

B

【本文献信息】孟佳，黄海云.宽限期的理解与适用[J].电视技术，2012，36（S2）.

魏雨博

2012-08-10