美国专利审判相关情况介绍及若干思考

文 / 杜微科

美国专利审判相关情况介绍及若干思考

文 / 杜微科

对美国最高法院、联邦巡回上诉法院以及联邦地区法院近年来审理专利案件的基本情况，以及美国专利授权后行政程序运行的基本情况进行了介绍。结合近几年来美国专利审判实践中的若干典型案例，较为详细地介绍了美国专利审判实践中值得重点关注的几个问题，包括：等同原则的适用情况，与专利权规制相关的专利权滥用、不当行为原则、专利权反垄断规制等具体法律制度，以及专利权推定有效理论在美国的新发展。并在此基础上提出了相关的意见和建议。

美国专利审判 等同原则 专利权规制 专利权推定有效

一、近年来美国最高法院、联邦巡回上诉法院（CAFC1. 全称为“United States Court of Appeals for the Federal Circuit”。 ）以及联邦地区法院审理专利案件的基本情况

（一）美国最高法院近年来审理的典型专利案件及数据分析

自2000年以来，美国最高法院积极介入专利领域，通过多起重大案件的审理，就一些专利法领域的重大问题予以澄清，这些案例主要包括：（1）2002年关于等同原则以及禁止反悔原则的FESTO CORPORATION, PETITIONER v. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO., LTD., ET AL案；（2）2006年关于永久禁令的eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388案；（3）2007年关于显而易见性的KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398案；（4）2010年关于商业方法、软件的可专利性的Bilski v. Kappos案；（5）2011年关于专利权的有效性推定以及专利权效力的举证责任和证明标准的MICROSOFT CORP. v. I4I LIMITED PARTNERSHIP ET AL.案。除上述案件外，美国最高法院目前正在审理的涉及专利法的重要案件还包括：关于故意侵权和间接侵权的Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A案；关于权利要求的不确定性的Applera Corp. v. Enzo Biochem, Inc.案2. 相关内容引自英特尔公司David Simon，高通公司Sean Murphy在斯坦福大学做的题为“Patent Reform”的演讲。。

根据斯坦福大学法学院Mei Gechlik进行的研究3. 相关数据引自斯坦福大学法学院Mei Gechlik女士在斯坦福大学作的题为“Patent Llitigation-A China/US Comparison”的演讲。，从1999年至2008年，CAFC审理的全部案件中，仅有0.058%的案件被美国最高法院再次审查，该比例在全部的十三个巡回上诉法院中是最低的。但是，在全部的30件案件中，美国最高法院撤消了（reversed）其中的18件，发回（vacated）了7件，仅维持了5件，其撤销以及发回的比例高达83.3%，在全部的十三个法院中又是最高的（应当指出的是，即使是比例最低的第七巡回上诉法院，其撤销以及发回的比例亦高达55.3%）。自1999年至2010年期间，美国最高法院重新审查了14件涉及专利的案件，撤销了其中的12件，撤销的比例为85.7%。1982年至2010年期间，先前的15年内（1982-1997）最高法院仅审查了5件专利案件，而最近的十年（2000-2010）间，最高法院则一共审查了13件专利案件。无论是从案件的数量还是从案件涉及到的法律问题来看，美国最高法院近年来明显加大了对专利案件的重视程度，美国最高法院通过一系列重大案件的判决，正在对美国的专利政策进行深刻的调整，以更好地适应美国社会、经济、科技发展的需要。

（二）CAFC近年来审理的部分典型专利案件

近年来，CAFC也相继作出一系列重要的判决，对专利法领域的若干重大问题予以了澄清，这些案例主要包括：（1）2010年关于专利权授权实质性要件中的书面说明（Written Description）以及充分公开（Enablement）的Ariad v. Lilly,598 F.3d 1336 案。CAFC在该案中明确，美国专利法112条中有关书面说明与充分公开的标准是不同的，一项专利必须同时满足这两个方面的要求。（2）2011年5月25日判决的有关不当行为（Inequitable conduct）导致专利权不可实施（Unenforceable）的THERASENSE,INC. v. BECTON案。（3）2010年判决的涉及美国专利法271（b）有关积极诱导侵权（active inducement）的SEB v. Montgomery Ward amp; Co.,594 F.3d 1360 案。（4）分别于2009年、2011年判决的有关损害赔偿的Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301案以及 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292案。（5）2007年判决的有关故意侵权的in re Seagate Tech., L.L.C., 497 F.3d 1360,1365案。（6）2010年判决的有关专利权滥用（patent misuse）的Princo Corp. v. International Trade Commission and U.S. Philips Corp(en banc)案。

（三）美国联邦地区法院审理专利案件的基本情况4. 相关数据引自Douglas Luftman，Alexander Rogers, Allon Stabinsky在斯坦福大学做的题为“Patent Litigation-Practitioner Perspective”的演讲。

相对而言，美国专利诉讼案件的数量在联邦地区法院审理的诉讼案件中，只占非常小的比例。例如，2008年，在美国联邦地区法院提起的专利诉讼只有2896件，而同一时期在美国联邦地区法院提起的诉讼案件总数为267257件，专利案件所占的比重仅为1%。从2002年至2010年，在联邦地区法院提起的专利诉讼均在2500件至3000件之间，其中2004、2010年的案件数量略微超过3000件，案件数量总体保持相对稳定。

从案件分布来看，联邦地区法院受理的专利案件分布十分不均，主要集中在相对集中的几个区域，有些联邦地区法院只有很少数量的案件，而有些法院甚至没有案件。在受理专利案件最多的3个联邦地区法院中，有两个位于经济较为发达、技术创新程度高、高科技企业集中的加州（C.D.CA以及N.D.CA）地区法院，另外一个则是以亲专利权人著称、倍受权利人青睐的德州东区法院（E.D.Texas）。

（四）美国专利司法审判中存在的主要问题5. 本部分相关数据引自Douglas Luftman，Alexander Rogers, Allon Stabinsky,在斯坦福大学做的题为“Patent Litigation – Practitioner Perspective”的演讲。

虽然美国最高法院以及CAFC在专利法统一执法方面付出了巨大的努力，但是从美国目前的专利审判实践来看，仍然存在一系列的问题，主要表现在：

1. 审判尺度差异较大、挑选法庭（Forum shopping）现象客观存在。

由于审判标准并不统一，法庭对于专利权人的态度相差较大，因此，专利权人往往会选择有利于权利人的法院提起诉讼。例如，德州东区法院审理的专利案件中，专利权人胜诉的比例明显高于其他法院（2010年为55.1%,而在胜诉率最低的ND.GA法院，专利权人的胜诉率仅为11.5%），故该院2010年受理的专利案件的数量居全美第二位，仅次于高科技产业集中的加州中区法院。其次，从赔偿额来看，25个赔偿额最高的判决，有48%出自德州东区法院。

2. 专利诉讼缺乏可预见性。

由于在专利诉讼中存在权利要求解释规则不确定、专利权效力容易被推翻、专利权不可执行（unenforceable）、赔偿金额难于确定等诸多的不确定因素，因此，当事人对专利诉讼的结果往往缺乏合理的预见性。

3. 专利诉讼效率低下、耗时漫长，费用巨大。

证据发现制度是美国民事诉讼程序中的一项重要制度，虽然该制度有利于帮助当事人收集证据，查清案件事实，但很容易被滥用，进而导致效率低下、诉讼周期漫长、耗费巨大，不仅给当事人带来巨大的经济负担和时间成本，更使得双方争议不能得到及时化解，给竞争主体的正常商业活动带来不利影响。从2000年至2010年的统计数据来看，即使是进入庭审时间最短的弗吉尼亚东区法院，进入庭审所需要的平均时间也达到了360天左右，德州东区法院（2010年受理案件数量排名全美第二）平均需要808天，而加州北区法院（2010年受理案件数量排名全美第三）则平均需要1066天。由于耗费巨大，一定程度上也使得当事人更倾向于以和解的方式结案。在2000年至2010年统计的25000件专利诉讼中，有76%的案件以和解结案，15%的案件下达了判决，在判决的案件中，专利权人胜诉的比例约为32.5%。

4. 由缺乏技术背景的陪审团参与专利案件的审理，增加了案件的不确定性。

近年来，更多的专利案件采取陪审团审理，其比例已从90年代的25%迅速增加至2009年的70%。单纯由法官审理时，专利权人有40%的比例赢得诉讼，而在陪审团审理中，专利权人赢得诉讼的比例则迅速提高至80%,并且陪审团确定的赔偿金的中点（10，900，000美元），也远远高于单纯由法官审理时确定的赔偿金的中点（700，000美元）。也正是由于陪审团缺乏专业技术背景和专业知识，使得专利诉讼增加了更多的不确定性。

5. 知识产权审判专业化有所欠缺。

与我国法院采取的设立专门的知识产权庭对专利案件进行审理的模式不同，在美国具有专利案件一审管辖权的联邦地区法院中，法官既要审理专利案件，也要审理其他的民事纠纷案件以及刑事案件。由于案件数量较大，而专利案件所占的比例又很小，因此，至少在联邦地区法院，很难做到知识产权审判的专业化。

二、美国专利授权后行政程序运行情况介绍 6. 本部分相关数据引自斯坦福大学法学院Mei Gechlik女士作的题为“Patent Litigation-A China/US Comparison”的演讲。

根据美国现行专利法，在专利权授权后，第三方既可以在侵权诉讼中针对专利权的效力提出挑战，也可以通过在美国专利商标局（USPTO）启动单方复审程序（Ex Parte Reexamination）或者双方复审程序（Inter Partes Reexamination），对专利权的效力提出挑战。这与在我国仅能由专利复审委员会对专利权的效力进行审查并作出决定的制度设计存在很大不同。

美国的单方复审程序创立于1980年，现行的单方复审程序系根据美国1999年的美国发明人保护法（The American Inventor Protection Act of 1999）建立。从1980年至2009年6月30日，共受理单方复审案件10066件（其中权利人自行提起36%，第三方提起62%），2008年受理案件约160余件。现行的双方复审程序同样系根据美国1999年的美国发明人保护法建立，截至2009年6月30日，USPTO共受案583件（年均58件）。

目前而言，美国的单方复审程序以及双方复审程序的运行并不顺畅，不仅受理案件数量相对较少，而且在实践中还存在很多问题，其中最为突出的就是耗时漫长。以2010年审结的案件为样本，在美国专利商标局进行的单方复审程序平均耗时约25.1个月，双方复审程序耗费的平均时间超过了36个月。在申诉至美国专利商标局的BPAI（Board of Patent Appeals and Interferences）后，单方复审程序的平均审查时间为4.7年（1.8-11.1年之间），双方复审程序的平均审查时间为4.7年（2.4-7.9年之间）7. 相关数据系2010年案件情况。。从2005年3月至今，一共有56件单方复审程序案件上诉至CAFC，CAFC审理所述案件的平均时间为15个月。截至2009年10月，仅有5件双方复审案件上诉至CAFC。2009年，CAFC撤销了13%的案件。

从审理结果来看，明显可以反映出近年来美国专利商标局的授权专利质量并不高，许多已授权专利都存在或多或少的实质性缺陷，很容易被宣告无效，专利权的效力很不稳定。根据斯坦福大学法学院Mei Gechlik进行的研究，在美国专利商标局进行的授权后单方复审程序中，约有64%的专利在修改权利要求后得以维持，11%的专利的权利要求被全部无效，仅有25%的专利的全部权利要求得以维持。在双方复审程序中，约有60%的专利权的全部权利要求被宣告无效，35%的专利在修改权利要求后得以维持，仅有5%的专利的全部权利要求得以维持。8. 相关数据引自斯坦福大学法学院Mei Gechlik女士作的题为“Patent Litigation-A China/US Comparison”的演讲。

三、美国专利审判实践中值得重点关注的几个问题

（一）不当行为、专利权滥用及专利权的反垄断规制

二战以来，美国始终占据着世界科学技术的前沿，拥有大量核心技术和知识产权。值得关注的是，美国在其国内的专利授权以及后续的司法保护过程中，并不是片面强调对专利权人的利益保护，而是十分强调对专利授权的规范以及对专利权实施的规制，维护专利权人与社会公众的利益平衡，并设立了专利权滥用、专利权的反垄断规制、不当行为等一系列具体的制度来防止专利权的滥用，维护正常的市场竞争秩序和创新环境。

1. 不当行为（Inequitable conduct）

不当行为是美国法院在专利审判实践中针对专利侵权行为设立的一项衡平抗辩制度，其理论依据在于衡平法中的“不净之手”原则（the doctrine of unclean hands），美国最高法院在Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.案、Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.案、Standard Oil Co. v. United States案以及Precision Instruments Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.等案件中对其进行了阐述。如果专利权人实施了不当行为，即使该专利权是有效的并且侵权行为成立，法庭也可以根据衡平规则确定该专利权不可实施（unenforceable）。

专利申请人在向美国专利商标局（USPTO）申请专利的过程中，如未能履行其坦诚及诚实披露义务，即构成不当行为。根据USPTO确立的规则，由于专利权的授予影响到社会公众的利益，因此，在专利申请的审查过程中，只有在USPTO知晓并且评估了所有与专利性有关的实质性信息的情况下，方能确保专利审查是最有效率的并且最符合社会公众利益。因此，USPTO在其“实施细则”第56条（Rule 56）中规定，与专利申请的提交以及审查相关的任何个人，均承担坦诚及诚实披露义务，包括向USPTO披露其已知晓的所有对专利性具有实质性影响的信息的义务。司法实践中，不当行为主要包括：未能提交申请人所知晓的实质性的现有技术；未能就外文参考文献提供解释或者未能提交该文献业已存在的全部或者部分译文；错误的事实陈述,包括在涉及到专利性的证言中作出虚假陈述；对发明的错误描述等。主张专利权不可实施的当事人（通常是被诉侵权人）承担证明不当行为的举证责任，其必须以清楚并且令人信服的证据（clear and convincing evidence）证明专利权人故意地对信息予以隐瞒或者虚假陈述，并且该信息是实质性的。只要证明申请人就某项权利要求存在不当行为，就可能导致整个专利权甚至是与之相关的专利族（patent family）都不可实施。由于申请人在专利申请过程中难免存在瑕疵，因此，在美国的专利诉讼中，不当行为是一项非常常见并且十分有效的侵权抗辩策略。

关于不当行为的最新进展，是CAFC在2011年5月25日以全体法官参加的方式（en banc）判决的THERASENSE, INC.AND ABBOTT LABORATORIES, v. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,AND NOVA BIOMEDICAL CORPORATION,AND BAYER HEALTHCARE LLC案。CAFC在该案中详细描述了不当行为的理论根源、发展历程以及存在的问题，并就不当行为的构成要件以及法律责任予以了详细阐述，其核心观点包括：（1）在当事人未能向USPTO披露现有技术的情况下，该现有技术或者信息必须满足实质性要求，才能认定存在不当行为。其具体标准为，法庭应当确定当事人未能披露的现有技术是否具有实质性影响，即如果专利局知晓该信息，会改变授予专利权的决定；（2）不当行为的法律责任。作为一项衡平原则，不当行为的基础在于正当、公平（fairness），故被诉侵权人基于不当行为获得的救济应当与行为的性质相适应。虽然作为总的原则，在权利人由于其不当行为而获得某项权利要求并导致获得了不公平的利益时，可以使得整个专利（甚至专利族）不可实施。但在司法实践中，仍然应当根据不当行为的性质，确定基于不当行为可以得到的救济。（3）实质性要求的例外情形。如果申请人积极地、有意地并有计划地实施某些欺骗专利局的特定行为，例如提交明显错误的誓言，该行为本身即构成错误行为（misconduct），不再考量该行为涉及的信息是否满足实质性的要求。CAFC在该案中还指出，USPTO制定的细则56条不可作为法院认定不当行为的依据。

2. 专利权滥用（patent misuse）9. 本部分内容主要援引自CAFC2010年判决的Princo Corp. v. International Trade Commission and U.S. Philips Corp(en banc)案。

专利权滥用是美国最高法院通过一系列判决确定的一项制度，所述判例主要包括：（1）Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Corp., 243 U.S. 502 (1917)。（2）Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931)。（3）In a third case, Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488（1942）。通过上述判例以及此后的一些相关案例，美国最高法院确立了专利权滥用的基本规则：专利权人可以利用其专利（may exploit his patent），但不得使用专利权来获得超出其权利范围的垄断（use it to acquire a monopoly not embraced in the patent”）。在美国最高法院的审判实践中，已涉及的典型滥用行为主要包括：（1）权利人要求被许可人购买另一非专利产品，并以此作为被授予专利许可的条件10. Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes amp; Smith Co., 329 U.S. 637, 643 (1947).。（2）在专利期限届满后，仍然收取专利许可费用，使得专利权的效力事实上超出其法定期限11. Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964).。（3）专利许可协议中的滥用行为12. Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100, 135（1969）.。CAFC在其审判实践中，将专利权滥用行为进一步界定为“专利权人的行为不适当地扩张了专利权的物理或时间范围（physical or temporal scope），并且具有反竞争的效果（anticompetitive effect ）13. Windsurfing Int’l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).。

在专利侵权诉讼中，专利权滥用是被诉侵权人在侵权行为成立时可以主张的一项积极抗辩（affirmative defense）制度。如果被诉侵权人能够证明权利人实施了滥用行为，则即使在专利权有效的情况下，也可以认定该专利权是不可实施的，法庭可以拒绝给与权利人以救济。美国CAFC近年来的典型案例表明，目前专利权滥用规则的适用范围主要在于专利权许可领域，其重要功能在于防止专利权人超出法定的物理范围以及时间范围，向被许可人提出某些争议的许可条件,产生反竞争（anti-competition）的效果。

随着美国反垄断法的不断成熟和完善，专利权滥用的适用范围也逐步受到限制。关于专利权滥用的限制性规定，主要体现在美国专利法271(d)的规定。美国专利法271(d)规定：因专利权人实施以下一个或以上的行为，不可据此认定专利权人实施了不当行为或者非法扩张专利权，或者拒绝给予其因侵权行为或者帮助侵权行为而应当获得的救济：（1）基于某行为而获得利润，该行为如由第三方未经专利权人同意而实施即构成帮助侵权（contributory infringement）；（2）许可或者授权第三方实施某行为，该行为未经专利权人同意而实施即构成帮助侵权；（3）实施其专利权以对抗侵权行为或者帮助侵权行为；（4）拒绝许可或者使用专利的任意一项权利；（5）以获得另外一项专利权的许可或者购买另一独立产品为条件，对专利权的许可或者专利产品的销售予以限制，除非，根据具体情况，专利权人在相关市场上对被限制许可的专利或者限制销售的专利产品具有市场支配力量。此外，在某些情况下，由于专利权滥用的认定标准与垄断行为的认定标准存在诸多共通之处，因此，关于专利权滥用与反垄断之间的关系，以及是否仍然保留独立的专利权滥用制度，目前在美国仍有较大争议。

3. 专利权的反垄断规制

如果专利权人在实施其专利时违反反托拉斯法中的相关规定，被诉侵权人以及其他相关人员还可以通过提起反托拉斯诉讼的方式获得民事救济。根据反托拉斯法的规定以及相关判例，在符合垄断行为其他构成要件（例如：专利权人在相关市场具有市场支配力量）的情况下，至少在以下两类情形中，可以认定构成垄断行为14. 本部分内容引自美国联邦贸易委员会Suzanne Michel作的题为“Antitrust and Intellectual Property Rights”的演讲。：（1）专利掠夺（Patent Predation），即专利权人在明知专利权将被无效，或者侵权行为明显不成立的情况下，毫无根据地提起专利侵权诉讼。（2）Walker Process欺诈（Walker Process Fraud）。Walker Process欺诈是美国最高法院在Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. amp; Chem. Corp., 382 U.S. 172 (1965)案中确立的一项有关专利权反垄断规制的原则, 根据最高法院在该案中的意见，如果专利权人实施其通过欺诈USPTO而获得的专利权，在符合垄断行为的其他构成要件的情况下，可以以谢尔曼法第二条为依据判决专利权人承担反垄断民事责任。

（二）等同原则在美国专利侵权诉讼中的适用情况

自1950年美国最高法院在Graver Tank v. Linde Air Products案中确立等同原则以来，等同原则在美国专利侵权诉讼中的适用就始终处于争议漩涡之中。在适用等同原则的情况下，专利权的保护范围会超出权利要求文字记载的范围，虽然这有利于对专利权进行有效保护，防止其他人以显而易见的方式对专利技术进行改变，轻松逃避专利侵权；但另一方面亦损害了权利要求书的公示作用，一旦使用不当，极易导致专利权的保护范围被过度扩张，损害社会公众的利益。因此，美国法院在审判实践中，始终对等同原则的适用采取十分审慎的态度。

自1997年以来，美国最高法院以及CAFC通过一系列重要案件的判决，确立了一系列针对等同原则的限制性规则，力求维护专利权人与社会公众之间的利益平衡。这些限制性规则主要包括：（1）全部技术特征原则。美国最高法院在1997年的Warner Jenkison案中明确，等同原则是指技术特征的等同，而不包括技术方案的整体等同，只有被诉侵权技术方案具有与涉案专利中全部技术特征相同或者等同的技术特征，才可以认定等同侵权成立。对此问题，CAFC在2007年的Freedman Seating,420 F.3d 1350, 1358案中进一步指出，如果被诉侵权产品有效地改变或者省略了专利权利要求中的一项技术特征，则被诉侵权产品不能被认为构成等同侵权。（2）审查历史禁止反悔原则。美国最高法院在2002年的FESTO案中明确，申请人如果在审批历史中修改权利要求，应推定为是为了获得专利而进行的修改，根据禁止反悔原则，对该修改后的技术特征应排除等同原则的适用。禁止反悔原则不仅适用于为了避开现有技术所做的修改，也包括任何与专利授权相关的修改。美国最高法院在FESTO案中纠正了CAFC在二审中采取的完全排除规则（completely bar），而确立了一个相对灵活，更有利于权利人的弹性排除规则（flexible bar）。根据弹性排除规则，禁止反悔的适用存在以下三种例外：第一，本领域普通技术人员在修改时无法合理地预见到该等同特征，因此无法将该特征写入权利要求的文字保护范围内；第二，修改的原因与等同特征并不相关；第三，由于其他的原因，导致权利人无法对该非实质性的变化进行描述。2007年，CAFC在SciMed Life Sys., 242 F.3d 1337,1347案中进一步指出，不能将申请过程中明确放弃的主题，重新纳入专利权的保护范围。（3）不得覆盖现有技术原则。CAFC在1990年的Wilson Sporting Goods, 904 F.2d 677, 683-84案中指出，权利人不能通过等同原则的使用，将现有技术纳入专利权的保护范围。（4）捐献原则（Public Dedication Rule）。CAFC在2002年的Johnson amp; Johnston v. R.E. Service, 285 F.3d 1046案中指出，对于权利人在说明书中披露但没有纳入权利要求的技术方案，不能适用等同原则来认定侵权15. 相关内容引自斯坦福大学 Mark Lemley 教授在斯坦福大学做的题为“US Patent Law Part II – Infringement”的演讲。。

在专利权的审查过程中，由于权利人一开始很难撰写出完全符合授权标准的申请文件，因此经常需要对权利要求和说明书进行修改完善，或者就专利权的可专利性陈述意见。虽然FESTO案中明确了禁止反悔的三项例外情形，但由于所述例外的适用条件都很苛刻，因此，从FESTO案确立的禁止反悔弹性排除规则来看，等同原则在专利侵权诉讼中的适用仍受到了严格的限制16. 根据斯坦福大学Mark Lemley教授的介绍，在Festo案之后，美国法院还没有作出任何与上述禁止反悔原则的第三项例外有关的判例。。再加上全部技术特征规则、捐献规则以及不得覆盖现有技术规则，等同原则的适用空间已经非常小了。因此，美国专利界甚至有人发出“等同原则已经死掉”的感叹。

等同原则所受到的限制，在数据统计上也得到了印证。根据斯坦福大学Mark Lemley教授和John R.Allison所做的研究，在对1999年5月28日至2005年8月31日之间判决的涉及等同原则的413件案件（CAFC判决196件,地区法院判决217件）进行分析的基础上，得出如下结论：（1）专利权人仅赢得了其中的99件案件，胜诉率为24%。其中在CAFC胜诉33件，胜诉率16.8%，地区法院胜诉66件，胜诉率为30.6%。（2）一共有156件案件涉及禁止反悔原则，专利权人赢得了其中的42件，胜诉率为26.9%。（3）共有151件案件涉及全部技术特征规则，专利权人赢得了其中的27件，胜诉率为17.9%。（4）共有12件案件涉及捐献规则，专利权人胜诉3件。胜诉率为25%。（5）共有75件案件涉及功能性限定技术特征的等同，专利权人仅胜诉4件，胜诉率为5.3%17. 相关数据引自Mark Lemley、John R.Allison，THE (UNNOTICED) DEMISE OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS,STANFORD LAW REVIEW，2007年2月。。

（三）关于专利权的有效性推定

专利权的有效性推定是指一项专利权在未经法定程序宣告无效前，应当推定该专利权合法有效，有效性推定是对专利权予以司法和行政保护的根基所在。关于专利权的有效性推定以及相关的举证责任和证明标准问题，美国最高法院在今年6月作出的MICROSOFT CORP. v. I4I LIMITED PARTNERSHIP ET AL.案中指出，（1）根据美国1952年专利法第282条的规定，一项专利权应当推定有效（presumed valid），主张专利权无效的当事人应当承担证明专利权无效的举证责任；（2）尽管从字面上看，美国1952年专利法第282条并未就专利权效力的证明标准问题明确加以规定，但由于国会在立法时，系将在普通法（common law）中具有确定含义（settled meaning）的术语纳入法案，因此其隐含了有关证明专利权无效的证明标准问题，即当事人必须提供清楚并且令人信服的证据（defense by clear and convincing evidence）以证明专利权无效。

最高法院在该案中虽然驳回了微软公司提出的有关专利权无效应当适用优势证据证明标准（a preponderance of the evidence standard）的主张，以及微软公司在该案中提出的如果现有技术未曾被专利局考虑，在证明涉案专利权无效时应当适用更低的优势证据证明标准的主张。但亦明确指出，专利权推定有效的基础在于专利局很好地履行其职责，尽管关于专利权无效的证明标准存在争议，但30年来，CAFC在审理专利权的有效性问题时始终采用的是相同的证明标准，如果针对不同的案件事实可以适用不同的证明标准，国会在过去进行的专利法修改活动中应当早已明确，而国会并没有这样做。在国会没有对专利法第282条进行修改之前，法院在审查专利权的有效性时仍然应当采用清楚以及令人信服的证明标准。

四、体会和建议

（一）加强对美国专利立法、司法实践的跟踪了解，适时调整专利政策，不断适应我国国情的发展变化

当今世界，科技发展日新月异，国际竞争愈加激烈，科技创新、知识产权对于企业、产业乃至国家的发展都更加具有决定性的作用。在经济危机的大环境下，美国及其国内企业在国际贸易以及国际竞争中也愈加依赖于知识产权保护来维护其核心竞争优势。从近年来美国的专利立法和执法的实践来看，虽然专利制度为美国的科技发展以及经济发展发挥了十分积极的重要作用，但客观上仍然存在一些制度性的缺陷，亟需作出改进和完善，以更好地适应其国际、国内形势发展的需要，这也是近年来美国国会和最高法院对于专利制度施以前所未有的高度关注的主要原因。尤其是从最高法院近年来作出的一系列判决来看，均涉及到美国专利法中一些基础性、制度性问题，这些案例对美国专利法的立法基础乃至执法理念都带来了深远的影响。美国最高法院似乎正推动着美国专利制度进入一场深刻的变革之中。

相对于美国而言，我国的自主创新能力以及对知识产权制度的理解和应用能力尚处在一个较为劣势的地位，如何利用好后发优势，加强自主创新能力建设，完善自主创新环境，对于我国的社会经济发展和综合国力的提升具有十分重要的意义。近年来，我国的专利事业取得了长足的进步，专利申请以及授权数量大幅增长，专利侵权案件数量增长迅速，专利保护水平明显提高，专利制度对经济发展和科技进步的推动作用日益显著，但是，我国专利制度中存在的一些问题乃至制度性缺陷也逐渐暴露。如何更好地处理好知识产权的创造、运用、保护和管理之间的相互关系，建立更为科学、合理，更为符合我国基本国情的专利法律制度，对于进一步促进国内创新主体不断提高自主创新能力以及对专利法律制度的理解和运用能力，加快转变经济增长方式转变，促进国民经济又好又快发展均具有十分重要的意义。因此，在今后一段时期内，我们非常有必要进一步加强对美国专利立法和司法实践的跟踪和研究，更为全面地了解美国在专利立法和司法活动中取得的成功经验以及教训，合理吸收借鉴其先进经验和成果，并根据基本国情的变化适时调整专利政策，引导创新主体从单纯地追求专利申请数量，向更加重视专利申请质量、不断提高专利的运用和管理水平进行转变，并进一步营造更为公平、高效，更加有利于自主创新的法制环境。

（二）加强对美国专利制度中有关专利权规制相关制度的学习和借鉴

我国的专利立法及执法起步较晚，主要是在吸收、借鉴欧盟、美国、日本等发达国家或地区的先进经验的基础上制定并实施专利法。随着我国的专利立法、司法水平不断提高，我国在专利权的授权标准、保护水平等方面，已经较为接近知识产权先进国家或者地区的水平。但值得关注的是，在三十余年的专利立法及司法实践中，我国一定程度上忽视了对国外有关专利权规制相关制度的关注和借鉴，因此，现行法律框架下缺乏有关限制专利权滥用、防止专利申请过程中的不诚信行为的具体规则。随着社会公众以及法律从业人员对我国专利制度中的法律漏洞的熟悉和了解，专利申请过程中的不诚信行为，专利侵权诉讼以及专利许可活动中的各种权利滥用行为已不鲜见。例如，有的申请人在授权过程中为了获得专利权，不惜虚假陈述、伪造实验数据；有的申请人为了利用专利权获得非法垄断地位，将他人早已使用多年的现有技术乃至行业公知技术申请为专利权，进而用专利权打击同业竞争者，严重扰乱市场竞争秩序；还有的专利权人在明知专利权可能被宣告无效，或者侵权明显不能成立的情况下，恶意提起侵权诉讼，阻碍竞争对手发展；而在专利许可活动中，权利人基于其技术或者市场的优势地位，要求被许可人接受某些不公正的许可条件的情形亦不鲜见。这些行为不仅严重影响了正常的市场竞争秩序和创新环境，更对专利法以及专利制度的健康运行带来了诸多负面影响。因此，在现阶段对美国专利法中有关专利权规制的制度设计（不当行为、专利权滥用及其反垄断规制等）进行深入分析和研究，对于我国进一步完善专利申请和保护制度，遏制专利申请过程中的不诚信行为，遏制专利权滥用，均具有十分重要的借鉴意义。而从应对海外知识产权诉讼风险的角度，由于在美国的专利侵权诉讼以及联邦贸易委员会的337调查中，有关专利权规制的具体制度是十分有力并且普遍采用的抗辩手段制度，因此，全面、深入了解美国专利制度中有关专利权规制的相关典型判例以及相关具体规则，对于我国国内企业以及法律从业人员有效应对在美专利侵权诉讼以及337调查等法律纠纷，也具有十分重要的意义18. 关于不当行为原则在美国专利侵权诉讼中的适用情况以及存在的问题，CAFC在2011年判决的THERASENSE, INC.AND ABBOTT LABORATORIES, v. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,AND NOVA BIOMEDICAL CORPORATION,AND BAYER HEALTHCARE LLC（en banc）案的判决中有非常详尽的阐述。。

必须指出的是，不当行为原则之所以在美国专利侵权诉讼中能够得到广泛应用，还必须依赖于其整个法律体系中的其他相关法律制度，尤其是证据发现制度的配合和保障。在一起专利侵权诉讼中，被诉侵权人能够通过证据发现制度，要求专利权人提供技术研发活动以及专利申请过程中形成的相关内部文件，从而能够对企业研发过程以及专利申请过程进行深度分析和发掘，有机会发现专利申请过程中可能存在的问题。相对而言，我国专利法上并没有任何与不当行为原则有关的规定，民事诉讼程序中也并没有与美国的证据发现制度完全对应的制度，因此，在侵权诉讼中，被诉侵权人很难基于自身的搜证能力发现专利权人在申请专利的过程中是否隐瞒了现有技术或者公开文献，因此，如果简单地将不当行为原则移植到中国，在我国现行的法律框架中定难以适应。但是，不当行为原则的理论根据“不净之手”理论，以及不当行为原则确立的申请人在申请专利时必须诚实信用，不得隐瞒、欺诈的要求，实际上均可从我国民法中的诚实信用原则找到理论依据，因此，不当行为理论完全有可能在某种程度上为我国的立法和司法部门加以吸收借鉴。

（三）关于专利权的有效性推定

在笔者看来，随着各国专利申请量的大幅度增长以及专利技术复杂程度的提高，各国专利局在应对专利审查方面均面临着巨大的挑战。即使美国专利商标局在授权前对所有的专利申请均进行了实质性审查，但是在授权后的单方、双方复审程序中以及侵权诉讼中，仍然有相当比例的专利权被宣告无效，或者必须通过修改权利要求才能被维持，本文前文引述的近年来美国专利商标局单方、双方复审程序的审查结论数据无疑可以清楚地证明这一点。而从我国专利复审委员会近年来的执法实践来看，从2001年至2009年，发明专利被全部无效的比例占全部涉案专利数量的26%，部分无效占17%；实用新型专利被全部无效占34%，部分无效占12%；外观设计被全部无效的比例更是高达42%19. 相关数据引自国家知识产权局专利复审委员田华在2010年12月召开的专利授权确权案件审判标准课题研讨会上所作的题为“专利授权、确权案件审理基本情况介绍”的演讲。。因此，专利权的有效性推定，尤其是未经实质审查的外观设计专利和实用新型专利的有效性推定，一定程度上缺乏充分的事实依据和有效的制度保障。就目前而言，专利权有效性推定问题在美国仍处于争议之中，对于美国最高法院在MICROSOFT CORP. v. I4I LIMITED PARTNERSHIP ET AL案中就专利权有效性推定问题阐述的意见、援引的相关先例，以及美国确立专利权有效性推定所依赖的具体的制度架构和法制环境，均值得我们认真、客观、全面地加以研究和分析，这对于我们正确理解专利权有效性推定问题，制定适度、合理，并且符合我国基本国情的知识产权保护制度和政策，具有十分重要的意义。

（作者单位：最高人民法院知识产权庭）