反淡化理论司法适用的新发展——评“伊利”商标异议复审行政纠纷案

陈文煊

反淡化理论司法适用的新发展
——评“伊利”商标异议复审行政纠纷案

陈文煊

在驰名商标司法解释规定了民事侵权案件可以适用反淡化理论之后,人民法院在商标确权行政纠纷中,对反淡化理论的适用也进行了有益的探索。分析了反淡化理论在商标确权行政案件中适用的可行性和合理性,着重探讨了适用反淡化理论的要件、反淡化理论和混淆理论适用的相互关系。

驰名商标 反淡化 商标确权

我国商标法对商标权的保护,在传统上主要是基于混淆理论构建的,对于驰名商标的保护也不例外。最高人民法院于2009年4月颁布的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(简称驰名商标司法解释)对驰名商标的保护在坚持混淆理论的基础上,引入了反淡化理论,从而加强了对驰名商标的保护力度。①孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》,法律出版社2009年7月版,第491至492页;祝建军、汪洪：《从KODAK案谈对驰名商标的反淡化保护》,以及夏君丽对该文所著《编后补评》,载《人民司法》2009年第22期第35页至第38页。依照该款规定,“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于《商标法》第十三条第二款规定的‘误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。

反淡化理论是与混淆理论②本文所使用的混淆概念,既包括直接混淆,也包括间接混淆。全然不同的理论,其适用的效果就是驰名商标禁用权的范围得到扩张,达到在混淆理论下无法得到圆满解释的跨类效果。在商标确权行政纠纷中,是否也应当适用反淡化理论,反淡化理论适用的条件如何,应当如何划定跨类的边界,在“伊利”商标异议复审行政纠纷③一审为北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第1589号判决,二审为北京市高级人民法院(2009)高行终字第1418号判决。一案中,人民法院的司法实践给出了初步回答,值得理论和实务界进一步研究。

一、“伊利”案的基本情况

原告内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称伊利公司)的引证商标(见下图1)于1992年被核准注册,核定使用商品为第29类牛奶等商品。被异议商标(见下图2)由第三人尤某于2000年提出注册申请,指定使用商品为第11类水龙头、卫生器械和设备等。经伊利公司提出异议申请,商标局作出裁定：引证商标虽驰名,但其赖以知名的商品是冷饮,与“水龙头”等商品分属不同行业,差异较大,故被异议商标使用在“水龙头”等商品上,不会引起消费者混淆。对被异议商标予以核准注册。经伊利公司提出复审申请,商标评审委员会作出裁定,同意商标局的认定,并进一步指出：加之确有美国“伊利运河”等称谓,“伊利”一词未与伊利公司建立唯一对应的联系,被异议商标的注册使用不易使消费者将其标识的商品误以为源自伊利公司,从而误导公众,损害伊利公司和消费者的利益。伊利公司不服,诉至北京市第一中级人民法院。在商标评审阶段和诉讼过程中,各方当事人对于引证商标属于驰名商标的事实不持异议。

图1 引证商标

图2 被异议商标

一审法院认为：在文字与图形组合商标中,文字部分构成该商标的主要识别部分,是其显著性区别特征所在。两商标的主要识别部分都是“伊利”汉字与拼音,因此,两商标标识构成近似。伊利公司的“伊利”商标的知名度因其商品为民众日常生活所需品,商品受众为广大普通消费者,且其使用的时间、地域跨度十分长远和广大,故此其“伊利”商标具有极高知名度。当他人将“伊利”作为商标注册使用在其他领域的商品上时,足以使公众认为被异议商标与伊利公司的驰名商标“伊利”商标具有相当程度的联系。对于中国消费者而言,知晓“伊利”牌奶制品的消费者数量远远高于知晓美国“伊利运河”的人数,对“伊利”的使用已产生并具有唯一对应于伊利公司产源的标识性效果。鉴于伊利商标的极高知名度,作为驰名商标跨类保护所应考虑的范围应当与其知名度强度相当,作更宽泛的考虑。尤某将“伊利”作为水龙头等商品上的商标使用,尽管注册申请的商品类别在生产销售等方面与伊利公司没有关联之处,但可以认定其使用行为客观上将产生减弱“伊利”作为驰名商标显著性的损害后果;其使用在卫生器械和设备上,易使消费者将其与不洁物发生联想,伊利公司据此有理由认为尤某的这种使用会造成贬损其“伊利”商标的声誉;同时也因伊利商标极高的知名度,伊利公司有理由认为,尤某的这种使用行为无形中利用了伊利公司“伊利”商标的市场声望,无偿占用了伊利公司因付出努力和大量的投资而换来的知名度的利益成果。综上,一审法院判决撤销被诉裁定。

被告商标评审委员会不服,以一审判决运用的反淡化理论没有法律依据为由,上诉至北京市高级人民法院。

二审法院同意一审法院的观点,判决维持原判。

二、反淡化理论在商标确权行政案件中的可适用性

反淡化理论最早来源于美国的理论研究和立法、司法实践活动。1996年美国通过的《联邦商标淡化法》,被认为是在联邦一级全面确立驰名商标反淡化保护的标志。④孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》,法律出版社2009年7月版,第375页。反淡化理论并不要求驰名商标和淡化商标造成消费者的混淆误认,因此,其着眼点主要不在于保护消费者和经营者不受误导和欺骗,而在于保护商标权利人对某一标识的独占性权利,或者说保护的是驰名商标标识与权利人之间联系的绝对性、单一性,保护的是驰名商标的独一无二性。更深层次地讲,保护的是驰名商标权利人经过诚信经营所凝结在商标中的不懈劳动和巨额投资。因此,从鼓励投资、保护竞争、培育诚实信用的商业道德的角度出发,反淡化理论无法为混淆理论所取代。

最高人民法院颁布的驰名商标司法解释虽然针对的是商标民事纠纷案件的审理,但是在商标确权行政纠纷中,笔者认为也可以适用反淡化理论。首先,该司法解释的立法精神具有普适性,根据商标确权与商标侵权标准相统一的原则和一贯做法,在商标确权司法实践中参照适用该司法解释,在逻辑上并无障碍。其次,由于商标确权纠纷中被争议或被异议商标未必进行实际使用,因此,存在着权利人是否需要证明淡化的损害实际发生,还是仅需证明淡化的可能性的争论。笔者认为,从预防侵权行为发生,以及节约社会资源和司法资源的角度出发,没有必要在已经可以证明存在淡化可能性的情况下,仍然允许被争议、被异议商标注册,从而任由其发生实际淡化的后果。相反,可以在淡化商标尚未使用之时,即将淡化的损害后果消灭在萌芽之中。值得一提的是,2006年美国通过的《商标淡化修正法》明确否定了美国最高法院在Victoria’s Secret一案中关于原告必须证明实际淡化的主张,并增加规定该法同样适用于商标注册程序。⑤孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》,第381、378页。综上,从权利基础的层面驳回或者撤销淡化商标的注册也不存在理论上的障碍。“伊利”案即是在商标确权行政纠纷中适用反淡化理论的一个典型案例。

三、适用反淡化理论的条件

反淡化理论的适用是有严格限制的,为避免反淡化理论被滥用,从而沦为驰名商标权利人实现无限垄断力的工具,必须严格限制其适用范围。笔者认为,结合“伊利”案的审判经验,反淡化理论的适用应当满足以下条件。

(一)驰名商标与淡化商标相同或者高度近似

只有在两商标相同或者高度近似的情况下,消费者才会对两商标产生基本相同的商业印象,才会不再将驰名商标的标识与其权利人唯一地联系起来,而开始对驰名商标的标识所对应的来源产生不同的认知。而且,两商标标识的近似程度越高,淡化的可能性就越大。需要强调的是,由于淡化的证明门槛要比混淆高,因此,原告仅仅证明两商标标识达到消费者混淆误认的近似程度是不够的。在美国则要求两商标至少达到实质相似的程度。⑥孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》,第383页;李明德：《美国知识产权法》,法律出版社2003年10月版,第358页。在“伊利”案中,一审法院先就两商标构成近似的问题进行了论述,虽然图案有异,但两商标在显著部分即文字和称呼上的一致性,使得两商标构成高度近似是毫无疑问的。

(二)被保护的驰名商标应当为极其驰名的商标

反淡化理论保护的商标应当是最为驰名的那些商标。

笔者认为,不同驰名商标的知名度在程度上是有差异的。无论是从保护商标权利人商誉的角度,还是从维护消费者对驰名商标独特印象的角度,都要求受反淡化理论保护的驰名商标具有极高的知名度。这一条件大大限制了反淡化理论的适用范围,也使得该制度不至于被滥用从而损害其他市场主体的竞争自由。高知名度是获得跨类保护的合理性基础,也是产生淡化可能的逻辑前提。基于保护范围与其市场投入(知名度)相对应的原则,对于一般的驰名商标,并无给予反淡化保护的必要。在“伊利”案中,一审法院认定原告商标“使用时间、地域跨度十分长远和广大”,因此,具有“极高知名度”,从而得出了应当予以更大程度的跨类保护的结论。

(三)被保护的商标应当具有极高的显著性,即相关公众能将该商标的标识与核定使用的商品或者服务高度对应起来

对于这种显著性是仅指固有显著性还是也包括获取显著性的争论,笔者认为,出于加强保护驰名商标培育商誉的目的,应当对获得显著性予以考虑;并且从操作层面来说,由于显著性的问题往往与知名度密不可分,在考虑商标显著性的时候,很难将其分割为哪一部分的显著性来源于固有显著性,哪一部分的显著性来源于通过使用获得的显著性,也就是说不仅在理论上无法给出对固有显著性和获得显著性区别对待的有力理由,实际上也不具有可操作性。美国《商标淡化修正法》即对以往某些美国法院区分固有显著性和获得显著性的做法予以了否定。⑦孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》,第381页。当然,在固有显著性和获取显著性的相互关系方面,如果商标标识的含义、读音、图案、色彩、外形等固有特征具有更强的显著性,将更容易获得反淡化保护,而以普通和常见的标识作为商标注册和使用总是需要比那些令消费者印象深刻的标识付出更大的努力(例如更多的广告宣传)才能获得高度的显著性。

还应当予以重视的是显著性的程度。如果驰名商标的权利人尚未能将其商标与其建立起相当程度的联系,则其对该商标标识的“垄断力”则应当受到更大的限制,他人在不会造成消费者混淆误认的商品和服务类别上使用或者注册与驰名商标标识相同或者近似的商标,则较不可能损害驰名商标权利人与驰名商标的唯一对应性,产生淡化的可能性也更低。⑧从这个意义上说,显著性也不能只考虑固有显著性,而不考虑获取显著性。这种对应不必达到唯一性的程度——即在相关消费者看来,该商标标识除了标示驰名商标权利人的含义之外,别无其他含义,但是,应当达到对于大多数相关公众而言,在特定的商业活动环境中,“看到该商标标识,马上能下意识地联想到该商标权利人”的程度。从“伊利”一案观之,两审法院都认为,虽然“伊利”还有美国伊利运河、伊利湖的含义,但是在相关消费者中,对“伊利”二字首要的、主要的、固定的印象是原告的牛奶等产品。对此,笔者进一步认为,对于对应关系的考虑,还应当特别将商标置于使用环境中进行考察。商标使用的场合是进行商品和服务流通的商业市场,消费者更多地会将商标置于商业领域的语境下进行认知。当消费者在消费这一特定情形下看到“伊利”二字时,首先想到的是原告伊利公司的“伊利”商标,而较不可能将其作为河流、湖泊名称等与商业无关的含义进行认知,此时,“伊利”商标与原告几乎是唯一对应的。

(四)驰名商标所核定使用的商品或服务的相关消费者能够覆盖被争议、被异议商标的相关公众

笔者认为,反淡化理论适用的前提条件之一是淡化商标的相关公众知晓驰名商标的存在。这决定了在此类案件中应当考虑两商标使用的商标或服务的类别。对于驰名商标和被控、被争议、被异议商标的相关公众的关系,存在着六种情况,即均为日常普通消费者且范围相同;均属于特定行业和领域且范围相同;均属于特定行业和领域但前者涵盖后者;前者为普通日常消费者而后者为特定行业和领域中的人员且前者涵盖后者;前者为特定行业和领域中的人员而后者为普通日常消费者;分属不同的特定行业和领域。⑨北京市第一中级人民法院知识产权庭课题组：《驰名商标司法保护中存在的问题及解决对策》,载蒋志培主编《中国知识产权司法保护2008》,中国传媒大学出版社2008年5月版,第223至224页。只有前四种情况才可以适用反淡化理论。其中,在驰名商标核定使用的商品为日常消费品的情形下,由于相关公众为普通消费者,涵盖面广,在适用反淡化理论时甚至可能出现“全类保护”的后果。在“伊利”案中,两审法院都强调引证商标核定使用商品为日常普通消费品、商品受众为广大的普通消费者。实际上强调的是相关公众的普遍性,这使得引证商标的相关公众能够覆盖被异议商标的相关公众。只有这样,被异议商标的相关公众在接触被异议商标时,由于同时也是引证商标的相关公众,才能够在引证商标和被异议商标之间建立起联系。美国《商标淡化修正法》要求驰名商标必须为普通公众而非相关公众所广为知晓,⑩孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》,第384页。此处不仅强调了驰名商标的知名度,同时也强调了相关公众的广泛性。

(五)具有模糊、弱化、丑化驰名商标的可能性

在侵权诉讼之中,适用反淡化理论是否要求证明淡化实际损害的发生,还是只需要证明存在淡化的可能性,仍然存在争论。但是在商标争议和商标异议行政诉讼之中,由于被争议、被异议商标未必实际进行了使用,因此要求驰名商标权利人举证证明实际损害已经发生,在某些情况下并不现实。由“伊利”案观之,目前人民法院的做法是只需要证明淡化可能性即可。由于仅是一种可能,因此,多为主观推论,鲜有客观证据。然而,人民法院在判断是否存在淡化的可能时,会综合两商标标识的近似程度、两商标所核定或指定商品或服务的内容、消费群体、销售渠道等因素,并且从一般消费者的角度进行考量,以判断淡化可能的有无。

美国法院将淡化分为模糊(blurring)和丑化、贬损(tarnishment)。⑪郑成思教授认为还有一种淡化的表现形式为“以间接的曲解方式使消费者将商标误解为有关商品普通名称”,如教科书中将“柯达”注解为“胶卷”,将“飞鸽”注解为“自行车”。这种对驰名商标的使用因不属于商业使用,也非商标意义上的使用,赋予权利人的只是“字典修订权”,因此,暂不在本文的讨论范围之内。参见郑成思：《知识产权法》,法律出版社2003年1月版,第187页。《商标淡化修正法》规定模糊是“因一项商标或者商号与驰名商标近似而产生的损害驰名商标显著性的联系”。贬损是指“因一项商标或者商号与驰名商标近似而产生的损害驰名商标声誉的联系”。前者侧重于保护驰名商标在消费者心目中的独特性,后者侧重保护驰名商标在消费者心目中的美好、尊贵、高雅、高品质等良好形象。无论是模糊还是贬损,都要求在当事人的商标之间产生某种联想,并且这种联想损害的是驰名商标对公众的吸引力。“伊利”案中,两审法院都重点考虑了“模糊”：在后“伊利”商标的注册将破坏“伊利”驰名商标指代的唯一性,使得原告通过大量广告宣传等累积的商业印象被泛化。对于贬损而言,一审法院认为如果任由第三人将在牛奶商品上驰名的“伊利”商标注册在卫生器械和设备(此种商品包括马桶),会导致消费者在购买原告生产的作为食品类的商品时产生不适感,进而损害原告商标在消费者眼中的卫生、营养等已有的心理感受。二审法院在判理部分并未对此予以强调,这也反映了目前人民法院在适用反淡化理论时对“丑化”含义的谨慎态度。笔者认为,在比较法上,美国法院把被告将“Enjoy Coca-Cola”(享受可口可乐)改成“Enjoy Cocaine”(享受可卡因)的行为,以及被告在啤酒瓶的开瓶器上使用在钢琴商品上驰名的“史丹威”商标的行为都认定为贬损的情形。⑫李明德：《美国知识产权法》,第357页。如以该标准视之,“伊利”案似可构成贬损可能的典型案例。不过,目前对于何为贬损,达到何种程度的贬损才构成淡化,有待于进一步探讨。

笔者认为,驰名商标司法解释中规定的“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”是满足上述五个条件的逻辑后果,可以通过举证满足上述条件而得到证成。进一步而言,上述列举的五项条件必须同时满足才能获得反淡化的保护。任一条件的缺失将否定反淡化理论在该案中的可适用性。例如,如果两商标既不相同也不高度近似,那么即使驰名商标的知名度再高、显著性再强,也不能获得反淡化的保护从而具有阻挡他人商标注册或使用的效力。并且,上述条件只是目前人民法院适用反淡化理论时主要考量的因素,但没有穷尽所有的因素,随着实践的发展,仍然可能考虑与淡化有关的其他因素。

需要指出的是,前述各项条件之间,存在着高度的关联。一方面,不同的因素之间存在联系,例如,通过使用获得高知名度的驰名商标,其显著性也往往因为同样的使用行为而得到增强。另一方面,驰名商标如果在某项因素上表现特别突出,可以适当减轻原告在其他因素方面的证明责任。例如,如果两商标完全相同,则驰名商标权利人在证明存在模糊、贬损的可能性时更容易证明消费者会对两商标产生关联印象;又如,驰名商标具有高度的固有显著性,相对而言对其知名度的证据要求可能会适当放宽一些。值得注意的是,即使存在上述关联,但这种相互影响是有限度的,甚至只是轻微的,很好地满足任一条件本身并不能完全免除驰名商标权利人在其他条件上的举证责任。例如,即使驰名商标在所核定使用的商品或服务上非常驰名,仍然要求其具有高度的显著性(商标或服务与权利人之间高度的对应关系),而不是一般的显著性,也仍然要求其相关公众能够基本覆盖淡化商标的相关公众,而不仅仅是存在部分交叉。

四、反淡化理论与混淆理论适用的关系

混淆理论仍然是我国商标法以及商标侵权、确权案件审理的基本理论。只有在混淆理论无法适用的前提下,才能考虑适用反淡化理论。也就是说,反淡化理论需要贯彻按需认定的原则。

首先,在相同或者类似的商品或服务上,并不适用反淡化理论,仍然适用混淆理论。如果双方商品存在竞争关系,则只能考虑混淆误认,而不能考虑淡化。其次,在跨类保护的情况下,也应当首先考虑适用混淆理论。在驰名商标制度已经出现“异化”的情况下⑬夏君丽：《关于驰名商标司法保护价值取向及制度设置的思考》,载蒋志培主编《中国知识产权司法保护2008》,中国传媒大学出版社2008年5月版,第230至232、240页。,应避免为驰名商标提供更强有力保护的反淡化理论被滥用。适用反淡化理论可能导致对于某些商标全类保护的后果,如果适用反淡化理论的范围过广,则导致在驰名商标权利人与社会公众利益衡量的天平上过于向权利人倾斜,无助于他人在与驰名商标完全不沾边的商品或服务类别上通过诚实劳动获得标识性的知识产权,不仅增加了他人规避侵权风险的成本,也限制了他人的行为自由以及市场竞争。同时,反淡化理论适用的多个考量因素均具有模糊性,不可避免地掺杂着大量的主观判断。因此,实践中对反淡化理论的适用应当秉持审慎原则,并且只有在混淆理论无法适用的前提下,才考虑反淡化理论的可适用性。驰名商标司法解释第九条第二款特别将混淆置于淡化之前作为驰名商标跨类保护的结果要件,似可解读为适用应当存在先后顺序。

五、结 语

反淡化理论的适用有助于保护在普通消费者中极为驰名、具有高度显著性的商标不因其他与之相同或者高度近似的商标的商业性使用(或将来的使用)行为而受到显著性模糊、商誉贬损的后果,从而维护其在消费者心目中业已建立的商业形象。在逐步加大商标权和驰名商标保护力度的社会潮流下,反淡化理论具有传统混淆理论不可替代的作用。然而,给予驰名商标反淡化保护不能绝对化,是否跨类,跨类的范围,仍然需要进行个案认定。在实践中应当进一步明确反淡化原则适用的条件,划定驰名商标跨类保护的边界,使得对于驰名商标保护的宽窄程度与其驰名度、显著性等因素相适应,避免类别跨度过大从而损害商标权利人以外的社会公众的利益。

陈文烜,北京市第一中级人民法院知识产权庭法官。