技术标准中的必要专利研究

那 英

技术标准中的必要专利研究

那 英

介绍了主要国际标准化组织、我国国家标准化管理委员会在技术标准制定中与专利相关的规定。针对我国标准的制定/修订过程中采用国际标准,以及用户使用标准时可能涉及的专利问题,着重论述了如何判断标准中的必要专利,并提供了判断必要专利所需要的信息资源。

标准 必要专利 信息 判断

随着经济全球化进程的不断加快,技术标准已成为世界各国发展贸易、规范市场秩序、推动技术进步和实现高新技术产业化的重要手段。我国在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》中指出：实施知识产权战略和技术标准战略。……推动技术法规和技术标准体系建设,促使标准制定与科研、开发、设计、制造相结合,保证标准的先进性和效能性。积极参与国际标准的制定,推动我国技术标准成为国际标准。由此可见,技术标准已经成为科技竞争,乃至国家经济竞争的一个重要的组成部分。

技术标准以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,必须反映当时该领域科技发展的水平。专利是受法律保护的发明创造,也是具体的技术方案,在一定程度上反映了科学技术的发展水平。专利具有专有性、地域性和时间性的特点。在规定的时间内专利权人对该项发明创造享有专有权,专利权人可以通过专利许可获得经济收入。我国通常以等同采用或修改采用国际标准的方式制定/修订相应国内标准①GB/T 20000.2—2009《标准化工作指南第2部分：采用国际标准》。。一些技术标准所涉及的通用技术往往与专利相关,因此,在我国采用国际标准制定/修订标准的过程中,以及用户在使用标准时有必要对技术标准中采用专利的相关规定做一定的了解,并对技术标准中所引入的专利进行识别判断。

一、标准化组织对标准中采用专利的相关规定

(一)国际标准化组织的相关规定②参阅http：//isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/3770791/customview.html func=ll&objId=3770791&objAction= browse,20100808访问。

2007年3月,国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)正式公布了《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策》,以及《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策实施指南》。《共同专利政策》规定, ISO、IEU和ITU的办公机构不负责对专利或类似权利的证据、有效性或范围给出权威的或全面的信息,但是要求所用的全部信息(专利或正在审查的专利申请)是任何当事人可获得的公开内容。由于技术标准文本是由技术专家起草的,这些技术专家不是专利方面的专家,不需要熟知专利的国际法律状态、保护范围等。因此,在标准文本中只提供该专利文献的著录项目信息,例如：专利名称、专利号、日期、专利权人相关信息等。对于标准中所涉及的专利,专利权人有如下3种选择,并应就相关内容分别向ISO、IEU和ITU的办公机构提交“专利陈述和许可声明”表。专利权人愿意与其他当事人在无歧视基础上以合理的期限和条件谈判免费专利许可,ITU-T/ITU-R/ISO/IEC不参与当事人的协商;专利权人不愿意在无歧视基础上以合理的期限和条件谈判专利许可事宜,则在推荐/可交付使用的标准文本中不应包括与该专利有关的规定。《共同专利政策实施指南》规定,标准中涉及专利的范围是指基于发明创造的必要专利或类似的权利,实用新型专利权和其他法定的权利,包括其申请文件。该实施指南还规定了共同专利政策的目的、术语解释、专利许可声明的方式及其内容要求,还包括ISO、IEU和ITU的各自具体要求。

(二)我国国家标准化管理委员会(SAC)的相关规定

1.国家标准(GB/T 1.1—2009)中所规定的内容,在标准的前言中有关专利的说明要求

凡可能涉及专利的标准,如果标准编制过程中没有识别出标准的技术内容涉及专利,标准的前言中应有内容：“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。”如果在标准编制过程中已识别出标准的某些内容涉及专利,标准的引言中应有内容：“本文件的发布机构提请注意,声明符合本文件时,可能涉及到……[条]……与……[内容]……相关的专利的使用。本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。该专利持有人已向本文件的发布机构保证,他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下,就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关联系方式(专利持有人姓名：……地址：……)。请注意除上述专利外,本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。”

2.其他相关规定

SAC起草的《涉及专利的国家标准制修订管理规定(暂行)(征求意见稿)》2009年11月起向相关部门征求意见,主要规定了与专利信息披露、专利权许可声明等相关的内容。SAC起草的《国家标准涉及专利的处置规则》2010年1月起向相关部门征求意见,主要规定了标准中所称“专利”的范围;在标准制定/修订过程中与专利有关的术语,例如：“必要专利”,“技术贡献”等;标准中纳入专利的要求、程序以及各利益相关方的责任与义务等。

从国际标准化组织和我国SAC的规定可以看出,几乎所有的标准化组织都不负责对标准中所采用专利的内容和效力的确认。为了降低交易成本和统一市场秩序,标准化组织希望对专利权人的许可行为有一定的约束,使其在“公平、合理、非歧视”的基础上进行许可。如果一项或多项专利被纳入到某一标准中,则接受该标准的所有成员都需要使用该专利,但是需要得到专利权人的许可。

二、被技术标准所采用专利的权利滥用形式

(一)在标准制定过程中不事先披露专利权

为了保证合理的公共利益,多数标准化组织都规定在同等条件下优先采用不具有专利权的技术方案。如果专利权人参与制定技术标准,并将其专利纳入技术标准中,又想有效保护其专利,必须在制定标准的过程中申明标准的哪些部分是受其专利保护的。但是,部分专利权人在参与标准制定工作时,故意隐瞒其专利权状况,等到该标准正式发布后,再要求专利保护,起诉标准的使用者侵犯了其专利权。这种行为将被视为专利权滥用。例如：美国DELL公司案。DELL公司于1991年获得了关于“computer bus”的专利技术。1992年,DELL公司加入了声频电子标准联合会(VESA)。DELL公司的代表参加了VESA的“VL-bus”标准制定工作组,在整个标准制定过程中,DELL公司的代表两次书面声明就其所知晓范围的VL-bus标准不涉及DELL公司的专利。但是,在VESA正式发布该标准后,DELL公司起诉该标准的使用者侵犯了其专利权。美国联邦贸易委员会(FTC)审查认为：DELL公司故意不向VESA披露其专利权范围,误导该组织采用了与DELL公司专利权相冲突的VL-bus标准,DELL此后又企图利用由该标准产生的市场利益,其行为构成对专利权的滥用。最终,DELL公司与美国联邦贸易委员会达成协议,无偿许可其他生产商使用其专利技术。

(二)专利池组建中专利权滥用

许多标准都是在“专利池”的基础上建立的。专利池(patent pool)是指为了彼此之间分享专利技术或者统一对外,通过几个公司之间的技术交叉许可而形成一个正式或者非正式的联盟组织③张平,马骁：《标准化与知识产权战略》,知识产权出版社2005年第2版。。通过交叉许可,使掌握互补性专利技术的专利权人可以更好地利用对方的技术,使专利权人的整体利益最大化。以专利池方式许可,可以一次性对多项专利进行许可,避免每项专利单独进行许可谈判。对于主持制定正式标准的标准化机构,在标准制定以及标准适用过程中始终处于“中立”地位,因此,在确定“必要专利”时通常比较客观。对于在企业联合许可的基础上自发形成的事实标准,企业联盟既是标准制定者,又是标准使用者或推行者,因此,在确定“必要专利”时,为了追求个别垄断性企业或整个企业联盟的经济利益,就有可能将“非必要专利”引入“专利池”中,构成专利权的滥用。

(三)标准中专利许可的专利权滥用

在某些行业中,产品技术的实现依赖于中间技术标准,例如：手机的充电兼容功能设计。如果涉及手机充电器的某些专利权人拒绝将其技术向第三人进行专利许可,那么该带充电兼容功能设计的手机标准涉及的专利权人就会垄断市场,构成专利权滥用。因此,在采用国际标准制定国家标准的过程中,以及用户在采用国际标准生产产品的过程中,为了防止专利权人滥用专利,避免经济损失,有必要判断标准中的专利是否为“必要专利”。

三、技术标准中必要专利的判断

必要专利(Essential Patent)是指该专利技术是该标准所涉及产品或服务所必备的技术,是专利权人独占的技术。

(一)必要专利的有效性判断

判断必要专利是否在保护期内维持有效。通常发明专利的保护期为20年,实用新型专利的保护期为10年,从专利申请日起算。如果专利超过了保护期,则专利无效。同时,各个国家或地区的专利组织均规定,在获得专利权后,在保护期内如果不按时缴纳年费,则该专利无效。另外,在获得专利权后,如果有人提出该专利权无效的请求,并且专利权全部无效的决定生效的,则该专利无效。

判断在行为发生地是否有专利保护。根据专利保护的地域性规定,如果使用标准中所述专利技术的行为发生地所在的某些国家或地区没有授予该技术专利权,则该技术不受专利保护。如：可以通过与专利相关的国家或地区的知识产权官方网站,用专利文献号检索得到上述相关信息。可以通过国家知识产权局网站(www.sipo.gov.cn)的“法律状态查询”检索中国专利是否有效;通过美国专利商标局网站(www.uspto.gov)的“Check Status”检索美国专利是否有效;通过欧洲专利局网站(www.epo.org)的“Register Plus”检索在欧洲专利局专利申请的法律状态;同样,其他国家或地区专利的法律状态也可从相应的官方网站获知。

(二)必要专利的不可代替性判断

时间上的不可替代。该专利技术必须与当时要生产的产品或使用的方法有直接的联系,生产产品时必然要用到该专利技术,而不能用其他技术或专利替代。但是,随着技术的发展,用新技术替代该专利技术也是可能的。

是否可被改进技术替代。具有全新技术方案的开创性专利可以不依赖其他专利而单独实施,是技术发展的基础技术,可以成为该技术领域的必要专利。可以根据被后来的专利文献所引用的情况来确认开创性的必要专利是否可被替代。开创性的必要专利被引用的越多,则越不可被替代。开创性的必要专利被引用的跨越时间越长,则越不可被替代。以本专利US5868855(公布日：1999-02-09;专利权人：KABUSHKI KA ISHA TOSH I BA)为例,说明如何检索本专利的专利引文,获得引用本专利技术的专利文献(citing documents),并进行相关分析。通过欧洲专利局网站(www.epo.org)的“esp@cenet”检索系统的高级检索(Advanced Search)页面的公布号(publication number)入口检索,在检索结果的页面,如图1所示,在“Cited documents”列表的下方,点击“View all”,看到引用本专利US5868855的全部专利文献列表(List of citing document)。

图1 检索结果的页面

从引用本专利的专利文献数量可知,有7件专利文献引用了本专利,从US5994238(A) (公布日：1999-11-30)持续到US7439183 (B2)(公布日：2008-10-21),本专利被持续引用的时间跨度从1999年11月至2008年10月。不但引用本专利的专利文献数量多,而且跨越时间长。从本专利被引用的数量看,符合不可被改进技术替代的条件。

从引用本专利的专利文献的专利权人可知,在引用本专利的7件专利文献中,有6个不同的专利权人,其中一个专利权人(SEIKO EPSON CORP)在2006年公开了两件美国专利申请。说明本专利权人(KABUSHKI KA ISHA TOSH I BA)的技术处于本领域的领先地位。

从引用本专利的专利文献的内容可知,在引用本专利的7件专利文献中,被该领域技术人员认可的开创性专利技术是本专利技术涉及的“硅晶片刻蚀液”,其他技术都是在本专利基础上发展起来的,如刻蚀方法、刻蚀设备等。

从上述分析可以看出,本专利US5868855不但是该技术领域开创性必要专利,而且不能被改进技术所替代。

四、关注必要专利的同族专利

如果在标准中采用了专利技术并公开了其专利文献号,不但要清楚该专利技术的同族专利数量及其地域性分布,还要判断同族专利与本专利的权利要求范围是否相同,这样有利于全面了解与本专利相关的世界范围的专利保护状况,增强专利许可的预见性。由至少一个共同优先权联系的一组专利文献,称为专利族(Patent Family)。在同一专利族中每件专利之间互为同族专利。仍然以本专利US5868855(专利权人为KABUSHKI KA ISHA TOSH I BA)为例进行相关说明。

同族专利的数量及其地域性分布分析。点击图1的“View I NPADOC patent family”,在检索结果的页面,看到本专利的同族专利列表(Family list)。从检索结果可知,本专利有6件同族专利,分别在中国、德国、欧洲、日本、韩国和美国得到专利授权。

同族专利的内容分析。检索到的6件同族专利主要涉及3个技术主题：硅(半导体)基板的表面处理液,硅(半导体)基板的表面处理方法和设备。其中,有4件仅涉及两个技术主题(处理方法和处理设备),有两件涉及3个技术主题。同族专利之间的内容可能相同,也有可能部分相同,要通过将各同族专利授权的权利要求书与本专利的保护范围比较,来判断同族专利是否与本专利相同,以确定在特定的国家或地区是否还要对同族专利进行专利许可。

五、对我国技术标准的制定/修订及使用标准的建议

(一)在国家标准制定/修订、用户使用标准时关注必要专利

无论在我国通过等同采用或修改采用国际标准进行标准的制定/修订过程中,还是在用户采用标准生产的过程中,首先要通过相关的标准数据库检索标准中的专利信息,然后根据需要判断标准所采用的专利是否必要专利。

确定是否需要进行必要专利的判断。在标准的与本专利相关的文件,如“声明”中,如果有“免费专利许可”的字样,则可以直接免费使用该专利技术,不需要进行必要专利的判断。

判断是否为必要专利。在标准的与本专利相关的文件,如“声明”中,如果有“在无歧视基础上以合理的期限和条件谈判专利许可”的表达,则要对该专利技术的有效性、不可替代性进行判断。

必要专利的同族专利的判断。在确定标准中所采用专利为必要专利的基础上,还要关注该专利技术的同族专利的数量,并对其相应内容是否相同进行判断。为在不同国家或地区签署专利许可合同进行前瞻性的准备。

(二)积极参与国际标准的制定工作,推动我国技术标准成为国际标准

一方面,积极争取成为国际标准制定工作组的成员。关注国际标准的“标准草案征求意见稿”文本中有关专利技术的内容,并进行必要专利的判断,对于不是为必要专利的技术及时提出异议,以防止专利权的滥用。另一方面,在推动我国技术标准成为国际标准的过程中,也要注意知识产权的保护,对标准所采用的必要专利区分情况对待,避免出现专利免费许可和低价许可的情况,切实保护自身的利益。

总之,随着科学技术的发展,人们对技术标准的重要性的认识和知识产权保护意识都不断提高,专利技术会越来越多地融入到技术标准中。只要我们不断努力,就一定能推动我国技术标准的发展,并使之逐渐成为国际标准,使其更好地为经济建设服务。

那英,国家知识产权局专利局专利文献部数据加工管理处处长。