利益平衡视角下的商业方法可专利性

谢黎伟

（厦门大学法学院，福建厦门 361005）

利益平衡视角下的商业方法可专利性

谢黎伟10

（厦门大学法学院，福建厦门 361005）

1998年美国法院在State Street Bank案中确认了商业方法的可专利性，从此商业方法专利引起了人们热议。通过对商业方法专利的兴起和发展趋势的观察，以利益平衡的观点分析商业方法专利权人和社会公共利益之间的利益得失以及商业方法专利所蕴涵的国家利益，有助于我们对商业方法专利采取适当的立场和对策。对我国而言，给予商业方法专利保护并非国际义务，商业方法专利应缓行或加以规制。

利益；利益平衡；商业方法专利

互联网的蓬勃发展催生了电子商务的兴起，而电子商务的迅速成长又使得商业方法的可专利性问题开始崭露头角。1998年，美国法院在State Street Bank and Trust v.Signature Financial Group,Inc一案中首先确认了商业方法的可专利性，[1]自此商业方法专利开始浮出水面，引起世人关注。而时隔四年之后，美国花旗银行向国家知识产权局提出 19项有关商业方法专利的申请，商业方法专利在国内又起波澜，从此成为国内知识产权界热议的话题。商业方法是否具有可专利性？我国是否应当接受商业方法专利？各方观点可谓见仁见智。本文拟从利益平衡的角度对此问题加以探讨，以期抛砖引玉。

一、专利法中的利益平衡

从法理学的角度看，利益是社会主体的需要在一定条件下的具体转化形式，它表现了社会主体对客体的一种主动关系，构成了人们行为的内在动力。[2]这种动力是法律背后起支配作用的根本因素，也是法律权利的基本内容。同时，法与利益又是互动的关系，“一方面，利益决定着法的产生、发展和运作；另一方面，法律影响着（促进或阻碍）利益的实现程度和发展方向”。[3]任何社会都存在与其政治、经济和文化等环境相关的不同利益主体，包括利益个体和利益群体。由于不同利益主体的存在，必然产生不同的利益诉求，因而利益冲突在所难免。这种冲突的解决难以通过利益主体自身来调和，需要借助于法律的制度安排来实现利益的协调和平衡。

专利法作为鼓励技术创新和促进社会进步的法律制度，它所涉及的利益既包括专利权人对其发明创造享有的私人利益，也包括社会公众接触与使用发明创造的社会公共利益。这两类利益是一种对立统一的关系，它们彼此共存于专利制度之中。在人们探讨专利制度的合理性基础时，利益平衡的思想即已渗透其中。例如建立在社会契约基础上的“契约论”认为，专利是在以国家面貌出现的社会和发明人之间签订的一项特殊契约，发明人公开其发明内容，国家则对发明人授予一定期限内独占利用其发明的权利。由此可知，“契约论”将专利制度看成社会公众与发明人之间的一种公平交易，其内在的逻辑要求必然是交易双方当事人的给付对等和利益平衡。而专利法的另一理论基础——经济激励论，强调法律赋予专利权人以垄断权，保证他们获得适当的激励而投入新的知识产品创造活动，其根本目的是增加社会的知识财富从而促进技术进步和公共福利。由于“没有合法的垄断就不会有足够的信息生产出来，但是有了合法的垄断又不会有太多的信息被使用”，[4]所以，在专利权人的垄断利益和社会公共利益之间必须达到恰当的平衡。

在具体制度层面上，专利法在保护专利权人的私人利益的同时，精心设计了保障社会公共利益的机制。其一，法律规定了若干不授予专利权的客体，包括智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、科学发现等，这些创造性智力成果的产生并不能得到专利权的保护，而是直接进人公共领域，成为人类共享的知识财富。同时，对发明创造提出“新颖性、创造性、实用性”的专利授权标准，避免将公有领域的知识被私人所垄断。其二，法律规定了权利的保护期限。权利人对于某种知识产品的独占仅在法律规定的一定期限内有效，在权利保护期届满后，原先为权利人专有的知识产品即进人公共领域，任何人均可无偿使用。其三，专利法规定的权利穷竭、先用权、非营利实施以及强制许可等权利限制制度将专利权人的垄断力量控制在合理范围内，满足社会公众对知识产品的合理需求，并分享技术进步带来的收益。

商业方法，长期以来一直被认为属于智力活动的规则和方法，是一种抽象的概念。为维护公共利益起见，将其划入公共领域的范畴，因而不具有可专利性。然而近年来美国法院推翻之前的判例，确认了商业方法的可专利性，打破了人们对商业方法的传统看法，改变了原有的利益平衡格局，对相关各方的利益分配带来了深刻变化。

二、商业方法专利与利益平衡

（一）商业方法专利范围界定中的利益衡量

目前各国对于商业方法专利并无一致的定义，一般是通过确定商业方法的范围，从而间接确定商业方法专利的范围。商业方法大致可以分为两类：一是与计算机软件或网络技术有关的商业方法。二是无须借助计算机软件或网络技术即可实施的商业方法。美国国会众议院议员 Rick Bouehe和 Howard Berman在2000年提出的《商业方法专利改进法案》中, 将商业方法表述为下列方法之一: （1）一种经营、管理或其它操作某一企业或组织, 包括适用于财经信息处理过程的技术方法；（2）任何应用于竞技、训练或个人技巧的技术方法；（3）上述（1）和（2）中所描述的由计算机辅助实施的技术或方法。[5]显然，此定义显然将两类商业方法都囊括在内，甚至将传统不属于商业领域的竞技、训练或个人技巧的技术方法也网罗其中，而且不要求借助技术工具或装置，使商业方法专利的范围非常宽泛，它代表了对商业方法专利的美国式理解。在实务操作中，美国专利商标局（以下简称 USPTO）将自动化商业方法专利正式归在第 705分类码下，并将其定义为：（1）装置及对应的方法。用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报表的生成, 能使资料在经过处理后有显著的改变或完成运算操作；（2）装置及对应的方法。用于改变货物或服务提供时的资料处理或运算操作”。[6]USPTO的自动化商业方法专利主要是指借助计算机软件和技术装置自动完成的商业方法。对于不借助技术装置而实施的商业方法，USPTO也同样授予专利，只是在将其放在其他的分类码之下而已。

世界知识产权组织（以下简称WIPO）将商业方法专利定义为：商业方法专利涉及的是那些借助数字化网络经营商业的、有创造性的商业方法。[7]而根据欧洲专利局（以下简称EPO）观点，商业方法的专利申请可以分为三类：（1）抽象的商业方法。所谓“抽象的商业方法”是指在申请专利范围中，并未举出任何执行该方法的装置。此类发明EPO会以《欧洲专利公约》（EPC）第52条第 2项和第 3项为理由加以驳回。（2）主张一种商业方法，其中至少某些步骤由计算机、计算机网络或其它传统的程序、电子装置来执行（以计算机实施的商业方法）。此类发明EPO会以与审查其它计算机相关发明相同的方式来审查。（3）主张一种商业方法，其中至少某些步骤是由其它（计算机以外）的特定装置（如移动电话等）来执行。此类发明 EPO也会以与审查其它计算机相关发明相同的方式来审查。[8]可见，EPO注重商业方法专利申请的技术特征，排斥了纯商业方法的可专利性。

我国国家知识产权局于2004年10月1日出台的《商业方法相关发明专利申请的审查规则（试行）》中，把商业方法专利界定为：利用计算机和网络完成的商业方法专利。此定义也体现了对商业方法的技术性要求，同样将纯商业方法拒之门外。

由上可见，EPO的商业方法定义基本上属于传统的商业范畴。相比之下，美国不要求商业方法必须借助技术手段，纯商业方法也可授予专利，可专利的商业方法范围很广，更倾向于维护专利申请人的利益。而 EPO在实践中侧重对专利申请的技术特征和技术贡献的审查，对商业方法专利的授权比美国严格得多。我国则强调必须要通过计算机和网络完成的商业方法才能申请专利，这也意味商业方法专利必须有技术性，和欧洲的做法较接近。对商业方法的技术性要求使商业方法专利授权难度加大，体现了对社会公共利益的关注。世界知识产权组织的定义中不仅要求是数字化网络中的商业方法，而且强调了商业方法本身应具有创造性；而其他几个定义均未突出商业方法本身的创造性，在实践中也基本放弃了对商业方法本身的创造性要求。

（二）商业方法专利兴起与发展中的利益冲突和协调

在商业方法可专利性问题上，美国法院曾长期对商业方法持排斥态度，1908年的 Hotel Seeurity Cheeking Co.v.Lorraine co.案最早确立了“商业方法例外”原则，依据此原则，商业方法被认为属于抽象概念，不属于可专利客体。[9]此种看法一直持续了九十年之久，1998年美国联邦巡回上诉法院（以下简称CAFC）在State Street Bank and Trust v.Signature Financial Group Inc 一案中，推翻了“商业方法例外”原则，CAFC判定:“（商业方法）发明若产生了有用的、具体和有形的结果，就可获得专利”。在其后的AT&T案中，CAFC在判决中进一步指出，“判断这种数学算法是否具有专利性的标准是：其是否从事了实际的应用并且产生了实用的效果，如果是，则表明其具有可专利性。”以上判例实际上将传统专利授权标准中的“新颖性、非显而易见性、实用性”标准简化为“实用性”标准，使商业方法专利的申请门槛大为降低。从此美国商业方法专利的申请量呈爆发式增长之势，这种现象被人形象地比喻为“专利洪水”。[10]这股“专利洪水”来势汹涌，使得USPTO应接不暇，挤占了大量的审查资源。加之对于这种新型专利，审查员既缺乏审查的经验，也匮乏相应的对比技术资料。在这样的双重压力之下，产生大量不符合专利授权标准的“问题专利”也就不足为奇了。另外，伴随着商业方法专利的泛滥，专利侵权诉讼量也水涨船高，不少知名大企业也卷入到侵权诉讼的漩涡当中，令其深受其累，苦恼不已。这种状况使得美国企业界对商业方法专利的质疑和抱怨与日俱增。

在此背景下，美国国会于1999年通过了《美国发明人保护法》，其立法目的就是消除由于商业方法专利侵权诉讼激增而产生的消极后果。该法规定：如果被告能够证明，在一项商业方法专利有效申请日前一年, 其已经使用了该商业方法发明, 则被告将可以在商业方法专利侵权的诉讼中免除赔偿责任。由于美国专利制度采用的是“先发明”原则，即专利权授予最先完成发明创造的人。增加此规定实际上对商业方法专利权利人的权利范围做了某种程度的限制，减少有关商业方法专利的侵权诉讼。

面对各方责难，USPTO也提出了改进商业方法专利质量的措施，其基本内容是: 第一，加强对审查员的有关商务实践中的技术训练；第二, 修订专利商标局的审查指南, 包括由主审查员（审查培训过程中的优秀者) 对第705 类（自动化商业方法专利）中所有专利申请进行强制性的第二次审查；第三, 扩大USPTO的质量审查办公室对第705 类中专利的抽样审查范围；第四，对第705类中的申请, 对与商业有关的非专利文献进行强制性检索。[11]

作为商业方法专利始作俑者的美国法院的态度也起了微妙的变化，这从近年备受电子商务界瞩目的eBay v.Mercexchange案中可以看出端倪。[12]eBay是一家有名的网上拍卖网站，它使用的网上拍卖技术牵涉到Mercexchange公司的商业方法专利，在2000年时，eBay和MercExchange谈判购买相关专利，但未获成功。随后，MercExchange起诉eBay侵犯专利权并要求发布法院永久性禁令（Permanent Injunction）。初审的美国联邦地区法院认定eBay侵犯了MercExchange的专利，但拒绝实施永久性禁令。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在听取了案件上诉后修改了原裁定，认定一旦发生专利侵权，专利权人就有权要求禁令的颁布和施行。但案件随后峰回路转，2006年5月15日，美国联邦最高法院撤销了CAFC对该案的二审判决，将该案发回重审，并明确要求在发布专利侵权的永久性禁令时需要考虑传统的衡平因素，原告必须证明以下四点：（1）已经遭受了不可弥补的损害。（2）法律上的救济措施（如金钱赔偿），无法弥补此损害。（3）在权衡原被告双方的利害得失之后，保证采取的救济措施是公平的。（4）公共利益不会因永久性禁令而受损害。对于最高法院的判决，有美国学者认为，基于商业方法专利本身的特性，商业方法专利难以满足以上四要素的要求，四要素的要求就成为商业方法专利权利人获得法院永久性禁令的一道难以逾越的障碍。[13]果然不出所料，2007年7月，联邦地区法院再次拒绝发布永久性禁令。2008年2月，当事人双方达成和解协议，MercExchangeG公司同意向eBay转让专利，这场历时多年的官司终于尘埃落定。永久性禁令曾是商业方法专利权人在专利诉讼中的利器，是迫使被告就范的王牌，在专利侵权诉讼中，被告由于担心永久性禁令造成的巨大经济损失，往往会接受专利权人开出的高额深刻使用或转让费。美国最高法院对专利侵权诉讼中发布永久性禁令的四要素要求，无疑使得对商业方法专利人手中的永久性禁令王牌的威力大减。在最高法院的影响下，CAFC也收紧了商业方法专利的口子。2008年10月，CAFC对Bilski案作出裁定，认为Bilski的对冲交易商业方法的具体步骤中没有发生不同的状态或者物质的转化，不属于法律规定的可专利主题。与此同时，CAFC宣布放弃在state street bank案确立的“具体的、有形的和实用的”判断标准。[14]上述判决明确地表明美国法院近年来对商业方法专利的态度改弦更张，由激进趋于保守，显示出对商业方法专利发展的谨慎态度，使纯商业方法今后在美国将很难获得专利授权。

历史上，欧洲专利局（EPO）不授予计算机软件和商业方法以专利，认为它们在本质上缺乏技术性。在美国立场的影响下，EPO也开始对商业方法专利网开一面，但专利授权准入门槛则要高得多。EPO对计算机软件相关发明的创造性步骤（inventive step) 要求和审查相当严格，只有当一项计算机软件相关发明解决了技术问题, 具有明显(obvious) 的技术特征, 产生了技术贡献( technological contribution) 才能被授予专利。“技术性贡献”在2002年就被欧洲委员会定义为“在一个技术领域中对现有技术的贡献,且该贡献对于所属技术领域的专业技术人员而言不是显而易见的。”通过归纳“技术性贡献”的标准，EPO认为纯商业方法和较为通常的社会方法将不具有可专利性，因为它们不具有创造性及其技术性贡献的要求。[15]概括起来，在EPO，只有基于以下两种情形之一才可认定一项商业方法发明具备创造性：（1）商业方法专利申请的商业方法部分与其所运用的技术方案部分都是非显而易见的；（2）商业方法专利申请的商业方法部分不具备创造性，但是技术方案部分是非显而易见的。如果一项商业方法发明的技术方案部分不具有创造性，那么无论其商业方法部分是否为非显而易见的，该发明都被认为不符合创造性的要求。[16]

美国和欧盟对商业方法专利态度的差异，其根源在于所处不同的经济和技术地位，同美国相比，处于劣势的欧盟提高专利授权门槛符合其根本利益。而美国近年来在商业方法专利上由宽松趋于严格的做法，表明了作为科技和经济实力称霸全球的国家，商业方法专利的过度扩张也会导致各方利益的失衡。各国都在不断地寻找利益的最佳平衡点。

（三）商业方法专利在国际层面上的利益衡量

TRIPS协定是目前世界上最有影响的知识产权国际条约，其保护范围和标准在同类条约中也是首屈一指的，TRIPS协定第27条第1款规定：一切技术领域内的任何发明，无论产品发明或方法发明，只要它们是新颖、具有创造性并可付诸工业应用，均应有可能获得专利。但是对于“技术领域”应当如何理解，TRIPS协定并未作出规定。因此，何谓“技术领域”应由成员方依据其国内法做出解释。商业方法专利是否属于TRIPS协定的保护范围，从协定本身的条文当中并不能获得明确的解答。换言之，对于商业方法不予以专利保护，并不违反TRIPS协定所规定的国际义务。商业方法是否具有可专利性，属于由各国自行决定的事项。

美国计算机软件业一直执世界之牛耳，在电子商务兴起后，又凭借其强大的技术优势和经济实力，占据了全球电子商务市场的大部分份额，令其他国家难以望其项背。为巩固其优势地位，美国顺理成章地成为商业方法专利的最积极推动者。这与美国在传统知识保护上的冷漠态度形成巨大反差，个中原因不言自明。现今商业方法的专利化，实质是计算机软件的专利化，正如有学者认为，美国认为，为有效防止盗版，计算机软件应当放在版权法下保护；但当美国发现，版权法只能在制止“盗版”这样的“低级侵权”上发挥有限的作用，对待“反向工程”那样的“高级侵权”无能为力时，开始将软件保护转向专利法。[17]美国积极推动商业方法专利的目的正在于此。商业方法专利本身也是双刃剑，扩大商业方法专利固然可以为美国争取国际利益，但也会危害其国内公众利益。美国法院在商业方法专利态度上由松到紧的变化也是对国内利益分配的调整。

此外，并非所有发达国家都认可商业方法专利，尽管《欧洲专利公约》统一了欧盟成员国的专利法，但各成员国国内法院仍按他们各自的判断对欧洲专利公约做出他们各自独立的解释。英国法院认为，与一个仅仅是商业方法的发明相关联的计算机软件在英国是不被授予专利的，即使该发明中的技术性贡献能被人深知。这样，通过更为严格的可专利性审查标准的设定，几乎所有的电子商务方法专利在当前英国的专利标准下不具有可专利性。[18]可见，发达国家之间出于国家利益考虑，对商业方法专利也态度不一。

作为发展中国家的中国，经济和科学技术实力与发达国家有相当大的差距，对我国银行业商业方法专利状况的研究表明，外国专利申请人在申请的数量和质量上具有绝对优势。[19]这说明如果对商业方法予以专利保护，最大的受益者是外国专利权人；相反，国内企业将支付专利保护的高昂成本。因此贸然认可商业方法专利，必然是弊大于利，得不偿失。

（四）商业方法专利中利益相关方的利益比较

在商业方法专利的拥护者看来，对商业方法予以专利保护，可以激励人们开发新的商业方法，促进经济发展和技术进步，从而增加了社会的知识财富。再者，商业方法被授予专利权后，发明人由此获得排他性的独占权利，有权禁止他人无偿使用其专利方法。另一方面，专利权人可以通过许可使用或转让等方式获取收益，用于弥补其研究开发商业方法所支付的成本并取得合理的利润回报。因此，商业方法的发明者应当同其他的产品或方法发明者一样获得同样的保护，享受平等的对待，不应厚此而薄彼。以上观点似乎言之成理，但其忽略了商业方法的特性。商业方法显然不同于一般的产品或方法发明，在某一商业领域，可以运用的商业方法总是有限的。一旦授予专利权，就会将其他的市场参与者排除在外，或者极大地增加其竞争成本（如被迫支付高额许可使用费），因而具有更强的垄断性，对市场竞争有更明显的抑制作用。尤其在电子商务领域，由于网络的无国界和全球性，商业方法专利的出现使得权利人的垄断力进一步跨越国界，对全球市场的竞争都将产生影响。其实，专利法对科学发现、自然法则、抽象概念等之所以不授予专利权，其依据也正是如此。因为这类发明创造一旦授予专利权，将使权利人拥有过强的垄断力量，不可避免地危及社会公共利益。

其次，在审查标准宽松的情况下，一些广为人知的传统商业方法，一旦与计算机程序结合，就有可能获得专利。例如著名网上书店亚马逊公司的“一次点击”（one click）专利就颇为人所诟病，被人认为不过是将传统的商场购物模式复制到网络而已。这种商业方法专利无异于将人们长期累积起来的公共资源据为己有，减少了公共资源的总量，不合理地阻碍公众对信息的利用和传播。公共领域的空间被进一步压缩，而专利权人的权利却被不适当地扩大。

总之，商业方法和计算机程序能否成为专利权的客体，历来存在着很大的争议。出于维护公共利益的考虑，很多国家都将两者排除在专利的大门之外，而将商业方法和计算机程序结合为一体的商业方法专利，理所当然地应对其进行更严格的审视和考量。

三、结论

通过以上的分析，商业方法专利的出现对专利权人的私益与社会公共利益以及国家利益间的平衡影响甚大，须慎重对待。近年来，美国法院和专利商标局的判例和政策对商业方法专利由宽松趋于严格，这说明身为软件和电子商务大国的美国也在不断探求其自身利益的最佳平衡点。同美国相比，欧盟采取更严格的审查标准，更有利于维护自身利益。对我国而言，给予商业方法专利保护并非我们必须承担的国际义务，积极与发达国家“接轨”实非上策。商业方法专利应该缓行。如果由于形势所迫，不得不对商业方法专利网开一面，为避免商业方法专利的滥用，可利用专利制度中的在先技术抗辩、专利侵权的例外、强制许可制度对其加以规制。在必要的情况下，借助反垄断法以遏制其对公平竞争秩序的损害，从而避免专利权人私益和社会公共利益的失衡。

[1] State Street Bank＆Trust Co.v..SignatureFinaneial Group Ine，149.F.3d.1368.

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[8] EPO, Examination of “Business Method” Application, Trilateral Project B3b Report，May 19, 2000, http://www.joupo.com/chinese/8907-5.htm.

[9] Hotel Seeurity Cheeking Co.v.Lorraine Co.60.F.467.

[10] Michael J.Meurer.Business Method Patent and Patenr Flood.Journal Of Law & Policy Vol.8 (2001), p322-327.

[11] United States Patent and Trademark Office , Business Methods Patent Initiatives : An Action Plan.http ://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/actionplan.html.

[12] eBay, Inc.v.MercExchange, LLC., 547 U.S.388 (2006).

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[14] In re Bilski, No.2007-1130,545 F.3d 943 (Fed.Cir.2008).

[15] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Patentability of Computer Implemented Inventions, p13.

[16] 张平.论商业方法软件的创造性标准[J].知识产权,2003(1):27.

[17] 张平.历史与动因,商业方法软件专利保护分析[EB/OL].(2010-06-10).http://www.bokee.net/company/ weblog_view Entry/858045.html.

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（责任编辑：张 韩）

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1674-8557（2010）03-0074-06

2010-04-16

谢黎伟（1972—），男，福建安溪人，厦门大学法学院2008级民商法专业博士研究生。