商标共存制度初探

作者 / 薛洁

商标共存制度初探

作者 / 薛洁

随着市场竞争和贸易的发展，相同或者近似商标的共存现象比比皆是。然而，我国的商标法中对于相同或近似商标的共存在法律上还存在空白，由此也加剧了商标侵权案件的增多和诉讼资源的浪费。在西方国家，对于依据商标先用权产生的商标共存和通过签订共存协议达成的协议共存都有立法上的依据。我国可借鉴和参考这一法律制度，根据国情引入商标共存制度，并适度考虑公共利益和反垄断的限制。

商标共存 在先权利共存 共存协议 公共利益 反垄断

一、商标共存的含义

根据WIPO的报告，商标共存是指两个不同的市场主体使用相似或者相同的商标从事商品销售或服务而不必相互影响自己的商业活动1.WIPO MAGAZINE “IP and Business： Trademark Coexistence” November 2006.。通常有以下几种情形：一是注册商标与未注册商标存在近似，若未注册商标有先用权，则产生共存问题；二是两个相似的商标分别在不同类别分别注册，后来其中某一商标持有人的经营范围扩大而在其他商品类别上加以使用，造成了与另一商标适用范围的重叠；三是商标注册主管机关审核时的疏忽，在同一商品或类似商品核准近似商标；四是不同国家或区域的厂商在同一或类似商品上使用同一或近似商标，当同时进入一国市场进行贸易，此时，在先的商标权利人会提起商标异议或者侵权诉讼；五是联合商标的单独转让造成的共存[1]。

二、关于商标共存制度的比较法分析

在国外的商标市场上，商标共存是非常普遍的现象。为同类或者相同商品的近似商标留出共存空间，对于鼓励品牌培育、促进市场竞争以及减少商标侵权诉讼有着积极的意义。英美法系和大陆法系国家对于“商标共存”问题在立法方面有所规定并在司法实践中也有所体现：

（一）欧盟

在欧盟的共同体商标注册中，申请人可以向内部市场协调局（以下简称OHIM）申请注册，经核准注册后可在共同体各成员国受到保护，不需要再向每个国家分别申请。共同体商标申请在共同体内部公告期间，共同体国家的在先权利人可以提出异议，如果国家在先的权利人在知道的情况下容忍在后的共同体商标连续使用五年，则就丧失了提出无效或反对使用的权利，两个商标共存，在同一地域内将会有两个不同的商标权人。

对于两个市场主体签订共存协议以实现两个商标共存的情况，OHIM从最初不考虑共存协议转变到更为折中的方式，一定限度地参考共存协议的内容。如在OMEGA 案2.Case R 537/2002, Omega SA v Omega Engineering Inc, 28 February 2002 of the Opposition Decision ofthe OHIM & Case R 330/2002-2, Omega SA v Omega Engineering Inc, 10 December 2004 of the second Board of Appeal of OHIM.和COMPARE案3.Case No. 478/1999, CompAir Ltd. v Naber + Co. KG, 10 July 1999 of the Opposition Decision, & Case R590/1999-2, CompAir Ltd. v Naber + Co.KG, 30 July 2002 of the Second Board of Appeal.中，OHIM认为评估是否造成混淆并不能由私有的协议来决定，并且做为私权领域的协议和约定不应凌驾于商标作为对公众权利的对世权之上。而在SKY案中，OHIM的复审委员会开始关注共存协议中约定的内容。4.Case R 1167/2006-1 British Sky broadcasting Group plc v VORTEX (Sociète Anonyme), 27 November2007.

（二）美国

美国《兰哈姆法案》第2条规定，在商业中并存合法使用的商标可以准予并存注册。产生并存注册的必要条件是，在后申请人对其商标的商业使用必须先于在先注册申请人或者注册人在美国专利商标局提出商标申请之日，否则不存在并存注册。如果有管辖权的法院终审决定一个以上的人有权在商业中使用相同或者相似的商标，可由专利商标局长准予并存注册，同时规定各商标所有人使用其注册商标的方式、地点或者有关商品的条件和限制。

美国专利商标局对于商标混淆近似的判定中考量因素中，包括申请者与在先注册的商标所有人之间的有效同意协议。也就是说在以混淆为由拒绝注册的法律依据中，除了考虑商标的音形义及其他相关因素以外，同意协议也是一个重要的考虑理由[2]。如果提交了同意协议，审查员将根据该协议以及所有其他记录证据，来判断混淆的可能性。同意协议虽然不具有绝对的排除混淆可能性的效力，但是可以作为排除商标混淆可能性的有力证据。5.E. I. du Pont de Nemours & Co.案和“Amalgamated 纽约银行”案逐步确立了同意协议排除混淆的相对效力。

（三）英国

英国1938年商标法第12条第2款规定，法庭或注册局长，对于善意地同时使用相同或近似的商标，或其认可的特殊情况下使用，可以准许一个以上的人为同样或同类商品上的相同或近似的商标办理注册。但法庭或注册局长如果认为适当，可以对此种注册附加条件或限制。第3款进一步规定，只要在先商标所有人或者在先权利人提供书面同意，商标法不得禁止在后商标的注册。

英国1994年通过的新商标法中的第7条规定了善意的同时使用情况下提出申请的相对理由。根据该条规定，在申请人能提交证据证明近似商标的其他在先权利时，注册局长不应以在先商标或其他在先权利拒绝该商标的申请，除非在先商标或其他在先权利所有人在异议程序中提出反对。其中，“善意的同时使用”指由申请人或经其同意的其他人在英国的这种使用，如同以前为1938年《商标法》第12条第2款所述。

（四）日本

日本《商标法》第32条规定，在他人申请注册商标之前，在日本国内非以不正当竞争为目的就已在该商标注册申请指定的商品或服务或者类似商品或服务上使用与申请注册商标相同或者近似的商标，而且作为区分与自己业务有关的商品或服务的标志，至他人提出商标注册申请时已在消费者中广为知晓的，该商标使用人有权继续在前述商品或者服务上使用该商标。

综上所述，各国对于商标共存的立法和实践大致可以总结为下面两点：

（一）法定的共存：

商标法定的共存中明确体现为未注册商标在先的或同时的善意使用与注册商标的共存，如英国和日本；或者是在商标审查过程中，在先权利人未对商标申请人提出异议，而是两个商标同时通过审核注册，而导致的两个注册商标共存，如欧盟。

（二）协议的共存：

在美国兰哈姆法案和英国商标法中分别明确规定了在“申请者与先前注册的商标的所有人之间的有效同意协议”或者“按注册局长认可方式达成协议”的情况下，可以允许相同或近似商标共存。

三、关于商标共存协议

商标共存协议是商标共存制度建立和实施中的重要载体，各国的行政审查机构和司法机关对于共存协议的合法性认定的立场也各不相同。下文对商标共存协议的内容和有效性作初步探讨：

(一)商标协议共存制度的理论基础

从对商标是否具有混淆可能的判断的准确性来看，是应该以审查员的判断为准还是以市场主体的判断为准直接决定了商标共存协议在商标审查中的作用。一般来说，市场主体对于商标在市场上的真实情况，以及对于商标是否会产生混淆的判断的准确性是高于审查员的推断的。正如美国1973年关税及专利上诉法院在E. I. du Pont de Nemours & Co.一案中指出的那样“如果直接相关的人说不会发生混淆，那么至少是很难保持会发生混淆的主观看法。如果处于战斗最前沿的人们所提供的无可辩驳的证据表明不会发生混淆，那么仅仅推论可能发生就很难与之抗衡了。”因此，市场主体对混淆可能性的判断应该给予充分的尊重和认可。

从私权自由的理念来看，在先商标所有人如果同意商标的注册和共存，可以看作是对自己所享有的商标专用权的一种自由处分的权利。这是民法私权自由在知识产权领域的延伸，也是市场经济自由发展的需要。

（二）共存协议的内容和性质

商标共存的主要形式体现为商标的共存协议。国际商标协会（INTA，INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION）将商标共存协议定义为：由两方以上的主体就近似商标的共存约定条款达成协议使得商标能够和平共存，对于上述近似商标在相同或近似的商品和服务上的使用予以地域范围的限制，并不会造成公众的混淆和误认[3]。共存协议本质上属于市场主体之间对于商标所有权及其相关权利的合同约定，由一方向另一方支付一定对价以取得使用商标的权利，并且约定商品和服务的类别、适用的地域范围等。这是对商标权作为私权的处分行为。

商标共存协议融合了知识产权法、合同法的特点，本质上是对于私权的处分，但实际上又与公共权利密不可分，因此，商标共存协议是商标共存制度中的核心问题，同时也是商标的行政审查和商标的司法审判中的关键。

（三）行政程序中共存协议的作用

目前我国商标法律实务中存在以下两种情况：一为申请人申请注册的商标，同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或近似的，商标局驳回申请，不予公告。为此，申请人在复审程序中与引证商标所有人签订申请商标与引证商标的“共存协议”，引证商标所有人同意该商标的注册，并依此请求商标局通过商标的注册申请。二为在商标异议程序中，被异议商标与注册商标所有人之间协商签订共存协议，并提交给商评委作为驳回异议的依据。

在上述两种案件中，商评委对“共存协议”的作用给予了一定程度的认可。2007年第24次委务会上，商评委就驳回复审案件中的“共存协议”问题提出，“商标权为私权，申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要是私权纠纷，应当由当事人通过法律程序主张，在驳回复审案件中，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。而且，申请人与引证商标所有人签订共存协议，表明双方在实际使用商标时不会相互‘搭车’，并且可以推定其具有相互区分的善意。因此，对当事人之间的共存协议完全不予考虑，不尽合理。”

可见，我国的商标评审实践中行政机关对于体现在共存协议中的商标私权属性已经充分尊重和认可。但实践中由于缺乏明确的法律规定，对于商标共存协议的认可还主要局限于有关联关系的两个公司之间，如母子公司之间。这与发达国家如英国和美国，任意市场主体之间的共存协议都能被认可还是有一定的距离，商标审查制度与商标私权自由化息息相关。

（四）对于共存协议的限制

作为商标申请人和引证商标所有人签订的共存协议，具有合同的属性，那么从合同法的角度来看，共存协议的合法性和有效性应如何认定，共存协议应受何种制约和限制，是建立商标共存制度，并兼顾利益平衡原则所需要考虑的问题。各国虽然认定的立场有各有差异和不同，但目前主要考虑的因素有以下两个方面：

（1）公共利益

商评委2007年第24次委务会上提出，保护消费者利益是《商标法》第28条的立法目的之一，也是我国《商标法》的立法宗旨之一，故在决定是否允许共存时还应考虑双方商标整体上是否能够为消费者区分，共存是否容易造成消费者混淆，从而侵害公共利益。如果共存并不会造成消费者混淆而侵害公共利益，那就可以允许两个商标共存。例如，在全球通GoTone与国美电器Gome的商标审查案件中，全球通在商标驳回复审程序里提出申请复审的商标具有显著性和区别性，与引证商标（国美电器Gome）的申请人经营范围相差甚远，因此两商标共存并不会造成相关公众混淆、误认。申请人是著名的移动通信服务提供商，主营通信，而引证商标的所有人北京国美电器有限公司是知名大型电器连锁销售企业，主营电器销售，经营范围具有较大差异，以相关公众一般注意力来看能够区分商标背后的不同经营主体。最终，商评委认定申请复审商标予以初步审定。

在司法审查中，法院对于共存协议的有效性的认定也应充分考虑到该协议是否对公共利益有所损害，对于商标权作为私权的保护要和对公共利益的维护相平衡，才能最大程度地发挥共存制度对于避免和解决纠纷，促进市场有益竞争的作用。

（2）反垄断审查

从对于消费者的影响来看，商标共存协议的有效性受到是否造成消费者的混淆和误认的限制；从对于市场的影响来看，商标共存协议的合法性受到反垄断法的制约。尽管一些国家的法律鼓励竞争者达成协议以避免诉讼和纠纷，但是有的共存协议还是有产生非法垄断的可能。在具有竞争关系的经营者达成的商标共存协议中，如果包含固定价格或者分割市场的条款，就有可能构成我国反垄断法所禁止的垄断协议。6.第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过《中华人民共和国反垄断法》第13条。当然，对于商标共存协议的反垄断的判断标准并不是绝对的，还要取决于竞争者就相似商标的协议是否导致实质性的垄断而阻止他人就类似商品进入市场。只有当共存协议导致他人商品无法进入市场时，才违反反垄断法。

四、建议

（一）完善立法，引入商标共存制度

在我国行政程序和司法实践中，商标共存现象已经获得了认可。但在立法上仍无明确规定。例如，对于在他人提出注册申请之前就善意使用商标并且已经在消费者中广为知晓的，这在先权利是否可以在适当区分的前提下与注册商标所有人的专用权共同存在。又如《中华人民共和国商标法》第41条规定了对于已经注册的商标，违反该法第13条、第15条、第16条、第31条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。但对于五年后恶意注册商标效力却没有法律规定。我国可借鉴其他国家的经验，在商标法中明确商标共存制度，便于行政程序和司法审判中有法可依。

（二）协议共存的制度形式

在商标法律制度日益国际化和趋同化的背景下，在立法中明确商标协议共存的形式，有利于完善我国的商标审查制度，也有利于为司法审判提供法律依据。形式一可采取商标权利人单方出具的同意书，经由公证后提交商标审查机关，我国商标评审委员会曾在多件商标驳回复审案件中考虑到在先引证商标所有人出具的同意书，而对在后的申请商标予以初步审定；形式二可采取商标所有人和商标申请人达成共存协议提交商标审查机关进行审查，我国商评委对关联公司之间的共存协议的采纳和认可也有一些实务的先例。

在笔者看来，上述两种形式即同意书制度与共存协议制度并存能适应日益多元化的市场结构。在商标的行政审批程序中鼓励提交单方出具同意书，如果提交了共存协议也只对其进行形式审查，这符合我国商标审查的实际和商标审查机关的职能现状，也不至于过多增添行政审查的负担或延长审查的周期。在司法审判中，法院则要注重对同意书或者共存协议的实质性审查，包括双方当事人划分地域市场、附加区别标记、给予在先权利人补偿等实质内容的审查。

同时，我国还可以借鉴美国的商标审查机关仅是将同意书作为判断商标是否混淆近似的考虑因素之一的模式，同时还要结合其他的要素对于商标是否会构成混淆进行判断。7.商标同意协议制度在美国商标法中没有明文规定，而是体现在了美国专利商标局制定的《商标审查程序手册》中。在我国，商标审查机关或司法机关对于同意书或者共存协议都可采取相对效力模式，因为这更适合我国现阶段的国情，并且能较好地实现商标权人和社会公众消费者的之间的利益平衡。

（三）适度限制，平衡利益

在设定商标共存制度时，具体到对于共存协议制度的构建中，公共利益和反垄断的限制是必需考虑的因素。对于共存协议，可以由商标局或者法院在共存协议明显影响公众利益或者违反反垄断法时主动进行无效的认定，也可以为公众消费者或者业内竞争者赋予无效请求权。

（作者单位：上海交通大学法学院）

[1]陈武，论近似商标共存制度 [J]. 知识产权 ，2008(3) ：193.

[2]史新章，美国商标审查中的商标同意协议制度[N]中国知识产权报，2009（9）：18.

[3]Marianna Moss，Trademark“coexistence”agreements： legitimate contracts or tools of consumer deception？[J]. loy. Consumer L . Rev.2005(18)：197.