对实用性审查标准的一点思考

■ 王 澄

对实用性审查标准的一点思考

■ 王 澄＊

就世界范围而言,新颖性、创造性和实用性是评价一项发明创造是否能够获得授权的三大判断标准。其中的前两项判断标准,我国已经基本上与世界上主流国家和地区的处理方式相当,本次中国《专利法》的修改,对新颖性判断尺度作了相当大的改动就是一个实证。然而,作为这三大标准中的最后一项,即实用性判断标准,我国却与世界上主流国家和地区间存在相当大的差异。对这种差异可能的产生原因以及对经济发展的影响进行了分析。

实用性 审查标准 珍珠养殖 活鱼运输

就世界范围而言,实用性和新颖性在现代专利保护制度确立时就作为评价一项发明创造是否能够获得授权的两大判断标准之一。随着现代专利保护制度的发展,新颖性判断标准又进一步细化为新颖性判断标准和创造性判断标准1国家知识产权局:《专利法研究 2001》,知识产权出版社,2001年 12月 01日,第 195-213页。。就我国而言,从 1985年第一部专利法实施以来,实用性就一直是评价一项发明创造是否能够获得授权的三大判断标准之一。因此,对于从事专利工作的人员来说,什么是一项发明创造所具有的实用性,应该是个不难回答的问题。

然而,从作为我国专利审查实践基石之一的审查指南的修改过程看,几版审查指南对“实用性”规定的内涵和外延的表述均有比较大的出入。若从这一点分析,如何更准确地对术语“实用性”进行描述,应该还是存在有相当空间的。

一、中外实用性定义之比较

虽然在不同国家和地区的专利法规中,对什么是实用性的具体文字描述形式可能会有不同,但是在要求一项获得授权的发明创造能够在产业上应用方面,却是完全相同的。而且,对于发明创造所能够获得产业应用之产业,不同国家和地区的专利法规也都是以《保护工业产权巴黎公约》21883年保护工业产权巴黎公约 (1883年 3月 20日;1900年 12月 14日在布鲁塞尔修订;1911年 6月 2日在华盛顿修订;1925年 11月6日在海牙修订;1934年 6月 2日在伦敦修订;1958年 10月 31日在里斯本修订;1967年 7月 14日在斯德哥尔摩修订;1979年 10月 2日修正)第一条第(3)款:对工业产权应作最广义的理解,它不仅应适用于工业和商业本身,而且也应同样适用于农业和采掘业,适用于一切制成品或天然产品,例如:酒类、谷物、烟叶、水果、牲畜、矿产品、矿泉水、啤酒、花卉和谷类的粉。中国人大网,http:∥www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/26/content_1583.Htm.第一条第 (3)款规定为范本设置的。因此,仅从法源解释和法理逻辑上讲,不同国家和地区对实用性的定义和具体掌握尺度,应该是存在进行相互比较的基础的。

在我国的《专利法》第二十二条中,明确指出实用性是指该发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用,并且能够产生积极效果。3《中华人民共和国专利法》,人民出版社,2009年 1月 1日。在目前有效的审查指南中,进一步列举了不具备实用性的几种主要情形:(一)无再现性;(二)违背自然规律;(三)利用独一无二的自然条件的产品;(四)人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法;(五)测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法;(六)无积极效果。4国家知识产权局:《审查指南 2010》,知识产权出版社 2010年 1月修订版第 1次印刷。

在美国专利法中并没有对什么是实用性给出明确的定义,只是在美国专利法第 101条中规定:有用的发明创造可以请求专利。5刘艳萍编译:《美国专利法》,中国民主法制出版社,2006年 8月。因此,仅就成文法而言,美国专利保护制度并没有将任何类型的发明创造排除于可授予专利权的范围之外,只要其能够在产业上获得应用即可。作为判例法国家,美国从 19世纪初就通过 Bedford案,形成了对实用性的具体判断标准,即美国专利保护制度“并不关注一项发明创造实用性的程度高低;它只要求其能够使用,并且该使用是社会公序良俗所不反对或不禁止的……”63 F.Cas.At 37。这一判断标准通过一系列后续判例沿用至今。

日本专利法和欧洲专利公约对什么是一项发明创造应该具有的实用性,表述形式与美国专利法类似7日本特许法(专利法),中华人民共和国知识产权局,http:∥www.sipo.gov.cn/sipo2008.、8关于授予欧洲专利的公约(欧洲专利公约)(公约全文、实施细则全文、集中化议定书及收费规定),中华人民共和国知识产权局,http:∥www.sipo.gov.cn/sipo2008.,只是日本专利法还将涉及人体的外科手术方法排除在专利保护范围之外,欧洲专利公约将涉及人体和动物体的外科手术方法排除在外。对于这些,已经有同行以我国审查指南所列举的第 (四)种情况为例,进行了相当详细的分析9魏衍亮:《医疗方法的专利保护研究》,http:∥www.fsou.com/redirect/index.asp?url=http://vip.chinalawinfo.com/newlaw2002/slc/slc.asp?db=art&gid=335577581北大法律信息网。,本文就不在此进行详细描述了。

由上述分析可知,美国对什么样的发明创造满足实用性规定采取了尽可能宽泛的审查标准,即:(一)请求专利保护的发明创造必须能运作和使用;(二)发明创造必须能够达到某些最小的有益人类的目的;(三)发明创造必须具有非不法、不道德或违反公共政策之有益人类的目的。10郑中人:《产业利用性之理论与应用》,中国民商法律网,http:∥www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=19385.我国在专利法层面上通过第二十二条对实用性给出的判断标准,与其他主流国家和地区也是大体相当,因此就立法本意而言,我国对于实用性的判断标准应该是与其他主流国家和地区大体相当的。

二、对我国实用性判断尺度的初步分析

在专利保护制度中,一项发明创造具有实用性的标志,就是指该项发明创造能够在产业上获得应用。这是所有同行均会给予认可的。

然而,按照法理逻辑对术语“实用性”做进一步的分析,就必然会涉及到什么叫一项发明创造能够在产业上获得应用?对这一问题的回答,不同的同行可能会给出不同的答案,而且这些答案甚至可能是完全相反的,这可能也就是目前我国在审查实践中对实用性采取了世界上最严格的审查标准的原因所在。

按照笔者之浅见,一项发明创造能够在产业上获得应用的判断标准有两条:第一条是要对使用该发明创造的主体、即实施者进行判断。当一项发明创造所涉及领域的普通技术人员、而不是技艺高超的工匠或经验丰富的专家,均能够按照专利文件给出的技术教导,通过实施该发明创造,解决专利文件所宣称的技术问题并获得专利文件所宣称的技术效果时,应该认为就使用该发明创造的主体、即实施者而言,该发明创造是能够在产业上获得应用的;第二条是要对该发明创造的应用客体、即接受实施的对象进行判断。当一项发明创造能够在需要时,多次地对相关实施对象重复实施专利文件中所建议的技术解决方案并获得专利文件所宣称的技术效果时,应该认为就该发明创造的应用客体、即接受实施的对象而言,该发明创造是能够在产业上获得应用的。

如果一项发明创造能够同时满足上述两个判断条件,就应该认为它是能够在产业上获得应用的。

按照上面的分析,不难认定这两个判断条件也是与中国《专利法》第二十二条的规定完全吻合的。而且还可以进一步推知,列举在我国审查指南中的不具备实用性的几种主要情形,以及目前在审查实践中对这几种主要情形的实际执行方式,有些是不能够满足上述逻辑推定的。

(一)涉及非治疗目的的外科手术方法

认为涉及外科手术方法的发明创造不具有专利法意义上的实用性,笔者认为是正确的。然而,对于“非治疗目的的外科手术方法,由于是以有生命的人或者动物体为实施对象,无法在产业上使用,因此不具备实用性”11同注 4。的表述形式,却是值得商榷的。

实施外科手术方法是需要具有高度专业技能的,外科手术医师要达到能够准确地使用器械切除病灶或修复身体上的缺损、保护器官功能、恢复或改善身体的功能,需要掌握十分精巧的修补与重建手术技术。学习外科手术的医师在大学毕业后,通常还要经过 5-6年的时间,以及依次作为实习医师、住院医师等进一步学习实践过程,才有可能成长为一名合格的外科手术医师,将外科手术医师所进行的手术称作为一门复杂且综合许多技巧在内的“艺术”并不为过12管德林:《手术艺术》,北京科学技术出版社,2007年。。因此,能够实施涉及外科手术方法的发明创造的主体、即实施者,应该认定其是技艺高超的工匠或经验丰富的专家,所以依据上述判断标准的第一条,笔者认为将其由可授权范围内排除是符合立法本意的。

然而,将以有生命的人体或者动物体为实施对象、使用器械在人体或者动物体上形成有切口的方法,均认定为是外科手术方法的提法是不合适的。使用手术器械在人体或者动物体上形成有切口,仅仅是实施此类发明创造所会形成的一种客观结果,这种规定并没有给出涉及外科手术方法类发明创造不能够获得专利保护的深层原因。

而且需要进一步指出的是,在以有生命的人体或者动物体为实施对象、使用器械在人体或者动物体上形成有切口的发明创造中,涉及需要由具有高专业技能的专家实施的发明创造,仅仅占少部分。因此,我国目前采用的认为以有生命的人体或者动物体为实施对象、使用器械在人体或者动物体上形成有切口的发明创造均不具有实用性的审查标准,是对外科手术方法定义的一种误读,并没有清楚地厘定涉及外科手术方法类发明创造与其它类发明创造间的不同,将许多应该能够获得专利保护的发明创造排除在了我国专利保护体制之外。

如果举例而言,向珍珠蚌内植入珠核育珠的方法,是一种应用蚌类软体部外套膜外侧细胞具有分泌珍珠质机能的原理,使用器具将珠核插入至珍珠蚌的外套膜下,即内壳的珍珠层上固定的方法。此类方法对实施者能力的要求并不比其他产业方法对实施者的要求更高,因此就实用性的立法本意来讲,应该认为这类发明创造是具有实用性的。这恐怕也是世界上主流国家和地区均对此类发明创造给予专利保护的原因所在13从前面的分析可知,美国和日本均对涉及以动物为对象的外科手术方法给予专利法保护,欧洲专利局虽然规定涉及以动物为对象的外科手术方法不给予专利法保护(欧洲专利公约第 52条(4)规定:“人体或动物体的外科手术或治疗方法以及在人体或者动物体上的施行的诊断方法,不应被认为是属于第 1款所称的能在产业上应用的发明。这一规定不适用于在这些方法中使用的产品,尤其是物质或物质组合”),但是从获得的信息看,欧洲专利局并没有将使用器具在蚌体内形成有切口的珍珠养殖方法,视之为以动物为对象的外科手术方法而排除在专利保护范围之外。。我国是世界上珍珠产量最大的国家,年产量占世界珍珠总产量的 95%以上,淡水珍珠的产量更是占到全世界淡水珍珠产量的 99%,但是我国生产的珍珠产品的价值仍比较低。14陈文汉,王梅芳,梁飞龙,余祥勇:《高效运用行政和科技资源,促进珍珠产业的振兴》,万方数据网,http:∥d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hyyyy200810008.aspx.对此类发明创造给予所需要的专利保护,将有助于促进我国珍珠养殖产业从业人员从事发明创造的积极性,强化对珍珠养殖产业技术改进的法律保护,由此逐步提升我国珍珠产品价值。

(二)测量极限情况下的生理参数的方法

按照一般的定义,极限情况下的生理参数是指在极限情况下的生理耐受能力,包括在该极限情况下的各种生理学功能指标值和随后这些生理学功能指标值的变化情况。15《辞海 1989年缩印本》,上海辞书出版社 1990年 12月,极限状态:第 1416页,生理强度:第 1949页。涉及测量极限情况下活体生理参数方法的发明创造,就接受实施的测量对象而言包括两大种:人体或者动物体。

由于人体极限生理参数会受到多种因素的影响,可变数实在太多,测量人体在极限情况下生理参数的方法需要将被测人体置于极限环境中,这可能会对被测人体的生命构成威胁,并且可能会对被测人体在承受测量后的生存状况产生不利影响,因此认为这类发明创造无法在产业上使用而将其排除在专利保护范围之外是非常正确的。

对动物体在极限情况下的生理参数进行测量的方法类发明创造,实际上仍可以进一步分成两大类:第一类是对特定动物个体承受某种特定环境的生理极限参数进行测量的方法;第二类是对特定动物群体承受某种特定环境的生理极限参数进行测量的方法。

第一类发明创造涉及的是特定个体,由于个体间所必然存在着的差异,使得不同的动物个体可以耐受的极限条件是不同的,要想获得某特定个体的某生理极限参数且不对该特定个体以后的生存状况产生不利的遗留影响,需要由技艺高超且经验丰富的实施者根据被测动物个体的情况来实施这种测量,所以根据上面所表述的一项发明创造能够在产业上获得应用的判断标准中的第一条,应该认定其是不具有实用性的。

第二类发明创造涉及的是特定群体,是在可以忽略该群体中个体差异的条件下进行极限情况下生理学功能指标值测量的,因而其中的某些特定动物群体生理极限参数测量方法应该是可以由普通技术人员实施,并获得所需要的某特定群体承受某种特定环境的某生理极限参数的。而且,虽然就特定的被测动物个体而言,测试人员的经验不同,测量的结果也可能会出现不同,但是就特定的被测动物群体而言,实施此类发明创造所获得的某生理极限参数值是具有统计意义上的可重复再现的,所以应该认为该领域普通技术人员是能够通过实施所建议的发明创造而获得专利文件所宣称的技术效果的。因此,仅就实用性判断标准而言,应该认为这类发明创造是满足授权条件的。

如果举例而言,涉及活鱼运输产业的方法类发明创造,往往会涉及在不同水温、水质、水溶氧量等条件下,对特定鱼类群体的呼吸、运动、代谢等生理参数实施测量的方法。通过由活鱼运输产业普通技术人员实施这类发明创造的方式,可以获得某种鱼类群体在活体运输过程中所需要满足的最低条件,从而可以解决目前活鱼运输产业中迫切需要解决的技术问题,即在确保其成活率的条件下,尽可能降低活鱼运输过程中的成本。我国是一个鱼类养殖大国,将此类涉及活鱼运输产业的方法发明创造排除在专利保护范围之外,是不利于促进该产业技术发展的。

三、小结

判断一项发明创造是否可以被授权的三大标准:新颖性、创造性和实用性,其中前两项,我国已经基本上与世界上主流国家和地区的判断尺度相当。本次中国《专利法》的修改,对新颖性标准作了相当大的改动就是一个实证。然而,作为这三大标准中的最后一项,即实用性判断标准,我国在实际操作层面却与世界上主流国家和地区的判断尺度间存在相当大的差异。

可能有同行会指出,专利法作为一项国内经济类法规,各国均可以根据本国的经济发展需要,设置相应的规定。然而随之而来的问题是:在审查实践中,我们是继续保持实用性判断标准上的与世界上主流国家和地区间的这种巨大差异,还是采用与世界上主流国家和地区相类似的实用性判断标准,以便更有利于促进我国经济的发展?

按照本文上面的分析,采取世界上最严格的实用性判断标准,是不利于促进我国相关产业技术发展的。正因为此,笔者不揣冒昧,将个人之浅见求教于有识之士,并希望能够通过更深入的探讨,形成与我国经济发展现状相适应的、有利于促进我国经济进一步发展的实用性判断标准。■

＊作者系国家知识产权局专利局机械发明审查部部长。