论专利侵权判定中的禁止反悔原则

何晓平

(南方医科大学,广东 广州 510515)

论专利侵权判定中的禁止反悔原则

何晓平

(南方医科大学,广东 广州 510515)

禁止反悔原则是限制专利保护范围不合理扩张的一种重要手段,其实质在于防止专利权人采取出尔反尔的伎俩,先在专利授权或维持程序中为了满足有关法律要求而对专利保护范围进行限制,后在侵权诉讼时又企图取消先前所作限制、扩大专利保护范围,从而两头得利。

禁止反悔原则;专利保护范围;专利侵权判定

禁止反悔原则是审批历史禁止反悔原则的简称,一般是指专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中,为满足有关授予专利权的实质性条件,在专利文件中或者通过书面声明、记录在案的陈述等,对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述,对权利人有约束作用,在专利侵权诉讼中禁止反悔。

专利的审批历史或申请档案包括在专利申请过程中申请人和专利局之间的所有往来文件,例如审查员所指出的发明与现有技术之间的相同点、申请人通过意见陈述或者修改权利要求来与现有技术相区别,以及申请人提交的或者审查员检索到的现有技术等。当专利申请被授权后,这些申请档案就向社会公众公开,任何人都可以进行查阅、复印,以了解专利申请过程中的信息。

禁止反悔原则旨在防止专利权人采取出尔反尔的伎俩,先在专利授权或维持程序中为了满足有关法律要求而对专利保护范围进行了某种限制,后在侵权诉讼时又企图取消先前所作限制、扩大专利保护范围,从而两头得利。[1]449目前,世界各国 (地区)对于禁止反悔原则的认识不尽相同。

一、各国 (地区)关于禁止反悔原则的实践

(一 ) 美国

禁止反悔原则是一项根植于美国专利制度的原则。美国著名的专利法学者Donald S.Chisum教授认为,禁止反悔原则最初是作为一种权利要求解释的一般规则发展而来的。[2]18-33早在 1881年的GoodyearDentalVulcanite Co.v.Davis案中,美国联邦最高法院就曾指出:“毫无疑问,与其他书面文件一样,专利应当根据其自身的措辞来予以解释。但是当专利说明书和权利要求书是用专利权人自己的语言来撰写的时候,那么以专利权人在申请专利时所陈述的意思来解释专利是合理的。缔约一方当事人对合同的理解在解释合同时总是被认为具有相当的重要性。”①在 1887年的 Crawford v.Heysinger案中,联邦最高法院则进一步指出:“申请专利过程中的审查档案是本案证据的一部分,有助于正确解释权利要求。”②

蕴含禁止反悔原则精神的判例在同一时期也不断出现。在 1885年的 Sargent v.Hall Safe&Lock Co.案中,法院认为“针对机械组合专利中发明人所加以的限制规定,特别是那些在申请被拒绝后才增加的限制条件,其保护范围必须以不利于发明人而有利于社会公众的方式予以严格解释。”①114 U.S.63,86(1885).在 1889年的 Roemer v.Peddie案中,法院进一步认为“当审查员对专利申请持反对意见时,专利权人为了获得授权而在权利要求中增加了限制条件时,对于授权后专利的保护范围,专利权人不能忽略这些增加的限制条件来解释权利要求。”②132 U.S.313,317(1889).

在随后的判例中,法院又进一步明确指出专利权人不能将申请过程中已经放弃的内容重新纳入专利保护范围。例如在 1921年的 Weber Elec.Co.v.Freeman Elec.Co.案中,法院指出:为了获得专利授权而缩小权利要求后,专利权人不能再通过解释,或者诉诸于等同原则来要求一个扩大的、如同权利要求未作缩小修改的专利保护范围。③256 U.S.668,677-678(1921).1935年的 Keystone Driller Co.v.Northwest Eng’r Corp.案也认为在专利申请过程中,当一个较宽的权利要求因被拒绝而被一个较窄的权利要求替换后,专利权人就被禁止将那些已经放弃的等同物再纳入专利保护范围。④294 U.S.42,48(1935).

1942年的 Exhibit Supply Co.v.Ace Patents Corp.案是美国法院建立现代禁止反悔原则的先驱性判例。该案原告的专利涉及一种弹球机的开关,当目标被球击中时,弹球机的开关就切断电流。美国联邦最高法院在本案中指出:在专利申请过程中,当申请人用一个范围窄的权利要求替换了一个范围宽的权利要求时,对于在替换中已经放弃了的等同物,专利权人在侵权诉讼中不能再通过适用等同原则,重新将这些等同物包含在专利保护范围之中。⑤315 U.S.126,136-137(1942).

1983年以前,美国法院一般称该原则为申请档案禁止反悔原则 (doctrine of file wrapper estoppel)。在 1983年的 Thomas&Betts Corp.v.Litton Sys.,Inc.⑥720 F.2d 1572(Fed.Cir.1983).案中,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)将申请档案禁止反悔原则重新命名为审批历史禁止反悔原则。虽然该原则的名称有所变化,但其实质并没有发生改变。在 1997年的Warner-Jenkinson Co.,Inc.v.Hilton Davis Chemical Co.⑦520 U.S.17(1997).案中,美国联邦最高法院沿用了审批历史禁止反悔原则这一名称。

(二 ) 英国

英国法院不鼓励、但也不禁止使用专利申请档案来帮助权利要求解释。申请档案也许可以显示专利权人为确保专利授权而作了一些自认。在这样的案件中,申请档案可以被用作证明专利权人自认的证据,禁止其反悔,但并不存在针对申请档案的特殊禁止反悔规则。[3]169如在 Furr v CD Truline案中,Falconer法官采纳了以下意见:由于专利权人在专利申请文件中所作的不利陈述,致使其不能再对此主张一种更宽泛的解释。⑧[1985]FSR553 at563-564.值得注意的是,该案中最初是专利权人自己将专利申请文件作为证据提交的,Falconer法官认为这一点很重要。在 Milliken Denmark A/S vWalk OffMats⑨[1996]FSR292 at299.案中,已授权专利的实施例所描述和教导的内容出现了不明之处。Jacob法官认为本领域的技术人员应当回到已存卷的说明书中或优先权文件中去寻找答案。在已授权的专利中,这些内容都是前后互相引用的。

在 Bristol Myers Squibb v Baker Norton案中,Jacob法官对利用申请档案帮助解释权利要求进行了长篇论述:“首先,申请档案是否可以、如果可以又怎么样帮助解释是并非由国家解释规则来予以调整的。权利要求解释不是国家法律规范的事情,而是由《欧洲专利公约》第 69条及其《议定书》来调整。其次,在仅仅将最初存卷的说明书作为解释帮助,与将包含于欧洲专利局卷宗 (申请文件)内的详细材料作为解释帮助之间,存在着明显的、重要的实践区别。存卷的说明书是一种出版的文件,一般指授权后的说明书。而审查过程中的文件在数量和性质上都有所不同。第三,在采用申请档案来扩大权利要求范围与采用该档案来缩小权利要求范围之间,存在另一处明显的区别。对于公众而言,如果把那些他们通常不能看到的档案作为扩大权利要求解释的基础,这是不公平的。但如果将审查过程中专利权人对其权利要求所主张的缩小解释作为以后的权利要求解释,对于专利权人而言,是不存在前述公众那样的不公平的。”①[1999]RPC253 at274.

除上述观点外,英国法院主流意见却不赞成在解释权利要求时参考专利申请档案。主流意见认为专利的含义不应当因为本领域技术人员是否使用这些申请档案而有所改变,而且申请档案极少能够提供帮助。如在 Telsonic A.G.的专利案件中,Laddie法官认为:“在缺少有约束力的先例或立法情况下,我不认为专利申请档案在解释专利及其权利要求方面有些作用。专利及其权利要求是专利权人向有关公众作出的陈述,它们的含义和影响应当从文件的表面中去探寻。……对于我而言,权利要求的意思足够清楚,无须诉诸于其他资料。因此,我没有留意任何专利的申请档案。我对待权利要求就好象它们总是处于现在的形式。”②[2004]RPC38 at para30.在 Kirin-Amgen v Transkaryotic Therapies Inc案中,Hoffmann法官也指出:“即使英国、荷兰、德国的法院没有实际禁止使用专利申请档案来帮助解释权利要求,那他们无疑也在阻止。这样做有合理的理由:专利的含义不应当因为本领域技术人员能否获得专利申请档案资料而有所改变;在任何一个案件中,这些申请档案能够提供的、有限帮助的可能非常微小。”③[2005]RPC9 at para35.

(三 ) 日本

日本法院在确定发明的技术范围时,对于能否参考授权审查历史存在当然论和补充论两种不同的观点。当然论认为在任何情况下都可以参考授权审查历史,其理由有三。首先是基于“发明人认识限制”理论。由于该理论要求将专利保护范围限制到发明人在申请日所认识的内容范围内,因此为了明确发明人在发明中包含了什么内容和排除了什么内容,法院必须参考授权审查历史。其次,与解释法律需要参考立法历史一样,解释权利要求用语的含义也需要参考授权审查历史。第三,基于诚实信用原则和公正判断的需要,以防止申请人将授权审查过程中已经放弃的内容重新纳入保护范围。补充论则认为只有当权利要求的含义不明确时,才能参考授权审查历史。日本主流意见认为当然论较为妥当。[4]

日本最高法院在 1998年 “环形滑动滚珠花键轴承”案中所确定的等同侵权判定第五个要件,一般被称为日本等同侵权判定的禁止反悔原则,即如果被控侵权物是在专利申请过程中被申请人有意识地从权利要求范围中排除了的,则不能适用等同原则。日本最高法院认为,申请人不论出于何种原因,一旦在专利申请过程中有意识地对权利要求作出了限制性修改,则不能对此反悔,专利权人在专利侵权诉讼中不能为相反的主张。可见,日本法院是否适用禁止反悔原则的关键在于对权利要求的判断限制性修改是否为申请人的主观意愿。如果是申请人有意识地修改的,则无论修改的原因,都应当适用禁止反悔原则。

(四 ) 德国

与英国法院的主流意见一样,德国法院采取有利于专利权人利益的政策,在解释权利要求和确定等同物的保护范围时,都不参考专利审查历史。如在 2002年的 “塑料管” (Plastic Pipes)和“切纸刀”(Cutting Knife)两案中,涉案专利权利要求都进行了修改,增加了在原内容之外的数值范围限制,但法院最终仍然判定专利保护范围覆盖了被控侵权物。对于这种实践的原因,德国联邦最高法院认为是基于《欧洲专利公约》缔约国拒绝引入允许法院参考专利申请档案以决定欧洲专利保护范围的条文,而《欧洲专利公约》第 69条仅仅规定了参考专利说明书及其附图来确定专利保护范围。[5]另外,由于德国法院允许被告进行公知技术抗辩,这也大大降低了德国法院适用禁止反悔原则的必要性。但是,当专利侵权诉讼中的被告是异议程序中的一方当事人时,对于原告(专利权人)在异议程序中所作出的限制性陈述,被告可以主张适用禁止反悔原则。

(五)加拿大

在 FreeWorld Trust v?lectro Santé案中,加拿大最高法院也拒绝采用审查历史档案来帮助解释权利要求,其认为:“我们认为,发明人的目的是指客观显示于权利要求中的、本领域技术人员所理解的发明人的目的,并不考虑诸如在审查过程中所产生的陈述或自认等外在证据。如果允许借助这些外在证据来确定专利的保护范围,将损害权利要求的告知功能,以及增加专利诉讼的不确定性,如同给已经过热的发动机继续加油。当前目的解释论的重点在于强调权利要求的用语,似乎也与开启禁止反悔原则这个潘多拉盒子的观点不相一致。如果递交到专利局的重要陈述影响了权利要求的范围,那么专利局就应当坚持要求申请人对权利要求进行必要的修改,以反映该陈述的影响。”①[2001]FSR45 at paras65-66.

(六)我国台湾地区

在我国台湾地区,虽然被控侵权物落入了专利权的等同范围,但当被判定等同的技术特征是专利权人在专利申请或维持过程中已经放弃的事项时,则被告有权向法院主张适用禁止反悔原则,对抗原告的专利侵权指控。在判断是否适用禁止反悔原则时,法院需要查明权利要求的补充、修改或更正是否与可专利性相关。由于权利要求具有告知功能,因而专利权人有义务说明对权利要求进行补充、修改或更正的理由。如果专利权人的理由明确,法院应当根据其理由来具体判断是否适用禁止反悔原则;如果理由不明确或者没有理由,则法院推定其与可专利性相关,将针对权利要求中补充、修改或更正的技术特征适用禁止反悔原则。当然,专利权人若能证明其补充、修改或更正与可专利性无关,法院则不能适用禁止反悔原则。当禁止反悔原则与等同原则两者在适用上发生冲突时,禁止反悔原则优先。因此,在我国台湾地区,禁止反悔原则是等同原则适用的一种阻却事由。

二、国际条约 (草案)关于禁止反悔原则的规定

(一)《保护工业产权巴黎公约有关专利部分补充条约 (专利法部分)(草案)》

在世界知识产权组织公布的《保护工业产权巴黎公约有关专利部分补充条约 (专利法部分)(草案)》中,也主张采用禁止反悔原则。该草案在第 21(3)条中规定:在确定专利保护范围时,应当适当考虑在专利申请或者维持程序中对权利要求范围进行限制的任何陈述。

(二)《欧洲专利公约》

2000年 11月修订《欧洲专利公约》时,欧洲专利局行政理事会提供的《欧洲专利公约修改基本建议》原本在《议定书》中新增加了第 3条“先前陈述”:在确定专利的保护范围时,应该适当考虑专利申请人或专利所有人在授权或无效程序中所作出的、明确限定保护范围的任何陈述,特别是在答复对在先技术的引用时所作出的限定陈述。[6]显然,这是 “《欧洲专利公约》版”的禁止反悔原则。英国对于这一建议表示强烈反对,认为应当汲取美国采用禁止反悔原则的负面教训。此外,大多数《欧洲专利公约》缔约国对此也存有歧异。后经丹麦提议删除此条建议,留待以后继续讨论。丹麦的提议获得各缔约国无异议通过。最终,禁止反悔原则没能被写入《欧洲专利公约》之中。

(三)《实体专利法条约 (草案)》

2001年 5月,在世界知识产权组织专利法常设委员会第五次会议公布的《实体专利法条约细则 (草案)》中,采用了禁止反悔原则。该草案在第 11(3)条 “先前陈述”中规定:在确定专利保护范围时,应当适当考虑申请人在涉及专利申请或者效力程序中,对权利要求范围进行限制的任何陈述。在磋商中,各方对草案的这一规定提出了不同看法。一代表团认为禁止反悔原则只与专利侵权问题相关。另一代表团提议将该草案第11(3)条的标题由 “先前陈述”换为 “申请档案禁止反悔”,并希望澄清先前陈述是否包括对申请的修改行为。

2002年 5月,在专利法常设委员会第七次会议的磋商过程中,各方对于禁止反悔原则表达了不同甚至截然相反的意见。美国代表团赞同在草案中写入禁止反悔原则,认为专利申请人的陈述是公开档案的一部分,法院应当予以考虑。中国、苏丹、瑞典代表团以及美国律师协会 (ABA)、美国知识产权协会 (A IPLA)、生物技术工业组织(B IO)和国际知识产权协会 (IIPS)的代表对于在草案中规定禁止反悔原则也表示支持。然而,德国代表团反对将禁止反悔原则写入草案,认为该原则对专利权所有人不公平,因为申请人在审查过程中进行陈述时,无法预知这些陈述在以后的侵权诉讼中所产生的后果。该代表团还指出,在《欧洲专利公约》修订过程中,相同内容的条款就已经被否定了。此外,英国、奥地利代表团和欧洲专利局执业代理人协会 (EPI)、欧洲专利组织 (EPO)和马普知识产权竞争和税法研究所(MPI)的代表都对这一条款表示反对。关于这一条款中所涉陈述的地域范围,中国代表团和国际知识产权律师联合会 (FI CPI)、美国律师协会(ABA)和生物技术工业组织 (B IO)的代表都提议应当仅限于在同一司法管辖权领域所作出的陈述。而且,美国律师协会 (ABA)的代表进一步提议,这些陈述应当可以被适用于同一司法管辖权领域中同族专利的其他专利 (如分案专利)之中。另外,国际知识产权协会 (IIPS)的代表还提议与申请人陈述相关的行为也应当予以考虑。

2002年 11月,在专利法常设委员会第八次会议公布的《实体专利法条约实用指南 (草案)》中对禁止反悔原则作出了相应说明:“这一条款就是所谓的‘禁止反悔原则’,旨在防止专利权人将专利保护范围扩大那些在审查程序中,已经被申请人或专利权人明确排除在权利要求范围之外的事项上。基于权利要求的界定和告知功能,在确定专利保护范围时应当考虑审查历史。如此,第三人才能够相信那些在审查过程中,申请人或专利权人为回避现有技术而针对权利要求所作出的限制。‘任何陈述’一语包括对申请或专利所作出的修改或者更正。只有在特定司法管辖权领域内所作出的限制性陈述才能被予以考虑。而且,对于分案申请或者部分连续申请,如果其原申请在审查过程中对权利要求所作出的限制性陈述与其相关,则在确定该分案申请或者部分连续申请的权利要求范围时,应当考虑这些陈述。”

在本次会议中,各方继续对禁止反悔原则的有关问题发表自身看法。美国代表团不赞成加入“在特定司法管辖权领域内所作出的限制性陈述”一语。该代表团认为,为确定案件事实而寻求那些最重要的证据时,一个法院应当考虑申请人在任何司法管辖权领域内所作出的、与禁止反悔原则的发生相关的那些限制性陈述。中国代表团认为禁止反悔原则能够对等同原则起到一种制衡作用,所以支持该条款。德国、俄罗斯、英国代表团以及欧洲专利组织 (EPO)、加拿大知识产权协会 (IPIC)的代表则反对该条款,认为禁止反悔原则给第三人造成了不确定性。欧洲专利组织(EPO)的代表指出,相似内容的建议在《欧洲专利公约》中被缔约国所否定。加拿大代表团建议,禁止反悔原则应当以可选择条款的形式写入草案。同时,该代表团支持对司法管辖权领域进行限制。欧洲专利组织 (EPO)的代表表示可能考虑加拿大代表团提出的可选择条款形式。国际知识产权律师联合会 (FICPI)的代表认为任何条款都应当被限制在作出陈述的相关司法管辖权领域中。2003年 5月,在专利法常设委员会第九次会议讨论的《实体专利法条约细则 (草案)》中,对禁止反悔原则条款的相关内容进行了一些修改。该草案第 13(6)条中规定:在确定专利保护范围时,应当/可以适当考虑申请人或专利权人在该专利授权或者有效性程序中,对权利要求范围进行限制的陈述。在《实体专利法条约实用指南 (草案)》中,也相应地进行了修改:“这一条款就是所谓的‘禁止反悔原则’,旨在防止专利权人将专利保护范围扩大那些在审查程序中,已经被申请人或专利权人明确排除在权利要求范围之外的事项上。基于权利要求的界定和告知功能,在确定专利保护范围时应当/可以考虑审查历史。如此,第三人才能够相信那些在审查过程中,申请人或专利权人为回避现有技术而针对权利要求所作出的限制。然而,先前陈述是否影响一项专利的保护范围,应当由专利局或者法院根据个案的情况来进行认定。‘任何陈述’一语包括对申请或专利所作出的修改或者更正。”

三、对禁止反悔原则的评析

目前,虽然各方对禁止反悔原则还存在不同的认识,但其合理性是不容否认的。能够通过修改权利要求来反映申请人或专利权人的陈述,是最为理想的了。但并非所有陈述的影响都能够通过修改权利要求来加以反映,如申请人在关于发明是否具有创造性的陈述中,可能自认其发明中的一技术特征与某技术特征之间存在明显区别,从而其发明具有创造性。审查员接受该观点后,权利要求并未发生改变,即该陈述不能反映在权利要求中。但在侵权诉讼中,专利权人却又主张上述两个技术特征之间相等同。此时,如不考虑审查档案文件,适用禁止反悔原则,对被告而言显然是不公平的,也与事实的本来面目不符。另外,即使可以通过修改权利要求来反映陈述影响,也不能排除审查员存在疏漏之处,原本应该修改权利要求却未进行修改。此情形下,采用审查档案文件,适用禁止反悔原则也可弥补审查工作的疏漏之处。

英国法院的主流意见在说明书及附图层面贯彻了目的解释论,但在专利审查档案上却未涉及。如果因为通过说明书及附图可以貌似清楚地确定权利要求范围,而拒绝考察审查档案的话,那我们仍旧看到了英国传统字面严格解释的僵硬作派。本领域技术人员所能够理解的、专利权人的目的,已经表现在审查档案之中,我们不能像鸵鸟一样,视而不见。从这个意义上讲,英国主流意见的目的解释论是“半截”的目的解释论。当然,这种“半截”的目的解释论并未违反《欧洲专利公约》第 69条的要求,毕竟该条只是规定说明书和附图可以用于解释权利要求,而未提及审查档案。但考虑到《议定书》所规定的、对专利权人进行“公平”保护的要求,采用审查档案文件、适用禁止反悔原则来限制权利要求的范围是合理而恰当的。法院既不能剥夺专利权人应当享有的保护范围,但也不能把专利权人已经放弃的内容重新划入专利保护范围。公平保护就应当实事求是,而不能让专利权人偷奸耍滑,损害第三人的利益。

另外,采用审查档案文件、适用禁止反悔原则,并不损害权利要求的告知功能。权利要求的告知功能并不在于告知公众专利权的精确保护范围,而只是一个大致的范围而已。准确的保护范围应当由法院生效判决来确定。而且,法院的判决也只是确定涉案部分技术特征的范围,而非确定所有技术特征的范围。此外,禁止采用审查档案、不适用禁止反悔原则,明显割裂了授权审查与侵权诉讼之间的内在一致性联系,使得审查员对权利要求含义的理解与法院的理解之间脱节。

由此可见,在专利侵权诉讼中采用禁止反悔原则是合理的,既不会给专利权人造成不公平的后果,也不会给第三人造成不确定性。

[1]尹新天.专利权的保护 [M].北京:知识产权出版社,2005.

[2]Donald S.Chisum.Chisum on Patents[M].New York:M.Bender,2007: §18.02[3].

[3]W illiam Cornish and David Llewelyn. Intellectual property:patents,copyright,trade marks and allied rights[M].London:Sweet&Maxwell,2003.

[4]吉藤幸朔.专利法概论 [M].宋永林,等,译.北京:专利文献出版社,1990.

[5]张仁平.由国际专利侵害规范与实务论我国专利侵害鉴定要点之修订与实务问题 [A].专利法制与实务论文集 [C].台北:台湾地区经济部智慧财产局,2006.

[6]欧洲专利组织.MR/2/00[EB/OL].http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/43f403803 31ce97cc125727a0039243c/＄file/00002a_en.pdf,2009-12-23.

责任编辑:韩 静

A bstract:The principle of estoppel is an importantmeans to confine the irrational expansion of patent protection scope. In essence,it helps to prevent the patent holder from promising and then denying in succession since the patent holderwill first confine the scope of patent protection to meet the requirement of relevant laws and then in patent infringement lawsuits he will deny such confinements and expand the scope of patent protection.In thisway,the patent holder can gain benefits from both sides.

Key w ords:estoppel;scope of patent protection;deter mination of patent infringement

On the Principle of Estoppel in the determ ination of Patent Infringement

He X iao-p ing
(SouthernMedicalUniversity,Guangzhou 510515,China)

DF523.2

A

1009-3745(2010)01-0059-06

2009-12-01

广东省知识产权局 2009年课题“广东省企业专利战略实施中的重大问题研究”(x2fxN5080470)

何晓平 (1971-),男,四川泸州人,南方医科大学人文与管理学院讲师,法学博士,从事民商法学、知识产权法学研究。