职务发明中主要利用本单位物质技术条件的认定方法

摘 要：【目的】司法实践中，认定发明创造是否系“主要利用单位物质技术条件”存在较多争议，特别是在涉及技术难点时，审判标准把握不一。本文探究司法实践中，尤其在涉及技术难点时，如何认定发明创造是否系“主要利用单位物质技术条件”。【方法】通过分析典型案件，找出问题症结，根据理论分析与实证研究相结合的方式，分析总结出“找准实质性特点、分析研发过程、甄别相应生产要素”的“三步法”判定步骤。【结果】该“三步法”判定步骤，可以有效解决是否系“主要利用单位物质技术条件”这一问题。【结论】依据该步骤对“主要”“次要”等事实因素进行判定，可以有效地统一裁判标准。

关键词：职务发明；主要物质技术条件；实质性特点

中图分类号：D923.42 文献标志码：A 文章编号：1003-5168（2024）21-0112-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.21.023

Identification Method of Mainly Utilizing the Material and Technical Conditions of the Unit in Job-Related Inventions

LI Rui

（Zhengzhou Intermediate People's Court， Zhengzhou 450000， China）

Abstract： [Purposes] In judicial practice， there are many disputes about whether the invention is "mainly utilizing the material and technical conditions of the unit"， and especially when it comes to technical difficulties， the trial standard is different.Therefore， this paper explores how to determine whether the invention is " mainly utilizing the material and technical conditions of the unit " in judicial practice， especially when it comes to technical difficulties. [Methods] Through the analysis of typical cases， the crux of the problem is found out. According to the combination of theoretical analysis and empirical research， the “three-step” determination steps of “finding out the substantive characteristics， analyzing the research and development process， and screening the corresponding production factors” are analyzed and summarized. [Findings] The “three-step” determination step can effectively solve the problem of whether it is " mainly utilizing the material and technical conditions of the unit ". [Conclusions] According to this step， the "primary"， "secondary" and other factual factors are judged， which can effectively unify the trial standard.

Keywords： job-related inventions; main material and technical conditions; substantive characteristics

0 引言

随着科技创新环境的日益复杂，企业创新主体地位越来越重要。从2022年我国职务发明专利授权量看，职务发明专利授权68.1万件，占比高达96.4%［1］，专利申请权纠纷和专利权权属纠纷案件数量亦增长较快［2-4］。虽然《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第六条对职务发明进行了界定，但在该类案件中，诉争专利往往与单位经营范围属相同领域，与单位设备、工作目标高度关联，而“主要利用本单位物质技术条件”又是一项很难判断的指标，始终是审判实践中的疑难问题。

1 司法实践中存在的问题

2022年上诉至最高院知识产权法庭的专利申请权及专利权权属纠纷案件共312件，该类案件二审实体发改率高于平均值［4］。经研究分析，在适用“主要利用本单位物质技术条件”标准认定职务发明方面，主要有以下三种观点。

第一种观点倾向于保护单位，当发明创造与单位持有的技术相关，是对单位持有的技术或产品的改进时，即认定为职务发明。例如，陈黎祥与青岛得众能源科技有限公司专利权权属纠纷案中一审法院认为，聘用合同中明确陈黎祥是单位总工程师，且即便其仅从事产品推广与现场施工作业的技术管理和协调，亦能接触到单位的产品和技术。涉案发明专利亦与单位持有的技术相关，是以此为基础作出的，从而认定涉案发明为职务发明①。

第二种观点倾向于保护发明人个人，严格按照谁主张谁举证的原则，审查单位是否提供了主要的物质技术条件。例如，杨本雷与彝族医药研究所专利权权属纠纷案中一审法院认为，诉争专利为药物组合物及其制备方法、制备和应用，单位对此并未提交证据证实诉争专利具有何种复杂程度从而不具备家庭研发条件，并且诉争专利制备方法形成的药物成果的推广及临床应用过程不能倒推出诉争专利的研发过程。因此，不能证明杨本雷利用单位物质条件完成诉争专利②。

第三种观点是结合发明创造所属技术领域特点，分析发明创造的研发过程，客观考量单位生产要素对发明创造实质性特点所做的贡献。例如，罗登俊与中国科学院力学研究所专利权权属纠纷案中二审法院认为，涉案技术方案为利用离心雾化法制备球形锡合金粉末装置的产品专利。其技术图纸的完成仅证明技术方案已经形成，而只有在技术方案经过专业设备测试后，其技术方案方告完成。单位根据罗登俊提出的技术方案和专用设备图纸等，加工、订购了相关设备，并利用原实验室的部分设备和厂房进行了改造，在此过程中均使用了单位铝粉课题组的经费。故涉案专利技术方案的完成属于职务发明③。

2 观点分歧产生的原因

本研究通过分析部分典型案例和办理该类案件遇到的问题，认为存在上述观点的分歧，主要有以下几个方面的原因。

2.1 发明创造的复杂性

发明创造一般都是在某一方面有比较大的技术突破，对不具备专业技术背景的知识产权法官来说，查明技术事实、准确把握技术要点、判断技术问题是个难点。审理该类案件，不仅要求承办人了解发明创造所属领域的研发特点，充分研读专利说明书，还需始终围绕是否系“主要利用本单位物质技术条件”进行裁判。

2.2 “主要利用本单位物质技术条件”的判断较难

虽然《专利法》第六条和《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第十三条对职务发明进行了界定，但“主要”和“非主要”概念相对模糊，不易区分。而且不同技术领域的发明创造的完成时间、完成标准亦差别较大，没有统一的标准和方法，对法官是个不小的挑战。如上述杨本雷与彝族医疗研究所专利权权属系列纠纷案，一审法院即便尽量做到具体案情具体分析，但依然出现部分案件被改判的情况。

2.3 单位物质技术条件与诉争专利高度关联

诉争专利往往与单位经营范围属相同领域，与工作人员实际所从事的工作、单位现有的试验设备、单位阶段性试验成果、单位工作目标高度关联。这些复杂多样且高度关联的干扰因素持续影响承办人对是否为“单位技术条件”、是否系“主要”指标的判断。如宋军礼与郑州新材科技有限公司专利权权属纠纷案④，企业一直强调的“宋军礼在工作中才得以接触到石墨烯产品及设备，发明创造的创意来源与日常工作的接触的问题”对法官产生了干扰，最高院通过认定该问题实质主张系涉案专利技术问题的确定对专利权属具有影响，最终仍通过分析“该技术问题是否能认定为单位技术条件，并具有实质性影响”进行判断。

3 “主要利用本单位物质技术条件”的认定方法

3.1 “主要利用本单位物质技术条件”的理解

每一项知识产权制度都有着深厚的社会生活基础，体现着创制者深刻的立法意图［5］。学习研究职务发明制度的发展演进，领会其立法意图，有助于准确理解模糊地带的法律术语，而准确理解相关术语的内涵，是正确适用法律规定，统一裁判标准的前提。我国在“任务标准”之外，增加“主要利用本单位的物质技术条件”标准，更能体现根据贡献度来判定发明创造归属的朴素公平理念，亦更符合鼓励发明创造，符合职务发明的发展趋势。实务中，针对该标准主要从以下几个方面理解。

第一，物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等，其用途为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案，包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试，对于形成发明具有实质性的影响；而技术条件则指未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，对于形成发明的实质性特点具有技术启示。

第二，“主要”是对单位物质技术条件在发明创造研发过程中所起作用的限定。单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中不可缺少的必要条件。相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质、技术条件。需注意“主要”针对的是“研发”过程，而非“实施”过程，如陶义与北京市地铁地基工程公司专利权权属纠纷案［6］，如果发明不是主要利用单位的物质技术条件完成的，则无论在“实施过程中”单位提供了如何重要的物质技术条件，都不会使发明成为职务发明［7］。

第三，“实质性影响”应理解为单位生产要素在发明创造研发的关键阶段、关键成果上发挥了作用，对发明创造的“实质性特点”具有影响。根据《专利法实施细则》第十四条的规定“发明人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的主体”，实质性特点与创造性亦紧密相关，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步，故创造性系发明创造被授权的必要条件。单位生产要素需对案涉发明创造具有创造性贡献。

3.2 “主要利用单位物质技术条件”的判定步骤

通过将问题拆分的方式对是否系“主要利用单位物质技术条件”进行判定，有利于将复杂问题层次化，明晰化，强调按照先后步骤进行，能够避免出现因技术难点的干扰导致审理思路来回拉扯、反转的情况，具体方法步骤如下。

第一步，确定发明创造的实质性特点。实质性特点的确定至关重要，如同射箭要先找准箭靶，审理过程中要一直瞄准实质性特点进行判定，单位提交的物质技术条件的相关证据均是为了证明其对发明创造的实质性特点起到了作用。判断发明创造的“实质性特点”，即判断涉案专利相对于现有技术有哪些区别技术特征。如宋军礼与郑州新材科技有限公司专利权权属纠纷案⑤，二审法院首先确定了诉争专利的实质性特点在于以圆环形转盘代替了皮带式输送带。该实质性特点即是新材公司提交证据需要瞄准的箭靶。

第二步，分析发明创造的研发过程。发明创造是复杂的智力劳动成果，与单位的物质技术条件不可分离，导致单位的物质技术条件不论作用力大小均极易对法官产生干扰。因此，在审查单位物质技术条件之前，应先认真研读诉争专利说明书并充分了解所属技术领域的特点，进而分析案涉发明创造的研发过程，做到“先入为主”，有效避免当事人提供大量与发明创造的实质性特点、关键研发阶段无关但关联性很强的物质技术条件证据的干扰。

当然，不同领域、不同类型的发明创造的研发方式、路径并无统一标准，需具体问题具体分析，针对上述司法实践中存在的问题，注意从以下两个方面综合分析：一方面，要根据诉争专利的类型、所属技术领域的研发特点，分析形成该类发明创造所需利用的物质技术条件的类型、范围和特点。如罗登俊与中国科学院力学研究所专利权权属纠纷案。二审法院认为，涉案技术方案为利用离心雾化法制备球形锡合金粉末装置的产品专利，其技术图纸的完成仅能证明相关技术方案已初步形成，只有在上述技术方案经过专业设备等必要的测试后，其技术方案宣告完成⑥。另一方面，重点研读诉争专利说明书，总结提炼形成发明创造实质性特点、技术效果的主要依据，进而确定该依据所利用到的物质技术条件。如杨本雷、楚雄彝族自治州彝族医药研究所专利权权属纠纷案，二审法院认为，根据诉争专利说明书记载的内容，发明人通过8年来对110例失眠症患者的临床用药观察，获取了药效数据。在诉争专利申请日前的8年内，杨本雷均在楚雄州中医院及其“加挂牌子”的彝族医药研究所工作，并且具有主任医师的身份。在没有相反证据的情况下，可以合理认定诉争专利说明书记载的临床试验数据均是在楚雄州中医院及彝族医药研究所获得的，系利用了单位的物质技术条件⑦。

第三步，确定单位是否在研发诉争专利的关键阶段提供了必不可少的物质技术条件。经过前两步的判定，对发明创造的研发过程有了大体了解，该步则是对号入座，逐一甄别单位生产要素在发明创造研发的关键阶段、关键设备、关键成果中有无对应的位置。如宋军礼与郑州新材科技有限公司专利权权属纠纷案，相关设备、零部件均不包含涉案专利的主要创新点“圆环形物料输送结构”，亦无物质条件因指向涉案专利研发过程中的分析、验证而被使用。关于新材公司拥有的设备与诉争专利在零部件命名上相似度较高这一问题，经过前两步的分析，可以认为，新材公司拥有的设备与诉争专利的主要区别正是诉争专利的实质性特点，且该设备的技术缺陷并非保密的技术成果，也没有为发明创造研发的关键成果提供技术启示，那么即便诉争专利是对该设备的改进，亦不能认定为职务发明。

4 结论

综上，鼓励公民发明创造和科研创作自由是法律规定的基本原则，任何人均依法享有发明创造的自由和权利。合理又明确的判定规则既有利于激发发明人和单位机构的积极性，也有助于职务发明的后续交易及商业利用。在职务发明的判定过程中，应秉持坚持学习相关领域最新发展，努力探讨前沿法律问题的知识产权法律工作者精神，公平衡量发明人所投入的创造价值与相应物质技术条件的贡献价值，有助于鼓励发明创造、激励自主创新，促进科学技术进步和经济社会发展。

注释：

①参见（2021）最高法知民终557号民事判决书。

②参见（2021）最高法知民终403号民事判决书。

③参见（2018）京民终182号民事判决书。

④参见（2020）京民终1848号民事判决书。

⑤参见最高人民法院（2020）最高法知民终1848号民事判决书。

⑥参见北京市高级人民法院〔2018〕京民终182号民事判决书。

⑦参见最高人民法院〔2021〕最高法知民终403号民事判决书。

参考文献：

［1］国家知识产权局.国家知识产权局2022年度报告.［R/OL］.［2023-10-09］.http：//www.cnipa.gov.cn/col/col3249/index.html.

［2］最高人民法院知识产权法庭.最高人民法院知识产权法庭年度报告（2020）［R/OL］.（2021-02-27）［2023-10-09］.https：//ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1071.html.

［3］最高人民法院知识产权法庭.最高人民法院知识产权法庭年度报告（2021）［R/OL］.（2022-02-28）［2023-10-09］.https：//www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/347361.html.

［4］最高人民法院知识产权法庭.最高人民法院知识产权法庭年度报告（2022）［R/OL］.（2023-03-30）［2023-10-09］.https：//www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/394802.html.

［5］吴汉东.知识产权多维度解读［M］.北京：北京大学出版社，2008.

［6］陶义诉北京市地铁地基工程公司发明专利权属纠纷案［J］.中华人民共和国最高人民法院公报，1992（3）：98-100.

［7］王迁.知识产权教程［M］.5版.北京：中国人民大学出版社，2016.