虚拟环境商标保护问题研究——基于典型案例的分析

胡 光

(河南师范大学 法学院,河南 新乡 453007)

一、问题的提出

元宇宙将区块链、加密货币和NFTs等新兴技术构建于现有的互联网基础上,形成一个与现实世界并存的网络空间社会以及全方位的经济市场,实体商品和数字商品在这个市场中交易,法定货币和加密货币亦在其间自由流通,品牌变得像现实世界一样活跃。“现实世界”中的商品正在元宇宙中加速生成“数字孪生”体系,这些都对现有的商标制度带来极大的不确定性。

2021年底至今,三起涉及虚拟财产、NFTs商标使用的典型案例,在世界范围内受到一定关注。案例一为NIKE 诉 StockX。在该案中,被告StockX是一家主要销售运动鞋、服装、奢侈手袋、电子产品和其他收藏品,并通过NFTs向其客户提供认证服务的在线转售平台运营商。原告NIKE认为,在没有授权的情况下,StockX在元宇宙中“铸造”的NFTs上显著使用NIKE商标,意图使消费者认为该NFTs与NIKE商标之间具有特定的关联,进而将其以虚高的价格出售给消费者,构成对NIKE商标的侵权(1)Nike,Inc.v.StockX LLC,No.1:22-cv-00983,Complaint,D.I.1(S.D.N.Y.Feb.3,2022)．。案例二为Hermès 诉 MetaBirkins案,该案被告Rothschild利用注册的METABIRKINS网站域名,于 2021年12月开始以METABIRKIN为商标发布METABIRKIN NFTs广告,并在OpenSea NFTs市场上通过“智能”合约出售包含Hermès柏金包商标(BIRKIN)的NFTs数字收藏品。因此,原告认为,被告未经Hermès授权,使用、销售含有BIRKIN商标的数字藏品,引发公众对METABIRKINS NFTs与Hermès之间关系的混淆,并致使BIRKIN商标的独特品质以及与之相关的商誉被该“数字藏品”淡化(2)Hermes Int’l v. Rothschild , 2022 U.S. Dist. LEXIS 89799 at *4 (May 18, 2022).。案例三为 Yuga Labs 诉Ryder Ripps。原告Yuga Labs是Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFTs集合的原创者,其所发布的NFTs由特定的“无聊猿”数字图片构成。被告Ryder Ripps在制作的NFTs(使用RR/BAYC而不是Bored Ape Yacht Club)中使用与原版BAYC NFTs完全相同并包含Yuga Labs申请注册的“无聊猿”图像中的商标(3)Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, No. 2:22-cv-04355, Complaint D.I. 1 (C.D. Cal. June 24, 2022) .,原告认为其行为构成对商标的侵权。以上三个案例集中反映出当下虚拟商品以及NFTs面临的商标侵权问题,主要包括:1.虚拟商品、NFTs如何进行商品分类意义上的属性判断和具体操作,进而在满足日益增长的商标注册需求的基础上减少侵权行为的发生;2.侵权行为的认定要素;3.侵权行为的抗辩情形。

二、权益基础:虚拟财产的商标化属性与分类

(一)商标意义上的虚拟商品、NFTs的属性认定

商标受指定的商品与服务的类别限制而能够在不引起消费者混淆的情况下使两个近似或相同的商标得以共存,因此,商标意义上的商品/服务的定性是进行商标注册分类、进而获得法定商标权益的基础。在案例一中使用Hermès商标的柏金包、以NIKE经典鞋子为原型制作的NFTs数字艺术品与实物,就导致虚拟商品、NFTs与实体商品之间在商业价值方面存在必然的依附性联系,却又在物质属性方面完全不同,这意味着,如果突出强调两者间的依附性关系进而在商标注册类别领域认定为同一或近似类别,那么未经授权的使用必然构成侵权,但两者如为不同或非近似类别,则只有利用驰名商标权人才可以依赖“混淆”并辅之以“淡化”理论来维护权利。所以,虚拟商品与NFTs在商标意义上的属性认定对判断是否构成侵权尤为重要。

据统计,人们每年在虚拟商品上的花费超过800亿美元(4)Browser Meghan, Big Tech Seeks Its next Fortune in the Metaverse,https://www.wsj.com/articles/big-tech-seeks-its-next-fortune-in-the-metaverse-11636459200.,Meta的CEO马克·扎克伯格就宣称,“Meta公司计划主要通过广告和出售虚拟商品来盈利”(5)Facebook Inc,Second Quarter 2021 Results Conference ,https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2021/q2/FB-Q2-2021-Earnings-Call-Transcript.pdf.。由此可见,包括“元宇宙”在内的虚拟空间内的数字化对象,在具备被主体统一认可的交易市场以及完整交易模式的前提下,可以作为一种与实体商品相对应的“虚拟化商品”,并具有不同于实物商品的单独财产属性,这已经得到绝大多数国家的承认。虚拟商品在商品属性上具备完全与实物商品相区分的法理基础(6)参见林旭霞:《虚拟财产权性质论》,《中国法学》,2009年第1期;林旭霞,张冬梅:《论网络游戏中虚拟财产权利的法律属性》,《中国法学》,2005年第2期;陈兴良:《虚拟财产的刑法属性及保护路径》,《中国法学》,2017年第2期。。但是,近期美国专利商标局就虚拟和实物商品/服务之间冲突所发布的指导性案例反映出,当虚拟商品被置于商标语境下时,其归属判定就会受到其他因素的影响。例如在审核申请人拟申请注册的商标(LITTLE CLOSET,申请序号97044016)时,审查意见书中确定“以虚拟商品为特色的零售商店服务,即用于在线虚拟世界的幼儿服装”(第35类)与传统服装(第25类)有关。在这种情况下,申请人的零售店服务以虚拟商品为特色,特别是“幼儿男孩服装”与已注册的实物商品种类——服装,包括童装——具有商业关联性认识,因而最终认定拟申请注册商标与已注册商标由于都表现出“童装”性质,所涵盖的商品和服务种类相近具有产生混淆的可能性而不予注册。由此可见,基于对从事实物商品生产与服务经营企业向虚拟环境进行商业化延伸的保护和激励,在对虚拟商品/服务进行商标属性判定时,包括激励创新、稳定品质、降低成本等应当作为对属性判断产生重要影响的要素予以考量。

相对于一般的虚拟商品,NFTs则比较复杂,《韦氏词典》将其定义为:被记录在区块链之中用于检验真实性和所有权(例如特定的数字资产或相关特定权利)的一种唯一性数字表示,并不能被复制、替换、切分(7)Merriam-Webster,Definition of NFT,https://www.merriam-webster.com/dictionary/NFT.。而根据2022年版尼斯分类,NFTs是指在区块链中注册的唯一数字证书,并被用作记录数字艺术品或收藏品等物品的所有权的一种手段。但欧盟知识产权局(EUIPO)认为该术语无法指代“数字商品”本身,而是指一种认证手段,不能用于分类(8)European Union Intellectual Property Office,EU intellectual property office publishes approach for classifying virtual goods and NFTs,https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/draft-guidelines-2023.,主要原因在于NFT具有复杂的属性,包括:1.金融属性。NFTs作为令牌的一种,是利用区块链、智能合约技术进行算力挖掘,为所有可以通过使用分布式账本技术或类似技术进行电子化传输、存储价值或权利证明的数字化表现形式(9)European Commission,Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto -assets and amending Directive ( EU) 2019 /1937,https: / /eur -lex.Europa.eu /resource.html? uri = cellar: f69f89bb -fe54 -11ea- b44f -01aa75ed71a1.0001．02 /DOC_1&format = PDF.。在某种程度上,从功能、流通、市场认可度特别是信用建构等层面,其已经具有作为货币使用的条件,属于一种“新货币”(10)杨延超:《论数字货币的法律属性》,《中国社会科学》,2020年第1期。。2.数字证书属性。铸造NFTs意味着创建者可以将底层数字作品生成唯一的散列,然后以智能合约的形式写入区块链中,并且将所有权信息注入其中以便于令牌在持有者之间的传输,创建者还可以在NFTs中添加与资产相关的,甚至连创造者本人也无法二次复制的独特元数据或属性(例如艺术家自己的签名等)。3.艺术品属性。在NFTs铸造过程中,用作数据转化的内容在满足“独创性”特征构成“底层作品”的前提下铸造过程被“无损化”呈现,艺术表达元素完全保留,满足“同形同构”的一体关系,并可以起到“加密”效果(11)季涛:《NFT加密艺术市场的未来》,《艺术市场》,2021年第7期。,让作品变成加密艺术作品,从而跨入艺术创作的全新领域(12)刘礼福:《借拍“出圈”,区块链数字艺术能火多久?》,《艺术市场》,2021年第6期。。正是由于NFTs的多重特性,在涉及NFTs的商标案中,NFTs的属性问题就作为被告侵权的抗辩理由。例如,在最近的Juventus Football Club SpA 诉 Blockeras Srl案(欧洲NFTs第一案)中,尤文图斯作为文字商标“JUVE”和“JUVENTUS”的权利人,并同时享有由含两星的经典黑白球衣所组成的图形商标,其认为相关未经授权的第三方基于区块链平台Blockeras铸造、宣传并销售与代表上述Juventus商标图形有关的NFTs以及其他数字内容。Blockeras则辩称诉争商标无法在可下载的虚拟商品上注册。对于这一问题,法庭在其推理中认可了内容/证书分离的理论,认为与相关的图像或数据相比,NFTs 具有法律自主权,尤文图斯商标可以在尼斯分类第9 类“数字可下载出版”上注册。因此,法院指定发布的禁令涉及数字内容,包括带有尤文图斯商标的球员图像以及 NFTs 本身(13)Court of Rome IP Chamber,Juventus Football Club SpA v Blockeras Srl,https://www.trevisancuonzo.com/static/upload/juv/juventus-nft-order-en.pdf.。 由此可见,NFTs的多重属性特征要求其在进行商标法意下的商品属性判断时必须和使用方法、商业模式、表现形态、功能目的相结合予以具体分析。

综上,解决该问题的关键在于对虚拟商品、NFTs和与之对应的实物商品在立法层面作实质性的区分。为此:1.应当明确在进行商标审查时默认实体和虚拟商品间不会产生冲突,例如涵盖第9类“虚拟服装”的申请不受第25类中“服装”的商标所影响。但是,如果该申请是针对与已确定的驰名商标相同或者相似商标提出,那么对该商标的审查必须考虑存在消费者混淆的可能性。2.精简商品、服务的描述方式。避免使用“可下载商品”和“虚拟商品”等缺乏清晰度、精确性,过度冗长、过于宽泛而造成词语模糊的现象,必须具体说明与虚拟商品有关的内容,比如“可下载的虚拟商品”,即“数字艺术”, 在进行注册商标申报的分类中应当予以准确描述,如“虚拟服装”或“虚拟鞋子”,而不再需要依赖例如“包含虚拟服装(虚拟商品)的计算机程序”或“可下载的图像文件(虚拟服装)”等方式。3.增加具体虚拟商品所对应的类似群号,确保不同的商品即使其类似群号相同,也需要根据每个商品的特性进行判断。虽非类似的虚拟商品,但若类似群号相同,可适用类似商品判断标准。

(二)虚拟商品与NFTs的分类

就商品分类关系而言,如果虚拟商品、NFTs被认为具有类别上的相似性,那么从理论上就意味着所有数字化商品或者服务都可能产生形式上的冲突,这必然增加在不同领域运营品牌之间发生冲突的可能性。因此对于虚拟商品、NFTs必须进行有效的分类,将虚拟商品以其对应的实体商品为依据,根据功能进行分类和比较——例如“汽车”和“鞋类”的两项相似商标申请在审查实践中不会被视为冲突,涵盖“虚拟汽车”和“虚拟鞋子”的两项申请也应被视为不同的商品种类,但涵盖“虚拟裤子”和“虚拟服装”的申请则在分类上被认定为具有类似性。 与虚拟商品和NFTs有关的服务则按照既定的服务分类原则进行,例如,韩国知识产权局将其归类于第35类(广告、商业管理、组织和管理、办公室功能)中的“经NFTs认证的可下载数字艺术图像的在线市场”(14)Korean Intellectual Property Office,Trademarks &Designs Trademarks ,https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93000&catmenu=ek04_01_01.。

美国商标专利局也通过几起典型案例表达出对于NFTs和虚拟商品进行注册时的观点:1.NFTs具有不确定性,在申请商标注册时必须说明NFTs的类型,同时指定此类NFTs的内容。2.虚拟商品,如数字交易卡等也具有不确定性,申请注册时必须进行格式说明。这表明美国在虚拟商品和服务的分类方面倾向于采取与欧盟知识产权局相同的方法,即基于“虚拟商品”一词本身缺乏清晰度和准确性,因此必须指定相关的虚拟商品(例如虚拟服装)才能够进行注册。同样,NFTs也必须指明NFTs认证的数字项目类型。例如,NIKE于2021年10月向美国商标专利局申请将自身名下7个商标拓展注册至第9类“可下载虚拟商品,即具有(指定性质、类型,例如,服装物品)的计算机程序,以便在虚拟世界中使用”,第35类“以虚拟商品为特色的零售店服务,即指定类型,如服装,供在线虚拟世界中使用”及第41类“娱乐服务,即提供在线的、不可下载的虚拟(指商品,如服装、宠物、家具等),供在为娱乐目的而创造的虚拟环境中使用”。从NIKE的商标注册申请可以看出,美国类似商品和服务区分表目前存在多种虚拟商品相关类别可供申请注册,包含虚拟服装、虚拟货币、虚拟车辆、虚拟博物馆等。与此对应,2023年版尼斯分类将虚拟商品、服务和NFTs分别归属于计算机程序(第 9 类)、以虚拟商品为特色的零售商店服务(第35 类)、娱乐服务(第35类)、在线不可下载的虚拟商品和NFTs(第 9类,由NFTs认证的可下载数字文件)以及金融服务,包括数字代币(第 36 类)。欧盟知识产权局在其 2023 年指南草案中明确提到,此类商标申请必须根据既定的服务分类原则进行分类(15)European Union Intellectual Property Office,Trade mark guidelines.,https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-wp-2023/Trade_mark_Guidelines_2023_consultation_en.pdf.。中国的《类似商品和服务区分表(2022年)》并未收录与虚拟商品相关的商品/服务类别,因此还应当从虚拟商品的本质及现有的商品/服务出发进行审查,虚拟商品可以选择在第9类、35类、41类、42类等类别上进行商标注册。

三、虚拟财产商标的侵权认定

(一)混淆

按照用于商标一般性侵权判断的“混淆”理论,构成混淆的标准包括:1.商标的强度;2.商品或服务之间的相似程度;3.使用商标的相似程度;4.使用商标的意图;5.实际混淆的证据;6.市场中消费者的认知程度。混淆行为在元宇宙的虚拟商品和NFTs上都可能出现。首先,由于虚拟商品、NFTs和与之对应的实物商品并不属于同一商品类别,因此,对实物商品的商标强度要求就是至少达到“驰名”标准,本文所涉案例之诉争商标都是各领域的标杆,在这一点上原被告双方几乎没有异议,法庭也进行了相关认定。唯一需要注意的是,在进行商标强度认定时,必须额外考虑实体市场与虚拟世界的交互性和可渗透性,需要判断真实品牌形象延伸到元宇宙中所创造的体验结果,即交互性、可渗透性越强,用户的参与度越高,商标对虚拟世界的影响力也越大,用户对商标、服务来源的判断越容易受到影响。其次,在将实物商品和服务与虚拟商品在注册分类层面进行实质性区分后,相似性类别判断即可参照依据传统商标的功能性标准予以确定。再次,虚拟商标相似度的判断与实体市场没有区别,在大多数情况下,商标都被完全复刻用以吸引虚拟世界用户和NFTs购买者的注意。例如,在Yuga Labs诉Ryder Ripps案中,法庭经对比后认为被告Ryder Ripps“批发”性复制了BAYC的商标,对Yuga Labs NFTs的属性内容、含义和表达没有任何改变,也没有在其NFTs作品列表中对BAYC品牌及其标志和标记进行更改。最后,商标使用意图的判断难点在于是否构成“商业化使用”,因为“这个问题的答案极大地影响商标所有者。如果构成商业使用,商标所有者将没有任何追索权来阻止虚拟世界内的假冒和发生的其他侵权行为”(16)Candidus Dougherty,Greg Lastowka,Virtual Trademarks.Santa Clara High Technology Law Journal,2008,P808.。在早期的涉及虚拟世界中商标商业性使用判断的Marvel诉NC Soft案中,法院认为游戏设计者在虚拟场景中使用Marvel的形象与商业标识没有对用户的消费行为产生实质性的影响,因为“玩家在进入游戏世界环境时并没有参与到商业活动中,相反,他们只是在玩游戏”(17)Marvel Enters.Inc. v. NCSoft, Corp., 74 U.S.P.Q.2d (BNA) 1303 (C.D. Cal.2005).https://patentarcade.com/2006/06/case-marvel-ent-v-ncsoft-corp-settled.html.,没有人在此过程中获得收益,因此不构成对商标的“商业化”使用。由此可见,商标在虚拟世界是否被用于“商业化”目的,取决于该虚拟世界是纯粹娱乐还是可以作为商业性场合,虚拟货币和/或商品是否可以与现实世界的货币进行交换,以及是否有人从中获益。

具体判断要素可以考虑:1.用户能够购买、拥有和出售虚拟商品;2.用户可以根据自己的设计创造虚拟商品并将其出售获利;3.用户可以在虚拟世界中形成合同和商业关系;4.虚拟货币按照设定的汇率以真实的货币进行买卖;5.存在由第三方提供便利的虚拟货币交易二级市场(18)在Juventus Football Club SpA 诉 Blockeras Srl案中,法院认为由于二级市场的存在 NFT在被第一批购买者专卖后,其铸造者有权从交易中抽取费用(已获利35000美元左右);在Hermès 诉 MetaBirkins、Yuga Labs 诉 Ryder Ripps等案件中NFT则直接被作为数字加密艺术品进行出售,其铸造者从中获取了不菲的利润。。相对于现实世界,“市场中消费者的认知程度”的特殊判断要素有二:1.“虚拟世界”本身的成熟度;2.人们对“虚拟经济”的认可度。“虚拟世界”中用户的人数、活跃度以及其间所花费的时间能够直观地展现其与真实世界的融合度。有研究证明,从主流经济学的角度来看,消费者认为虚拟资产具有实际价值,它们的价值与任何有形的现实物品一样“真实”(19)Castronova E,Virtual worlds:A first-hand account of market and society on the cyberian frontier.,Available at SSRN 294828,2001.。因此,“如果人们接受虚拟世界是完全真实的,并且每个虚拟世界都包含自己独特的商业市场,那么在虚拟世界中使用任何标记似乎都是在向公众确认其来源”(20)Candidus Dougherty,Greg Lastowka,Virtual Trademark,Santa Clara High Technology Law Journal 2008.。

(二)淡化

作为“混淆”的特殊形态,淡化可以细分为“弱化”“丑化”与“退化”三种。虽然在虚拟世界中存在自创品牌的现象,但在绝大多数情况下,如果没有巨大的品牌价值,用户对虚拟商品、NFTs的认可度会大打折扣,因此只会购买存在对应驰名品牌实物产品的虚拟商品或NFTs,以通过该品牌的良好商誉以及其所传达的价值信息定义提升用户的在线角色和身份。随着元宇宙和NFTs产业的蓬勃发展和与现实世界的交互性日趋增强,包括本文所涉及之NIKE、Hermès等在内的大量国际品牌都准备或者已经涉足该领域,未经许可的在虚拟商品上使用驰名商标或者铸造NFTs,利用已经形成的一级、二级市场,并通过商业手段,突出其金融属性进而大量销售,极有可能造成实物商品上商标的显著性被弱化。在NIKE诉StockX以及Hermès诉Rothschild两案中,原告都提出被告在跨不同商业领域的商品上使用其驰名标志的行为造成消费者对商标来源的混淆,认为公司业务已经拓展至虚拟世界或NFTs产业领域,削弱商标在现实世界的显著性和对特定产品的关联度,造成品牌价值被弱化。

四、虚拟财产的商标侵权抗辩

(一)合理使用

商标权合理使用主要体现在两个方面:1.基于商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名而使用商标的;2.基于言论自由在作品上使用商标,比如批评、评论、反讽、诙谐等。虚拟世界中涉及“合理使用”的案例可以追溯至ESS Entertainment 2000, Inc诉Rock Star Videos, Inc案,在对著名游戏“侠盗猎车手:圣安德烈亚斯”俱乐部场景的虚拟呈现是否侵犯了真实世界俱乐部商标权的判决中,法院最终裁定,视频游戏中对俱乐部的描绘并没有构成对实景俱乐部所有者商标侵权。在解决这一问题时,法院首先认定该视频游戏的画面设计具有艺术性表达,进而应用“罗杰斯平衡测试”指出“只有在避免消费者混淆的公共利益超过自由表达的公共利益时”,即满足以下条件时,一件艺术作品才可能被认定为侵权:(1)与底层作品没有任何艺术相关性,或者具有的艺术相关性较低;(2)该作品在所指对象的来源或内容具有明显的误导性。而本案中“理性的消费者不会认为一家在东洛杉矶拥有俱乐部的公司也会像圣安地列斯的游戏开发公司那样制作技术先进的视频游戏”,因此不会对商标的来源产生混淆(21)Caselaw ,Entertainment 2000 INC v. Rock Star Video INC MMM ,https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1485435.html.。Rogers案的主审纽曼法官曾就该原则的适用表示“一个没有艺术相关性的误导性标题无法用自由表达兴趣来充分证明其正当性”(22)Candidus Dougherty,Greg Lastowka,Virtual Trademarks,Santa Clara High Technology Law Journal,2008.。在我国功夫熊猫商标案中,法院同样运用了这一原则,认为“相关消费者知道该电影是由美国电影公司或者梦工场公司、派拉蒙公司等制作、发行,但这是著作权法意义上的对电影作品相关权利归属的认知和确定,并非对商品或者服务来源的认知”(23)“功夫熊猫”侵害商标权案,2014年4月13日,https://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1281809.shtml.。这意味着,如果将商标内容用于缺少艺术独创性的产品上或者即使作品主体能够满足平衡测试的艺术表达,但是它明确或有意地误导消费者对商品/服务来源或内容的认识,将不受“合理使用”原则的保护。而当商标用于艺术表达或者满足说明、指示等功能的背景下使用,并且不会造成消费者对商品来源误认的风险时,这种使用被认为具有合理性并不构成侵权。

具体到虚拟商品或者NFTs,NFTs能够被认定为具备艺术品属性的前提是用作数字化转换的底层内容满足构成作品的独创性特征,另外,NFTs的名称与NFTs的铸造目的紧密相连,是对NFTs作为数字商品本身特点的描述,即无法通过其他方式对NFTs功能、内容等进行准确表达。对于该问题, METABIRKIN案极具典型性,被告METABIRKIN称其所铸造的被命名为“METABIRKIN NFTs”的数字令牌具有艺术品特性,其中所包含的“META”是“元宇宙”的统称而“BIRKIN”则是为了表明该数字艺术品的主题,并且除此之外没有其他方式能够予以表达,这种艺术相关性超过了可能造成消费者混淆的潜在危害,因此命名METABIRKIN是对该类NFTs的指示性描述。同时,METABIRKIN NFTs作为一件艺术品,在其内容上使用“BIRKIN”标志及外观形象是基于言论自由下的创作。但事实上,被告“在METABIRKIN中未经授权使用BIRKIN标记……仅仅利用模糊品牌商品形象的方式以创建一种用于商业目的的数字产品”(24)Naudia S. Foster ,The Shot First Heard Around The World, or In This Case The Mentaverse: How The Emergence of NFTs Have Disrupted The Fashion World AS We Know IT,Inaugural Volume of Southern University Law Center’s Journal of Intellectual Property, Technology &Law,2022.,并且完全复刻Hermès所拥有的BIRKIN商标以及铂金包的手提包形象,致使用于铸造NFTs的底层内容不具备任何创造性艺术表达而不能构成艺术品。其后果是消费者即使知道Hermès不是METABIRKIN NFTs的制造商,仍然由于标志本身强度的影响以及对商标价值的认可,为了获得Birkin包的数字形象而购买该产品,客观上造成“混淆”的结果(25)2023年2月8日,纽约联邦陪审团经过三天审议,采纳了原告提供的混淆可能性证据,通过调查证据、营销方式和贸易渠道认为被告行为并非纯粹的艺术创作而具有高度营利性,因此MetaBirkins NFTs不能受到第一修正案的言论自由保护,最终判决被告Rothschild构成商标侵权、商标淡化和非法抢注。参见Jury Finds Creator of Meta Birkins Liable Under Trademark Law,https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2023/02/jury-finds-creator-of-metabirkins-liable-under-trademark-law.。

(二)权利用尽原则

根据“首次销售”即“权利用尽”原则,商品的合法购买者有权将商品用于普通的、预期的用途并予以转售而不构成侵权,但商品所有人不得制造带有该商标的其他产品或对产品进行实质性改变,否则权利人有理由认为转售人侵害其商标权或商誉。例如,在购买NIKE的鞋子后,购买者有权使用或转卖鞋子,但无权在鞋子上加装轮子后再次转卖或者制造附加有NIKE标志的鞋子,因为该类行为会导致消费者对商品来源的混淆。基于此,购买实物商品对其形象数字化后铸造NFTs并进行二次转售的行为是否能够适用“权利用尽”原则进行抗辩取决于以下两点:1.NFTs与实物商品之间的关系;2.转售人铸造行为的目的与作用。购买实物商品意味着物权的转移,而NFTs是利用智能合约在区块链上“铸造”并记录的独一无二的数字令牌,不论是杭州互联网法院在中国第一起涉及NFTs的侵权案件中剥离NFTs的金融属性而将其定义为“权属凭证”(26)杭州互联网法院:《用户发布侵权NFT作品,“元宇宙”平台要担责吗?》,https://mp.weixin.qq.com/s/IQwjcF_a5EoYdc5CFkaQpA.,还是英国高等法院将其裁定为“一种合法财产”等,既有判例都可以证明,NFTs与实物商品两者在生成方式和属性方面截然不同,购买实物商品仅意味着物权的转移而显然不能涵盖铸造NFTs的权利(27)Boodle Hatfield,NFTs recognized as legal property in a landmark case,https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a104ba83-01fe- 4b16-b988-b1d1873c6aa3.。那么,以NIKE案为例进行分析,消费者从StockX网站购买显著使用NIKE标志以及定制的NIKE鞋数字形象的Vault NFTs 后可以在任何时候用来交换与之对应的实物NIKE鞋,因此,被告StockX认为其实际上是在商品首次销售原则下转售NIKE品牌的运动鞋, 而NFTs作为运动鞋的附属物相当于运动鞋的一个标签,仅作为运动鞋本身的真伪证书和所有权契约(28)Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-cv-00983, Complaint, D.I. 1 (S.D.N.Y. Feb. 3,2022) ,https://unicourt.com/case/pc-db5-nike-inc-v-stockx-llc-1129410.。但事实上,通过对其售卖的NFTs价格和“赎回”的篮球鞋价格进行对比就会发现,NFTs价格为4300美元,而“赎回”的篮球鞋价格是1550美元,二者相差巨大。购买NFTs所支付对价中包括的成本显然不是仅仅用于“追踪商品”,否则NFTs作为一种技术手段所具有的价值不应该超过实物价格。因此,NFTs不只是作为运动鞋本身的真伪证书和所有权契约的附属物而是与NIKE实物鞋不同的独立“商品”(29)Murray M D,Trademarks, NFTs, and the Law of the Metaverse.,Available at SSRN, 2022.,具有明显的金融产品属性,不能适用“权利用尽原则”。

结语

虽然我国当下尚未出现涉及虚拟商品以及NFTs的商标案件,但如果有该类案件发生,可以考虑如下因素: 1.在商品分类方面, 虚拟商品以及NFTs与实物商品相区分进行单独分类,同时虚拟商品、NFTs按照功能属性进行类别划分,以此解决在面临混淆、淡化等侵权问题时的相似种类判断问题。2.对于侵权行为的认定。首先,商标强度的影响力判断应当结合所涉特定虚拟空间与现实世界的融合度,两者之间呈现正相关关系,对于虚拟商品商标的相似性与实物商品在判断规则上没有区别。商标的“商业化使用”需要参照虚拟世界作为市场的成熟度以及用户参与其中的获益性行为,尤其是要存在由第三方提供便利的虚拟货币交易二级市场用以实现真实货币价值。对于NFTs,应当确保其金融属性得到实现而不是单纯地用于权属证明。同时,如果证明用户在虚拟世界中的行为模式与真实世界在商业行为方面具有高度相似性,那么无疑就存在对商标较高的认知度,反之则较低。3.如需对商标侵权行为予以抗辩,则应当通过证明NFTs或者虚拟商品具有艺术创造性而不是完全的数字化复刻实物商品,或者商标在虚拟商品、NFTs上的使用只是为了满足指示、说明的作用。另外,虚拟商品具有可复制性且不存在实物载体,一般无法适用“权利用尽原则”,而NFTs则需要证明其只是用作实物商品附属的权属证明而没有单独出售以赚取利润。