专利禁止反悔原则体系化解释——法律基础、定位与完善

李洁琼

内容提要：专利禁止反悔原则以诚实信用原则作为法理基础，在法律定位上属于等同侵权的限制原则。禁止反悔原则适用于限缩性修改或陈述，其适用的首要条件是存在技术方案放弃的客观事实。专利申请人、专利权人对于技术方案的放弃在外观上应当满足明确性要求，其标准是本领域普通技术人员能够合理相信其通过修改或陈述放弃了某一技术方案。只有以满足授予专利权的实质性要求为目的的限缩性修改或陈述才能够适用禁止反悔原则，但该原则的适用不以限缩性修改或陈述与专利权授予或维持之间存在因果关系为前提。禁止反悔原则的适用受到“明确否定”例外的限制，“明确否定”应当是裁判者对限缩性修改或陈述本身的明示性不予认可。我国司法实践中禁止反悔原则属于“弹性禁止规则”，对于专利审查过程中未被放弃的技术内容，专利权人仍可主张等同侵权。

引言

专利法中的禁止反悔原则是指在满足一定条件的情况下，专利权人不得将其在专利审查过程中已经放弃的技术特征重新纳入专利权的保护范围。在专利侵权判定中，为实现对专利权的充分保护，等同原则将专利权的排他效力范围扩大到与权利要求记载的技术特征相等同的代替技术。然而，将未落入权利要求文义范围的等同技术纳入专利权的保护范围，一定程度上减损了权利要求的公示功能，不利于社会公众利益的保护。为提高专利权保护范围的明确性，实现专利权公平保护与社会公众利益之间的合理平衡，美国法院在19世纪末的司法实践中确立了禁止反悔原则。①美国称之为“审查过程禁反言原则”或者“审查档案禁反言原则”，我国一般称之为“禁止反悔原则”，本文统一使用“禁止反悔原则”术语。早在1880年，美国联邦最高法院就开始利用禁止反悔原则限制等同侵权的适用范围。Goodyear Dental Vulcanite Co.v.Davis,102 U.S.222,227-28 (1880);Charles Greiner &Co.,Inc.v.Mari-Med Mfg.,Inc.,962 F.2d 1031,1036 (Fed.Cir.1992).

2001年我国以司法解释的形式引入等同原则②《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）第17条。，与此同时禁止反悔原则也开始在司法实践中得到适用。③最高人民法院在2002年就已经开始适用禁止反悔原则，参见宁波市东方机芯总厂与江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2001）民三提字第1号。2001年施行的北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（京高法发〔2001〕229号）第43条至第46条详细规定了禁止反悔原则的适用条件。在《专利法》第三次修改过程中，立法者曾试图将等同原则和禁止反悔原则正式纳入《专利法》，但最终未被采纳。④2006年7月31日公布的《中华人民共和国专利法修订草案》（征求意见稿）第A9条。2010年施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》⑤法释〔2009〕21号。（以下简称《专利侵权司法解释一》）第6条首次以司法解释的形式正式确立禁止反悔原则。2016年施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》⑥法释〔2016〕1号。该司法解释于2020年根据法释〔2020〕19号决定修正，第13条无变化。（以下简称《专利侵权司法解释二》）第13条设立禁止反悔原则适用的“明确否定”例外。

上述两个司法解释构筑了我国专利禁止反悔原则适用的整体框架，然而由于相关条文仅对禁止反悔原则作出原则性规定，司法实践中该原则的适用一直存在诸多分歧和模糊之处。我国将禁止反悔原则的理论基础笼统归于诚实信用原则，在社会公众的信赖利益问题上存在逻辑链条的空缺。关于禁止反悔原则的法律定位，一直存在“等同侵权限制说”与“独立说”之争。在禁止反悔原则的适用条件方面，司法实践中关于技术方案放弃的具体认定、限缩性修改或陈述的理由限制、修改或陈述与专利权授予或维持之间因果关系的判断、“明确否定”例外的判断等问题都存在很大程度的分歧和混乱。关于禁止反悔原则适用的法律效果，我国法院对“放弃的技术方案”的具体范围并未形成统一的认定标准，禁止反悔的具体范围难以确定。适用标准的不明确性和适用结果的不稳定性致使权利人和社会公众无法对专利权的保护范围产生稳定统一的预期。职是之故，本文对禁止反悔原则的法理解释、法律地位和属性、适用的具体条件和范围，以及适用的法律效果展开系统的梳理和讨论，以期对禁止反悔原则的体系化适用和规则完善有所裨益。

一、禁止反悔原则的法理基础

禁止反悔原则的正当性解释需要回答以下问题：两个专利权的权利要求书和说明书的文字描述完全相同，并且二者是基于同样的现有技术而获得授权，区别仅在于其中一个是未经修改的原始权利要求，而另一个是对具有更宽保护范围的原始权利要求进行减缩修改后而形成的权利要求，为何二者在保护范围上产生差异，即后者的保护范围要受到限制？⑦Donald S.Chisum,5A Chisum on Patents§18.05 [1],Matthew Bender,2023.事实上，自禁止反悔原则确立以来，学界一直未就其性质和理论基础达成一致。⑧Toshiko Takenaka,Interpreting Patent Claims: The United States, Germany and Japan,Weinheim,1995,p.135.禁止反悔原则在适用条件和范围以及法律效果等方面存在诸多争议，其根源正是该原则在理论解释上所存在的困难和分歧。

禁止反悔原则由19世纪末美国法院的判例法发展而来，其产生受到衡平法上禁反言原则的影响。⑨ヘンリー幸田『米国特許訴訟-侵害論-』（発明協会，1984年）144頁。之后大陆法系国家在司法实践中逐步引入等同原则及其限制理论，大陆法系国家普遍将禁止反悔原则的理论基础归为诚实信用原则。日本在司法实践中将禁止反悔原则作为等同原则第五要件，即“有意识排除”要件的适用情形之一。⑩参见张鹏：《等同侵权限制规则的适用研究——以中日比较为中心》，载《知识产权》2023年第6期，第86-106页。根据第五要件的要求，等同侵权的成立须“不存在诸如被诉侵权产品在专利申请过程中被有意识地排除在专利权利要求之外之类的特别事由”⑪無限摺動用ボールスプライン軸受事件に関する最高裁1998年2月24日判決（第三小法廷）（民集52巻1号113頁）。。关于该要件的理论依据，日本最高法院认为“在专利审查过程中专利申请人将被诉侵权产品有意识地排除在权利要求之外等，一旦专利权人一方承认被诉侵权产品不属于专利发明的技术范围或者从外观上采取了可作出上述解释的行动，按照禁反言原则，专利权人此后再作出相反主张是不被允许的”⑫同注释⑪。。日本学界多数意见也认为第五要件的理论依据是诚实信用原则。⑬吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説（第13版）』（有斐閣，1998年）488頁。德国法院同样依据诚实信用原则阻止专利权人在侵权诉讼中作出与其在授权确权程序中的限制性修改或陈述不一致的主张。⑭Johann Pitz,Atsushi Kawada &Jeffrey A Schwab,Patent Litigation in Germany, Japan and the United States: A Practitioner's Guide,Beck/Hart/Nomos,2015,p.21.

我国学界亦将禁止反悔原则作为民法诚实信用原则在专利侵权诉讼中的具体体现。⑮曹新明：《专利侵权等同原则适用研究》，载《知识产权》2023年第2期，第34页；冯晓青：《知识产权法利益平衡理论》，中国政法大学出版社2006年版，第429页。最高人民法院在司法实践中明确指出禁止反悔原则的法理基础为作为民法基本原则的诚实信用原则，其目的在于阻止专利权人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释。⑯浙江福瑞德化工有限公司、天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2018）最高法民再387号。诚实信用原则“要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡”，基于此，禁止反悔原则适用的目标是防止专利权人“通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围”的“两头得利”行为。⑰中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2011）民提字第306号。

禁反言原则是英美法系的概念，理论上一般认为大陆法系国家的诚实信用原则蕴含了禁反言的要求。⑱我国法院在部分民事判决中直接适用“禁止反言规则”，参见中国进出口银行与光彩事业投资集团有限公司、四通集团公司借款担保合同纠纷案，最高人民法院民事判决书（2006）民二终字第49号，载《最高人民法院公报》2006年第7期。在大陆法系国家，与先行行为相矛盾的行为属于当事人违反诚实信用原则的类型之一，⑲王琦：《民事诉讼诚实信用原则的司法适用》，载《中国法学》2014年第4期，第253页。禁反言原则被视为“诚实信用原则规范当事人行为的具体形式，主要用于排除当事人在诉讼过程中的矛盾行为”⑳纪格非：《民事诉讼禁反言原则的中国语境与困境》，载《华东政法大学学报》2014年第5期，第124页。。因此，可以认为大陆法系国家将诚实信用原则作为禁止反悔原则的法理基础与英美法系国家利用传统禁反言理论解释禁止反悔原则在理论进路上是一致的。

与此同时，二者所面临的困境也是相似的：无论是英美法系的禁反言理论还是大陆法系的诚实信用原则，在解释禁止反悔原则方面都存在缺乏逻辑过渡的问题。传统禁反言原则的适用须以“产生不利益的信赖”（detrimental reliance）为前提。㉑T.Whitley Chandler,Prosecution History Estoppel, the Doctrine of Equivalents, and the Scope of Patents,13 Harvard Journal of Law &Technology 465,506 (2000);John R.Thomas,On Preparatory Texts and Proprietary Technologies: The Place of Prosecution Histories in Patent Claim Interpretation,47 UCLA Law Review 183,202 (1999);Joseph J.Dvorak,That Perplexing Problem-The Doctrine of File Wrapper Estoppel,50 Journal of the Patent Office Society 143,144 (1968).将诚实信用原则作为禁止反悔原则的法理基础，其中一个重要的内容也是强调第三人对权利人所作出的限缩性修改或陈述的合理信赖。我国《专利侵权司法解释一》的起草者在对禁止反悔原则进行说明时曾特别强调当事人一方的行为被他人信赖。㉒孔祥俊、王永昌、李剑：《〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉适用的若干问题》，载《电子知识产权》2010年第2期，第79页。最高人民法院多次强调禁止反悔原则对“社会公众的信赖利益”的保护，㉓永康市宏跃动力机械有限公司、BCS股份公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2019）最高法知民终530号；同注释⑰。明确指出“禁止反悔原则的适用应以行为人出尔反尔的行为损害第三人对其行为的信赖和预期为必要条件”㉔郑亚俐与精工爱普生株式会社、国家知识产权局专利复审委员会、佛山凯德利办公用品有限公司、深圳市易彩实业发展有限公司专利无效行政诉讼案，最高人民法院行政裁定书（2010）知行字第53号，载《最高人民法院公报》2014年第7期。。然而事实上，专利侵权诉讼中禁止反悔原则的适用并不以被诉侵权人对专利审查档案产生实际信赖为前提，法院并不要求被告一方证明其对专利审查档案进行过查阅并对之产生合理信赖。事实上，很难想象市场主体会在实施某一技术之前详细调查可能构成侵权的专利的审查档案，从经济效率的角度来讲，法律也不应对市场主体施加这一额外负担。

由此可见，不论是英美法系的禁反言原则还是大陆法系的诚实信用原则，都难以对禁止反悔原则的适用缺乏信赖要件作出合理解释。本文认为，为填补逻辑链条上“信赖”因素的空缺，一个合理的解释是在专利授权确权过程中将裁判者视为社会公众的代表，裁判者接受权利人的修改或陈述也就意味着社会公众对该修改或陈述产生了信赖。由此，被诉侵权人在专利侵权诉讼中有权主张适用禁止反悔原则，且不必再证明其对权利人的修改或陈述产生信赖。相反，如果权利人的修改或陈述被裁判者所否定，禁止反悔原则因信赖利益的缺失而丧失适用的法理依据。这种解释路径与我国禁止反悔原则适用的司法实践相一致，即在专利授权确权过程中被裁判者“明确否定”的修改或陈述不导致禁止反悔原则的适用。

部分学者认为将禁止反悔原则的理论基础笼统归于诚实信用原则忽视了禁止反悔原则在专利法中的独特作用，应当从专利制度的内在价值和经济、哲学基础出发对禁止反悔原则进行法理解释。㉕田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究1号（2004年）15頁。同注释㉑，Dvorak文，第150页；Paul J.Otterstedt,Unwrapping File Wrapper Estoppel in the Federal Circuit: A New Economic Policy Approach,67 St.John's Law Review 405,419-20 (1993).其中比较有代表性的是权利放弃理论和行政救济穷尽理论。依据权利放弃理论，权利人在专利授权确权过程中所作出的限缩性修改或陈述是对减缩内容部分的权利放弃，因而不能再对之主张专利侵权。与以诚实信用原则作为法理基础的情形不同，依据权利放弃理论，禁止反悔原则的适用仅对权利人一方的行为进行评价即可，无须考虑社会公众的信赖利益。然而该理论解释同样存在缺陷：权利放弃理论之下，禁止反悔原则的适用须以权利人存在放弃的意图为前提，然而在司法实践中该原则的适用并不考虑专利申请人或专利权人作出修改或意见陈述的主观意图。㉖同注释⑦，§18.05 [1] [b].恰恰相反，法院应当基于权利人行为的外观——本领域普通技术人员通过阅读专利审查档案就被放弃的技术内容所得出的合理结论——客观判断是否适用禁止反悔原则。

依据行政救济穷尽理论，权利人不能在专利侵权诉讼中就减缩的技术内容获得专利保护，否则就等同于权利人规避了专利审查授权的行政程序。该理论强调权利人与裁判者须在专利授权确权阶段就专利权的保护范围达成一致，并且上述“共识”应当在专利侵权判定阶段得到遵守，如此才能避免因“判断机构分化”——专利授权确权判断与专利侵权判断的主体不一致——所可能产生的矛盾。㉗同注释⑦，§18.05 [1] [c];注释㉕，田村善之文。禁止反悔原则的目的正是防止专利权的技术内容逃脱专利行政部门的审查。㉘吉田広志「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」知的財産法政策学研究1号（2004年）43頁。在专利授权确权阶段，针对裁判者的意见或者拒绝理由，权利人本可以进行争辩或者获得行政救济甚至是司法救济，然而权利人却选择作出限缩性修改或陈述，这表明权利人为与裁判者达成共识而放弃了获得救济的机会。如此，在之后的专利侵权诉讼中，权利人不得再就减缩的技术内容主张权利。权利放弃理论和行政救济穷尽理论分别从不同角度为禁止反悔原则的法理解释提供了有益补充，前者侧重对权利人放弃行为本身的评价，而后者则注重维护专利审查授权程序的价值。

二、禁止反悔原则的法律定位

我国学界和司法实践历来对禁止反悔原则的法律定位莫衷一是。一种观点将禁止反悔原则视为对等同原则的限制，只有在等同侵权判定中才能适用禁止反悔原则。㉙尹新天：《专利权的保护》（第2版），知识产权出版社2005年版，第450页。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第61条。沈其衡与上海盛懋交通设施工程有限公司申请侵犯实用新型专利权纠纷再审案，最高人民法院民事裁定书（2009）民申字第239号；同注释⑯，最高人民法院民事判决书（2018）最高法民再387号；北京微卡时代信息技术有限公司、卓望信息技术（北京）有限公司等侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2020）最高法知民终1325号。另一种观点则认为，禁止反悔原则是与等同原则相并列的、具有独立法律地位的权利要求解释原则，同时适用于相同侵权和等同侵权。㉚闫文军：《专利权的保护范围》（第2版），法律出版社2018年版，第458页；崔国斌：《专利法：原理与案例》，北京大学出版社2016年版，第719页；魏金汉：《相同侵权判定可适用禁止反悔原则——浙江高院判决白桦林公司等诉美佳公司侵害实用新型专利权纠纷案》，载《人民法院报》2013年4月4日，第6版；宋健、张晓阳：《关于专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的几个问题》，载《法律适用》2018年第8期，第52页；黎运智：《论专利禁止反悔原则的独立性》，载《科技与法律》2009年第3期，第87页。本文认为，后者混淆了基于专利审查档案的权利要求文义解释与作为等同侵权限制的禁止反悔原则。诚然，二者在依据专利审查档案限制专利权的保护范围方面功能相似，并且权利人在专利授权确权过程中的同一行为可能既被用于权利要求解释，也被用作禁止反悔原则适用的依据，然而二者在以下方面存在明显区别。

第一，性质和功能。利用专利审查档案解释权利要求属于文义解释的范畴，在性质上属于权利要求解释的一般规则。权利要求解释是相同侵权判断的首要步骤，其目的是探究申请人在专利申请时赋予权利要求中某一技术限定的具体含义，从而准确划定专利权的文义保护范围。法院可以利用内部证据和外部证据对权利要求作出解释，其中专利审查档案是重要的内部证据。利用专利审查档案解释权利要求类似于基于立法历史解释法律或者利用谈判资料对合同条文作出解释，申请人在专利审查过程中的修改或陈述能够帮助厘清专利侵权诉讼中产生争议的技术限定的含义和范围。禁止反悔原则是对等同侵权的限制，法院只有在完成权利要求解释并且认定不构成相同侵权之后才能适用该原则。㉛Southwall Technologies,Inc.v.Cardinal IG Co.,54 F.3d 1570,1578 (Fed.Cir.1995).禁止反悔原则的功能是在等同侵权判断中对超出权利要求文义范围的技术范围（等同范围）进行合理限制，既不属于权利要求文义解释，也并非对权利要求的重新解释。等同原则在定位上属于相同侵权的例外和补充，㉜Robert C.Kahrl,Patent Claim Construction,2nd edition,Wolters Kluwer,2014,p.9-3.作为等同原则限制理论的禁止反悔原则则应是“例外中的例外”。

第二，裁判者的信赖。在权利要求解释中专利审查档案仅作为一种证据而存在，用以查明权利人赋予权利要求中某一技术特征的具体含义，其中不涉及裁判者的主观因素。无论裁判者是否对权利人的修改或陈述产生信赖，均不影响该修改或陈述在权利要求解释中的作用。比如对于专利申请人为与现有技术相区别而作出的陈述，即使审查员并未对之产生信赖，也不意味着该陈述在权利要求解释中无关紧要——该陈述体现了专利申请人对某一技术限定的理解。㉝Laitram Corp.v.Morehouse Industries,Inc.,143 F.3d 1456,1462 (Fed.Cir.1998).然而，以诚实信用原则为法理基础的禁止反悔原则，其适用须以存在信赖利益为前提。权利人为获得专利授权或维持专利权有效而作出限缩性修改或陈述，若该修改或陈述为裁判者所接受，则权利人不得就此作出反悔。在此过程中裁判者被视为社会公众的代表，权利人的修改或陈述被裁判者接受或采纳即意味着社会公众对之产生信赖。相反，若前述修改或陈述并未被裁判者所信赖，则不导致禁止反悔原则的适用。

第三，专利审查档案的范围。根据我国法律规定，专利审查档案的范围具体包括专利授权确权过程中专利申请人或专利权人提交的书面材料，以及国家知识产权局制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。㉞《专利侵权司法解释二》第6条。上述所有书面文件都可作为解释权利要求的参考资料。审查员在专利审查过程中所作出的单方陈述——并非针对专利申请人的具体陈述而作出、专利申请人也并未对之表明意见或者作出回复——也可以用于解释权利要求，原因在于审查员的单方陈述体现了专利申请时本领域普通技术人员对权利要求中的技术限定的理解。㉟Salazar v.Procter &Gamble Co.,414 F.3d 1342,1347 (Fed.Cir.2005).

然而，并非所有的专利审查档案都能够作为禁止反悔原则适用的依据。只有专利审查档案中专利申请人或专利权人对专利（申请）文件所作出的修改或意见陈述才能导致禁止反悔原则的适用。国家知识产权局的审查意见通知书等文件以及其他当事人的意见陈述并非由专利申请人或专利权人作出，不能作为专利申请人或专利权人的意思表示，因而也就不存在“反悔”的可能。㊱尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第624页。在中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案中，原专利复审委员会判定独立权利要求无效并在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，最高人民法院基于此事实阐述禁止反悔原则适用的条件，认为“不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制”。㊲同注释⑰。法院在该案中错误地将专利权无效宣告请求审查决定书作为适用禁止反悔原则的依据。权利要求被宣告无效并非专利权人通过修改或陈述作出的自我放弃，该案不存在适用禁止反悔原则的事实基础。同样的道理，审查员的单方陈述显然也无法导致禁止反悔原则的适用。专利申请人的沉默不能被理解为权利放弃，也不能阻止其在之后的侵权诉讼中作出与审查员单方陈述相反的主张。

第四，法律效果。依据专利审查档案进行权利要求解释，通常情况下其结果是限制权利要求中某一技术限定的具体范围，其原因在于多数情况下专利申请人或专利权人的修改或陈述都是为了克服驳回申请理由或无效理由而进行的保护范围减缩。然而某些情形下，法院也可依据专利审查档案对技术限定作出含义较宽的解释。由于语言的滞后性和有限性，专利申请人可能使用自创的技术术语，或者在与其通常含义不同的意义上使用某一技术术语。在这种情况下，法院应当按照专利申请人在专利申请时对该技术术语的定义或说明解释权利要求。如果专利审查档案能够证明专利申请人对权利要求中某一技术限定的定义比其通常范围更加宽泛，法院也应当对该技术限定作出宽泛解释。与之相对，禁止反悔原则的核心在于禁止专利权人将其在专利审查过程中已经放弃的技术方案再纳入专利权保护范围，因此该原则仅适用于限缩性修改或陈述，其适用的结果也只能是限制专利权的保护范围。另外，虽然二者都具备限制专利权保护范围的功能，但是各自所限制的“保护范围”有着根本差异：利用专利审查档案进行权利要求解释，是对依据权利要求文字记载本应享有的文义保护范围进行限制；而禁止反悔原则是对超出权利要求文义范围的“额外”保护范围（等同范围）加以限制。

综上，与利用专利审查档案解释权利要求相比较，禁止反悔原则在性质与功能、裁判者的信赖因素、所依据的专利审查档案的范围以及法律效果方面均有不同，应当将二者进行区分。从比较法的角度来看，美国的专利禁止反悔原则与等同原则都是源于衡平法的原则，并且在传统上禁止反悔原则就是作为等同原则的限制而存在。㊳同注释⑧，第114页。美国法院一直强调相同侵权判断中不涉及禁止反悔原则的适用问题。㊴Trading Techs.Int'l,Inc.v.Open E Cry,LLC,728 F.3d 1309,1322 (Fed.Cir.2013);Biodex Corp.v.Loredan Biomedical,Inc.,946 F.2d 850,853 (Fed.Cir.1991);Fromson v.Advance Offset Plate,Inc.,720 F.2d 1565,1571 (Fed.Cir.1983);Keith v.Charles E.Hires Co.,116 F.2d 46,48 (2d Cir.1940).日本则直接将禁止反悔原则作为等同原则适用的除外要件。应当认为，我国《专利侵权司法解释一》第3条规定的“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释”属于权利要求文义解释的一般规则，而第6条规定的“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”则应理解为作为等同侵权限制的禁止反悔原则。白桦林公司等诉美佳公司侵害实用新型专利权纠纷案被认为是在相同侵权判定中适用禁止反悔原则的典型案例，㊵同注释㉚，魏金汉文。然而事实上法院只是在利用专利审查档案对权利要求中的技术限定进行文义解释。该案中法院首先依据专利权人在专利权无效宣告程序中所作的意见陈述，对权利要求中的技术特征“孔或槽”进行文义解释，将之限定为能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用。被控侵权产品的“孔或槽”是与螺母紧密结合的，仅起到支承螺母的作用，却没有为螺母提供水平位移空间，因而法院判定被控侵权产品不构成相同侵权。很显然，其中并未涉及禁止反悔原则的适用问题。

三、禁止反悔原则的适用条件和范围

（一）修改或陈述的“限缩”性质

1.技术方案放弃的事实

禁止反悔原则仅适用于限缩性修改或陈述，所谓“限缩性”是指权利人的修改或意见陈述导致了技术方案的放弃。存在技术方案放弃的事实是禁止反悔原则适用的首要条件，该原则适用的核心就在于考察申请人或权利人的修改或陈述是否限制了其所要求保护的技术方案的整体范围。㊶Honeywell International Inc.v.Hamilton Sundstrand Corp.,370 F.3d 1131,1141 (Fed.Cir.2004) (en banc).如果申请人或权利人的修改或陈述并未对权利要求的保护范围产生减缩影响，那么该修改或陈述不导致禁止反悔原则的适用。首先，若申请人或权利人“放弃”的技术方案本就不属于原权利要求保护范围内的技术内容，该“放弃”不适用于禁止反悔原则。例如，涉案专利权利要求所保护的是上压板的结构，权利要求和说明书均未提及上压板的制造方法，专利申请人在专利审查过程中曾陈述上压板为一体成型。㊷广州创速自动化科技有限公司、东莞市安泽自动化设备有限公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2021）最高法知民终712号。该陈述并不能对权利要求的保护范围产生限制，其原因在于该陈述所“放弃”的技术方案原本就不属于权利要求所涵盖的范围，专利申请人无法放弃本就不属于权利要求保护范围内的技术内容。因此，该陈述不具有限缩性质，无法适用禁止反悔原则。

其次，若修改或意见陈述之后的权利要求保护范围并未发生变化，该修改或陈述不导致禁止反悔原则的适用。比如，由于权利要求中不能出现“大体上”这种不确定的用语，基于权利要求撰写方面的需要，申请人在专利申请过程中删除权利要求“……并且保持所有线间电压输出的幅值大体上相等”中的“大体上”字样。㊸苏州汇川技术有限公司、西门子公司等侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2020）最高法知民终1593号。按照本领域普通技术人员的一般理解，“幅值相等”应解释为允许在浮动范围内相等，删除“大体上”字样并不能导致“幅值相等”被限定在“绝对相等”范围内。因此，该修改未对专利权利要求的保护范围产生限缩作用，不应适用禁止反悔原则。同样，单纯的表达性或修饰性修改通常也不会导致权利要求保护范围的减缩，不能据此适用禁止反悔原则。

关于权利要求的删除与合并是否导致禁止反悔原则适用的问题，我国并无明确规定。权利要求的删除与合并实质上属于对专利（申请）文件进行修改的一种情形，是否适用禁止反悔原则取决于删除与合并是否对专利权的技术范围产生限制。一般来讲，由于独立权利要求的保护范围大于其从属权利要求的保护范围，删除从属权利要求不会对独立权利要求的保护范围产生限制。司法实践也认为删除从属权利要求的行为并非对独立权利要求所划定的最大保护范围的限制，因此不适用禁止反悔原则。㊹南全新液态起动设备有限公司与温州市曙光起动设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案，四川省高级人民法院民事判决书（2010）川民终字第142号。

反之，对于权利人保留从属权利要求而删除独立权利要求的情形——包括将从属权利要求中的附加技术特征并入独立权利要求同时删除原从属权利要求、将包含附加技术特征的从属权利要求改写为独立权利要求并删除原独立权利要求两种形式——是否应当适用禁止反悔原则，司法实践中则存在不同观点。一种观点认为，从属权利要求中的附加技术特征未被其所从属的独立权利要求所概括，该附加技术特征没有原始的参照，因此仅将从属权利要求中的附加技术特征并入独立权利要求而未对其文字内容作出修改，不属于限缩性修改，不应导致禁止反悔原则的适用。㊺同注释⑰；洛阳中冶建材设备有限公司、福建海源复合材料科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案，河南省郑州市中级人民法院民事判决书（2018）豫01民初3678号。另外一种观点则认为，将原属从属权利要求的附加技术特征并入独立权利要求，属于对独立权利要求的限缩性修改。例如，专利申请人将附加技术特征“自动进给机（3）安装在压砖机（1）中液压站（14）的相同的一侧”并入独立权利要求，应当认为其已经放弃自动进给机和压砖机中液压站的位置关系为“不同的一侧”的技术方案，因而应当适用禁止反悔原则。㊻洛阳中冶建材设备有限公司、福建海源复合材料科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2020）最高法知民终541号。

事实上，权利要求中新增加的技术特征是源自另外一个权利要求、还是来自权利人对该权利要求的直接修改，在性质上并无本质差别，都属于对原权利要求的限缩性修改。因此，将从属权利要求中的附加技术特征并入独立权利要求并删除原来的从属权利要求，应当导致禁止反悔原则的适用。同样，将包含附加技术特征的从属权利要求改写为独立权利要求并删除原来的独立权利要求，亦属于导致禁止反悔原则适用的限缩性修改。删除保护范围较宽的独立权利要求、仅保留较窄范围的从属权利要求，属于对权利要求的间接修改。这与以增加附加技术特征的方式直接对独立权利要求进行修改实质上并无不同（见图1），在法律效果上也不应当产生区别。㊼Mycogen Plant Science,Inc.v.Monsanto Co.,252 F.3d 1306,1319-20 (Fed.Cir.2001).二者的区别源于权利要求撰写方式和策略的不同：前者分层撰写具有不同保护范围的权利要求，在专利审查过程中不对权利要求所记载的内容进行修改，而是采取删除较宽范围权利要求的方式“退守”至从属权利要求；后者仅撰写一个权利要求，并在专利审查过程中通过直接增加技术限定的方式将权利要求减缩至与前述从属权利要求相同的保护范围。禁止反悔原则的适用不应因为权利要求撰写方式的不同而有所区别，否则权利人将很容易规避禁止反悔原则的适用。

图1 权利要求的直接修改与间接修改

2.技术方案放弃的明确性

禁止反悔原则以诚实信用原则作为法理基础，其目的是保护社会公众的信赖利益。只有本领域普通技术人员能够合理相信申请人或权利人通过修改或陈述放弃了某一技术方案，社会公众才会对该修改或陈述产生合理信赖，禁止反悔原则才具有适用的可能性。因此，权利人对于技术方案的放弃在外观上应当具备一定的明确性。我国司法解释并未对技术方案放弃的明确性要求作出具体规定，但最高人民法院曾在司法判决中明确指出禁止反悔原则适用于专利申请人或专利权人“明确放弃”的技术方案。㊽戴森技术有限公司诉苏州泰怡凯电子科技有限公司等侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事裁定书（2016）最高法民申2653号。北京市高级人民法院和国家知识产权局在相关规定中要求权利人所作出的修改以及限制承诺或放弃必须是明示的，并且记录在专利审查档案中，㊾北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（京高法发〔2001〕229号）第45条；北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第63条；国家知识产权局《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南（试行）》（国知发管字〔2014〕42号）第一编第二章“发明、实用新型专利侵权判定”第2.5.1.2条。其中的“明示”要求应当理解为对放弃的明确性要求。由于修改和陈述在性质和表现形式上有所不同，二者在技术方案放弃的“明确性”方面有很大区别。相应地，基于修改的禁止反悔原则与基于陈述的禁止反悔原则在适用标准上也应当有所不同，然而我国司法实践对两种类型的禁止反悔原则的适用条件和标准却并未加以细化和区分。

一般来讲，权利人在专利授权确权过程中的修改是其理性思考和慎重选择之后的真实意思表示，其修改内容均体现在专利（申请）文件的文字记载中，并且经裁判者的审查而形成最终的专利权。通过比较修改后的权利要求的保护范围，可以明确判断该修改是否导致权利要求保护范围的减缩。只要修改前后的权利要求保护范围客观上产生减缩，就应当认为存在明确的技术方案放弃。以中外制药株式会社、温州海鹤药业有限公司专利侵权纠纷案㊿最高人民法院民事判决书（2022）最高法知民终905号。为例，权利人将原从属权利要求2中的部分技术特征合并至独立权利要求1，从而将权利要求1中的抗氧化剂限定为dl-α-生育酚，同时删除了原从属权利要求2。上述修改使得独立权利要求的技术方案受到限缩，从原来的可以使用任一种抗氧化剂变为仅能使用dl-α-生育酚。权利人通过修改权利要求的方式对其要求保护的特定技术方案作出明确选择，应当认为其放弃的意思具体明确。可见，基于修改的禁止反悔原则的适用相对比较容易认定。

然而，申请人在专利审查过程中的意见陈述是否产生技术方案的放弃则比较难以判断。关于基于陈述的技术方案放弃的明确性要求，我国司法实践尚未形成明确统一的判定标准。专利审查过程实质上是专利申请人与审查员之间的“谈判”过程，苛求专利申请人在专利审查过程中的每一个表述都达到与权利要求文字记载同等程度的严谨性和准确性是不合理且不现实的。因此，基于意见陈述的禁止反悔原则的适用条件应当更为严格。应当认为，只有在涉案技术方案被“明白无误”地放弃的情况下，法院才能基于权利人的陈述适用禁止反悔原则。51Intendis GmbH v.Glenmark Pharmaceuticals Inc.,822 F.3d 1355,1365 (Fed.Cir.2016);Digital-Vending Services Intern.,LLC v.University of Phoenix,Inc.,672 F.3d 1270,1276 (Fed.Cir.2012).若权利人的陈述仅是笼统或简单地提及涉案技术方案，或者仅是为了说明与涉案技术方案不相关的另外一个问题，法院不应认为该陈述导致涉案技术方案的明确放弃。在南京长江工业炉科技有限公司诉扬州戴卡轮毂制造有限公司等侵害发明专利权纠纷案52最高人民法院民事裁定书（2017）最高法民申1312号。中，针对“升降驱动油缸安装在支撑架顶端”这一技术特征，权利人在《意见陈述书》中表示“对比文件1并未给出升降驱动油缸可以安装在支撑架即审查员所认为的支撑立柱的顶部的技术启示，反倒是教导应将升降驱动油缸安装在淬火架即对比文件1的淬火升降架上”。该陈述强调的是涉案专利的“支撑架”不同于对比文件1中的“淬火升降架”，其中关于“顶端”的陈述仅是简单提及，既不属于争议的焦点也不存在权利人对之特别强调的情形。因此，不应认为该陈述明确放弃了“顶端”之外的技术方案，权利人仍可主张“升降驱动油缸安装在支撑架侧面”的被诉侵权技术构成等同侵权。

相反，若权利人在专利审查过程中特别强调某一技术特征，或者权利人的陈述中存在明显的排除或者限制性质的语言，则本领域普通技术人员可以合理地认为权利人明白无误地放弃了涉案技术方案。比如，针对审查员的审查意见，专利申请人作出意见陈述“喷雾干燥乳糖的使用是本发明的一个关键特征”“使用未经喷雾干燥的乳糖不会产生易于制造的配方”。53Pharmacia &Upjohn Co.v.Mylan Pharmaceuticals,Inc.,170 F.3d 1373,1377 (Fed.Cir.1999).虽然权利人辩称该陈述的目的仅在于将喷雾干燥乳糖与传统含水乳糖进行比较，鉴于其在专利审查过程中明确强调使用喷雾干燥乳糖的重要性，本领域普通技术人员能够合理地相信权利人明白无误地放弃了不使用喷雾干燥乳糖的技术方案。同样，专利权人在无效宣告程序中作出意见陈述，称涉案专利与对比文件的区别在于“权利要求的导引臂是活动安装在立柱上，没有设置结合段”“对比文件1的出水段固定安装在结合段上”。54广东新功电器有限公司与泉州市和华电器有限公司等侵害发明专利权纠纷案，福建省高级人民法院民事判决书（2016）闽民终201号。通过强调涉案专利与现有技术的不同在于“没有设置结合段”，权利人将“设置结合段”的技术方案明确排除在专利权保护范围之外。

在广州明森科技股份有限公司、深圳市澄天伟业科技股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷案55最高人民法院民事判决书（2020）最高法知民终1832号。中，涉案专利权利要求1记载的技术特征为“所述第一铣槽机构、第二铣槽机构、芯片抓取转换机构、芯片移动点焊机构、第一冷热焊机构和第二冷热焊机构沿所述卡片的传送方向依次设置在所述拉卡机构和收卡机构之间”。《口审记录表》记载专利权人的意见陈述为“本专利强调是按照顺序设置的，是整体的，6个部件是整体特征。……本专利强调是顺序设置，而对比文件1中铣槽40到点焊61再到抓取50，是移动的，不是顺序设置的”。针对合议组的询问“主要意见是芯片移动点焊机构和芯片抓取转换机构和对比文件1图1的50、61的位置是反的，有这个位置区别？”，专利权人亦作出明确的肯定回答：“是有这个区别”。法院认为上述陈述仅是“提及”设置位置不同以及依次设置等内容，并以“专利权人是在不认可对比文件1的搬运装置相当于权利要求1的芯片抓取转换机构，以及不认可对比文件1的点焊组相当于权利要求1的芯片移动点焊机构的基础上作出的上述陈述”为理由，判定前述关于排列位置的意见陈述不构成对涉案专利权利要求的限缩性陈述，不应适用禁止反悔原则。很显然，为与现有技术相区别，专利权人在意见陈述中两次强调涉案专利是“顺序设置”，并明确肯定存在“位置区别”。基于该意见陈述，本领域普通技术人员能够从外观上合理判断涉案专利技术方案存在“顺序设置”以及“位置区别”的特别限定，因此应当认为存在明确无误的技术方案放弃。该案判决对于技术方案放弃的认定标准过于严苛，不利于维护社会公众的信赖利益。

（二）修改或陈述的理由

1.司法实践的分歧

在我国引入禁止反悔原则的早期阶段，一般认为只有与新颖性和创造性有关的修改或陈述才能够导致禁止反悔原则的适用。2001年北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》规定禁止反悔原则仅适用于“专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性”所作出的书面声明或者修改。56北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（京高法发〔2001〕229号）第43条。澳诺（中国）制药有限公司诉湖北午时药业股份有限公司专利权纠纷案的一审和二审判决都认为，只有为了使专利授权机关认定其发明具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述才产生禁止反悔的效果，该案中为使权利要求得到说明书支持而作出的修改不适用禁止反悔原则。57河北省石家庄市中级人民法院民事判决书（2006）石民五初字第00169号，河北省高级人民法院民事判决书（2007）冀民三终字第23号。同时，也有观点将导致禁止反悔原则适用的修改或陈述的理由放宽到“授予专利权的条件”。在2001年宁波市东方机芯总厂诉江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利权纠纷案中，最高人民法院就以涉案技术特征“并不是专利权人为了获得专利授权而在审查员的建议下特别进行修改的”为由未适用禁止反悔原则。58最高人民法院民事判决书（2001）民三提字第1号。《专利法》第三次修改的征求意见稿曾经规定，只有“为使其专利申请或者专利符合本法规定的授予专利权的条件”的限制性修改或意见陈述才能适用禁止反悔原则。59同注释④。然而，前述“为获得专利授权”或为满足“授予专利权的条件”的修改或陈述的具体范围并不明确。

《专利侵权司法解释一》第6条仅规定禁止反悔原则适用于“对权利要求、说明书的修改或者意见陈述”，并未对修改或陈述的目的作出限制。从文义解释上来看，该条对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要权利人在专利授权确权程序中通过修改或意见陈述而放弃的技术方案，都应当适用禁止反悔原则。根据起草者的说明，该条规定强调的是“专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述”。60同注释㉒。《专利侵权司法解释二》第13条将禁止反悔原则的适用范围规定为“对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述”，同样未涉及修改或陈述的目的。由上可见，最高人民法院的司法解释并未区分修改或陈述的不同目的或理由，而是从结果论的角度规定基于任何理由的限缩性修改或意见陈述都应当适用禁止反悔原则。

基于上述立场，最高人民法院在澳诺案再审判决中否定了前述一、二审判决的观点，明确指出对于专利权人通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，无论该修改或意见陈述是否与专利的新颖性或创造性有关，均不能通过等同原则将其纳入专利权的保护范围。61最高人民法院民事判决书（2009）民提字第20号。在戴森技术有限公司诉苏州泰怡凯电子科技有限公司等侵害发明专利权纠纷案62同注释㊽。中，专利权人在将原权利要求5、6中的附加技术特征并入权利要求1时删除其中的“马达或电池单元”的或然方案。专利权人主张该修改仅是为了与权利要求1整体相适应，因为修改后的权利要求1明确界定主体的组成部件包括把手、马达和风扇单元以及电池单元，因此合并权利要求时就有必要删除其中的“马达或电池单元”或然方案，否则就会产生技术特征的冲突。对此，最高人民法院认为权利人的修改客观上确实产生了明确放弃或然方案的效果，该放弃的客观效果不因权利人的修改目的而有所改变。

然而，关于导致禁止反悔原则适用的修改或陈述是否存在理由限制这一问题，我国司法实践仍存在很大分歧。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称北京市高级人民法院《指南》）规定：“专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围，应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。”63北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第62条第1款。2014年国家知识产权局《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南（试行）》（以下简称国家知识产权局《指南（试行）》亦规定，只有权利人“为了满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件”而对专利（申请）文件进行的修改或意见陈述才能导致禁止反悔原则的适用。64国家知识产权局《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南（试行）》（国知发管字〔2014〕42号）第一编第二章“发明、实用新型专利侵权判定”第2.5.1.2条。上述两个现行有效的司法文件或部门规范性文件都采取了与最高人民法院司法解释不同的立场，即将导致禁止反悔原则适用的修改或陈述的理由限制为专利授权的实质性条件。不仅如此，最高人民法院在部分判决中也将限缩性修改或陈述是“认定涉案专利是否符合授予专利权的条件的理由”作为适用禁止反悔原则的条件。65河南众森电力设备有限公司、濮阳市鸿宇压力容器有限公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2020）最高法知民终1245号。另外，最高人民法院近几年的司法判决中依然存在与早期司法实践相同的观点，即禁止反悔原则的适用应当限于权利人“为确保其专利具有新颖性和创造性”的修改或陈述。66北京诚田恒业煤矿设备有限公司、安徽省矿业机电装备有限责任公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2021）最高法知民终658号；北京诚田恒业煤矿设备有限公司、山东能源重装集团恒图科技有限公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2020）最高法知民终81号。

2.理由限制：授予专利权的实质性要求

禁止反悔原则的本意是防止专利权人的“两头得利”行为，即为获得专利授权或维持专利权有效而作出限缩性修改或陈述，之后又在专利侵权诉讼中通过等同原则将已经放弃的技术方案重新纳入保护范围。只有与授予专利权的实质性要求有关的修改或陈述才能对专利权的授予和维持产生实质影响，才属于能够使权利人“得利”的行为。同时，权利人和社会公众通常对与专利授权的实质性要求有关的修改或陈述的注意程度更高，对其限制效果的预期也更为明确。因此，禁止反悔原则的适用范围应当限于以满足专利授权的实质性要求为目的的限缩性修改或陈述。相较于最高人民法院的司法解释，北京市高级人民法院《指南》和国家知识产权局《指南（试行）》的规定更符合禁止反悔原则的本意。

美国最初同样将禁止反悔原则的适用范围限制为以克服现有技术为目的的专利申请文件修改和意见陈述，67Hi-Life Products,Inc.v.American Nat.Water-Mattress Corp.,842 F.2d 323,325 (Fed.Cir.1988);Hughes Aircraft Co.v.United States,717 F.2d 1351,1362 (Fed.Cir.1983).即只有为满足新颖性和非显而易见性要求而进行的修改或陈述才能够适用禁止反悔原则。1997年美国联邦最高法院在Warner-Jenkinson案中将禁止反悔原则的适用范围扩大到基于“与专利性有关的实质理由”而进行的专利申请文件修改。68Warner-Jenkinson Co.,Inc.v.Hilton Davis Chemical Co.,520 U.S.17,30-34 (1997).2000年美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在Festo案中对“与专利性有关的实质理由”进行扩大解释，即基于“与专利的法定要求相关的任何理由”而进行的修改都导致禁止反悔原则的适用。69Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,234 F.3d 558,566 (Fed.Cir.2000) (en banc).具体来讲，专利授权的法定要求不仅包括主题可专利性和专利授权的实质性条件——新颖性、非显而易见性和实用性，还包括美国《专利法》第112条对权利要求和说明书的撰写要求——可实施要求、最佳实施方式要求、明确性要求、权利要求得到说明书支持等。联邦巡回上诉法院的上述解释最终得到联邦最高法院的肯定——禁止反悔原则适用于“为满足任何《专利法》规定的要求而作出的限缩性修改”。70Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722,736 (2002).

北京市高级人民法院《指南》中的“不能获得授权的实质性缺陷”和国家知识产权局《指南（试行）》中的“授予专利权的实质性条件”实质上相当于美国Festo案判决中的“与专利的法定要求相关的任何理由”。在具体范围上，北京市高级人民法院《指南》仅列举缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征、权利要求得不到说明书支持以及说明书未充分公开作为“不能获得授权的实质性缺陷”，似乎未将基于主题可专利性和实用性的修改或陈述纳入可适用禁止反悔原则的范围。71另外一种理解是，由于该条使用了不完全列举的“等”字，主题可专利性和实用性要求也可以被包含在内。然而，新颖性、创造性和实用性作为“三性”通常是同时出现的，该条规定了新颖性和创造性，却未提及实用性，应当认为立法者的本意就是不包括实用性。然而，不具有主题可专利性或实用性的发明无法获得专利授权，因此缺乏主题可专利性或实用性也应当属于不能获得授权的实质性缺陷。相较之下，国家知识产权局《指南（试行）》所规定的“授予专利权的实质性条件”的范围更广一些，与美国“与专利的法定要求相关的任何理由”基本一致。从条文表述来看，该指南中“授予专利权的实质性条件”是指《专利法》及其实施细则中规定的授予专利权的实质性要求，其具体范围主要包括新颖性、创造性、实用性、主题可专利性以及《专利法》第26条关于权利要求和说明书的撰写要求，但不局限于上述要求。

从平衡专利权保护与社会公众利益的角度出发，将导致禁止反悔原则适用的修改或陈述的理由限制为《专利法》及其实施细则中规定的授予专利权的实质性要求更为合理。具体而言，授予专利权的实质性要求的范围应当与《专利法实施细则》第65条规定的无效宣告请求的理由一致，其中包括新颖性、创造性、实用性、主题可专利性、《专利法》第26条关于权利要求和说明书的撰写要求以及其他法定要求。比如，违反禁止重复授权原则属于请求宣告专利权无效的理由，为与同日申请的另一项实用新型专利区分不同的保护范围以免构成重复授权，专利申请人将“料位开关”相关特征加入权利要求，该限缩性修改应当适用禁止反悔原则。72同注释⑯。

我国最高人民法院近两年的司法实践中也存在同样的观点，即适用禁止反悔原则的限缩性修改或陈述应当限于以维持专利权有效为目的。在中外制药株式会社、温州海鹤药业有限公司侵害专利权纠纷案中，最高人民法院认为，专利权人既没有对限缩性修改未纳入某一技术方案作出合理说明，“又未主张该修改与维持专利权有效无关”，因此应当适用禁止反悔原则。73同注释⑯。同样，在东莞市陆陆兴工业自动化科技有限公司、广州创速自动化科技有限公司侵害发明专利权纠纷案中，最高人民法院明确指出，“只有权利人为了应对专利授权确权程序中权利有效性受到的挑战而作出的放弃”才能够导致禁止反悔原则的适用。74最高人民法院民事判决书（2021）最高法知民终836号。也就是说，只有为克服专利权无效宣告请求的理由而作出的限缩性修改或陈述才能够适用禁止反悔原则。

3.理由证明：推定的引入

最高人民法院司法解释并未对修改或陈述的理由作出规定，因此对于如何确定修改或陈述的理由以及理由无法确定的情况下该如何处理也无法给出答案。为避免适用禁止反悔原则，权利人应当证明其修改或陈述并非为了满足授予专利权的实质性要求。法院应当基于专利审查档案对申请人或权利人作出修改或陈述的理由进行客观认定，以维护专利审查档案的公示功能。对于权利人无法解释修改或陈述理由的情形，美国联邦最高法院在1997年的Warner-Jenkinson案中设置推定，即如果专利权人无法说明修改目的，法院将推定该修改的目的与专利性有关从而适用禁止反悔原则。75同注释68，第33页。我国司法实践业已尝试引入“Warner-Jenkinson推定”，北京市高级人民法院《指南》第62条第2款对修改理由的推定作出规定——“权利人不能说明专利申请人或专利权人修改专利文件原因的，可以推定其修改是为克服不能获得授权的实质性缺陷”。一般来讲，权利人在专利授权确权过程中作出修改或陈述的主要目的就是获得专利授权或者维持专利权有效。因此，如果权利人无法说明修改或陈述的目的，推定其修改或陈述与授予专利权的实质性要求有关从而适用禁止反悔原则具有合理性。如此推定不仅有利于保障权利要求的定义功能和公示功能，同时也能够尊重专利审查授权机构在确保被授权的权利要求仅涵盖满足专利法要求的主题方面的首要作用。76同注释68，第34页。

权利人可以证明其修改或陈述是基于与授予专利权的实质性要求无关的其他理由而推翻上述推定。从司法实践的经验来看，无法导致禁止反悔原则适用的其他理由主要包括以下几种情形。首先，为满足专利申请的形式要求而进行的修改不应导致禁止反悔原则的适用。比如，专利申请人为满足单一性要求而删除某一权利要求，法院不能据此认定其放弃了被删除的权利要求中的技术方案。77UCB,Inc.v.Watson Laboratories Inc.,927 F.3d 1272,1280 (Fed.Cir.2019).需要注意的是，该案中的“限制性要求”（Restriction Requirement）与我国专利法中的单一性要求有所不同，但二者功能相似。其次，为纠正明显的疏忽遗漏而进行的修改也不应当适用禁止反悔原则。以美国的Conoco,Inc.v.Energy &Environmental International,L.C.案78Conoco,Inc.v.Energy &Environmental International,L.C.,460 F.3d 1349,1364 (Fed.Cir.2006).为例，专利申请人在原权利要求中记载了技术限定“脂肪酸蜡”，但在进行权利要求修改时却漏掉该技术限定。在其后的专利审查过程中，专利申请人与审查员仍以“脂肪酸蜡”为基础进行讨论，根本没注意到修改后的权利要求已经漏掉了该技术限定。最后该技术限定被重新写入权利要求。很明显，该技术限定的增加仅是为了纠正专利申请过程中的明显疏漏，该修改不应导致禁止反悔原则的适用。同样，申请人或权利人修正本领域普通技术人员在阅读说明书之后可以确定的明显笔误，或者更正相关译文等，都不应当导致禁止反悔原则的适用。再次，如果申请人或权利人意见陈述的目的是针对裁判者不当引入的概念或者错误表述作出澄清，而非针对权利要求记载的内容进行差异性陈述，该陈述不应导致禁止反悔原则的适用。79同注释74。最后，除上述情形之外，还可能存在其他与专利授权的实质性要求无关的修改或者陈述。在一个美国案例中，专利申请人在专利审查过程中通过意见陈述表明其发明是“位于商店内”的用于现场发放优惠券的终端，审查员曾明确表示终端的位置对可专利性判断无关紧要，因此法院判决该意见陈述“位于商店内”不适用禁止反悔原则。80Catalina Marketing International,Inc.v.Coolsavings.com,Inc.,289 F.3d 801,810 (Fed.Cir.2002).

（三）修改或陈述与专利权授予或维持之间的因果关系

我国早期司法实践认为禁止反悔原则适用的条件是“限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持产生了实质性作用”81孙海龙、姚建军：《等同原则与禁止反悔原则在专利侵权案中的适用》，载《人民司法·案例》2010年第6期，第101页。。只有在权利人的修改或陈述被裁判者采纳，并且该修改或陈述与专利权授予或维持之间具有实质性因果关系的情况下，法院才能够适用禁止反悔原则。然而《专利侵权司法解释一》第6条规定了非常广泛的适用范围，根据该规定，不论限缩性修改或陈述“与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信”，均不影响禁止反悔原则的适用。82同注释㉒。虽然最高人民法院司法解释在这一问题上的立场比较明确，我国目前的司法实践却仍存在着明显的分歧。

部分判决认为禁止反悔原则的适用以限缩性修改或陈述与专利权授予或维持之间存在因果关系为前提。在2018年深圳市金誉田电子有限公司与深圳市龙旭胜科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中，广东省深圳市中级人民法院明确指出，禁止反悔原则的适用必须以“专利复审委采纳了专利申请人、专利权人的该限缩保护范围的意思表示并基于此而维持专利有效”为前提。83广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2018）粤03民初2949号。同样，在2021年东莞市陆陆兴工业自动化科技有限公司、广州创速自动化科技有限公司侵害发明专利权纠纷案中，最高人民法院以澄清性陈述“对专利权的授予未产生实质性作用”为由否定禁止反悔原则的适用。84同注释74。

同时也有部分判决认为禁止反悔原则的适用不以前述因果关系的存在为前提。在2016年广东新功电器有限公司与泉州市和华电器有限公司等侵害发明专利权纠纷案中，福建省高级人民法院认为禁止反悔原则强调权利人“客观上”所作的限缩性修改或意见陈述，修改或陈述与专利授权条件是否存在因果关系不影响该规则的适用。85同注释54。在2020年北京微卡时代信息技术有限公司、卓望信息技术（北京）有限公司等侵害发明专利权纠纷案中，最高人民法院认为，只要权利人的限缩性修改或意见陈述已经记载在专利审查档案中、具有公示公信的效力，即使专利无效宣告程序因无效请求被撤回而未形成最终决定，口审记录中的专利权人意见陈述仍可成为适用禁止反悔原则的依据。86同注释㉙，最高人民法院民事判决书（2020）最高法知民终1325号。也就是说，禁止反悔原则的适用与专利无效宣告程序的最终结果无关。同样，在2020年河南众森电力设备有限公司、濮阳市鸿宇压力容器有限公司侵害发明专利权纠纷案中，最高人民法院再次强调限缩性修改或陈述“无论是否对涉案专利授权确权起到决定性作用”，都应视为权利人对技术方案的放弃。87同注释65。

本文赞成第二种观点，即禁止反悔原则的适用不应以限缩性修改或陈述与专利权授予或维持之间存在因果关系为前提。第一，从禁止反悔原则的法理解释出发，该原则的适用并不考虑专利权授予或维持的结果。禁止反悔原则的制度价值在于促使权利人在行政授权确权程序和民事侵权程序中对权利要求作出一致解释，从而防止专利权人“两头得利”。该原则适用的核心是对权利人的行为是否符合诚实信用原则作出评价，其着眼点应当是权利人的行为不能“出尔反尔”，而非权利人行为的结果是否已经“得利”——获得专利授权或者专利权得到维持。同时，禁止反悔原则适用的信赖要件也并不要求权利人的修改或陈述对专利权的授予或维持起到实质性作用。只要权利人作出的修改或陈述为裁判者所允许，即该修改或陈述本身没有被裁判者所否定、裁判者基于该修改或陈述对发明创造是否满足专利权授予的条件进行评价，就应当认为裁判者接受了权利人的修改或陈述、社会公众对该修改或陈述已经产生信赖。此种情况下，即使权利人的修改或陈述最终实际上并未对专利权的授予或维持起到实质性作用，也应当适用禁止反悔原则。

第二，从判断标准客观化以及保护社会公众信赖利益的角度来看，禁止反悔原则的适用不宜以限缩性修改或陈述与专利权授予或维持之间存在因果关系为前提。上述因果关系在具体认定方面存在很大的不确定因素，何种情形下、何种程度的修改或陈述才能够被认定为对专利权授予或维持起到了“实质性”或“决定性”作用，缺乏明确的判断标准。很多情况下，从审查员的最终授权决定中也很难判断专利授权的决定性因素是否为某一限缩性修改或陈述。一般来讲，社会公众通过阅读专利审查档案能够比较明确地判断限缩性修改或陈述的目的是否为了满足专利授权的实质性要求，即是否为了克服《专利法实施细则》第65条所规定的无效宣告请求的理由。然而，对于社会公众来讲，要求其进一步判断上述限缩性修改或陈述是否对专利授权或维持的最终结果起到了“实质性”或者“决定性”作用，则显然负担过重。

第三，从我国专利民事侵权案件的审理来看，将上述因果关系作为禁止反悔原则适用的前提，将给专利侵权案件的审理增加新的困难和不确定性。在我国专利“民行二元分立”体系下，法院在专利民事侵权程序中遵循专利权有效推定原则，不对专利的有效性（涉案技术方案是否满足专利授权的实质性条件）作出评价。如果将限缩性修改或陈述与专利权授予或维持之间存在因果关系作为适用禁止反悔原则的条件，法院将不得不在侵权案件中判断该修改或陈述对于专利权授予或维持所起到的作用，即权利要求是否因该修改或陈述而满足了专利权授予的实质性要求。

（四）“明确否定”例外

《专利侵权司法解释二》第13条对禁止反悔原则的适用范围进行限制，将“明确否定”作为禁止反悔原则适用的例外情形。具体而言，如果权利人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或陈述被明确否定，法院应当认定该修改或陈述未导致技术方案的放弃。限缩性修改或陈述为裁判者所明确否定，意味着权利人的放弃行为未被社会公众所信赖，该修改或陈述也就不存在适用禁止反悔原则的法理基础。从司法实践来看，关于“明确否定”例外的具体判断标准，即何种情况下构成“明确否定”，存在诸多待明确之处。

1.“明确否定”的明确性要求

根据最高人民法院的阐释，“明确否定”例外是指当裁判者对权利人作出的限缩性修改或陈述予以“明确否定，不予认可”时，该修改或陈述不导致技术方案的放弃。88同注释74。可见，“明确否定”的判断标准在于限缩性修改或陈述是否被裁判者所认可或采纳。在专利授权确权程序中，裁判者除了明确采纳或者明确否定权利人作出的限缩性修改或陈述之外，还可能存在对之“未予评述”的情形。关于“未予评述”的情形是否能够被推定为“明确否定”，司法实务中存在一定的争议。从《专利侵权司法解释二》第13条的文字表述来看，“明确否定”例外的适用应当基于裁判者对修改或陈述的明示性不予认可，“未予评述”的情形显然无法满足该例外的明确性要求。如果允许将“未予评述”推定为“明确否定”，禁止反悔原则的适用范围将受到大幅限制，甚至可能出现专利权保护与社会公众利益失衡的局面。

从司法实践来看，一般来讲，若裁判者未对权利人的限缩性修改或陈述作出明确肯定或者明确否定的评价，该修改或陈述应当适用禁止反悔原则。89飞利浦优质生活有限公司与浙江省慈溪市兆丰电器有限公司等专利侵权纠纷案，上海知识产权法院民事判决书（2016）沪73民初24号；参见陆凤玉、张宗滨：《未予评述的技术方案限缩性陈述适用禁止反悔原则》，载《人民司法》2020年第14期，第91页。在曹桂兰等诉重庆力帆汽车销售有限公司等侵害发明专利权纠纷案中，二审法院认为“明确否定”应当是专利授权确权机构“以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定的意思表示”。由于裁判者未对限缩性修改或意见陈述作出明确评价，无论从意思表示的形式上来看还是从法律效果上来看，“未予评述”都不符合“明确否定”的要求。90江苏省高级人民法院民事判决书（2016）苏民终161号。最高人民法院在该案的再审裁定中并未对“未予评述”是否构成“明确否定”这一问题展开讨论，应当理解为默认了二审法院的上述观点。91曹桂兰等诉重庆力帆汽车销售有限公司等侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事裁定书（2017）最高法民申1826号。

2.“明确否定”的对象

根据《专利侵权司法解释二》第13条的规定，从文义解释的角度进行理解，裁判者明确否定的对象应当是“限缩性修改或者陈述”，即存在技术方案放弃的修改或陈述。然而司法实践中却存在两种截然不同的做法。部分判决与《专利侵权司法解释二》第13条的文义解释一致，将“限缩性修改或者陈述”本身，即权利人的“放弃”行为作为明确否定的对象。在广东新功电器有限公司与泉州市和华电器有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案92同注释54。中，法院认为权利人通过意见陈述已经明确将“设置结合段”的技术方案排除在专利权保护范围之外，而且权利人也未能证明该限缩性陈述被明确否定，因而应当适用禁止反悔原则。在东莞市陆陆兴工业自动化科技有限公司、广州创速自动化科技有限公司侵害发明专利权纠纷案93同注释74。中，最高人民法院进一步明确只有权利人在专利授权确权程序中作出的“放弃”未被明确否定的情形下，才能适用禁止反悔原则。

与此同时，司法实践中还存在另外一种观点，即将“明确否定”理解为裁判者对限缩性修改或陈述是否使得涉案专利满足专利权授予的条件所作出的否定性评价。在曹桂兰等诉重庆力帆汽车销售有限公司等侵害发明专利权纠纷案中，二审法院以权利人“就a、b区别特征所作限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委员会并没有对a、b特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价”为由，认定该限缩性陈述未被“明确否定”。94同注释90。同样，最高人民法院在该案的再审裁定中也将“明确否定”解释为对区别技术特征是否“使得涉案专利具有创造性”的否定性评价。95同注释91。

“明确否定”例外中裁判者明确否定的对象应当是限缩性修改或陈述本身。对“限缩性修改或陈述”本身作出否定与对“区别技术特征是否使得涉案专利具有创造性”作出否定性评价是完全不同的概念，不应将二者混淆。举例说明，为与对比文件中的技术方案相区别，专利申请人作出限缩性意见陈述，强调专利申请中存在区别技术特征。如果审查员认为不存在上述区别技术特征，即专利申请与对比文件中的技术方案不存在所述区别，这属于对该意见陈述本身的明确否定。此时专利申请人的“放弃”行为被否定，该陈述不产生技术方案放弃的效果，因而也就不能适用禁止反悔原则。如果审查员承认确实存在所述区别技术特征，比如基于该区别技术特征对权利要求是否满足创造性进行判断，则应当认为该限缩性陈述已经被审查员认可，应当适用禁止反悔原则。即使审查员认为前述区别技术特征并不能使得专利申请具有创造性，该否定性评价所针对的也并非限缩性陈述本身，不能改变专利申请人已经进行技术方案放弃的事实。即使申请人在意见陈述中进一步主张区别技术特征使得专利申请具备创造性，审查员不认可上述主张的否定性评价也不构成《专利侵权司法解释二》第13条意义上的“明确否定”。其原因在于专利申请人关于区别技术特征使得专利申请具备创造性的意见陈述并不涉及任何技术方案的放弃，不属于“限缩性陈述”的范围。

3.“明确否定”的判断依据

最高人民法院在司法实践中普遍将限缩性修改或陈述是否导致专利权授予或维持的结果作为是否构成“明确否定”的判断依据。具体而言，“明确否定”的具体判断要“着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持”96同注释91；注释㊷。。如果限缩性修改或陈述“未被采纳，且并未因此而获得专利权或者维持专利权有效”，则不应导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔原则。97东莞硕能塑胶模具有限公司、广州市盈杰电器有限公司侵害实用新型专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2021）最高法知民终935号；同注释㉓，最高人民法院民事判决书（2019）最高法知民终530号。事实上，前述将“明确否定”解释为对限缩性修改或陈述是否使得专利申请具备创造性的否定性评价的立场，其实质也是要求该修改或陈述未导致专利权授予或维持的结果。

然而如表1所示，是否构成“明确否定”实质上同修改或陈述与专利权授予或维持之间是否存在因果关系并无必然联系。如果限缩性修改或陈述被明确认可，不论该修改或陈述与专利权授予或维持之间是否具有实质上的因果关系，均不构成“明确否定”。如果权利人的修改或陈述被明确否认，则该修改或陈述必然对专利权授予或维持不产生实质作用，不必再重复强调“且未因此导致专利权授予或者维持”。若裁判者对限缩性修改或陈述未予评述，则无法判断该修改或陈述与专利权授予或维持之间是否具有因果关系。然而，因果关系不明并不影响“未予评述”不构成“明确否定”的判断。如前所述，我国司法实践不应将限缩性修改或陈述与专利权授予或维持之间存在因果关系作为禁止反悔原则适用的条件，上述因果关系也不宜成为“明确否定”判断的依据。判断是否构成“明确否定”的唯一依据是裁判者对限缩性修改或陈述本身的评价，将“且未因此导致专利权授予或者维持”作为构成“明确否定”的条件，不仅没有必要，而且徒增混乱。

表1 “明确否定”的判断

4.“明确否定”的判断方式

首先，只有裁判者针对权利人的限缩性修改或陈述所作出的否定评价才构成《专利侵权司法解释二》第13条意义上的“明确否定”。审查员在专利申请人作出修改或陈述之前对专利申请的原始记载内容作出否定性评价，如在第一次审查意见通知中给出否定意见，不能成为判断该修改或陈述是否被明确否定的依据。其原因在于，权利人在作出限缩性修改或陈述之前并未进行任何技术方案的放弃，不存在明确否定的对象。

其次，裁判者对限缩性修改或陈述的否定评价应当以其最终意见为准。在专利审查授权过程中，审查员可能多次发出审查意见通知书，申请人可能多次作出修改或意见陈述，并且审查员可能接受申请人的解释而改变原始看法。因此，审查员的中间审查意见不宜作为判断是否构成“明确否定”的依据。

最后，法院应当基于专利授权和确权过程中裁判者的评价进行客观、全面的综合判断。如果限缩性修改或陈述在专利授权过程中被明确否定，但在专利确权过程中裁判者针对同样的修改或陈述却未作评述，这种情况下是否适用“明确否定”例外，司法实践中存在一定分歧。有观点认为，专利授权和确权程序中裁判者对同一限缩性修改或陈述的评价分别具有独立的效力，前者不能及于后者。98同注释㉚，宋健、张晓阳文，第55页。法院仅需对专利无效程序中的裁判者评价作出审查，专利确权机关未作评述并不构成“明确否定”，该限缩性修改或陈述应当适用禁止反悔原则。99同注释90。然而，上述观点忽视了专利授权和确权程序中技术特征认定的连续性特点，因而被最高人民法院否定。权利人的限缩性修改或陈述是否被“明确否定”，应当结合专利授权和确权阶段的具体审查过程以及权利人与裁判者“谈判”的具体语境，进行客观全面的判断。100同注释96。前述情形下，权利人的意见陈述已经在授权阶段被明确否定，在后续的无效程序中该否定意见未被确权机关所推翻，基于对授权和确权程序中裁判者意见的综合判断，应当认为该种情形属于“明确否定”例外，不再适用禁止反悔原则。

四、禁止反悔原则的适用效果

（一）弹性禁止规则

关于禁止反悔原则对等同侵权的限制效果，存在“绝对禁止规则”与“弹性禁止规则”两种做法。“绝对禁止规则”是指禁止反悔原则对等同原则的适用产生绝对障碍，如果权利要求中的某一技术特征适用禁止反悔原则，该技术特征就不存在适用等同原则的任何余地。也就是说，“绝对禁止规则”之下，对于适用禁止反悔原则的技术特征仅能作文义理解。与之相对，“弹性禁止规则”之下，即使权利要求中的某一技术特征适用禁止反悔原则，该技术特征仍有适用等同原则的空间。法院需要确定权利人所放弃的技术方案的具体范围，对于放弃范围之外的等同技术，权利人仍可主张等同侵权。

关于禁止反悔原则适用的法律效果，美国司法实践中曾存在很大争议。在2002年美国联邦最高法院Festo案判决之前，美国一直是“绝对禁止规则”与“弹性禁止规则”两种做法并存，并无统一标准。2000年美国联邦巡回上诉法院在Festo案判决101同注释69，第569页。中采用了“绝对禁止规则”。然而，2002年美国联邦最高法院在Festo案判决102同注释70，第737页。中却认为，法院适用禁止反悔原则应当调查专利申请人通过限缩性修改所放弃的技术内容的具体范围，并据此确定等同范围，从而推翻了美国联邦巡回上诉法院的“绝对禁止规则”。

我国在引入禁止反悔原则之初就适用“弹性禁止规则”。权利人只是不能再将“通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案”103《专利侵权司法解释一》第6条。纳入专利权的保护范围，而对于专利审查过程中未被放弃的技术内容，权利人仍可主张等同侵权。最高人民法院特别强调禁止反悔原则的适用应当“充分注意专利权人未自我放弃的情形”104同注释⑰。。在2010年江苏万高药业有限公司与成都优他制药有限责任公司、四川科伦医药贸易有限公司纠纷案105四川省高级人民法院民事判决书（2010）川民终字第63号。中，法院认为专利权人在专利确权程序中放弃的技术方案为以《中华人民共和国药典（2000年版一部）》中的现有技术作为独一味提取物提取方法的技术方案，而被诉侵权技术方案与该药典中记载的提取方法并不相同，不属于专利权人所放弃的技术方案，因而不应当适用禁止反悔原则。

近几年最高人民法院在司法判决中再度强调禁止反悔原则的适用“不能不加区分将凡是作出过修改、陈述的内容均纳入到等同的除外情形”106同注释㉓，最高人民法院民事判决书（2019）最高法知民终530号。。即使增加的技术特征导致权利要求的保护范围受到限缩，也不能认定权利人完全放弃了与该技术特征相等同的所有代替技术。以浙江福瑞德化工有限公司、天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案107同注释⑯。为例，权利人在实质审查过程中修改权利要求、增加“料位开关”技术特征，但该修改并未放弃“通过压力检测来确定是否排空铝粉的技术方案”，权利人仍可对该技术方案主张等同侵权。

“绝对禁止规则”对经过修改或陈述的技术特征一刀切式地完全禁止等同原则的适用，专利权的保护范围受到过度限制。被诉侵权人很容易通过技术特征的修改与替换规避专利侵权。更重要的是，“绝对禁止规则”之下专利权人无法对专利申请日之后出现的新的替换技术主张等同侵权。等同侵权以被诉侵权行为发生时作为判断的时间标准，防止他人利用专利申请日之后才出现的新技术替换专利技术特征正是等同原则的重要目标之一。因此，“绝对禁止规则”与等同原则的制度目标相悖。相较之下，“弹性禁止规则”对因新技术而产生的等同侵权的成立不构成阻碍，既有利于专利权的周延保护，又不损害专利审查档案的公示功能，从平衡专利权人与社会公众利益的角度来讲更具有合理性。基于本领域普通技术人员的理解，对专利审查过程中放弃的技术内容进行客观判断从而合理确定等同原则适用的范围，符合禁止反悔原则的初衷和法理解释。

（二）“放弃的技术方案”的范围

“弹性禁止规则”之下，禁止反悔原则适用的法律效果是禁止权利人将通过修改或陈述而放弃的技术方案重新纳入保护范围，即专利权人不能再对“放弃的技术方案”主张等同侵权。因此，如何确定“放弃的技术方案”的具体范围是禁止反悔原则适用的一个关键问题。然而我国司法实践对于“放弃的技术方案”的具体范围的认定却缺乏统一标准。在洛阳中冶建材设备有限公司、福建海源复合材料科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案108同注释㊻。中，权利人将原属于从属权利要求的附加技术特征“自动进给机（3）安装在压砖机（1）中液压站（14）的相同的一侧”并入独立权利要求。最高人民法院认为，该附加技术特征明确自动进给机安装在压砖机中液压站的“相同的一侧”，应视为权利人已经放弃自动进给机和压砖机中液压站的位置关系在“不同的一侧”的技术方案，因而不得再将“不同的一侧”的技术方案纳入等同范围。

而在永康市宏跃动力机械有限公司、BCS股份公司侵害发明专利权纠纷案109同注释㉓，最高人民法院民事判决书（2019）最高法知民终530号。中，最高人民法院却呈现完全相反的立场。专利申请人将原从属权利要求5和10中的技术特征“第一下部（22）和相对于所述第一下部（22）大致倾斜45°的第二上部”纳入到授权文本权利要求1和2中，法院却仍判定被诉侵权产品“夹角为60°—70°”与涉案专利“大致倾斜45°”构成等同技术特征。同时，该案中申请人在修改后的权利要求1和2中均增加了技术特征“所述齿形突出部（19）具有与所述驱动轴（18）连合的加宽的下部（21）；所述驱动轴（18）上的齿形突出部（19）具有与所述工具（10＇）的齿形突出部相同的几何形状”。法院认为该修改是针对对比文件中的技术方案“突块31前端面为圆弧面31-1，而嵌块41则具有两个斜面41-1”所作出的回应，因此，应当认为权利人仅放弃了对比文件中的该现有技术方案，而对于驱动轴上的齿形突出部与所述工具的齿形突出部具有“相同的几何形状”这一技术特征，专利权人仍可主张适用等同原则。

所谓“放弃的技术方案”，并非仅限于权利人通过修改或陈述而明确排除的某一特定技术方案，比如删除并列技术方案中的其中一个技术方案、删除方法权利要求仅保留产品权利要求等。权利人作出限缩性修改或陈述而导致的保护范围的减缩部分，即修改或陈述之前的较宽范围与修改或陈述之后的较窄范围之间的所有技术内容都属于“放弃的技术方案”范围（图2中的阴影部分D）。换言之，“依据修改或者陈述意见之前的专利申请文件或者专利文件有可能落入保护范围之内，而依据修改或者陈述意见之后的专利申请文件或者专利文件已经难以落入保护范围之内的技术方案”都属于被放弃的技术方案。110同注释㊱，第633页。从国外经验来看，美国和日本司法实践中禁止反悔的具体范围同样是图2中的阴影部分D。美国法院推定权利人放弃了原权利要求与修改后的权利要求之间的所有“领地”。111同注释70，第740页。日本禁止反悔原则适用的法律效果也是专利权人不得再就减缩的技术内容主张等同侵权。112三村量一「判解」『最高裁判所判例解説民事篇』（平成10年度上）（法曹会，2001年）155頁。

图2 “放弃的技术方案”的范围

上述两个案例中权利人都是通过增加技术特征的方式对权利要求作出修改，被诉侵权技术“不同的一侧”的技术方案、“夹角为60°—70°”的技术方案以及齿形突出部不具有“相同的几何形状”的技术方案虽落入修改前的权利要求的保护范围（图2中A），却难以落入修改后的权利要求的保护范围（图2中B）。换言之，前述被诉侵权技术均属于被放弃的技术方案的范围（图2中的阴影部分D），不应再通过等同原则获得保护。第二个判决对于增加的技术特征“大致倾斜45°”“相同的几何形状”适用等同原则，过度限制了禁止反悔的范围，损害了专利审查档案的公示公信功能。

不仅如此，在第二个案例中，法院以权利要求修改的目的是区别于某一现有技术方案为理由，认定该修改所放弃的技术方案仅包括该现有技术方案（图2中A与C重叠的阴影部分E），这种做法也是不合理的。该案的判决思路将会导致以克服现有技术为目的的修改或陈述与基于其他理由的修改或陈述在“放弃的技术方案”的范围上产生差异——前者仅放弃了其所针对的现有技术方案，而后者则放弃了通过修改或陈述所减缩的范围内的所有技术方案。很显然，这种差异并不具有合理依据。修改或陈述的目的是与现有技术相区别，并不能由此推出权利人通过修改或陈述所放弃的技术内容仅包括该现有技术。正如美国联邦巡回上诉法院所言，“专利法中并不存在以下原则，即在专利审查过程中所放弃的主题的范围仅限于为避免作为审查员驳回依据的现有技术所绝对必要的范围”113Norian Corp.v.Stryker Corp.,432 F.3d 1356,1361 (Fed.Cir.2005).。事实上，权利人在专利审查过程中所放弃的技术方案的范围经常超出与现有技术相区分的绝对必要范围。一方面，权利人的修改或陈述通常无法精准排除审查员提及的现有技术及其显而易见的技术；另一方面，权利人也可能基于其他因素考量而放弃了更大范围的技术内容。基于专利审查档案的公示公信功能，法院应当客观判断权利人通过修改或陈述所放弃的技术内容的范围，而不能基于该修改或陈述的目的是克服某一现有技术这一事实而简单认定所放弃的技术方案仅包括该现有技术。

结语

禁止反悔原则以诚实信用原则作为法理基础。在专利授权确权过程中裁判者被视为社会公众的代表，限缩性修改或陈述被裁判者所接受即意味着社会公众对该修改或陈述产生信赖利益。在法律定位上，禁止反悔原则是对等同原则的限制，只有在等同侵权判定中才能适用禁止反悔原则。禁止反悔原则仅适用于限缩性修改或陈述，其适用的首要条件是存在技术方案放弃的客观事实。权利人对于技术方案的放弃应当在外观上具备一定的明确性，其标准应当是本领域普通技术人员能够合理相信其通过修改或陈述放弃了某一技术方案。禁止反悔原则的适用应当仅限于以满足《专利法》及《专利法实施细则》中规定的授予专利权的实质性要求为目的的修改或陈述，即只有为克服《专利法实施细则》第65条规定的无效宣告请求理由而作出的限缩性修改或陈述才能够适用禁止反悔原则。禁止反悔原则的适用不应以限缩性修改或陈述与专利权授予或维持之间存在因果关系为前提。禁止反悔原则的适用受到“明确否定”例外的限制，“明确否定”应当是裁判者对限缩性修改或陈述本身的明示性不予认可。在适用效果方面，我国司法实践中禁止反悔原则属于“弹性禁止规则”，专利权人不能将其通过修改或陈述而放弃的技术方案重新纳入专利权保护范围，但对于专利审查过程中未被放弃的技术内容，专利权人仍可主张等同侵权。限缩性修改或陈述导致权利要求保护范围的减缩，该减缩部分内的所有技术内容都属于“放弃的技术方案”范围。