专利禁止反悔原则适用范围的再思考

刘紫微

一、问题的提出

专利制度中的审查历史禁反言（prosecution history estoppel/ file wrapper estoppel）又称禁止反悔原则，〔1〕下文的“专利审查历史禁止反言”“禁止反悔原则”均指由专利授权、确权程序中的限缩性修改、陈述导致“不得将被放弃的技术特征主张为等同特征”的法律后果。专利审查历史体现为专利审查档案，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2020〕19 号）第6 条第2 款，专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。它防止权利人在侵权诉讼中适用等同原则重新捕获其在专利审查期间放弃的客体，〔2〕See Donald S.Chisum et al., Principles of Patent Law: Cases and Materials （Second Edition）, Foundation Press, 2001, p.910.是限制等同原则适用的一项重要原则，亦是诚实信用原则在专利法领域的体现。〔3〕2020 年《专利法》第20 条引入诚实信用原则。禁止反悔原则划定了一个排除适用等同原则的范围，〔4〕See Jonathan S.Masur & Lisa Larrimore Ouellette, Patent Law: Cases, Problems, and Materials, 2021, p.324, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3720846, accessed June 10, 2023.阻却落入此范围的技术特征构成等同特征（an equivalent to a claim element），换言之，它消灭了落入此范围的技术特征被用于等同分析的资格。〔5〕Festo’s patent claim calls for two sealing rings with one lip each, while the accused device （which Festo argues is equivalent）has one sealing ring with two lips.Maybe two rings with one lip are equivalent to one ring with two lips, or maybe they aren’t; that is a question for the function-way-result test.But Festo was never allowed to argue that they are equivalents because （on remand）it was barred by prosecution history estoppel.See Jonathan S.Masur & Lisa Larrimore Ouellette, Patent Law: Cases, Problems, and Materials, 2021, p.334,available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3720846, accessed June 10, 2023.禁止反悔原则使公众更精确地知晓专利权保护范围与行为自由的边界，保护公众基于“权利人放弃部分技术特征”的认知而产生的信赖利益（third-party detrimental reliance）。〔6〕See Donald S.Chisum et al., Principles of Patent Law: Cases and Materials （Second Edition）, Foundation Press, 2001, p.910.该制度体现在我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的第6 条。〔7〕《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21 号）第6 条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”美国是专利审查禁止反悔原则的发源地，联邦最高法院裁判的Warner-Jenkinson 案〔8〕Warner-Jenkinson Company,Inc.v.Hilton Davis Chemical Co.,520 U.S.17 （1997）.和Festo 案为代表的判例体现了涉及专利禁止反悔原则的两个问题：第一，基于什么原因的修改会触发禁止反悔原则的适用；第二，禁止反悔原则适用时，在什么范围内排除等同原则的适用（the domain of estoppel/ the scope of the subject matter surrendered by the narrowing amendment）。〔9〕Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722 （2002）; Martin J.Adelman & Randall R.Rader, Patent Law in a Nutshell （Second Edition）,Thomson Reuters, 2013, p.381.本文将研究范围限定在为回避现有技术，克服新颖性、创造性缺陷而作出的限缩性修改、陈述（amendments made to avoid the prior art），〔10〕实践中涉及禁止反悔原则的限缩性修改主要有以下三种类型：（1）限缩权利要求中已有限制特征的区间范围；（2）将权利要求中的已有限制特征从上位概念变为下位概念；（3）在权利要求中增加新的限制特征（包括删除原独立权利要求，将从属权利要求上升为独立权利要求）。这类修改、陈述在实践中最为常见，〔11〕See Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722 （2002）.且在是否触发禁止反悔原则这一问题上不存在争议，因此本文将重点研究如下问题：前述限缩性修改、陈述引发禁止反悔原则的适用时，应当在什么范围内排除等同原则的适用。尽管意图限定原则也涉及对明确排除的技术特征的界定，也有一旦放弃就禁止反悔的意思，或许可以视为广义禁止反悔的一部分，〔12〕参见崔国斌：《专利法：原理与案例》（第2 版），北京大学出版社2016 年版，第742 页。但鉴于二者存在重要区别，本文未将意图限定原则纳入研究范围。〔13〕一方面，意图限定原则以“至少”“不超过”等限制性用语为适用前提，而本文讨论的狭义禁止反悔原则适用情形下，被限缩后的技术特征也不一定含有前述用语（如果含有，此时二者为竞合关系，同时约束等同原则的适用）；另一方面，意图限定原则适用并不以权利要求的限缩性修改、陈述为前提，“至少”“不超过”等限制性用语可能自始存在，分析被放弃、排除的技术特征时更多地依赖权利要求语言本身的含义，除非技术发展的不可预见性使得解释权利要求范围时突破语言的限制更符合专利制度的目标。参见最高人民法院（2005）民三提字第1 号民事判决书。

探求禁止反悔原则的适用范围，本质上是分析权利人在作出前述限缩性修改、陈述，引入新的限制性特征过程中放弃了哪一部分技术特征（该部分技术特征在侵权诉讼中不得再被主张为等同特征）。〔14〕前提是这种修改符合专利法的相关规定。《专利法》（2020）第33 条：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”在这一问题上，首先，我国实践没有形成内在连贯且一致的整体思路。一方面，最高人民法院对通过限缩性修改、陈述而引入的限制性特征，以适用等同原则为一般规则，除非被告能够证明有争议的技术特征已被权利人放弃；另一方面，从部分法院作出的判决以及被告通常主张的抗辩事由中可以看出，我国法院和当事人仍深受美国Festo 规则的影响， Festo 规则下，权利人会被推定为已概括放弃了较宽文字与较窄文字之间的一切领域，个案中再由其证明有争议的等同物（the alleged equivalent）没有被放弃。〔15〕See Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722 （2002）.鉴于这两种整体思路的分歧，以及Festo 规则对我国相关实践已经产生较大影响，有必要对“哪一种思路更符合禁止反悔原则乃至整个专利制度体系的价值目标”作出理论回应，从而促进我国相关制度实践背后逻辑的内在连贯性。此外，在我国的制度实践中，一方面，就如何认定权利人通过限缩性修改、陈述而放弃的客体，缺乏理论和规范层面的指引；另一方面，“限缩性修改或陈述被明确否定则不产生‘放弃’的后果”这一制度颇具父爱主义色彩，〔16〕《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第13 条：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。同时参见最高人民法院（2019）最高法知民终第530 号民事判决书；最高人民法院（2017）最高法民申第1826 号民事裁定书。如此很可能鼓励权利人对其发明创造作出不诚实、投机性的陈述，增加社会审查资源的无谓消耗。

鉴于此，本文首先从Festo 规则下两个例外的解释和发展着手，在考察Festo 规则全貌的基础上回答下述问题：对于通过修改、陈述而引入的限制性特征，“一般性地禁止适用等同原则”是否合理？在肯定最高人民法院的整体思路更具有合理性后，本文进一步讨论了以下两个问题：如何从申请人或权利人限缩权利要求的行为判断被放弃，从而不能被主张为等同特征的客体？对于克服新颖性、创造性缺陷未起实质作用的限缩性修改、陈述（即从专利审查的过程和结果来看，不是维持权利要求有效所必需的限缩性修改、陈述），是否应产生“放弃部分技术特征”的法律后果？第一个问题与第三个问题，本质上是为法律行为设定法律后果，而第二个问题涉及法律行为解释方法，是将特定修改、陈述涵摄到相关法律条文之下的前提。〔17〕根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6 条的规定，对特定限缩性修改、陈述之意义的认定即探求什么是专利申请人或专利权人“通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案”。对前述问题的剖析与厘清，既符合社会对受方法论保障的法律适用的需求，且能为我国专利禁止反悔制度的完善作必要的理论准备。

二、Festo 例外作为救济出口的效能考察

纵观我国实践，受到Festo 思路影响的法院以及当事人均把论证的重心置于Festo 推定上，但Festo 推定并不是Festo 思路的全貌，不能独立作为评价Festo 规则合理性的基础，在没有理解Festo例外这一利益重新平衡的工具之前，片面移植Festo 推定并不合理。Festo 规则由美国联邦最高法院在Festo 案中确立，其基本内容如下：专利权人对权利要求作出限缩性修改，则其被推定为概括放弃了原始权利要求语言和修改后权利要求语言之间的领域，由专利权人承担举证责任证明该修改没有放弃特定等同物（the alleged equivalent），以推翻前述推定。权利人要完成这一举证责任，须证明有争议的等同物在修改时无法被预见，从而超出了权利人所放弃客体的合理解释范围；或者作出修改的原因与争议等同物仅存在切线关联（a tangential relation）；抑或存在其他理由表明，不能合理地期待专利权人在修改权利要求时写入争议等同物。〔18〕See Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722 （2002）.Festo 规则又被称为灵活阻却（flexible bar），其实质是在此前美国联邦巡回上诉法院采用的完全阻却（complete bar）〔19〕“完全阻却”是指对修改时引入的限制性特征（the amended claim element）不再适用等同原则。See Jonathan S.Masur &Lisa Larrimore Ouellette, Patent Law: Cases, Problems, and Materials, 2021, p.325.https://ssrn.com/abstract=3720846, accessed May 10, 2022.思路基础上，增加了三种例外。不过，Festo 案中联邦最高法院既未阐明权利人克服推定需要提供哪些证据，也未阐明权利人需要举证到何种程度以符合例外情形。本节将结合联邦巡回上诉法院（CAFC）在实践中对Festo 例外的解释和适用，考察其作为平衡专利权人利益与竞争者利益之工具效能，以此作为评论Festo 思路合理性的基础。由于第三种例外措辞较笼统，适用情形十分有限，本文不再单独考察。

（一）不可预见例外：近乎关闭的救济出口

原告Festo 在联邦最高法院赢得了胜利，但在该案被发回重审后最终败诉。在重审过程中，Festo主张被诉侵权装置的技术特征“铝合金套筒”和“单个密封圈”在其修改权利要求时不可预见，本领域的熟练人员在当时既不知作为非磁化金属的铝同样可以像“可磁化套筒”一样发挥磁屏蔽功能，也不知单一的且双向唇边的密封圈不会使无杆气缸变形。联邦巡回上诉法院认为争议等同物“铝合金套筒”在修改时是可预见的，因为现有技术披露了一种非磁化套筒，Festo 本可以在权利要求中将“非磁化套筒”包含在内，但他没有这么做，因此这一特征是Festo 在修改权利要求时所放弃的。〔20〕See Ron Zapata,Circuit Clarifies Doctrine Of Equivalents Ruling, https://www-law360-com-s.e1.buaa.edu.cn/articles/28761?scr oll=1&related=1, accessed May 1, 2022.原告Festo 在专利申请程序中修改权利要求时，增加了如下限制性特征：该发明包括一对单向唇边的密封圈，以及可磁化的套筒。法院认为，可预见性的客观判断依据是修改发生时本领域现有技术以及假定的本领域普通技术人员的理解。如果被原告主张为等同物的技术特征是修改发生时本领域未知的而后来出现的技术，则它满足“不可预见”，相比之下，尽管旧技术并非无一例外地可以被预见，但它更有可能在修改发生时已经被预见，因此权利人在修改时理应预见到而没有将其写入权利要求。〔21〕See Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359 （Fed.Cir.2003）（Festo IX）.这无异于要求权利人在修改权利要求时，对于新引入的限制性特征，查明和预见在本领域现有技术条件下各种常见以及可能的非实质性替换，并防御性地将其写入权利要求中。

通过确立对权利人而言十分严格的“不可预见”标准，联邦巡回上诉法院在Festo 案后表现出了限制不可预见例外发挥作用的立场。数年后的Duramed 诉Paddock 案中，涉案发明是用于激素替代疗法的共轭雌激素药物，其在储存过程中极易被水分降解，Duramed 开发了一种带防潮涂层的该药物配方。权利人在专利审查期间为应对审查员对非显而易见性的质疑，将从属权利要求7 中的一个限制性特征“该药物化合物被包含乙基纤维素的防潮涂层覆盖”添加到独立权利要求中。争议等同物是“使用聚乙烯醇（polyvinyl alcohol，PVA）作为防潮涂层”。修改发生时，现有技术披露了PVA 在防潮药片领域的应用，但同时也提及将PVA 作为防潮涂层在技术上的缺点：粘性以及增塑剂相容性，尤其是PVA 的粘性级别阻碍了其实际应用。〔22〕现有技术文献亦提及使用大豆卵磷脂作为增塑剂可以避免PVA 的增塑剂相容性带来的后果。Duramed Pharmaceuticals,Inc.v.Paddock Laboratories, Inc.644 F.3d 1376 （Fed.Cir.2011）.联邦巡回法院因此认为，权利人未能基于不可预见例外克服Festo 推定。Duramed 主张争议等同物在修改时不可预见，现有技术的披露未能证明PVA 作为药片防潮涂层的技术缺陷在当时已被解决。但法院认为满足“可预见性”并不需要如此精确的关于争议等同特征适宜性的证据。“聚乙烯醇已经被使用在其他药物化合物中”的事实足以得出“争议等同物是可预见的”这一结论。〔23〕Foreseeability does not require flawless perfection to create an estoppel.Duramed Pharmaceuticals, Inc.v.Paddock Laboratories, Inc.644 F.3d 1376 （Fed.Cir.2011）.在法院看来，“可预见的替代物”超出了“明显的替代物”之范围，〔24〕See Dennis Crouch, Prosecution History Estoppel: Defining a Foreseeable Alternative.https://patentlyo.com/patent/2011/07/duramed-parmaceuticals-teva-womens-health-v-paddock-labs-fed-cir-2011-teva-is-the-largest-worldwide-manufacturer-of.html, accessed May 10, 2022.无需考虑修改发生时争议等同物就实现发明目的而言是不是一个完美的替代方案。

从联邦巡回上诉法院对不可预见例外的发展看，争议等同物满足可预见性要件的门槛较低，权利人借助不可预见例外克服Festo 推定的难度很大。即使有争议的等同特征在修改发生时就实现发明目的而言并非理想的替代方案（但侵权行为发生时相关技术缺陷可能已得到解决），亦符合“修改时可预见”。不过，一方面，修改发生时权利人对非实质替换的预见可能性，与该特征就实现发明目的而言的适用性密切相关。正如Pauline Newman 法官在Festo 后续重审案中提出的反对意见：“‘铝能够像可磁化的金属那样有效地发挥作用’在当时并不被知晓，1991 年Festo 修改权利要求时，铝合金作套筒的无杆气缸是不可预见的。在特定发明的情形下，如果争议等同物在当时不是等效替代技术，那么该特征又怎会被预见到？”〔25〕See Ron Zapata, Circuit Clarifies Doctrine Of Equivalents Ruling, https://www-law360-com-s.e1.buaa.edu.cn/articles/28761?scr oll=1&related=1, accessed May 1, 2022.另一方面，要求权利人在限缩权利要求时，对于增加的限制性特征，预见或查明现有技术条件下所有可能的非实质性替换，如此会极大地减损等同原则的重要价值目标——防止发明的实质价值被窃取，以及避免权利人为此在撰写权利要求时过度投入。对可预见性的判断会产生类似于判断非显而易见性时可能产生的后见之明（hindsight），二者都需要回溯性地判断一个假定的本领域熟练人员的能力，但实际上，在修改作出时，权利人并非本领域中的“超人”，并不具备完美的语言能力和技术预见力。〔26〕See Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials （7th Edition）, Carolina Academic Press, 2017, p.1017.

（二）切线关联例外：谱系式救济出口

切线关联例外的发展晚于不可预见例外。此前，Festo 规则尽管名义上为弹性阻却规则，但由于不可预见例外是一个近乎关闭的出口，其在事实上仍接近完全阻却规则。而切线关联例外的最新发展则代表美国联邦巡回法院在“为了回避现有技术而作出限缩性修改、陈述，从而引发禁止反悔原则适用”这一问题上，不再坚持严苛对待专利权人的立场，试图重新平衡专利权人与竞争者之间的利益。

切线关联例外指“权利人限缩权利要求的原因与争议等同物几乎不存在关联”。〔27〕See Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials （7th Edition）, Carolina Academic Press, 2017, p.1019.Bio 诉10X案〔28〕See Bio-Rad Laboratories, Inc.v.10X Genomics Inc., 967 F.3d 1353 （Fed.Cir.2020）.反映了近年联邦巡回法院适用切线关联例外的典型思路。涉案发明是形成微小液滴（用于充当迷你试管以进行微尺度的生化反应实验）的系统和方法——微流体系统。该系统使用含有微流体通道的芯片，通过施加压力以及微流体通道中不互溶的载液和基液之间的挤压作用，形成只有单个细胞宽度的液滴。专利审查期间，为克服审查员基于专利“Quake”而对非显而易见性的质疑，申请人增加了限制性特征“无氟微流体通道（non-fluorinated microchannels）”，以区别于Quake 公开的由聚四氟乙烯（一种氟化聚合物）或其他氟化油构成或涂覆的微流体通道。申请人主张，与Quake 不同，本发明试图防止液滴黏附在微流体通道内壁上，进而要求微流体通道内壁与载液在化学性质上不同，Quake 并没有说明微流体通道和载液在化学性质上是不同的，而是教导在微流体通道上涂上一层氟化油，并在载液中使用氟化表面活性剂，含氟微流体通道和表面活性剂可以相互反应。被告10X 的微流体管道产品中含有0.02%的含氟树脂Kynar（Kynar 的量不足以使微流体管道与氟化载液发生化学反应），10X 承认Kynar 的添加与其产品的功能无关，但认为由于申请人在专利审查过程中将权利要求的范围缩小为“无氟微流体通道”，因此申请人放弃了初始的限制特征“微流体通道（microchannels generally）”和修改后特征“无氟微流体通道”之间的所有领地。

本案的核心争议是Bio 所主张的切线关联例外是否适用。联邦巡回法院采取了谱系式的极限思维：考察争议等同物是更接近修改时引入的限制性特征还是更接近引发前述修改的对比文件中的相应技术特征，如果争议等同物并非修改发生时申请人作为对比方案予以区隔、排除的特征，〔29〕申请人曾经强调，被引入的限制性特征使其发明创造与被引用的现有技术相区别。则其与修改原因几乎不存在关联，切线关联例外成立。具言之，首先结合发明创造要解决的技术问题，考察发明人作出限缩性修改时，所引入的限制性特征使其发明创造区别于被引用现有技术的依据（basis）、原理是什么，〔30〕See Bio-Rad Laboratories, Inc.v.10X Genomics Inc., 967 F.3d 1353 （Fed.Cir.2020）.在此基础上判断争议等同物是否属于修改发生时申请人意图将其发明创造与之相区别的特征。同时，考察争议等同特征能否从据以否定原始权利要求非显而易见性的现有技术中得到教导，如果不是，则进一步佐证其没有被申请人放弃。

依照前述思路，法院认为申请人修改权利要求是为了将其发明区别于具有氟化物特性、与氟化载液发生化学反应的微流体通道，而争议等同物——“含有可忽略的氟含量的微流体通道”不能与氟化载液发生反应，因此申请人并没有放弃该技术特征。同时，被引现有技术Quake 没有披露氟化物含量过低从而不会与氟化载液发生化学反应的微流体通道。因此，修改原因与争议等同物几乎不存在关联，切线例外成立。联邦巡回法院对切线关联例外的最新阐释，意味着权利人在作出限缩性修改、陈述后又面临专利抄袭行为时，获得救济的可能性有了实质提高。不过，如此大费周章地通过切线关联例外实现专利权人与竞争者的利益平衡，不论是从司法论证负担还是公众理解的角度，均引发了本文对禁止反悔原则适用在整体思路选择上的思考。

三、禁止反悔原则适用的整体思路选择

根据法律行为理论，意思表示是以某种私法意义上的法律效果为内容的意志性表达。〔31〕参见［德］卡尔·拉伦茨：《法律行为解释方法——兼论意思表示理论》，范雪飞、吴训祥译，法律出版社2018 年版，第59 页。同时参见王泽鉴：《民法总则》，北京大学出版社2022 年版，第252 页。限缩性修改、陈述引起“放弃部分技术特征”的后果，可以类比民法法律行为体系中的单方行为——物权行为“抛弃”来理解。〔32〕参见王泽鉴：《民法总则》，北京大学出版社2022 年版，第255、269-271 页。物权法上的抛弃与本文语境下对权利要求语言的限缩性修改、陈述存在区别，后者具有不得不为之的意味，否则权利要求可能因不足以与现有技术相区别而不能获得专利授权或者维持有效，本文仅在单方法律行为的法律后果意义上对二者进行类比。限缩性修改、陈述对专利权保护范围产生的限制体现了表示含义的可归责性。对通过修改、陈述而引入的限制性特征是否一般性地禁止适用等同原则，是设定法律后果层面的问题。这一问题可以进一步拆分为两个子问题：其一，就“引入新的限制性特征”这一法律行为，是否应推定“申请人或权利人概括放弃了该特征的所有等同特征”；其二，就“有争议的技术特征是否被放弃”这一问题，如何分配举证责任。基于以下理由本文认为，对于通过限缩性修改、陈述而引入的限制性特征，“以适用等同原则为默认规则，以被告证明争议技术特征被放弃作为适用等同原则之例外”的整体思路更加合理。

（一）Festo 规则之预设的缺陷

Festo 案中，美国联邦最高法院确立“概括放弃修改前后权利要求语言之间领域”这一推定的重要理由是，禁止反悔原则确保等同原则谨守其价值目标，等同原则的适用前提是语言无法抓住发明创造的本质，但“一个既有的申请（在修改后）描述了一个确切的技术特征”打破了这一前提。专利权人为应对审查员的质疑而限缩了其主张权利的范围，他便不能主张其所放弃的领域是不可预见的客体。〔33〕See Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S.722 （2002）.不过问题在于，权利人所放弃的客体是否应通过对权利要求修改前后的语言“作减法”来拟制，而不是借助“据以否定初始权利要求新颖性、创造性的现有技术”这一信息中介。以被引用现有技术的相应特征为参照物作限缩性修改、陈述，只能使权利要求文字更加接近发明创造的本质，但仍难以准确而毫无漏洞地说明发明创造的本质。

一项知识产权的大小或者范围应当与权利所保护成果的贡献或者重要性成比例。〔34〕虽然这一论断最初被提出来时，针对的情形是小的贡献在真实市场交易中产生了不合理的强大经济杠杆（挟持现象），但反之同理，权利人的技术贡献不应因为语言的局限性而成为竞争者的免费午餐。参见［美］罗伯特·P.莫杰斯：《知识产权正当性解释》，金海军等译，商务印书馆2019 年版，第292 页。等同原则旨在避免语言的局限性致使专利的实质价值被窃取，以及避免发明人为防止前述后果的发生，在撰写权利要求时不合理地过度投入。〔35〕See Peter S.Menell, Mark A.Lemley & Robert P.Merges, Intellectual Property in the New Technological Age: 2019, Volume Ⅰ,Clause 8 Publishing, 2019, Chapter Ⅲ E（1）（ii）.为避开现有技术，通过修改或者陈述的方式引入新的限制性特征，本质在于交出Merges 教授笔下不可拨归于私人所有的公地以及其周围暗含的扩张领域。〔36〕在全部的可自由获得的成果周围，还围绕着一个暗含的扩张区域。在此区域内的东西，不能被拨归私人。专利法为公共领域提供了精心的保护，既避免将已在现有技术中为公众可获得的任何东西拨归私人，也保护一个围绕在已为公众可获得事物周围的“扩张区域”。对此专利法通过采取“非显而易见性”要件来实现。参加［美］罗伯特·P.莫杰斯：《知识产权正当性解释》，金海军等译，商务印书馆2019 年版，第279、281 页。在这一过程中，申请人关注的是其发明创造区别于现有技术的依据、原理，这种区别体现了被引入的限制性特征就实现发明目的而言，相较于现有技术的优越性和贡献。除此以外，申请人对可能存在的非实质性替换，并不具备相较于修改发生前更强的预见力和语言概括能力，以至于不再需要等同原则。切线关联例外在美国的最新发展恰好体现了这一思想。〔37〕See Eli Lilly v.Hospira, Inc.933 F.3d 1320 （Fed.Cir.2019）.

一种典型观点认为，禁止反悔原则防止权利人重新捕获修改发生时已预见、明知可行且有机会将其写入权利要求，但选择不将其写入权利要求的技术特征。既然权利人最初使用所指范围更宽的权利要求语言，则修改前后权利要求语言之间的区域内不存在适用等同原则的前提——预见力的局限性。该见解类似捐献原则的逻辑，但本文认为这两种情形仍存在重要区别，捐献原则的适用对象往往是说明书中被确切描述但没有写入权利要求的单个或数个方案，且结合权利要求书及说明书的相关内容以及发明目的，通常能够充分证明权利人“预见到、明知可行而没有将其写入权利要求”。而在为了回避现有技术、作出限缩性修改或陈述而引发禁止反悔的情形下，当初始权利要求“遭遇”被引用现有技术时，只有足以使发明创造与现有技术区别开来的限制性特征才可谓“可行”。权利人选择新的边界并不意味着其明知修改前后权利要求语言之间的区域内的方案均可行，但选择了放弃，更可能的原因是权利人很难以合理的成本测算出刚好使发明创造足以区别于被引用现有技术的最宽保护范围。以负面激励的方式（对新引入的限制性特征不再适用等同原则，除非权利人可以证明其没有放弃争议等同特征）使权利人陷入“将新的保护范围的边界定在何处”的为难境地，并为此耗费过度的成本。权利人只需确保修改后的权利要求足以使发明创造与被引用现有技术相比存在实质性区别和进步。在此基础上，借助后文提出的“区别依据”思路来考察争议等同特征，将禁止反悔原则适用于本质上更接近被引用现有技术中相应特征的技术特征，便能有效协调专利权保护和公众的信赖利益。

相反，对于通过限缩性修改、陈述而引入的限制性特征，作出“概括放弃该特征的所有等同方案”这一推定很可能会激励他人窃取专利的实质价值。不论是Bio 案中氟化物含量为0.02%的微流体通道，还是我国著名的“中誉电子案”〔38〕参见最高人民法院（2011）民提字第306 号民事判决书。中的“碳膜和镀金铜条”，均显示被告试图利用Festo 规则来实施专利抄袭行为。但这类行为并非决策者想借助专利制度来促进的活动——围绕权利要求进行设计，并尽可能利用专利技术中可供自由利用的部分进行累积性创新。〔39〕The public should be encouraged to pursue innovations, creations, and new ideas beyond the inventor’s exclusive rights.See Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S.722 （2002）.

鉴于此，禁止反悔原则是在“划清发明创造与现有技术之界限”的意义上限制等同原则的适用，而不是从“消除语言与预见力的局限性”意义上破坏等同原则适用的前提。

（二）引入Festo 推定的边际社会成本大于边际社会收益

Festo 案中，“申请人如何到达最终被授权的权利要求版本”这一问题为何很重要？〔40〕See Jonathan S.Masur & Lisa Larrimore Ouellette, Patent Law: Cases, Problems, and Materials, 2021, p.335.https://ssrn.com/abstract=3720846, accessed May 10, 2022.为何自始被写入的限制性特征与被驳回后再引入该限制性特征，会导致内容相同的权利要求在侵权诉讼中被不同对待？其背后的公共政策考量可能是，促使申请人一开始就审慎对待权利要求的范围，吓阻投机性的过宽权利要求，从而减少由此产生的社会成本：由诉讼威胁或其他商业原因〔41〕“授权后的无效宣告程序的成本很高（包括诉讼本身的成本支出，诉讼导致的商业关系恶化，其他人搭便车等），很可能让公众视挑战不良专利为畏途，宁可支付专利使用费也不愿意挑战该专利权效力。”参见崔国斌：《专利申请人现有技术披露义务研究》，载《法学家》2017 年第2 期，第97-98 页。引起的竞争损失，以及为修正过宽的权利要求而产生的社会成本——请求宣告专利无效一方付出的成本以及行政和司法成本。发明人总是期望在有限的技术贡献基础上最大限度地拓宽自己的权利要求，〔42〕参见崔国斌：《专利法：原理与案例》（第2 版），北京大学出版社2016 年版，第316 页。而权利要求不恰当地宽，不仅会妨碍公众的行为自由，降低竞争水平，而且会抑制本领域的后续创新激励（交叉强制许可制度难以完全抵消这种抑制作用）。专利制度中新颖性、创造性要件，便是旨在防止将公有领域及其周围暗含的扩张区域内的成果重新拨归私人，而充分公开要件的功能之一是限制权利人提出过宽的权利要求，〔43〕参见崔国斌：《专利法：原理与案例》（第2 版），北京大学出版社2016 年版，第316-317 页。确保发明人的技术贡献值得被赋予发明人主张之宽度的垄断权，即本领域熟练人员从说明书披露的信息中能够归纳出权利要求中的技术方案。

不过，即使不存在Festo 推定，自始提出一个范围较窄的权利要求和被审查员质疑后将一个范围较宽的权利要求限缩为同样窄的权利要求，对专利权人后续主张权利而言没有区别吗？其实并非如此。如果赞同前文的思路，即禁止反悔原则在“更清晰地划分出发明创造与现有技术的边界”意义上限制等同原则的适用，那么权利要求从宽到窄的过程无疑为被告提供了一条额外的抗辩路径：被告可以主张，原告曾借由修改发生时引入的限制性特征与争议特征的不同来说明其发明创造的技术贡献；争议特征能够从原告作为对比方案予以排除的技术特征中获得教导，从而证明争议特征已被原告放弃。

此外，与审查机关博弈、修改权利要求以及卷入授权后的无效宣告程序都会耗费相当成本，也可能因此丧失绝佳的市场机会，何况权利要求“不当地宽”程度越高，被“错误放过”的可能性越小。专利权人申请并维持一项最终会被宣告无效的专利，需要付出实质性成本，这促使善意的专利申请人认真对待现有技术，而不是简单地寄希望于审查员没有看到现有文献。〔44〕参见崔国斌：《专利申请人现有技术披露义务研究》，载《法学家》2017 年第2 期，第110 页。

鉴于前述因素对申请人的投机行为构成切实制约，可以合理推断，大部分专利申请人相信自己发明出新的技术方案，有技术贡献，从而希望获得能够经受考验的发明专利。〔45〕参见崔国斌：《专利申请人现有技术披露义务研究》，载《法学家》2017 年第2 期，第100 页。换言之，很难认为如果没有Festo 规则下的严苛法律后果，申请人就不会认真对待初始权利要求的范围，投机性地主张与发明创造的贡献不成比例的权利范围。

相反，诚如国外著名学者Douglas Lichtman 所指出的，在复杂且发展较快的技术领域，即使是最谨慎的申请人也不一定在一开始就能界定合适的权利要求范围。〔46〕See Douglas Lichtman, “Rethinking Prosecution History Estoppel”, 71 University of Chicago Law Review, 151, 155 （2004）.如果将专利申请与获得授权的过程视作一项实现产权激励但同时可能因不当授权而造成社会成本的风险活动，将Festo 推定视为促使权利人谨慎界定初始权利要求范围的不利法律后果，那么可以从侵权法上过失责任的经济原理得到启示，以评判Festo 推定合理性。过失责任预设行为人能够以合理的成本避免损害：如果采取预防措施的成本小于采取预防措施后预期能够减小的损害，那么采取预防措施是社会所期待的，未采取该预防措施即为存在过失。〔47〕See Richard A.Posner, “A Theory of Negligence”,1 The Journal of Legal Studies 29, 32-33（1972）; A.Mitchell Polinsky &Steven Shavell, “Punitive Damages: An Economic Analysis”111 Harvard Law Review, 869,883 （1998）.在本文语境下，从预防向度看，自始准确、恰当地界定权利要求范围而不存在丝毫偏宽情形的成本很高，表现为在部分重要的技术领域对申请人产生过度威慑效应而造成的社会成本：激励申请人在权利要求撰写环节过度投入，或者转向商业秘密领域。专利制度的目标在于使发明活动的进度和方向最优化，某一技术领域的发明人系统性地开始寻求商业秘密保护不仅会挫败专利制度促进技术信息公开的目的，还会导致该技术领域的研发资源在专利领域和商业秘密领域的分配失衡，无效率地偏向更容易保密的发明。〔48〕See Douglas Lichtman, “Rethinking Prosecution History Estoppel”71 University of Chicago Law Review, 151, 173 （2004）.而从损害后果向度（也即采取措施后预期能够避免的损害）看，“错误地宽”程度越高，越容易被审查机关发现和修正，申请人越没有激励恶意提交不恰当宽的权利要求；“错误地宽”程度越低，可能造成的公众行为自由损失、竞争损失越小。此时，相较于要求权利人自始精确界定权利要求所产生的成本，不当宽的权利要求本身所产生的社会成本以及借助审查程序和无效宣告程序对其作出修正所产生的社会成本反而容易被接受和容忍。

鉴于已经存在促使申请人谨慎对待权利要求的替代机制，申请人客观上很难以合理成本自始准确界定权利要求的范围，且权利要求不当地宽所产生的社会成本可控。本文认为，就减少投机性过宽权利要求的目标而言，“对修改权利要求时引入的限制性特征一般性地禁止适用等同原则”带来的边际社会收益小于边际社会成本。

（三）以“被告证明争议技术特征被放弃”作为适用等同原则之例外

可能有观点认为，即使承认在原有的权利要求基础上引入新的限制性特征〔49〕当然，该新引入的限制性特征须能够从原说明书和权利要求书中直接、明确地推导出，否则这种修改会因超出原说明书和权利要求书记载的范围而不被允许。未消除等同原则的适用前提和必要性，也不意味着在程序法上反转Festo 推定：以适用等同原则为默认规则，并将证明“争议技术特征被权利人放弃，从而不能被主张为等同特征”的责任分配给被告。因为Festo 规则下切线关联例外的最新发展表明，为避开现有技术而作出限缩性修改、陈述的权利人，在面临窃取专利实质价值的行为时有可能获得救济。同时，这一事实也一定程度上抑制了他人抄袭专利技术方案的激励，并且缓解了Festo 推定对申请人的过度威慑效果。不过，基于以下原因，本文仍认为反转Festo规则的推定，以“被告证明争议技术特征被申请人放弃”作为适用等同原则的例外是更加合理的选择。

首先，如此设定法律后果能够更加有效地抑制边际竞争者利用Festo 规则打擦边球的激励。擦边球行为指被告对权利人修改权利要求时引入的限制性特征作出非实质性替换，在采用了专利技术方案的其他技术特征同时企图利用Festo 推定逃脱侵权责任。事后通过切线关联例外来修正这类行为是社会资源的无谓消耗，而更有效率的方式是以合理的成本将这部分边际竞争者打擦边球的激励扼杀在摇篮中。

同时，以“被告证明争议技术特征被原告放弃”作为适用等同原则的例外，能够在维护等同原则的价值目标同时，增强关于专利权范围的公共通知效果。禁止反悔原则促使竞争者寻找如下线索：申请人在专利审查过程中主张权利的实际范围可能窄于权利要求语言，〔50〕See Peter S.Menell, Mark A.Lemley & Robert P.Merges, Intellectual Property in the New Technological Age: 2019, Volume Ⅰ,Clause 8 Publishing, 2019, Chapter Ⅲ E（1）（ii）.从而使竞争者获得关于其行为自由边界的更加准确的信息。对比Festo 规则与“被告证明争议技术特征被放弃”两种思路产生的公共通知效果，前者将“不适用等同原则”置于前景位置，推定权利人概括放弃了较宽文字与较窄文字之间的一切领域，个案中再由权利人证明特定的技术特征没有被放弃，而后者将禁止反悔原则的触发视作等同原则空间里的一个缺口，从而引导公众事前考察被申请人明确予以区隔和排除的客体。Festo 规则看似给公众提供了被权利人概括放弃的宽阔区间，但个案中原告如果成功地克服推定，便能从被视为放弃的领域内重拾一部分技术特征，主张其为等同特征。〔51〕Just as Warner-Jenkinson held that the patentee bears the burden of proving that an amendment was not made for a reason that would give rise to estoppel, we hold here that the patentee should bear the burden of showing that the amendment does not surrender the particular equivalent in question.See Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S.722 （2002）.理论上，公众可以从既有判例中获得指引，但一方面，公众能否较为容易且准确地理解法院的论理尚且存疑，另一方面，由于原告对“是否放弃”承担结果意义上的举证责任，Festo 推定能否被推翻仍取决于原告的举证能力，具有不确定性。因此在Festo 规则下，公众行为自由的边界并不会像制度设计者预期的那样足够清晰。

相比之下，引导公众关注被权利人予以区隔和排除的特征，并使公众知晓在前述范围之外仍适用等同原则，能够就专利权的范围而言产生更好的公共通知效果。一方面，作为对比方案被区隔、放弃的特征是绝对的安全港；另一方面，“在明确放弃范围之外适用等同原则”本身就是一种公共通知，学者Douglas Lichtman 认为，适用等同原则的合理性不仅在于技术语言中的漏洞从长远来看会大大降低专利价值，申请人预测和避免将来出现这些漏洞的成本很高，也在于更多的竞争者充分注意到专利将被解释为涵盖等同特征。〔52〕See Douglas Lichtman, “Rethinking Prosecution History Estoppel”, 71 University of Chicago Law Review, 151, 176（2004）.

此外，降低查明事实的成本（从而降低诉讼本身的社会成本）亦是重要的考量因素。由于善意的被告在作技术决策之前，已经查阅专利审查档案、专利无效宣告决定等法律文书并对其进行理解。应当充分利用这部分已经产生的沉没成本，而不是让原告额外付出成本证明“其没有放弃被告的争议技术特征”这一否定性事实。如果被告在作出技术决策时是基于对前述文件的合理信赖，由其来证明争议特征属于被原告放弃的客体并不会额外增加其成本，被告只需表达、重申其对前述文件中影响专利保护范围前景的内容的理解，如此亦符合信赖利益保护的逻辑。

最后，比起由原告证明其没有放弃特定的技术特征，被告对原告所放弃特征的证明能够使既有诉讼产生具有显著正外部性的界权信息，〔53〕关于权利范围的搜索、调查行为在诉讼中产生的正外部性，参见Stewart E.Sterk, “Property Rules, Liability Rules, and Uncertainty about Property Rights”, 106 Michigan Law Review 1285, 1303 （note 78）（2008）.从而降低其他竞争者探知权利保护范围的信息成本，减少后续同质侵权诉讼。在第一种情况下，其他竞争者并不能轻易获知在被告采用的技术特征以外，还存在哪些能够被主张权利的“雷区”；在第二种情况下，其他竞争者则能够获得一个切实的安全港。

四、有待完善的制度安排

前文借助比较研究和经济分析的方法，论证了在适用禁止反悔原则适用范围问题上，采取“以被告证明争议特征被放弃作为适用等同原则之例外”这一整体思路的合理性。在此基础上，本章将进一步讨论我国制度语境下有待完善的两个具体问题。

（一）确立“区别依据”对于解释被放弃之客体的规范意义

解释“以修改或陈述的方式引入新的限制性特征”这一法律行为的核心在于，探求申请人通过限缩性修改、陈述放弃了哪一部分技术特征。对这一问题的厘清不仅是完善判决论理的需要，同时也能就权利要求的范围产生显著的正外部性。

诚如学者拉伦茨在其教授资格论文中所指出的，法律行为解释的原则、方法须以考量法律适用目的为基础。〔54〕参见［德］卡尔·拉伦茨：《法律行为解释方法——兼论意思表示理论》，范雪飞、吴训祥译，法律出版社2018 年版，第2 页。例如，在合同解释的一般情形下，遵循“契约目的”在诸多解释方法中的最先位序，同时顾及文义、体系、交易习惯、诚实信用等各种解释方法的协力关系。〔55〕参见王泽鉴：《民法总则》，北京大学出版社2022 年版，第417-418 页。本文认为，此处指导法院解释被放弃客体的底层逻辑和主线是协调“公共领域保留”〔56〕关于不可移除/公共领域原则的论述，参见［美］罗伯特·P.莫杰斯：《知识产权正当性解释》，金海军、史兆欢、寇海侠译，商务印书馆2019 年版，第277-288 页。与专利权保护两种价值目标，把握这一点，便不会在个案中陷入如何在申请人的真意与公众的理解之间取舍的困境。从法经济学的事前观点来看，法院恰当地作出解释能够促使、激励申请人和公众在未来选择更有效率的行为，〔57〕参见张永健：《物权法之经济分析：所有权》，北京大学出版社2019 年版，第22 页。同时参见［美］曼昆：《经济学原理：微观经济学分册》（第8 版），梁小民、梁砾译，北京大学出版社2020 年版，第7-8 页。降低相关争议的发生概率。有效率的行为对于申请人、权利人而言，是在限缩性修改、陈述的过程中更清楚地说明，为何新的限制性特征的引入使得发明创造与被引用现有技术相比具备了实质性的区别、进步；对于公众、竞争者而言，则是从“划清与现有技术之界限”意义上理解权利人的限缩性修改、陈述，以此指导规避设计活动（design around）。

要兼顾“公共领域保留”与专利权保护两种价值目标，应结合发明目的，考察专利权人引入的限制性特征对于实现发明目的的作用，进而得出该限制性特征使发明创造区别于被引用的现有技术的依据、原理（下文统称“区别依据”），被申请人作为对比方案明确予以区隔的特征即为申请人所放弃的特征。结合发明目的所确定的区别依据，是认定被放弃客体的重要信息中介，且能辅助判断被告是否窃取了发明创造的实质价值。〔58〕作者发现最高人民法院曾尝试这一思路。参见最高人民法院（2015）民提字第 58 号民事判决书：“涉案专利无效审查决定中载明权利要求1 与附件14 存在区别 1、2，并据此维持其有效。由于被诉侵权技术方案亦与权利要求1 有明显差异，并且所述差异分别与区别 1、2 相同或实质相同……也就是说，该被诉侵权技术方案与涉案专利相比，其更加接近对比文件的现有技术，属于放弃的技术方案，因此不能适用等同原则。”下文将通过几件国内外典型案例，对本文提出的解释原则和方法论予以检视。

在我国备受争议的“中誉电子案”〔59〕参见最高人民法院（2011）民提字第306 号民事判决书。中，涉案实用新型是“一种舵机”，在专利无效宣告程序中，权利要求1-2、4-6 被宣告无效，专利复审委员会在权利要求3 的基础上维持专利权有效。〔60〕专利复审委员会现为国家知识产权局专利局复审和无效审理部。专利复审委员会于2009 年7 月22 日作出第13717 号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利的权利要求1-2、4-6 无效，在权利要求3 的基础上维持涉案专利权有效。专利权人田瑜、江文彦不服该决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，该院于2010 年3 月10 日作出（2009）一中知行初字第2726 号行政判决书，维持第13717 号无效决定。北京市高级人民法院于2010 年7 月23 日作出（2010）高行终字第705 号行政判决书，驳回上诉，维持原判。权利要求3 为：如权利要求2 所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。被诉侵权产品其他技术特征与涉案专利相同或等同，而有争议的技术特征是“……在所述含有舵机驱动电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条”。本案的特殊性在于，不存在申请人应审查员的质疑引入新的限制性特征并与对比文件相区别的过程，从无效决定和后续行政诉讼的判决书中，亦无法获知申请人在无效程序中关于权利要求3 的陈述。不过，这不妨碍对区别依据及其规范意义进行探讨。

本案中存在两个有助于分析区别依据的关键事实。首先，涉案实用新型的目的在于提供一种结构简单且重量更轻的舵机。〔61〕北京市高级人民法院（2010）高行终字第705 号行政判决书。此外，被告曾在侵权诉讼中主张现有技术抗辩，其所依据的现有技术文献是无效宣告程序中复审机关所依据的重要现有技术文献。〔62〕无效程序中复审机关所依据的主要现有技术文献是附件1《航空模型》，以及作为公知常识性证据使用的附件4《机械工程基础》和附件5《电位器基础及其应用》。被告在侵权诉讼中主张现有技术抗辩时所依据的现有技术文献是《航空模型》杂志所刊载的“LS 系列比例控制舵机”。最高人民法院否定了被告的现有技术抗辩，认为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条”这一特征作为具有集成化特点的电路板结构，有利于简化舵机结构，减轻舵机重量，现有技术没有披露或教导这一结构，其公开的是较为复杂的，包含导流条、条形电阻元件、陶瓷基体的电位器结构。〔63〕参见最高人民法院（2011）民提字第306 号民事判决书。结合发明创造的目的与对比文件可以得出，权利要求3 相较于权利要求2 所引入的限制性特征是一种集成化的电路板结构，以区别于现有技术中较复杂且笨重的电位器结构。体现发明创造实质贡献之处并非舵机的电路板结构中的银膜材质，而是集成、简易的电路板结构本身。因此，假如原告在无效宣告程序中，曾对上文中的区别依据作出陈述，则该陈述应被解释为放弃了传统电位器结构，仅仅将银膜替换为镀金铜条的方案不在被放弃的客体范围内。

“提升梁案”〔64〕参见最高人民法院（2020）知行终第663 号行政判决书。同样说明，在确定禁止反悔原则的适用范围时，不应断章取义，仅从语言本身的角度孤立地看待权利人作出的限缩性修改、陈述，而是应结合发明目的，借助区别依据来认定被放弃的客体。涉案发明是一种切割橡胶片的装置，在专利无效宣告程序中，权利人VMI 荷兰公司为了区别于现有技术（证据1）中的相应特征“推起机构”，作出了“单独一个提升梁结构”的限缩性陈述，争议等同特征为“有多个提升梁”。该案中的相关争议是，权利要求是否因权利人的陈述而应当被解释为将提升梁的数量限定为一根。本文认为，证据1 采用的推起机构是由多个推起部件向上移动，使较大面积的橡胶片被抬起后在推起部件上呈现平面状态，让橡胶片在水平状态下被切割；而专利中的提升梁使橡胶片被提起后呈现“中间高起、两边下落”的菱形状态，如此能够增加刀具切入橡胶部件时的自由度，使橡胶片内的金属帘线有效避让刀具，避免切割故障的发生。可见，权利人陈述“单独一个提升梁结构”是为了区别于由多个推起部件所形成的水平切割技术，强调提升梁能够独立实现立体切割效果。被权利人放弃的方案是以推起机构为特征的水平切割技术，不能因此得出原告放弃了采用数量较少、间距紧凑的提升梁，但同样会产生菱形立体切割效果的方案。当然，如果被告的方案使用多根提升梁，且提升梁的间距较宽以至于橡胶片被提起后在近乎平面的状态下被切割，则此时无论是从禁止反悔原则角度还是等同测试本身的角度，被告的方案都难以构成等同特征。

再以对Pharma 案〔65〕Pharma Tech Sols., Inc.v.LifeScan, Inc., 942 F.3d 1372 （Fed.Cir.2019）.的批判性思考为例，涉案发明创造是家庭使用的血糖监测系统，其原理是多次测量科特雷尔电流读数，将多个电流读数转化为分析物浓度测量指数并将多次得到的指数进行线性比较，通过比较分析测量结果之间的差距是否在合理范围内，以确保血糖数据是在测量装置没有出现系统错误的情形下得出的。面对审查员对非显而易见性的质疑，申请人修改了权利要求并作出了如下陈述：“现有技术没有披露或者教导将第一次和第二次测量得到的电流读数转化为分析物浓度测量指数，然后比较两次分析物浓度测量指数。”被诉侵权装置中的争议等同特征为“多次测量科特雷尔电流读数，比较电流读数的差别是否在合理范围之内，如果是，则根据电流读数和一个特定公式计算出血糖结果”，问题的症结是如何解释原告所放弃的特征，被告主张原告将其技术特征限定为必须按照“先转化再比较”的顺序（sequence），即放弃了“线性比较分析物浓度测量指数”以外的特征，继而原告主张其只是将技术特征限定为“线性比较多次测量的数据”。

本文认为，结合发明目的来看，限缩性陈述强调的区别依据是“线性比较测量值以侦测仪器故障（detect error）”这一构思，这种构思类似于社会生活诸多场景下安排两名以上的评判者给出评分，通过确保两名评判者评分的差别在合理区间内来防止错误评判。原告的陈述应被解释为，放弃了不具备“线性比较测量值”这一过程的技术特征，被告“先线性比较电流读数再转换为血糖指数”的方案没有失去被主张为等同特征的资格。法院不当地将权利人的陈述解释为，权利人将发明创造限定为必须包含“先将电流读数转换为血糖指数然后线性比较血糖指数”这一顺序。该案中，被告可行的应对思路并不是适用禁止反悔原则，而是着手论证其采用的技术特征不能通过等同测试。

（二）对克服新颖性、创造性缺陷没有发挥实质作用的限缩性修改、陈述

依据我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第13 条的规定，申请人或者权利人在授权确权环节的限缩性修改、陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。该规定体现了一种父爱主义思想，即以第三方或者政府的判断代替当事人的判断，因为这样做最符合该个人的最佳利益。〔66〕Paternalism usually means to substitute the judgment of a third party or the government for that of a person on the ground that to do so is in that person’s best interests.See Margaret Jane Radin,“Market-Inalienability”, 100 Harvard Law Review 1849, 1898-1899 （1987）.前述思想在“被否定则不视为放弃”规则下表现为：因为权利人原本可以不依赖特定限缩性修改、解释而获得专利授权或者维持权利要求的有效性（即获得授权或者维持权利要求的有效性并非基于该特定限缩性修改、陈述），则不作出这样的修改、陈述对申请人或专利权人的境况更好。我国法院常采用“没有两头得利”的表述来证成这一思路。

在“鲨鱼鳍天线案”〔67〕参见最高人民法院（2017）最高法民申第1826 号民事裁定书。中，申请人在授权环节为应对审查员对新颖性、创造性的质疑，对权利要求1 中的技术特征a 作了限缩性陈述，并将权利要求2 中的特征b 写入权利要求1，强调特征a 和特征b与现有技术不同，但该限缩性陈述被审查机关明确否定，审查机关认为特征a 与特征b 均为本领域公知常识。申请人又将从属权利要求中的一个特征c 补入权利要求1，随后涉案发明被授权公告。在无效宣告程序中，专利权人又针对特征a 与特征b 作出相同的限缩性陈述，复审委对此陈述未明确评价，而是在特征c 的基础上认为发明具备创造性。争议等同特征是权利人对特征a 与特征b 进行限缩性陈述时视其为现有技术的特征。该案中，由于权利人在无效程序中对特征a、b 的限缩性陈述是否被审查机关明确否定，最高人民法院据此认为涉案发明获得专利授权并非基于原告对特征a、b 作出的限缩性陈述，因此权利人对特征a 和特征b 的陈述不导致禁止反悔原则的适用。

不过，一方面，限缩性修改、陈述对于克服新颖性、创造性缺陷是否实际发挥了作用，往往并不清楚。实践中审查员是否完全没有受到特定限缩性修改、陈述的影响，而是基于其他独立的原因（在前述案例中是“权利人引入限制性特征c”）认为发明克服了前述缺陷，尚且存在疑问。这意味着“被否定则不视为放弃”规则下，权利人在授权确权程序和后续的侵权诉讼程序中“两头得利”的情形很可能是存在的。另一方面，以本案为例，如果将禁止反悔原则适用于被告的技术特征，从事后角度看可能对原告不够公平，因为被告的确采用了体现专利实质价值的技术特征c，并企图利用原告对特征a、b 的限缩性陈述引起的法律后果。但如果将视野从事后转向事前，考虑长远的激励效果，不论该陈述是否实际上对克服新颖性、创造性缺陷发挥实质作用，均应当使原告对技术特征a、b 的限缩性陈述产生“放弃原告所区隔、排除的技术特征”这一法律后果。如此可以促使申请人或权利人更加诚实、认真地对待自己的限缩性陈述，避免投机性的陈述浪费审查资源，〔68〕“被否定则不视为放弃”规则下，申请人或权利人在面临审查员对新颖性、创造性的质疑时，可能基于下述原因作出投机性陈述：如果陈述被认可，则获得专利授权或得以维持专利的有效性；即使被否认，也不会导致一部分技术特征失去被主张为等同特征的资格。从而使有限的审查资源集中于发明人可能存在实质贡献的部分。在此基础上，一个相信自己作出了技术贡献的善意申请人或专利权人，在面对审查员基于被引用现有技术而提出质疑时，对其发明创造的区别特征作出更清楚的描述。不论原告所相信、认为的区别特征实际上是技术进步还是本领域现有技术，假如争议等同特征是被原告作为对比方案予以区隔的特征，判定被告不侵权都不会影响专利制度整体的激励效果。〔69〕如果原告诚实、善意地相信、认为其通过限缩性修改和陈述引入的限制性特征是发明创造的技术贡献所在，而实际上这种限制性特征属于本领域公知技术，被告利用这一点，在采取了原告权利要求中的其他区别特征后（包括真正体现发明创造实质价值的特征），同时采取了原告在作出前述修改、陈述时予以区隔、排除的特征。此时即使判定被告不侵权也不会挫败原告的创新激励，因为至少在原告的主观认知上，被告没有窃取其专利的实质价值。

鉴于此，我国应重新斟酌“被明确否定则不导致放弃”制度的合理性与存废问题，不论权利人的限缩性修改、陈述对于克服发明的新颖性、创造性缺陷是否实际发挥作用，不论审查机关是否评判以及如何评判修改、陈述的作用，都应认为前述修改、陈述构成对部分技术特征的有约束力的放弃。在此基础上，再通过发明目的、区别依据来解释权利人通过修改、陈述放弃了哪一部分技术特征。

五、结语

Festo 规则下的“修改时不可预见例外”要求申请人或权利人在作出限缩性修改、陈述时，对于引入的限制性特征，预见本领域现有技术条件下所有可能的非实质性替换。而“切线关联例外”的最新发展，意味着禁止反悔原则在美国的适用朝着更谦抑的方向迈进：禁止反悔原则仅仅作用于权利人引入限制性特征时，作为对比方案予以区隔、排除的技术特征，若争议等同物在前述范围之外，则该等同物与权利人修改权利要求的原因无关，仍受等同原则“管辖”。联邦巡回上诉法院对切线关联例外的最新阐释，不仅为反思我国在禁止反悔原则适用问题上的整体思路提供了启示，也为本文借助区别依据解释被放弃技术特征的思路提供了启示。

禁止反悔原则是在“划清发明创造与现有技术之界限”的意义上限制等同原则适用，而不是从“消除语言与预见力的局限性”意义上破坏等同原则适用的前提。对于通过修改、陈述而引入限制性特征，以禁止适用等同原则为默认规则会减损等同原则的价值目标，增加修正专利抄袭行为的社会成本。且对于减少投机性的过宽权利要求而言，这一做法的边际社会收益小于边际社会成本，要求申请人自始精确无误地界定权利要求范围对社会而言并非是有效率的选择。以“被告证明争议等同特征被放弃”作为适用等同原则的例外，能够更好地协调专利权保护与竞争者信赖利益保护两种价值目标。

在认定权利人通过限缩性修改、陈述而放弃的客体时，应结合发明创造所解决的技术问题，考察被引入限制性特征使发明创造区别于现有技术的依据、原理。权利人作为对比方案予以区隔的特征即为其所放弃的特征。不论限缩性修改、陈述对于克服新颖性、创造性缺陷是否实际上发挥作用，不论该修改、陈述是否以及如何被审查机关评判，均应产生“放弃部分技术特征”的法律后果。如此既能激励权利人诚实、审慎地对待限缩性修改、陈述，促使有限的审查资源集中于发明可能存在实质贡献的部分，又能在不影响专利制度整体的激励效果同时使公众获得裨益。

当然，本文的研究结论在适用范围上存在一定的局限性：当权利人为了消除“未充分披露”“权利要求得不到说明书的支持”等缺陷而作出限缩性修改、陈述时，如何认定被放弃，从而不再能被主张为等同特征的客体？待有更多案例出现后，答案会更加清晰。